Archivé — Examen de 2010 – Agent/Agente de marques de commerce - Partie A

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Questions et réponses - (150 Points)

Questions à réponse « Vrai ou Faux » avec brève explication (en se reportant aux dispositions législatives, aux énoncés de pratique et à la jurisprudence le cas échéant).

Question 1

Dans le cas d'une procédure prévue à l'art. 45 entreprise au Bureau des marques, si la partie requérante veut contre-interroger l'auteur de l'affidavit de l'inscrivante, elle doit assumer tous les coûts liés au contre-interrogatoire. (2 points)

Réponse

Faux. (1 point) Le contre-interrogatoire n'est pas autorisé dans une procédure prévue à l'art. 45. Ou invoquez Burke-Robertson and Carhartt Canada Ltd. c. RTM (1994) 56 C.P.R. (3e) 353. (1 point)

Question 2

Un avis a été signifié en vertu de l'art. 45 à un inscrivant décédé, M. Valmor Deadman. Sa conjointe, Hope Lajeunesse, en a pris connaissance seulement environ cinq mois après la signification dudit avis et un mois après la radiation de l'enregistrement de la marque « Vite Vite ». Hope Lajeunesse ne peut faire rétablir l'enregistrement de la marque de commerce. (2 points)

Réponse

Faux. (1 point) Elle dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le registraire a rendu sa décision pour produire un avis d'appel à la Cour fédérale en vertu de l'art. 56. (1 point)

Question 3

Une partie requérante qui a produit une demande de marque avec lettrage de fantaisie peut se prévaloir de l'article 14 de la Loi en produisant l'enregistrement étranger correspondant avec lettrage en caractères d'imprimerie. (2 points)

Réponse

Vrai. (1 point) Paragr. 14(2) – Une police de fantaisie ne serait vraisemblablement pas considérée comme un élément changeant le caractère distinctif. (1 point)

Question 4

Une demande pour un signe distinctif peut être fondée à la fois sur l'emploi et l'enregistrement à l'étranger et sur l'emploi projeté des mêmes marchandises. (2 points)

Réponses

Faux. (1 point) Aux termes de l'al. 13(1)a), la marque doit être employée au Canada au moment de la production de la demande. (1 point)

Question 5

Le propriétaire d'une marque déposée peut volontairement modifier l'enregistrement en y inscrivant un désistement. (2 points)

Réponse

Vrai. (1 point) Art. 41 de la Loi sur les marques de commerce. (1 point)

Question 6

Après avoir demandé l'enregistrement d'une marque en liaison avec les biens « cuves thermales », la partie requérante souhaite maintenant ajouter les services de « réparation de cuves thermales » avant publication. Cette modification est acceptable. (2 points)

Réponse

Faux. (1 point) Art. 31 du Règlement sur les marques de commerce. (1 point)

Question 7

Une copie du certificat d'enregistrement satisfait aux exigences de l'art. 31 de la Loi. (2 points)

Réponse

Faux. (1 point) L'art. 31 exige expressément une copie de l'enregistrement certifiée par le bureau où il a été fait. (1 point)

Question 8

Le délai fixé dans l'avis envoyé par le Bureau des marques pour paiement du droit prescrit de renouvellement prend fin le mardi 2 novembre 2010. Le propriétaire de la marque vous demande d'acquitter ce droit de renouvellement le 3 novembre 2010. Vous payez le droit de renouvellement aussitôt que vous en recevez la directive. Le registraire renouvellera l'enregistrement de la marque. (2 points)

Réponse

Faux. (1 point) Paragr. 46(3) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point)

Question 9

Considérant l'article 12 de la Loi, à l'exclusion de l'alinéa 12(1)d), sous forme télégraphique indiquez si les marques suivantes sont enregistrables. Indiquez la référence pertinente de la Loi ou la jurisprudence. (3 points pour chaque réponse pour un total de 27 points)

  1. SMITH & JONES – pour emploi en liaison avec des services financiers, nommément des conseils dans le domaine de la planification financière.
  2. HARRY POTTER - pour emploi en liaison avec des vêtements, nommément des uniformes scolaires.
  3. HEALTHY BALANCE - pour emploi en liaison avec des aliments, nommément des croustilles, arachides et tablettes de chocolat.
  4. MANITOBA TABLES - pour emploi en liaison avec du mobilier.
  5. SWEET SWEET - pour emploi en liaison avec des produits de confiserie.
  6. QUICK BURN - pour emploi en liaison avec des appareils d'exercice.
  7. REINE ELIZABETH - pour emploi en liaison avec des vêtements et des accessoires pour dames, nommément des chapeaux et des sacs à main.
  8. OLYMPIQUE - pour emploi en liaison avec des services de courtage immobilier.
  9. PIMENTO - pour emploi en liaison avec des aliments transformés, nommément des cornichons et des piments. La version française du mot « pimento » est « piment ».
Réponse
  1. 12(1)a) (1 point) enregistrable (1 point) Deux noms de famille - la marque dans son ensemble (1 point)
  2. 12(1)a) 9(1)k) 12(1)e) – enregistrable – personnage fictif – repose sur l'idée qu'il ne s'agit pas d'une personne (1 point pour les al., 1 point pour O/N, 1 point pour le principe)
  3. 12(1)b) - enregistrable comme jeu de mots ou pas enregistrable, car elle donne une description trompeuse (1 point pour l'al., 1 point pour O/N, 1 point pour le principe)
  4. Non - 12(1)b) (possiblement 12(1)c) aussi)) - lieu d'origine – Le Manitoba comme provenance des biens? Le cas échéant, pas enregistrable (1 point pour les al., 1 point pour O/N, 1 point pour le principe)
  5. 12(1)b) – marque suggestive – enregistrable – décision Pizza Pizza (1 point pour l'al., 1 point pour O/N, 1 point pour le principe)
  6. 12(1)b) - enregistrable – marque suggestive – affaire GRO-PUP (Kellog's) (1 point pour l'al., 1 point pour O/N, 1 point pour le principe)
  7. 12(1)e) - 9(1)d) – pas enregistrable (1 point pour les al., 1 point pour O/N, 1 point pour le principe)
  8. 12(1)i) – Loi sur les marques olympiques et paralympiques – pas enregistrable et ss-al. 9(1)n)(iii) (1 point pour l'al. et le ss-al., 1 point pour O/N, 1 point pour le principe)
  9. Non (al. 12(1)c) pour les piments, mais Oui pour les cornichons. (1 point pour l'al., 1 point pour le principe)

Question 10

Votre société, Simpson, Griffin & Fox, a été choisie par InTouch Telecommunications Inc. pour faire enregistrer sa marque I-N-Touch qui sera employée en liaison avec ses téléphones cellulaires et ses appareils de divertissement portatifs. Vous effectuez une recherche préliminaire dans les dossiers du Bureau des marques pour déterminer s'il est possible d'employer et d'enregistrer la marque de votre client. Votre recherche produit les résultats suivants :

A)
Marque Propriétaire
Agent ou représentant
Détails/État Revendications
Be InTouch ABC Network Systems Inc.
Agent: Michaels & Johnson LLP
  • Demande 1 999 432
    (produite le 9 mars 2001; a fait l'objet d'une recherche le 26 juin 2002)
Employée au Canada depuis au moins le 24 octobre 2000 en liaison avec les marchandises 1)
B)
Marque Propriétaire
Agent ou représentant
Détails/État Revendications
OneTouch OTR Inc.
  • Demande 1 995 433
    (produite le 9 mars 2001);
  • No d'enr. LMC666 777
    (Enregist. 16 juillet 2009)
Employée au Canada depuis au moins le 24 octobre 2000 en liaison avec les marchandises 2)
C)
Marque Propriétaire
Agent ou représentant
Détails/État Revendications
InTouch Second Face Inc.
Agent : Cabinet d'avocats Claxton
  • Demande 1 995 436
    (produite le 9 mars 2001)
  • No d'enr. LMC299 990
    (Enregistrée le 20 novembre 1991)
Employée au Canada depuis au moins le 24 octobre 2000 en liaison avec les marchandises 3)
D)
Marque Propriétaire
Agent ou représentant
Détails/État Revendications
In Touch Religious Ministries, inc.
  • Demande 680 333
    (produite le 19 avril 1991)
  • No d'enr. LMC446 766
    (Enregistrée le 16 juin 1995)
Employée au Canada depuis au moins décembre 1977 en liaison avec les marchandises 4) et les services (5)
E)
Marque Propriétaire
Agent ou représentant
Détails/État Revendications
In Touch Religious Ministries, Inc.
  • Demande 911 911
    (produite le 29 juillet 1999; annoncée le 8 septembre 1999)
 
F)
Marque Propriétaire
Agent ou représentant
Détails/État Revendications
In Touch Jules Lab Inc.
Agent : Simpson, Griffin & Fox
  • Demande 1 885 588
    (produite le 6 décembre 2000)
  • No d'enr. LMC669 711
    (enregistrée le 8 mai 2006; renouvellement le 8 mai 2021)
Employée au Canada depuis au moins le 1er juin 2000 en liaison avec les marchandises 6) et les services 7)
G)
Marque Propriétaire
Agent ou représentant
Détails/État Revendications
InTouch Media Technologies Inc.
Agent : Robertson, Wiley & Morris s.r.l.
  • Demande 1 234 456
    (produite le 14 janvier 2008; autorisation accordée le 5 février 2010)
Date de priorité de production : 16 octobre 2007, pays : OHMI (UE). Demande 6 369 921 en liaison avec le même type de marchandises.

Emploi proposé au Canada en liaison avec les marchandises 8)

H)
Marque Propriétaire
Agent ou représentant
Détails/État Revendications
Now You're in Touch SpeakUp Corporation
  • Demande 711 442
    (produite le 11 février1993)
  • No d'enr. LMC459 300
    (enregistrée le 19 juillet 1996; renouvellement le 19 juillet 2011)
Employée au Canada depuis au moins le 15 janvier 1993 en liaison avec les marchandises 9)
I)
Marque Propriétaire
Agent ou représentant
Détails/État Revendications
NTouch Stevenson Peck Communications, Inc.
  • 1 664 244
    (produite le 24 décembre 2009; a fait l'objet d'une recherche le 19 avril 2010)
Date de priorité de production 1er juillet 2009, pays : ÉTATS-UNIS, demande no 77/772 085 en liaison avec le même type de marchandises.

Emploi proposé au Canada avec les marchandises 10)

J)
Marque Propriétaire
Agent ou représentant
Détails/État Revendications
In-Touch BIT Inc.
Agent : Best & Hughes s.r.l.
  • 779 976
    (produite le 3 avril 2005; abandonnée le 30 avril 30 2006)
Emploi proposé au Canada en liaison avec les marchandises 11) et avec des services 12)

  1. Indiquez à votre client, par un oui ou un non, et courte explication sous forme abrégée, si vous croyez que ces marques risquent de faire obstacle à l'enregistrement de la marque de votre client. (3 points pour chaque marque pour un total de 30 points)
  2. Indiquez à votre client si votre entreprise peut sans problème se prononcer sur l'enregistrabilité en lien avec toutes marques recensées au cours de la recherche. (2 points)
Réponse
  1. Marque Oui ou non Explication sous forme abrégée
    A) Be InTouch Non Marchandises ou services différents ainsi que, selon toute probabilité, voies de commercialisation
    B) OneTouch Source potentielle de problème Mêmes marchandises, mais MC suffisamment différente pour obtenir l'approbation
    C) InTouch Non Marchandises différentes, mais possibilité de chevauchement si les services mentionnés emploient des appareils mobiles – peut être surmonté
    D) In Touch Non Marchandises différentes
    E) In Touch Oui Nécessité probable d'obtenir le consentement aux termes de l'art. 9
    F) In Touch   Sans commentaire en raison d'un conflit
    G) InTouch Non Même MC, mais marchandises très différentes
    H) Now You're in Touch Oui Derait pouvoir surmonter en invoquant la différence entre les MCs et le caractère faible de la MC
    I) NTouch Non Même MC sur le plan phonétique, mais marchandises différentes
    J) In-Touch Non Marque abandonnée, ne peut donc être invoquée, mais nouvelle vérification recommandée de l'emploi au Canada
  2. Il y a conflit d'intérêt, car l'entreprise représente certaines des marques révélées par la recherche. Doit en informer le client, préciser que l'avis ne comprend pas de renvoi à ces marques et lui proposer de s'adresser à un autre agent pour compléter l'avis.

Question 11

Un associé étranger vous donne le mandat de produire la demande d'enregistrement d'une marque. Seuls les renseignements suivants figuraient sur la télécopie :

  • Partie requérante : ChipWagon Inc.
  • Marque: Meilleures frites sur roues et dessin
  • Services : Services de restauration
  1. Quels autres renseignements sont nécessaires pour préparer la demande? (5 points)
  2. Quoi d'autre est exigé pour obtenir une date de production de la demande? (1 point)
Réponse
  1.  
    • Adresse de la partie requérante. (1 point)
    • L'un ou l'autre des renseignements exigés à l'article 16 : si la marque sera employée, a été employée ou révélée, ou la date où elle a été employée en premier lieu ou révélée au Canada, ou encore le nom du pays dans lequel la marque a été employée ainsi que les renseignements sur l'enregistrement ou la demande d'enregistrement déposée dans ou pour un pays de l'Union européenne sur lesquels le droit à l'enregistrement est fondé. (3 points)
    • Un dessin de la marque. (1 point)
  2. Le paiement du droit payable pour la demande prévu à l'article 1 de l'annexe. (1 point)

Question 12

Unis Inc., un service de distribution alimentaire international, est une entité constituée en une société à but non lucratif aux États-Unis. Cette entité a adopté la marque Nourris le monde et l'emploie dans plusieurs pays. Elle a un licencié au Canada qui distribue des aliments portant la marque Nourris le monde en Iraq, en Afghanistan et au Canada. Unis Inc., qui a un contrat de licence en bonne et due forme, contrôle directement les services fournis par le licencié canadien. (Total de 8 points)

  1. Unis Inc. désire maintenant protéger ses droits sur la marque Nourris le monde au Canada. Cette marque peut-elle être protégée au Canada en tant que marque de commerce ou marque officielle? Justifiez votre réponse.
  2. Votre réponse serait-elle la même si Unis Inc. était une société canadienne? Justifiez votre réponse.
Réponse
  1.  
    • Ne peut pas être protégée en tant que marque officielle. (1 point)
    • Pour qu'une entité puisse revendiquer le bénéfice du sous-alinéa 9(1)n)(iii), elle doit être une autorité publique au Canada (1 point)
    • Société canadienne des postes c. United States Postal Services (2005), 47 C.P.R. (4e) 77 (CF), confirmée par (2008), 54 C.P.R. (4e) 121 (CAF) ou énoncé de pratique du BMC publié en 2007-2008. (0,5 point)
    • Pourrait être protégée comme une MC ordinaire, en se fondant sur un emploi au Canada en liaison avec des marchandises ou des services visés par le contrat de licence. (1 point)
    • Aux termes du paragraphe 50(1), l'emploi de la marque faisant l'objet d'une licence est réputé s'appliquer au profit du propriétaire de la MC lorsqu'un contrôle de la qualité est exercé. (1 point)
  2.  
    • Non. (1 point)
    • Une preuve d'adoption et d'emploi d'une marque officielle par le licencié n'établit t pas l'adoption et l'emploi par l'autorité publique concernée. (1 point)
    • Il n'est nullement fait mention des « marques officielles » à l'art. 50. (1 point)
    • Société canadienne des postes c. Post Office (2000), 8 C.P.R. (4e) 289, ou énoncé de pratique 2007-08. (5 points)

Question 13

Votre client vend des boissons énergisantes aromatisées aux fruits dont les athlètes raffolent. Ses boissons à saveur de banane hautement médiatisées, ayant fait l'objet d'une vaste publicité à la télévision et dans les revues, sont vendues dans des bouteilles de fantaisie jaunes en forme de banane. Il a adopté cette bouteille en forme de banane très particulière il y a dix (10) mois. La forme est aussi illustrée sur l'étiquette apposée sur la bouteille. Il a déjà utilisé cette bouteille aux États-Unis et au Mexique et il a maintenant l'intention de l'utiliser au Canada.

Votre client vous demande comment il peut protéger sa propriété intellectuelle au Canada. Répondez-lui sous forme abrégée. (15 points)

Réponse
  • Signe distinctif :
    • Pour obtenir l'enregistrement de la MC de la forme de bouteille de fantaisie, il est nécessaire d'établir que, à la date de la production de la demande, la bouteille avait déjà été employée en liaison avec les marchandises et était devenue distinctive au Canada (art. 13 et art. 32). (4 points)
    • Comme le produit n'a pas encore été lancé au Canada, son caractère distinctif ne peut être établi. (1 point) (une vaste campagne de publicité pourrait cependant apporter un caractère distinctif)
    • La publicité en soi ne peut être considérée comme un « emploi ». À la différence des services, dans le cas des marchandises, il doit y avoir une vente réelle du produit. (1 point)
    • Pourrait recommander le lancement d'une vaste campagne de publicité, en lien avec le dessin de la bouteille en forme de banane, expressément au Canada. Toutefois, pour attester un caractère distinctif, à la date de production de la demande, il faut généralement prévoir une période de temps raisonnable et fournir une preuve de chiffres de vente importants sous la forme d'une preuve documentaire, en l'occurrence une déclaration sous serment (ou déclaration). (3 points)
  • Dessin industriel :
    • Le dessin de la bouteille pourrait être protégé en tant que dessin industriel à la condition qu'une demande de dessin industriel canadien soit produite dans l'année suivant la première publication. Comme la bouteille a été employée depuis déjà dix (10) mois, il est important d'indiquer la date exacte de la première publication et d'en demander la protection en tant que DI avant le prochain délai. (2 points)
  • Marque de commerce ordinaire :
    • On pourrait également, dans l'intervalle, remplir et produire une demande d'enregistrement de MC ordinaire pour protéger la marque de fantaisie en forme de banane à deux dimensions illustrée sur l'étiquette, à la condition qu'elle ne contrevienne pas aux dispositions de l'al. 12(1)b) « donne une description claire ». (2 points)
  • Protection par le droit d'auteur du dessin fantaisiste :
    • La protection par le droit d'auteur est automatique dans le cas du dessin fantaisiste à deux dimensions. Nous pouvons également obtenir un enregistrement du droit d'auteur dudit dessin. (2 points)

Question 14

Votre client, l'État de la Californie, exploite la Winery Association of California et désire protéger la norme California au Canada dans le domaine des vins. La marque est employée et enregistrée aux É.-U. pour désigner les marchandises qui sont produites selon les normes publiées dans le règlement sur les vins de Californie no 1816.

Cette marque peut-elle être protégée au Canada? En fonction des faits susmentionnés, indiquez brièvement la meilleure façon de protéger cette marque au Canada. (4 points)

Réponse
  • Si le règlement no 1816 définit une norme de production, la partie requérante devrait produire une demande d'enregistrement de la marque de certification.
  • La norme doit être décrite de manière explicite.
  • Même si elle indique très clairement le lieu d'origine des marchandises, la marque peut être enregistrée lorsque la partie requérante est l'autorité administrative d'un pays, d'un État, d'une province ou d'une municipalité comprenant la région indiquée par la marque ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région.
  • Il faut s'assurer que la partie requérante ne pratique pas la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage des marchandises en liaison avec la marque employée.

Question 15

  1. Votre client vous a chargé de produire une demande d'enregistrement de la marque Breathe Free qui sera employée en liaison avec des savons non parfumés. En raison d'une erreur administrative commise par votre bureau, la demande a été produite pour la marque de commerce Breathe Free. Vous remarquez l'erreur sur réception du certificat de dépôt deux jours après la date de production. Pouvez-vous modifier la demande et, le cas échéant, en vertu de quel article de la Loi ou du Règlement? (2 points)
  2. Dans la même situation, vous ne remarquez pas l'erreur avant que la marque ne soit annoncée dans le Journal des marques. Pouvez-vous modifier la demande et, le cas échéant, en vertu de quel article de la Loi ou du Règlement? (2 points)
Réponse
  1. Oui, en vertu de l'al. 31b) du Règlement en fournissant au registraire la preuve que la modification ne change pas le caractère distinctif de la MC ni n'influe sur son identité.
  2. Non, en vertu de l'al. 32a) du Règlement.

Question 16

Votre client, associé de l'Australie, vous donne le mandat de produire une demande le jour même afin de revendiquer la priorité dont il croit avoir besoin face à une concurrente qui emploie une marque semblable. Cet associé vous fournit les renseignements nécessaires à l'appui de la demande conformément au paragraphe 16(2) et vous informe que la marque a été employée au Canada, mais ne peut vous donner la date exacte de premier emploi. Par conséquent, il vous conseille d'indiquer la date de premier emploi en Australie, soit en janvier 2007.

Vous recevez une lettre officielle du Bureau des marques exigeant une copie certifiée de l'enregistrement australien, dont vous faites part à votre client.

  1. Avec ses directives, le client confirme qu'en réalité la marque n'a pas été employée au Canada avant la date de production de la demande au Canada. Indiquez ce qu'on peut faire pour corriger la demande et indiquez les articles de la Loi ou du Règlement applicables. (4 points)
  2. Avec ses directives, votre client confirme que la marque est effectivement employée au Canada depuis le 15 mars 2006. Indiquez ce qu'on peut faire pour corriger l'erreur et indiquez les articles de la Loi ou du Règlement applicables. (3 points)
  3. Sur production de la réponse et de la copie certifiée de l'enregistrement australien, la demande est approuvée et dûment annoncée. Lorsqu'il voit l'annonce dans le Journal des marques, votre associé australien signale que son client emploie la marque au Canada depuis janvier 2008. Indiquez ce qu'on peut faire pour corriger les renseignements sur la demande et inscrivez les articles de la Loi ou du Règlement applicables. (3 points)
Réponse
  1.  
    • Modifier la demande (remplacer 16(1) par 16(3) de la Loi. (2 points)
    • Articles 30 et 31 du Règlement. (2 points)
  2.  
    • Produire demande modifiée accompagnée de preuve établissant que les faits justifient la modification. (1,5 point)
    • Alinéa 31c) du Règlement. (1,5 point)
  3.  
    • Rien. (1,5 point)
    • Ne peut être modifiée aux termes de l'article 32 du Règlement. (1.5 point)

Question 17

Vous avez produit une demande d'enregistrement de la marque « MAPLE LEAF TREATS » pour emploi en liaison avec des patins à glace.

Dans une première communication du Bureau, l'examinateur exige un désistement à l'égard de la représentation de la feuille d'érable conformément à l'article 35 de la Loi. Indiquez à votre client si ceci est justifié et comment vous pouvez répondre. (2 points)

Réponse

La demande est justifiée aux termes de l'article 35 et de l'arrêté en conseil C.P. 1965 portant sur une feuille d'érable à onze pointes. Produire la demande modifiée accompagnée du désistement.

Question 18

Vous avez produit une demande d'enregistrement de la marque D'ici et éloigné au nom de votre client, pour être utilisée avec des services de restauration, en vous fondant sur l'emploi de la marque depuis au moins janvier 2002.

Vous recevez une lettre officielle du Bureau dans laquelle l'examinateur invoque le numéro d'enregistrement 12345 selon les lois de Terre-Neuve pour la marque D'ici et éloigné pour emploi en liaison avec des services de restauration. Indiquez brièvement à votre client comment vous pouvez répondre à cette lettre officielle. (2 points)

Réponse
  • Vous pouvez renoncer à l'enregistrement selon les lois de Terre-Neuve-et-Labrador dans votre enregistrement éventuel – Article 67 de la LMC
  • Impossible de radier l'enregistrement de T.-N.-L. (sauf avec une ordonnance de la cour)
  • Trouvez le propriétaire ou communiquez avec lui pour transférer l'enregistrement ou en demander l'annulation.

Question 19

Vous déposez, au nom de Glamour Inc., une demande d'enregistrement de la marque de commerce JOYAU employée et enregistrée aux É.-U. sous le numéro d'enregistrement 786341, en liaison avec des bijoux. L'examinateur soulève une objection en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi alléguant que le mot « joyau » indique clairement que les marchandises sont des bijoux coûteux. L'examinateur cite la définition suivante tirée du dictionnaire Petit Robert1 : "Objet de matière précieuse (or, argent, pierreries), de grande valeur, qui est destiné à orner ou à parer."

Indiquez brièvement comment vous pouvez répondre à cette objection de la part du Bureau. (6 points)

Réponse
  • Vérifiez si le registre renferme d'autres marques de commerce JOYAU – contestez autant que possible.
  • Produire une copie certifiée de l'enregistrement aux É.-U.
  • Revendiquez le bénéfice de l'art. 14 de la Loi sur les marques de commerce.
  • La partie requérante devra produire la preuve, sous la forme d'un affidavit, pour démontrer que la marque n'est pas sans caractère distinctif au Canada
  • Abandonnez la demande en l'absence de preuve suffisante.
  • Produire à nouveau la demande avec un élément distinctif.

(Peut avoir des chiffres de vente suffisamment élevés pour en établir le caractère distinct conformément au paragr. 12(2).) (Aucun point)

Question 20

Vous représentez Pete's Photography Inc. qui a une demande en instance (no 1 123 444) pour l'enregistrement de la marque « GEOBO » fondée sur l'emploi en liaison avec des cartes de souhait et des lithographies artistiques. L'examinateur émet une lettre officielle dans laquelle il soulève une objection fondée sur l'alinéa 12(1)d) en faisant valoir que la marque est considérée confuse à la marque déposée « GEOBO & Dessin » (LMC 456 789), appartenant à Pete's Photo Ltd., pour emploi en liaison avec des lithographies artistiques. Votre client vous signale que Pete's Photo Ltd. est affiliée à Pete's Photography Inc. Que recommandez-vous à votre client? (6 points)

Réponse
  • Les deux marques, qui se ressemblent au point de créer la confusion, devraient appartenir à la même personne morale pour coexister au registre. (2 points)
  • Par conséquent, s'il n'est pas question d'abandonner la marque, et afin d'éviter la dilution et de lever l'objection soulevée aux termes de l'alinéa 12(1)d), il faudra transférer l'enregistrement LMC 456 789, ou la demande, à l'autre partie. (2 points)
  • Une licence d'emploi de la marque pourrait alors être accordée à l'entreprise affiliée conformément à l'art. 50. (2 points)

(Conformément à l'art. 15, il faudrait prendre en considération des marques liées)

Question 21

L'alinéa 30a) de la Loi stipule que la partie requérante doit produire une demande décrivant dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée. Quels sont les critères fondamentaux pour déterminer si la description des marchandises et des services est acceptable? (3 points)

Réponse
  • Les marchandises ou les services sont-ils suffisamment spécifiques pour permettre de déterminer si l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques s'applique?
  • Les marchandises ou les services sont-ils suffisamment spécifiques pour permettre d'évaluer la possibilité de confusion?
  • Les marchandises ou les services sont-ils suffisamment spécifiques pour permettre de s'assurer que la partie requérante n'a pas une protection trop étendue [p. ex. l'approbation des marchandises décrites comme étant des logiciels, sans autres précisions, peut-elle accorder à la partie requérante une protection trop étendu]?

Question 22

  1. Comme vous êtes incapable de recevoir les instructions de votre client, vous demandez une première prolongation du délai accordé pour répondre au rapport d'examen, dans lequel une objection a été soulevée conformément aux alinéas 30a) et 12(1)b). Est-ce que le Bureau des marques accordera la prolongation? (2 points)
  2. Vous recevez maintenant des instructions et produisez donc une demande révisée dans laquelle vous avez redéfini les marchandises afin de répondre à l'objection soulevée aux termes de l'alinéa 30a). Vous avez toutefois omis de répondre à l'objection concernant l'enregistrabilité. Est-ce que le Bureau des marques accordera la prolongation? (3 points)
Réponse
  1. Oui. Une première demande n'exige pas de circonstances exceptionnelles. Voir l'énoncé de pratique sur la prolongation du délai.
  2. Non. Un avis de défaut sera délivré, car cette réponse est considérée comme une réponse partielle. Voir l'énoncé de pratique portant sur la prolongation du délai pour répondre aux rapports d'examen.

Question 23

En 2004, BecSucré Inc. a transféré ses droits relatifs à la marque déposée choco-mIAOU à Sucrerie Inc. Ce transfert n'a jamais été enregistré au Bureau des marques. Votre cliente, Bonbon Corporation, est maintenant la propriétaire légitime de ladite marque. Quelles exigences faut-il respecter pour enregistrer le transfert au Bureau des marques? (4 points)

Réponse
  • Paragraphe 48(3). (1 point)
  • Le paiement du droit prescrit. (1 point)
  • Le nom et l'adresse postale au Canada du nouveau propriétaire (al. 30g). (1 point)
  • La preuve que la marque a été transférée, dont la chaîne de titres. Le Bureau accepte les photocopies de documents ou les photocopies d'extraits pertinents. Le document de transfert devrait être signé par le propriétaire ou par la partie requérante. (1 point)

1) Logiciels informatiques utilisés pour organiser les communications de l'utilisateur (notamment les courriels, les télécopies et les messages vocaux reçus et expédiés) sur un ordinateur personnel et pour avoir accès à distance à ces communications à l'aide d'appareils donnant accès à Internet.

2) Appareils de communication personnels

3) Site de réseautage social

4) Cassettes audio et vidéo préenregistrées portant sur la religion, publications imprimées, nommément des livres, des dépliants et des magazines traitant de sujets religieux.

5) Série d'émissions de télévision portant sur la religion.

6) Cartes d'appel

7) Prestation de services de télécommunication, nommément des services téléphoniques locales et interurbaines prépayés.

8) Appareils électroniques et périphériques utilisés pour enregistrer des sons et des bruits et en faire le montage, notamment de la musique, ce qui comprend des unités de commande matérielles reliées à du matériel de traitement électronique des données permettant d'actionner des MIDI contrôlés par logiciel ou des séquenceurs audio.

9) Appareils de télécommunication, nommément des téléphones cellulaires, des téléavertisseurs, des terminaux et des systèmes et équipement radio mobiles.

10) Logiciels et matériel de télécommunication conçus pour aider les sourds et les malentendants à communiquer par téléphone, par Internet ou par des moyens de communication connexes.

11) Équipement électronique de radioappel, téléphones cellulaires, appareils personnels de divertissement.

12) Vente, location et entretien d'équipement électronique de radioappel, services de téléavertissement par satellite et services de télécommunication connexes.


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