Archivé — Examen de 2012 – Agent/Agente de marques de commerce - Partie A

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Questions et réponses — (150 points)

Question 1 (12 points)

Vous avez reçu le rapport de l'examinateur concernant la demande d'enregistrement de la marque de commerce THE PURPLE BOAT en liaison avec des « outils », le 13 août 2012. La demande canadienne est fondée sur un emploi aux États-Unis et un enregistrement aux États-Unis (enregistrement no 4567123 daté du 9 mai 2012), ainsi que sur un emploi projeté au Canada.

L'examinateur avance que la marque n'est pas enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur les marques de commerce. L'examinateur cite la marque interdite PURPLE BOAT adoptée par l'Université du Nunavut. L'examinateur s'oppose également à l'enregistrement de la marque en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, puisqu'il estime qu'elle crée de la confusion avec la marque THE PURPLE MACHINE en liaison avec des « machines-outils pour l'industrie textile ». De plus, l'examinateur s'oppose à l'état déclaratif des marchandises et exige que celles-ci soient décrites dans les termes ordinaires du commerce. En outre, l'examinateur soutient que la marque a été soumise en couleur et demande si la couleur est revendiquée en tant que caractéristique de la marque. Enfin, l'examinateur demande une copie certifiée de l'enregistrement américain correspondant.

Sous forme abrégée, rédigez une lettre à votre client pour lui indiquer comment vous répondriez à l'examinateur. Assurez-vous de lui fournir tous les renseignements importants ainsi que votre recommandation concernant la manière de répondre. Demandez-lui aussi tous les renseignements dont vous aurez besoin pour répondre. Étayez votre réponse en citant les dispositions législatives pertinentes de la Loi sur les marques de commerce et/ou de son règlement d'application.

Réponse
  • Délai de réponse (6 mois) (1 point).
  • L'objection en vertu de l'alinéa 12(1)e) peut être réfutée en obtenant le consentement de l'Université du Nunavut (1 point), conformément à l'alinéa 9(2)a) de la Loi sur les marques de commerce (1 point).
  • L'objection en vertu de l'alinéa 12(1)d) peut être réfutée en faisant valoir que l'idée suggérée par les marques est différente (1 point) et que la première partie ne suffit pas à créer de la confusion (1 point); l'objection pourrait être réfutée en redéfinissant les marchandises (1 point).
  • Alinéa 30a) : les marchandises doivent être décrites dans les termes ordinaires du commerce aux termes de l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce (1 point pour l'alinéa). Suggérer au client de consulter le Manuel des marchandises et des services pour obtenir une liste des marchandises acceptables (1 point). Demandez au client de préciser la nature des outils (1 point).
  • Revendication de la couleur : Si le client veut revendiquer une couleur, il doit décrire précisément la ou les couleurs revendiquées en tant que caractéristique de la marque de commerce (1 point).
  • Il faut produire une copie certifiée de l'enregistrement américain (ou une photocopie) (1 point) et verser 50 $ pour les frais (1 point).

Question 2 (4 points)

Un de vos clients veut présenter une demande pour une marque sonore. Quels sont les quatre (4) éléments essentiels à la soumission d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui consiste en un son?

Réponse

Aucun point n'est accordé pour les exigences générales de l'article 30.

  1. Indiquer que la demande vise l'enregistrement d'une marque sonore; (1 point)
  2. fournir un dessin qui représente graphiquement le son; (1 point)
  3. fournir une description du son; (1 point)
  4. fournir un enregistrement électronique du son. (1 point)

Question 3 (4 points)

Pour chacune des situations ci-dessous, indiquez si oui ou non une prolongation de délai supplémentaire est susceptible d'être accordée pour répondre au rapport d'examen aux termes de l'énoncé de pratique : « Prolongation de délai en matière d'examen ».

3 a) — Le requérant est actuellement en négociations avec le propriétaire d'une marque officielle pour obtenir son consentement.

Réponse

Oui (1 point)

3 b) — Le requérant voyage beaucoup et se trouve constamment à l'étranger; il sera toutefois au Canada au cours des prochains mois.

Réponse

Non (1 point)

3 c) — La revendication en vertu du paragraphe 16(2) que contient la demande est incomplète, et le requérant demande qu'on lui accorde plus de temps pour confirmer l'emploi de la marque de commerce à l'étranger.

Réponse

Non (1 point)

3 d) — La marque de commerce a récemment fait l'objet d'une cession.

Réponse

Oui (1 point)

Question 4 (3 points)

Vous avez présenté une demande au nom de votre client le 22 février 2012. Cette demande est fondée sur un emploi projeté au Canada. Le 23 août 2012, la demande est toujours en examen, et votre client vous informe qu'il souhaite ajouter une allégation d'enregistrement et d'emploi à l'étranger puisqu'il possède un enregistrement aux États-Unis daté du 10 avril 2012 pour la même marque. Pouvez-vous ajouter cette allégation? Expliquez votre réponse en vous reportant aux dispositions législatives pertinentes de la Loi sur les marques de commerce et/ou du Règlement sur les marques de commerce.

Réponse

Oui (1 point) Puisque la marque n'a pas été annoncée (1 point) selon ledélai prévu à l'alinéa 32d) du Règlement sur les marques de commerce (1 point).

Question 5 (2 points)

Vrai ou faux : Pour obtenir l'enregistrement d'une marque de certification, il n'est pas nécessaire que la demande renferme les détails de la norme définie que l'emploi de la marque est destiné à indiquer. Citez les dispositions législatives pertinentes de la Loi sur les marques de commerce.

Réponse

Faux (1 point). Alinéa 30f) de la Loi sur les marques de commerce (1 point).

Question 6 (5 points)

6 a) — Quels sont les éléments du critère d'évaluation du statut d'autorité publique au Canada (4 points)?

Réponse
  • Un degré de contrôle important (1 point) doit être exercé sur les activités de l'organisme par un gouvernement compétent.(1 point).
  • Les activités de l'organisme doivent servir l'intérêt public (2 points).

6 b) — Citez la décision de principe connexe (1 point).

Réponse

Ontario Association of Architects c. Association of Architectural Technologists of Ontario (1 point)

Question 7 (1 point)

Vrai ou faux : L'emploi à l'interne d'une marque officielle dans la correspondance, les courriers électroniques et les notes de service peut être considéré comme une preuve d'adoption et d'emploi de la marque.

Réponse

Faux (1 point)

Question 8 (4 points)

L'article 9 de la Loi sur les marques de commerce porte sur deux catégories de marques interdites, à savoir les interdictions absolues et les interdictions relatives. Indiquez deux alinéas de la Loi sur les marques de commerce qui présentent un exemple de chacune des catégories (quatre alinéas en tout).

Réponse

Absolues : L'un ou l'autre des alinéas suivants 9(1)a), b), c), d), f), g), g.1), h), h.1), i.2), j), k), l), m) (2 points).

Relatives : L'un ou l'autre des alinéas suivants 9(1)e), i), i.1), i.3), n)i), ii), iii) (2 points).

Question 9 (1 point)

Quel est l'unique facteur à prendre en considération pour déterminer si la ressemblance de la marque visée par la demande d'enregistrement est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec la marque officielle?

Réponse

La ressemblance des marques (1 point).

Question 10 (9 points)

Votre client, 2+ Design Corp., est une société canadienne de fabrication de vêtements qui a le vent dans les voiles. Le 5 mai 2012, votre client a présenté une demande pour l'enregistrement de la marque de commerce 2+ & Design au Canada, pour des vêtements tout-aller pour femmes et pour hommes. Le client a démontré un intérêt pour obtenir une protection de sa marque de commerce à l'étranger.

10 a) — Quelle est la date limite fixée pour la demande de priorité? Quel est l'avantage de présenter une demande de priorité et que recommanderiez-vous à votre client de faire avant de soumettre une demande pour un pays étranger? (5 points)

Réponse

La date de dépôt de la demande de priorité est le 5 novembre 2012 (1 point).

Le dépôt d'une demande de priorité est avantageux, car la demande sera datée du 5 mai 2012 dans les autres pays (2 points).

Recommander d'effectuer des recherches dans les autres pays pour s'assurer de la disponibilité de la marque de commerce.(2 points).

10 b) — Votre client a décidé de procéder à des demandes en France, en Italie et au Royaume-Uni. Conseillez-le en ce qui concerne les options de dépôt dans ces pays. (2 points)

Réponse

Il peut présenter une demande nationale distincte dans chacun des pays (1 point).

Il peut présenter une demande d'enregistrement de marque communautaire (1 point), ce qui lui fournira une protection dans les pays choisis et dans les autres pays d'Europe.

10 c) — Un mentor d'entreprise a parlé à votre client du Protocole de Madrid. Votre client vous demande s'il serait possible de présenter la demande en utilisant le système de Madrid. Répondez-lui et expliquez votre réponse (2 points).

Réponse

Il ne sera pas possible d'utiliser les systèmes de présentation de demande de Madrid, parce que le requérant est une société canadienne (1 point) et que le Canada n'est pas membre du Protocole de Madrid (1 point).

Question 11 (4 points)

Vous avez reçu un avis d'acceptation de l'OPIC relativement à la demande d'enregistrement de la marque de commerce de votre client qui avait été présentée au Canada fondée sur un emploi projeté, et sur un emploi et un enregistrement à l'étranger. Le client vous informe que le requérant n'emploiera probablement pas la marque de commerce au Canada avant le délai prévu pour produire la déclaration d'emploi. Informez votre client des deux options qui s'offrent à lui s'il veut maintenir la demande.

Réponse
  • Le requérant peut obtenir une prolongation du délai pour produire la déclaration d'emploi en vue d'instituer un emploi au Canada (2 points).
  • Le requérant peut supprimer l'allégation d'emploi proposé de la demande et procéder à l'enregistrement fondé sur l'emploi et l'enregistrement à l'étranger (2 points).

Question 12 (4 points)

Un de vos associés en Australie vous a demandé de présenter une demande pour l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada et de revendiquer la priorité d'une demande australienne. L'agent a fourni le nom du requérant, la marque de commerce et la description des marchandises.

12 a) — Quels renseignements vous manque-t-il pour présenter la demande, et que vous faudra-t-il d'autre pour obtenir une date de dépôt?

Réponse
  • L'adresse du requérant (1 point).
  • Le fondement de la demande ou un renvoi à l'article 16 (1 point pour l'un ou l'autre).
  • La date de présentation de la demande de priorité (1 point).
  • Les droits relatifs à la production d'une demande (1 point).

Question 13 (8 points)

Votre client vient d'acquérir les droits relatifs à la marque de commerce de la société Énergie AMC, et cela, dans le cadre d'une transaction très peu amicale. AMC possède un certain nombre d'enregistrements de marque de commerce canadiens et refuse de fournir une cession des droits relatifs à la marque de commerce pour enregistrement au Bureau des marques de commerce.

13 a) — Quels documents peut-on fournir à l'OPIC afin d'enregistrer le changement de propriétaire? (2 points)

Réponse

Une déclaration ou un affidavit fourni au nom du cessionnaire confirmant le changement de titre et l'entente qui établit le transfert des marques de commerce (2 points l'une ou l'autre des réponses).

13 b) — Vous apprenez maintenant que deux des marques de commerce supposément détenues par AMC sont en fait enregistrées sous le nom de 565899 Alberta ltée. Une recherche dans le registre des sociétés de l'Alberta révèle que la société 565899 Alberta ltée a changé de nom pour celui de Fonds AMC Inc. avant de fusionner avec Énergie CANCO ltée pour former la société Énergie AMC. Quels renseignements ou documents doit-on fournir à l'OPIC pour retracer la chaîne de titres et enregistrer le changement de propriétaire? (4 points)

Réponse
  • Date pertinente de chacun des changements (1 point).
  • Changement de nom de 565899 Alberta ltée à Fonds AMC Inc. (1 point).
  • Fusion de Fonds AMC et d'Énergie CANCO pour former Énergie AMC Inc. (1 point).
  • Déclaration ou affidavit confirmant le changement de propriétaire ou une copie de l'entente de cession (1 point pour l'un ou l'autre).

13 c) — AMC possède aussi des marques de commerce dans plusieurs pays étrangers. Décrivez les autres documents ou exigences qui pourraient être nécessaires pour enregistrer la cession dans d'autres pays. (2 points)

Réponse
  • Traduction et légalisation (1 point chacun)

Question 14 (4 points)

Vous avez présenté une demande au Canada pour un associé du Royaume-Uni. La demande était fondée sur un emploi projeté au Canada pour des marchandises et des services, avec une demande de priorité de la demande correspondante au Royaume-Uni. Vous venez de recevoir un rapport du Bureau dans lequel on s'informe à savoir si la demande de priorité assortie à la demande est valide puisque l'adresse du requérant qui y figure se trouve en Inde. Décrivez trois façons de réagir au rapport du Bureau.

Réponse
  • Confirmer que le requérant est domicilié au Royaume-Uni (1 point) ou qu'il y possède un établissement industriel ou commercial réel et effectif (1 point).
  • Supprimer la demande de priorité (1 point) et procéder en se fondant uniquement sur l'emploi projeté (1 point).

Question 15 (8 points)

Votre client, Technologies Cortex LP, est un fabricant de fibres de haute technologie utilisées par les fabricants de vêtements et de textiles. Cortex a mis au point une nouvelle fibre ignifugée, appelée COR-SAFE, qui entre dans la fabrication des salopettes de travail. Compte tenu de la nature spécialisée de la fibre, Cortex a élaboré des directives qui permettront aux fabricants de vêtements industriels de conserver l'intégrité de la fibre COR-SÉCUR pendant l'assemblage des salopettes. Cette nouvelle norme dans le domaine des vêtements ignifuges fera également l'objet d'une grande campagne de marketing de Cortex.

Votre client veut protéger la marque de commerce COR-SAFE. Expliquez brièvement les options possibles et indiquez les dispositions législatives pertinentes de la Loi sur les marques de commerce et/ou du Règlement sur les marques de commerce.
Réponse
  • Cortex pourrait présenter une demande en vue d'enregistrer COR-SAFE à titre de marque de commerce régulière (1 point) pour emploi en liaison avec les fibres ignifugées (1 point).
  • Cortex pourrait présenter une demande en vue d'enregistrer COR-SAFE à titre de marque de certification (1 point) pour des salopettes (1 point) en l'application de l'article 23 de la Loi (1 point), puisqu'elle ne fabrique ni ne vend de salopettes (1 point). Cortex peut octroyer à des tiers une licence d'utilisation de la marque de commerce (1 point) COR‑SÉCUR en liaison avec les salopettes qui satisfont à la norme définie (1 point) pour les vêtements ignifuges.

Question 16 (10 points)

La société Énergie à brûler a mis au point une boisson énergisante appelée BurnOn qui contient une formule d'herbes exclusive. La boisson est vendue au Canada depuis six mois, et la société parvient à peine à répondre à la demande. La boisson est vendue dans une bouteille en forme de flamme.

La flamme figure aussi sur le logo qui décore la bouteille de la BurnOn.

Votre client veut votre avis sur la manière de protéger sa propriété intellectuelle au Canada. Conseillez-le en ce qui concerne les types de protection disponibles et les exigences particulières propres à chacun, s'il y a lieu. Veuillez élaborer.

Réponse
  • Marque de commerce régulière pour la BurnOn (1 point).
  • Dessin-marque du logo de la Brûlante (1 point).
  • Dessin industriel pour la forme de la bouteille (1 point), présenté dans l'année suivant sa première publication (1 point).
  • Signe distinctif (1 point). Au moment du dépôt de la demande (1 point), le client doit établir que la bouteille est employée (1 point) et distinctive au Canada (1 point)
  • Secret commercial ou brevet pour la formule exclusive (1 point pour l'un ou l'autre); dans le cas du brevet, la demande doit être déposée dans l'année suivant la publication (1 point).

Question 17 (20 points)

Vous avez effectué une recherche sur les marques de commerce pour la marque de commerce proposée Golf4Gurlz, pour emploi en liaison avec les vêtements de sport, les souliers de golf et les chapeaux pour dames. Voici les marques de commerce repérées dans le cadre de la recherche; chacune d'elles appartient à un organisme différent :

Marque de commerce No d'enregistrement/
No de demande
Marchandises/Services
GOLF FORE KIDS Enr. : TMA 658,974
24 juin 2009
Leçons et cliniques de golf
GIRL GOLFING DESIGN
GIRL GOLFING DESIGN
Enr. : TMA458,921
5 septembre 2007
Bâtons de golf
JUST 4 GURLZ Enr. : TMA782,623
11 février 2011
Vêtements de plein air imperméables pour dames nommément vestes et pantalons.
GOLF FOR GIRLS TMA 789,465
Radiée en octobre 2011
Souliers et chapeaux de golf
FORE GOLF DESIGN
FORE GOLF DESIGN
Enr. : TMA741,526
17 juillet 2011
Engrais à pelouse
GEAR4GOLF Enr. : TMA698,143
9 janvier 2010
Housses à bâton de golf et à fer droit, sacs de golf, parapluies.
4 HER ONLY Enr. : TMA623,523
29 avril 2006
Parfum et savons pour le corps
4GURLZ Demande : 1585232
annoncée le 1er mai 2012
Vêtements pour enfants nommément chemises, t-shirts, chandails, vestes, pantalons, bermudas, jupes, capris, pyjamas, sous-vêtements et chaussettes.

Indiquez si chacune des marques de commerce énumérées ci-dessus pourrait, en examen, faire obstacle à l'enregistrement de la marque de commerce de votre client, et expliquez brièvement pourquoi.

Réponse
Marque de commerce Réponse (0,5 point) Explication (2 points)
GOLF FORE KIDS NON
  • Même sonorité et même idée suggérée, mais les marques sont intrinsèquement faibles
  • Ce sont des services et non des marchandises
GIRL GOLFING DESIGN
GIRL GOLFING DESIGN
NON
  • Les marques sont différentes.
  • Les marchandises sont différentes.
JUST 4 GURLZ OUI/NON
  • Même idée suggérée, marques similaires
  • Premier élément différent
  • La marque coexiste avec 4GURLZ.
(Pour obtenir les points, la réponse doit être justifiée.)
GOLF FOR GIRLS NON
  • Un enregistrement radié n'est pas un obstacle à l'enregistrement.
FORE GOLF DESIGN
FORE GOLF DESIGN
NON
  • Les marques sont différentes.
  • Les marchandises et les voies de commercialisation sont différentes.
GEAR4GOLF NON
  • Les marques sont différentes et intrinsèquement faibles
  • Les marchandises sont suffisamment différentes compte tenu de la faiblesse des marques.
4 HER ONLY NON
  • Les marques sont différentes.
  • Les marchandises sont différentes.
4GURLZ OUI/NON
  • Les marques sont différentes parce que le préfixe est différent.
  • La marque coexiste avec JUST 4 GURLZ.
  • Si la réponse est non, il faut indiquer que les marques sont intrinsèquement faibles.
(Pour obtenir les points, la réponse doit être justifiée.)

Question 18 (18 points)

Veuillez indiquer si, oui ou non, les marques de commerce suivantes sont enregistrables. Veuillez faire abstraction de toute possibilité de confusion et ne présumez d'aucun caractère distinctif acquis. Appuyez votre réponse en citant les dispositions législatives pertinentes de la Loi sur les marques de commerce et/ou du Règlement sur les marques de commerce et indiquez le motif principal sur lequel vous appuyez votre réponse.

  1. STA-DRI pour emploi en liaison avec des parapluies.
  2. SHAZAM CANADA REVENUE AGENCY APPROVED pour emploi en liaison avec des services de préparation de déclarations de revenus.
  3. WINSTON CHURCHILL pour emploi en liaison avec des cigares.
  4. TAVOLO pour emploi en liaison avec des tables et des bibliothèques (TAVOLO est le mot italien pour « table »).
  5. OTTAWA POLITICS pour emploi en liaison avec un blogue sur la politique.
  6. SMITH AND JONES pour emploi en liaison avec des services de rédaction de discours.
Réponse
  1. Non (1 point). Alinéa 12(1)b) (1 point), la marque est clairement descriptive du caractère ou de la qualité des produits (1 point).
  2. Non (1 point). Alinéas 12(1)e) et 9(1)d) (1 point – pour obtenir le point, le candidat doit nommer les deux alinéas), la marque suggère l'approbation gouvernementale (1 point).
  3. Oui (1 point). Alinéa 12(1)a) (1 point), la marque n'est pas interdite, parce que la personne est décédée depuis plus de trente ans (1 point).
  4. Non pour les tables, oui pour les bibliothèques (1 point). Alinéa 12(1)c) (1 point), la marque désigne le nom des marchandises en italien pour les tables, mais pas pour les bibliothèques (1 point).
  5. Non (1 point). Alinéa 12(1)b) (1 point), la marque estclairement descriptive du caractère ou de la qualité des produits ou du lieu d'origine (1 point).
  6. Oui (1 point). Alinéa 12(1)a) (1 point), La marque de commerce dans son ensemble n'est ni un nom ni un prénom (1 point).

Question 19 (2 points)

Votre client, ABC Inc., peut-il enregistrer un portrait peint de Stephen Harper en tant que marque de commerce au Canada? Étayez votre réponse en indiquant les dispositions législatives pertinentes de la Loi sur les marques de commerce et/ou du Règlement sur les marques de commerce.

Réponse

Non (1 point). Alinéas 12(1)e) et 9(1)l) en tenant pour acquis que le portrait soit reconnaissable (1 point – pour obtenir le point, le candidat doit citer les deux alinéas).

Question 20 (2 points)

Une demande d'enregistrement d'une marque de commerce en tant que signe distinctif peut-elle être fondée sur l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce? Pourquoi?

Réponse

Non (1 point). L'alinéa 13(1)a) prévoit un emploi au Canada de façon à être devenu distinctif à la date de la production de la demande (1 point).

Question 21 (3 points)

Énumérez trois éléments propres aux demandes d'enregistrement d'un signe distinctif qu'il faut fournir au Bureau des marques de commerce pour enregistrer un signe distinctif.

Réponse (1 point chacune) (Aucun point n'est accordé pour les exigences générales de l'article 30)
  • Date du premier emploi au Canada.
  • Preuve, par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, démontrant que la marque est devenue distinctive au Canada au moment de la production de la demande (les candidats doivent préciser « au moment de la production de la demande » pour obtenir le point).
  • Dessins de la marque de commerce.

Question 22 (3 points)

Il y a sept ans, Ordinateurs HAL a lancé un moniteur de forme circulaire sur le marché canadien. Il y deux ans, HAL a enregistré la forme du moniteur en tant que signe distinctif auprès du Bureau des marques de commerce canadien. L'an dernier, un journal technique bien coté a publié une étude qui démontre que les moniteurs circulaires sont moins énergivores et plus ergonomiques que les moniteurs carrés.

Le concurrent de HAL, QI informatique, vous a approché et souhaite lancer un moniteur circulaire sur le marché canadien. QI demande s'il est possible de radier l'enregistrement du signe distinctif du moniteur circulaire de HAL. Avisez QI s'il est possible ou non de faire radier l'enregistrement du signe distinctif. Veuillez indiquer les dispositions législatives pertinentes de la Loi sur les marques de commerce et donnez une raison pour justifier votre réponse.

Réponse

Oui, c'est possible. (1 point). Le paragraphe 13(3) de la Loi sur les marques de commerce (1 point) prévoit que l'enregistrement d'un signe distinctif peut être radié par la Cour fédérale si le tribunal décide que l'enregistrement est vraisemblablement devenu de nature à restreindre d'une façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie (1 point).

Question 23 (6 points)

Vous avez déjà représenté BB Lean USA Inc., fabricant et détaillant de vêtements bien connu. Votre mandat consistait, entre autres, à enregistrer des marques de commerce au nom de BB Lean, et à prendre part à la négociation et à la rédaction de contrats de licence avec le titulaire de sa licence canadienne, BB Lean Canada.

Aujourd'hui, BB Lean Canada retient vos services et vous demande de l'aider à lancer une nouvelle gamme de produits axée sur les boissons énergisantes. BB Lean Canada vous demande de mener des recherches parmi plusieurs marques de commerce qui comprennent les lettres BB et de présenter une demande pour enregistrer celles qui sont disponibles.

BB Lean USA a eu vent des projets de BB Lean Canada et a communiqué avec vous, convaincu que BB Lean Canada contrevient au contrat de licence. BB Lean USA vous demande de faire parvenir une lettre à BB Lean Canada pour mettre fin au contrat de licence et demander à BB Lean Canada de cesser immédiatement d'utiliser les lettres BB ainsi que toutes les marques de commerce de BB Lean, que ce soit en liaison avec les boissons énergisantes ou autrement.

23 a) — Pouvez-vous faire ce que BB Lean USA demande? Pourquoi? (3 points)

Réponse

Non (1 point). L'agent est en conflit d'intérêts (1 point) parce qu'il est aussi l'agent de BB Lean Canada. (1 point)

23 b) — Tandis que BB Lean USA attend vos conseils, l'avocat interne de la société a envoyé à BB Lean Canada une lettre l'avisant de la position juridique de BB Lean USA. BB Lean Canada communique avec vous pour obtenir des conseils sur ses droits légaux au Canada.

Pouvez-vous conseiller BB Lean Canada en ce qui a trait à ses droits légaux? Pourquoi? (3 points)

Réponse

Non (1 point). L'agent ne peut pas représenter BB Lean Canada contre un ancien client (BB Lean USA) (1 point), en particulier en ce qui concerne une licence qu'il a aidé à négocier et à rédiger (1 point)

Question 24 (4 points)

Vous avez été approché par MM. Robert et Dumas, associés dans la s.r.l. ENVOL. La s.r.l. ENVOL possède dix marques de commerce enregistrées qui contiennent toutes le mot ENVOL. Cinq d'entre elles sont enregistrées pour l'emploi en liaison avec divers produits vestimentaires, et les cinq autres sont enregistrées pour emploi en liaison avec divers produits alimentaires. Les dix marques de commerce sont actuellement enregistrées comme liées par le Bureau des marques de commerce.

MM. Robert et Dumas souhaitent maintenant dissoudre leur partenariat : M. Robert assumera la responsabilité de l'entreprise de vêtements, et M. Dumas de celle de produits alimentaires. Ils ont convenu entre eux que M. Robert posséderait les cinq marques de commerce liées au vêtement, et M. Dumas, les cinq marques de commerce liées aux produits alimentaires.

MM. Robert et Dumas se sont entendus pour que vous les représentiez tous les deux et ont accepté tout conflit d'intérêts possible.

Veuillez conseiller MM. Robert et Dumas : peuvent-ils posséder les marques de commerce comme ils le proposent et, dans l'affirmative, que faut-il faire ?
Réponse

Oui, c'est possible. (1 point) Vous devez présenter une cession de la s.r.l. ENVOL à MM. Robert et Dumas pour les diverses marques de commerce qui deviendront leur propriété (1 point). Dans la lettre adressée au Bureau des marques de commerce, vous devez en outre lui demander de rompre le lien entre les marques de commerce au motif que leur emploi concurrent par des propriétaires différents pour les marchandises et services n'est pas susceptible de créer de la confusion au sens de l'article 6. (2 points)

Question 25 (2 points)

Votre client possède deux enregistrements de marque de commerce liée aux termes de l'article 15. Il veut octroyer une licence d'utilisation de l'une de ces marques à un tiers. Peut-il? Pourquoi?

Réponse

Oui (1 point). Rien dans l'article 15 n'indique que les « marques de commerce liées » doivent toutes être cédées aux termes d'une licence. Étant donné que l'emploi par les titulaires de licence profite au concédant, le caractère distinctif ne pose pas problème (1 point pour l'une ou l'autre des réponses).

Question 26 (5 points)

Jumelez l'affaire et le principe de droit applicable.

Nom de l'affaire Principe
a.
Conseil canadien pour la réhabilitation des handicapés, s/n Conseil national des timbres de Pâques et de la Marche des dix sous c. Rehabilitation Foundation for the Disabled s/n La Marche des dix sous de l'Ontario (2004), 35 C.P.R. (4th) 270 (C.F., 1re inst.)]
1.
Durant le processus d'examen, lorsqu'il y a confusion entre deux marques en instances, le requérant dont la date de production de la demande ou la date de priorité est la plus ancienne sera considéré comme la personne ayant droit à l'enregistrement des marques de commerce.
b.
Procureur général du Canada c. Effigi Inc., 2005 CAF 172 (C.A.F)
2.
Une preuve d'adoption et d'emploi d'une marque officielle par le titulaire d'une licence n'est pas considérée comme établissant l'adoption et l'emploi par l'autorité publique concernée.
c.
See You In – Canadian Athletes Fund Corporation c. Le Comité olympique canadien (2007), CF 406
3.
La publicité et le marketing liés aux produits du requérant ne constituent pas un service aux termes de l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce.
d.
W.R. Grace & Co. c. Union Carbide Corp. et al. (1987), 14 C.P.R. (3d) 337(CAF)
4.
Une marque officielle doit être adoptée et employée avant que le registraire puisse publier un avis de la marque officielle.
e.
Ralston Purina Co. c. Effem Foods Ltd. (1997), 81 C.P.R. (3d) 528 (C.O.M.C.)
5.
Pour se fonder sur l'article 14, un enregistrement de la marque de commerce dans un pays étranger doit exister au moins jusqu'à la date à laquelle l'enregistrement est accordé au Canada.
Réponse

a2, b1, c4, d5, e3

Question 27 (2 points)

La présence d'une marque de commerce sur l'emballage de marchandises au moment où celles-ci sont exportées du Canada constitue-t-il un emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec ces marchandises? Étayez votre réponse en citant les dispositions législatives pertinentes de la Loi sur les marques de commerce et/ou du Règlement sur les marques de commerce.

Réponse

Oui (1 point). Paragraphe 4(3) de la Loi sur les marques de commerce (1 point).


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