Date de publication : 1999-09-01
Enregistrabilité
Le Bureau examine les marques de commerce composées d'éléments tels que .com, .ca, .fr, .uk et .us afin de déterminer si elles donnent une description claire ou une description fausse et trompeuse, en français ou en anglais, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elles sont employées, ou des conditions de leur production ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine.
Le Bureau considère que ces éléments signifient :
- .com — Entité commerciale
- .ca — Canada
- .fr — France
- .uk — Royaume-Uni
- .us — États-Unis
Une marque de commerce qui est composée de l'un de ces éléments est considérée non enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce si la marque, envisagée dans son ensemble et d'après la première impression qu'elle crée par rapport aux produits et/ou aux services, donne une description claire ou une description fausse et trompeuse. Donc, l'ajout de l'un de ces éléments à une marque qui est clairement descriptive ne rendra pas celle-ci enregistrable.
Pour décider si une marque de commerce donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, il faut déterminer quelle est la première impression que donnerait la marque à l'utilisateur ou au consommateur moyen des produits et/ou services. (Wool Bureau of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 et Mitel Corporation v. Registrar of Trade Marks (1984), 79 C.P.R. (2d) 202.
Quand un désistement est nécessaire
Lorsqu'une marque de commerce est enregistrable dans son intégralité et comporte l'un des éléments susmentionnés, un désistement de l'élément en question est nécessaire si ce dernier, envisagé avec les produits et/ ou les services, représente une partie qui n'est pas indépendamment enregistrable, au sens de l'alinéa 12(1)b) de la Loi.
Si l'élément donne une description fausse et trompeuse et constitue une partie importante de la marque de commerce, la marque de commerce dans son ensemble se trouve donc à donner une description fausse et trompeuse et ne peut être enregistrée, compte tenu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi. (Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1976), 31 C.P.R. (2d) 103).