Archivé — Examen de 2010 – Agent/Agente de marques de commerce - Partie B

| Examen des agents de marque de commerce | Suivante


Total des points de l'examen : 150

Question 1

Votre client, Acme Inc., est propriétaire de la marque de commerce LES BOZOS enregistrée au Canada, en liaison avec les marchandises énumérées ci-après :

  • Marchandises :
    1. chemises;
    2. séchoirs à cheveux;
    3. stylos;
    4. bicyclettes, tricycles, véhicules quatre-roues;
    5. minuteurs;
    6. téléphones;
    7. réacteurs nucléaires;
    8. vins;
    9. vins mousseux;
    10. téléviseurs;
    11. grille-pain.
  • Services :
    1. installation de réacteurs nucléaires.

Un avis a été signifié en vertu de l'article 45 le 1er juin 2010.

Vous avez déposé l'affidavit suivant au nom de votre client. Donnez à votre client une opinion quant au résultat probable de la procédure en vertu de l'article 45, en fondant votre opinion sur la jurisprudence et les principes pertinents. (38 points)

Affidavit de John Smith

Je, John Smith, de la ville de Winnipeg au Manitoba, déclare sous serment :

Je suis le président de Acme Inc. (ci-après « Acme » ou « mon entreprise »).

De 1970 à 2005, Acme a vendu chaque année à un acheteur de New Forks au Manitoba des centaines de chemises sur lesquelles figurent la marque de commerce LES BOZOS. J'ai devant moi une photographie de l'une de ces chemises, laquelle est jointe comme Pièce 1 à mon affidavit. [La pièce n'est pas fournie pour cet examen. Partez toutefois de l'hypothèse qu'elle montre bien une chemise portant sur le devant la marque LES BOZOS en gros caractères.] Malgré tous les efforts déployés par mon entreprise, je n'ai pas pu trouver un nouvel acheteur en raison de la récession qui sévit à New Forks depuis ce temps. Toutefois, j'entends recommencer immédiatement à vendre ces chemises dès que j'aurai trouvé un nouvel acheteur.

En avril 2010, mon entreprise a remis gratuitement à des distributeurs canadiens potentiels 10 séchoirs à cheveux. Le même jour, elle a également remis gratuitement 10 stylos à des distributeurs canadiens potentiels de séchoirs à cheveux. Mon entreprise ne fait pas la vente de stylos. Les stylos servent seulement à promouvoir les séchoirs à cheveux. Chacun des séchoirs à cheveux et des stylos porte la marque LES BOZOS. J'ai devant moi une photographie de l'un de ces séchoirs à cheveux et de l'un de ces stylos, laquelle est jointe comme Pièce 2 à mon affidavit. Jadis, lorsque je leur remettais gratuitement des séchoirs à cheveux et des stylos, il n'était pas rare que les distributeurs commandent des séchoirs à cheveux à mon entreprise. [La pièce n'est pas fournie pour cet examen. Partez toutefois de l'hypothèse qu'elle montre bien un séchoir à cheveux et un stylo portant la marque.]

Chaque année, depuis 2005, mon entreprise a vendu des centaines de bicyclettes, de tricycles et de véhicules quatre-roues portant la marque LES BOZOS à des entreprises canadiennes. J'ai devant moi une photographie de l'une de ces bicyclettes et la facture pour cette bicyclette, lesquelles sont jointes comme Pièce 3 à mon affidavit. [La pièce n'est pas fournie pour cet examen. Partez toutefois de l'hypothèse qu'elle montre bien une facture et la photographie d'une bicyclette avec la marque LES BOZOS bien visible sur le côté.] La marque apparaît de façon semblable sur tous nos tricycles et nos véhicules quatre-roues vendus au Canada.

Chaque année, depuis 2007, mon entreprise a vendu 100 minuteurs portant la marque LES BOZOS au Canada et/ou aux États-Unis. J'ai devant moi une photographie de l'un de ces minuteurs, laquelle est jointe comme Pièce 4 à mon affidavit. [La pièce n'est pas fournie pour cet examen. Partez toutefois de l'hypothèse qu'elle montre bien la photographie d'un minuteur affichant la marque.]

En 2009, mon entreprise a vendu 83 téléphones à un distributeur de l'Ontario. La marque de commerce LES BOZOS est bien visible sur les téléphones. Un incendie a ravagé l'entrepôt de ce distributeur une semaine après la réception des téléphones qui ont tous été détruits. J'ai devant moi une photographie de l'un de ces téléphones et la facture qui s'y rattache, laquelle est jointe comme Pièce 5 à mon affidavit. [La pièce n'est pas fournie pour cet examen. Partez toutefois de l'hypothèse qu'elle montre la photographie d'un téléphone affichant clairement la marque ainsi que la facture.]

Depuis 2007, mon entreprise a affiché des dépliants dans les centres commerciaux de la Colombie-Britannique faisant la promotion de ses réacteurs nucléaires. Chaque dépliant montre l'un des réacteurs nucléaires de mon entreprise en Espagne, avec les mots LES BOZOS sur le devant du réacteur nucléaire. Ces dépliants font également la promotion des services d'installation de réacteurs nucléaires offerts par mon entreprise. Nous n'avons pas encore vendu de réacteurs nucléaires au Canada. Cependant, dès que quelqu'un nous appellera pour en commander un, nous l'installerons sur-le-champ. J'ai devant moi une photographie de l'un des dépliants de mon entreprise, laquelle est jointe comme Pièce 6 à mon affidavit. [La pièce n'est pas fournie pour cet examen. Partez toutefois de l'hypothèse qu'elle montre la photographie de l'un des dépliants décrits dans ce paragraphe.]

Chaque année, depuis 2005, mon entreprise a vendu 50 caisses de vin mousseux à un magasin de vins et spiritueux du Manitoba. Chaque bouteille et chaque caisse portent clairement la marque LES BOZOS. J'ai devant moi une photographie de l'une de ces caisses ainsi qu'une facture, lesquelles sont jointes comme Pièce 7 à mon affidavit. [La pièce n'est pas fournie pour cet examen. Partez toutefois de l'hypothèse qu'elle montre la photographie d'une caisse de vin mousseux affichant la marque ainsi qu'une facture.]

Mon entreprise ne vend pas de téléviseurs. Cependant, elle a concédé une licence à l'entreprise La compagnie de télévision inc. autorisant celle-ci à employer la marque de commerce au Canada en liaison avec des téléviseurs. En vertu de cette licence, Acme contrôle la présentation de la marque sur les téléviseurs. La licence précise la taille, le format et la couleur de la marque. J'ai devant moi une photographie de l'un de ces téléviseurs ainsi que la facture qui s'y rattache, lesquelles sont jointes comme Pièce P-8 à mon affidavit. [La pièce n'est pas fournie pour cet examen. Partez toutefois de l'hypothèse qu'elle montre clairement un téléviseur sur lequel est apposée la marque LES BOZOS ainsi qu'une facture.] Chaque année, depuis 2001, La compagnie de télévision inc. a vendu des centaines de ces téléviseurs à des clients à travers le Canada.

Mon entreprise ne vend pas de grille-pain. Cependant, mon entreprise a concédé à l'entreprise québécoise La compagnie de chauffage inc., une licence autorisant celle-ci à employer la marque de commerce au Canada. La compagnie de chauffage inc. est une filiale en propriété exclusive d'Acme. J'ai devant moi une photographie de l'un de ces grille-pain ainsi que 10 factures représentatives des ventes de grille-pain effectuées au Canada au cours des deux dernières années par La compagnie de chauffage inc. à un client de Montréal; cette photographie et ces factures sont jointes comme Pièce 9 à mon affidavit. La facture accompagne toujours le grille-pain. [La pièce n'est pas fournie pour cet examen. Partez toutefois de l'hypothèse qu'elle montre clairement un grille-pain portant la marque LES BOZOS ainsi que 10 factures.]

Réponses à la question 1
  • 1) – « Chemises » sera radié de l'enregistrement. (1 point) Une récession (ou de mauvaises conditions économiques) ne constitue pas une circonstance spéciale. (2 points)
  • 2 et 3) - « Séchoirs à cheveux » sera maintenu dans l'enregistrement. (1 point) « Stylos » sera radié de l'enregistrement. (1 point) Le transfert d'articles gratuits = un emploi de la marque, s'il s'effectue dans la pratique normale des affaires, pour obtenir de futures commandes du même produit : Argenti Inc. c. Exode Importations Inc. (1984), 8 C.P.R. (3d) 174 (CF); Windmere Corp. c. Charlescraft Corp. Ltd (1988), 23 C.P.R. (3d) 60 (CF). Ces faits = un emploi en liaison avec les séchoirs à cheveux. (2 points) pour le principe s'il est correctement énoncé. Il n'est pas nécessaire d'invoquer la jurisprudence. Le transfert d'échantillons gratuits d'un produit pour promouvoir un type différent de produit ne constitue pas un emploi de la marque. Ces faits ne constituent pas un emploi en liaison avec les stylos. (2 points) pour le principe s'il est correctement énoncé.
  • 4) - « Bicyclettes, tricycles et véhicules quatre-roues » sera maintenu dans l'enregistrement. (1 point) Il n'est pas nécessaire de démontrer l'emploi de la marque de commerce sur chacune des marchandises - Etigson c. KPM Industries Ltd (2001), 15 C.P.R. (4th) 411 (AAPMC). Il suffit que la marque de commerce figure sur l'une des marchandises et que l'affidavit indique que c'est représentatif des autres marchandises. (2 points) pour le principe mentionné.
  • 5) - « Minuteurs » sera radié de l'enregistrement. (1 point) Un affidavit produit conformément à l'art. 45 ne devrait pas faire l'objet de plus d'une interprétation. Si tel est le cas, il convient alors d'adopter l'interprétation qui va à l'encontre de l'intérêt de la partie pour laquelle l'affidavit a été rédigé : Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd (1979), 45 C.P.R. (2d) 194 (CF); confirmé (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (CAF). (2 points) pour le principe; (1 point) pour la jurisprudence. De même, tout affidavit non accompagné d'une facture n'est pas présumé inutile: Lewis Thomson & Sons Ltd c. Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (CF). Dans le cas présent, il faudrait toutefois y joindre une facture pour prouver la vente au Canada. (2 points) pour le principe concernant la facture (ce qui peut avoir été fait ailleurs dans l'examen).
  • 6) - « Téléphones » sera maintenu dans l'enregistrement. (1 point) La vente à un point quelconque de la chaîne de distribution au Canada = « emploi »: Manhattan Industries c. Princeton Manufacturing Ltd (1971), 4 C.P.R. (2d) 16 (CF) ou Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd (No 2) (1987), 17 C.P.R. (3d) 237 (CFA). (2 points) pour le principe mentionné. (1 point) pour la jurisprudence pertinente. Des circonstances spéciales n'entrent pas en ligne de compte.
  • 7) et Services) - « Réacteurs nucléaires » sera radié. (1 point) Mais les services « installation de réacteurs nucléaires » seront maintenus. (1 point) La publicité ne constitue pas un emploi en liaison avec des marchandises. (1 point)
    Ces faits ne constituent pas des circonstances spéciales. (1 point)
    Annoncer un service et être prêt, disposé et en mesure de le fournir constitue un emploi : Wenward (Canada) Ltd c. Dynaturf Co (1976), 28 C.P.R. (2d) 20 (COMC); Brouillette Kosie Prince c. Great Harvest Franchising Inc. (2009), 77 C.P.R. (4th) 247 (CF). (2 points) pour le principe mentionné. (1 point) pour la référence à la jurisprudence pertinente.
  • 8 et 9) - « Vins mousseux » sera maintenu dans l'enregistrement, mais pas « vins » (ou possiblement l'inverse). La vente d'un produit ne peut pas permettre de garder plus de l'un de ces produits dans l'enregistrement : Talaini S.R.L. c. Segura Viudas, S.A. (2005), 50 C.P.R. (4th) 158 (AAPMC). (1 point) pour avoir indiqué qu'un seul des « vins mousseux ou des « vins » sera maintenu. (2 points) pour le principe mentionné.
  • 10) - « Téléviseurs » sera radié de l'enregistrement. (1 point) Conformément à l'article 50, le propriétaire de la marque doit contrôler la nature ou la qualité des marchandises (et non l'illustration de la marque de commerce). (2 points)pour le principe mentionné.
  • 11) - « Grille-pain » sera radié de l'enregistrement. (1 point). Une relation corporative n'est pas suffisante pour inférer du contrôle. (2 points)

Question 2

Énumérez toutes les étapes de la procédure prévue à l'article 45, y compris les étapes facultatives, du début à la fin, soit jusqu'à la décision du registraire. Prenez pour acquis que l'enregistrement se trouve au registre depuis plus de trois ans. Ne pas prendre les appels en considération. (4 points)

Réponse à la question 2

Envoi d'une lettre au Bureau des marques de commerce accompagnée d'une somme de 400 $. (½ point).

  • Le BMC transmet un avis prévu à l'art. 45 au propriétaire inscrit. (½ point)
  • Le propriétaire inscrit peut demander une prolongation du délai pour le dépôt de la preuve. (½ point)
  • Le propriétaire inscrit dépose la preuve. (½ point)
  • Le BMC invite la partie requérante à présenter des représentations écrites. (½ point)
  • Après la présentation des représentations écrites ou l'écoulement du délai, le BMC invite le propriétaire inscrit à produire ses représentations écrites. (½ point)
  • Dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai final pour la production des représentations écrites du propriétaire inscrit, chaque partie peut demander la tenue d'une audience (sans en être invité par le BMC). (½ point)
  • Si la demande en est faite, la tenue d'une audience est fixée. (½ point)

Question 3

Vous êtes la partie requérante dans une procédure prévue à l'article 45. Vous avez négocié un règlement avec la propriétaire inscrite en vertu duquel cette dernière consent à vous céder sa marque en contrepartie d'une licence exempte de redevances. Avant de finaliser l'entente, vous apprenez que l'enregistrement de la propriétaire inscrite visant de la coutellerie est associé à une demande pendante pour l'enregistrement d'une marque identique en liaison avec des barbecues. Quelle sera l'incidence de cette situation sur le règlement? Quelle sont les options qui s'offrent à vous si vous désirez toujours négocier un règlement fondé sur la cession en contrepartie d'une licence à la propriétaire inscrite? (4 points)

Réponse à la question 3
  • La cession d'une marque est impossible sans la cession des deux marques liées. (1 point)
  • On pourrait faire valoir auprès du BMC que l'association devrait être éliminée étant donné que les marques ne créent pas de confusion - (2 points)
  • On pourrait retirer la demande pendante - (1 point)

Question 4

Zondor Inc. est titulaire d'une demande d'enregistrement fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins aussitôt que 2001. Il appert que la marque a été employée de 2001 à 2005 uniquement par le prédécesseur de Zondor Inc. Le prédécesseur a cédé tous les droits rattachés à la marque à Zondor Inc. en 2005. Vous souhaitez vous opposer à la demande.

Vos réponses aux questions suivantes doivent être justifiées et indiquer les articles pertinents de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce (Total de 4 points)

  1. Pouvez-vous fonder l'opposition sur le fait que la demande ne faisait pas mention du nom du prédécesseur en titre?
  2. Est-ce que Zondor Inc. peut modifier la demande pendant la procédure d'opposition de manière à nommer le prédécesseur en titre?
Réponses à la question 4
  1. Oui. (1 point) Al. 38(2)a) (½ point) et al. 30b) (½ point)
  2. Oui. (1 point) Article 30 du Règlement. (1 point)

Question 5

Votre client a produit une déclaration d'opposition à l'encontre d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce produite le 5 décembre 2006. La demande, fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce, a été annoncée dans le Journal des marques de commerce le 5 septembre 2007. Le principal motif d'opposition dans cette affaire est l'absence de droit à l'enregistrement fondé sur l'al.16(3)b) de la Loi sur les marques de commerce compte tenu de la demande antérieurement produite par votre client fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la marque de commerce aux États-Unis. La preuve en vertu de la règle 41 consiste en une copie certifiée de la demande alléguée par l'opposante et en un affidavit du président de l'opposante. Comme l'opposante n'avait pas entamé l'emploi de sa marque de commerce au Canada au moment de la production de sa preuve en vertu de la règle 41, l'affidavit portait principalement sur l'emploi de la marque de commerce aux États-Unis. La procédure d'opposition en est encore à l'étape de la preuve, la requérante ayant produit et signifié sa preuve, en vertu de la règle 42, le 10 octobre 2010. La preuve de la requérante consiste en un affidavit d'un recherchiste portant sur la preuve tirée de l'état du registre. De plus, la demande d'enregistrement dont il est titulaire et sur laquelle votre client a basé son opposition est passée à l'enregistrement le 8 octobre 2010.

Vos réponses aux questions suivantes doivent être justifiées et indiquez, s'il y a lieu, les articles pertinents de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce. (Total de 9 points)

  1. Quelle est la date pertinente de l'évaluation du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit?
  2. Que doit établir l'opposante au soutien du motif d'opposition fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement?
  3. Compte tenu de l'enregistrement récent de la marque de commerce de l'opposante, y a-t-il des mesures à prendre relativement à la déclaration d'opposition? Pourquoi?
  4. Quelle est la date limite pour produire une contre-preuve?
  5. Vous décidez de produire une copie certifiée de l'enregistrement de l'opposante à titre de preuve. En supposant que le délai accordé pour le dépôt de la contre-preuve n'est pas encore expiré, cette copie devrait-elle être déposée en contre-preuve? Si oui, pourquoi? Dans la négative, sera-t-il possible de produire la copie certifiée de l'enregistrement à titre de preuve?
Réponse à la question 5
  1. 5 décembre 2006 (date de production de la demande) (1 point).
  2. Sa demande de marque de commerce a été produite antérieurement (al. 16(3)b)) (1 point) et était en instance au moment de l'annonce de la demande de la requérante (paragr. 16(4)) (1 point).
  3. La réponse doit comprendre les éléments suivants :
    Conformément à l'article 40 du Règlement (1 point), demander l'autorisation de modifier la déclaration d'opposition pour s'appuyer sur une confusion avec la marque de commerce enregistrée de l'opposante (1 point). À moins qu'un motif d'opposition ne soit invoqué en vertu de l'al. 12(1)d), le registraire ne peut en tenir compte (1 point).
  4. 10 novembre 2010 (1 point).
  5. Cette copie ne peut pas être produite à titre de preuve en vertu de la règle 43, car elle ne constitue par une matière en réponse à la preuve de la requérante (1 point). Elle peut être produite comme preuve supplémentaire en vertu de la règle 44(1) avec l'autorisation du registraire (1 point).

Question 6

Vous représentez la requérante dans une procédure d'opposition. Votre client a produit un affidavit à titre de preuve en vertu de la règle 42. L'opposante a obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger l'auteur de l'affidavit, l'ordonnance accordant un délai de quatre mois à partir de la date d'achèvement du contre-interrogatoire pour produire et signifier la preuve en vertu de la règle 43. Le contre-interrogatoire a eu lieu à la fin de juin. La transcription du contre-interrogatoire a été produite par l'agent de l'opposante le 12 juillet 2010. Comme il vous fallait encore répondre à 10 engagements donnés au cours du contre-interrogatoire, l'agent de l'opposante a obtenu, avec votre consentement, une première prolongation de délai, soit jusqu'au 10 novembre 2010, pour se conformer à l'ordonnance de contre-interrogatoire. Vous venez juste de recevoir les réponses de votre client à 8 engagements. Votre client vous avise qu'il n'a pas l'intention de donner suite aux 2 autres engagements, car il estime qu'il s'agit là de renseignements confidentiels.

Vos réponses aux questions suivantes doivent être justifiées en tenant compte de la Loi sur les marques de commerce, du Règlement sur les marques de commerce ou de l'énoncé de pratique en vigueur intitulé Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce, selon le cas. (Total de 9 points)

  1. À qui de vous ou de l'agent de l'opposante revient la responsabilité de produire les réponses aux engagements auprès du registraire?
  2. Supposons que l'opposante a demandé au registraire d'ordonner à l'auteur de l'affidavit de répondre aux autres engagements. Quelle est la probabilité qu'une telle demande soit acceptée?
  3. À la suite du contre-interrogatoire de l'auteur de l'affidavit de la requérante, l'opposante désire examiner la possibilité de régler la procédure d'opposition pour la première fois. Avec votre consentement, l'agent de l'opposante a l'intention de demander une autre prolongation du délai pour se conformer à l'ordonnance de contre-interrogatoire aux fins des négociations en vue du règlement de l'opposition. Y a-t-il des probabilités que le registraire accueille favorablement cette demande?
  4. Supposons que l'opposante a répondu à temps aux engagements tout en menant des négociations en vue d'un règlement. Avec votre consentement, l'opposante pourra-t-elle obtenir une prolongation du délai de neuf mois, à titre de délai de conciliation, pour produire sa preuve en vertu de la règle 43 du Règlement?
Réponse à la question 6
  1. L'opposante (partie qui procède au contre-interrogatoire) (1 point). Paragraphe 44(4) du Règlement (1 point).
  2. Le registraire ne rend aucune décision au cours d'une opposition sur l'obligation de répondre à certaines questions posées durant le contre-interrogatoire (1 point). Énoncé de pratique (1 point).
  3. La réponse doit comprendre les éléments suivants :
    Non (1 point). Selon l'énoncé de pratique, la prolongation du délai devrait être demandée uniquement dans des circonstances exceptionnelles (1 point). Dans l'énoncé de pratique, les négociations en vue d'un règlement ne font pas partie des circonstances exceptionnelles justifiant une prolongation de délai pour se conformer à une ordonnance de contre-interrogatoire (1 point).
  4. Non (1 point). La période de conciliation prévue dans l'énoncé de pratique ne s'applique pas à la preuve au titre de la règle 43 (1 point).

Question 7

Aux termes de l'énoncé de pratique intitulé Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce, vous avez obtenu, pour votre client, une prolongation du délai de cinq mois, à titre de délai de conciliation, pour produire et signifier sa contre-déclaration. (Total de 4 points)

  1. Comme le jalon maximal total prévu dans l'énoncé de pratique est de neuf mois, pouvez-vous demander, avec le consentement de l'opposante, une autre prolongation de quatre mois, à titre de délai de conciliation, pour produire et signifier la contre-déclaration?
  2. Sera-t-il possible de demander une prolongation du délai de neuf mois, à titre de délai de conciliation, pour déposer la preuve de votre client en vertu de la règle 42 si les parties sont encore en négociation en vue d'un règlement? Supposons que l' opposante donne son consentement.
Réponse à la question 7
  1. Non (1 point). Le registraire ne considérera qu'une demande de prolongation du délai jusqu'à concurrence du jalon maximal (1 point).
  2. Non (1 point). Une prolongation de délai, à titre de délai de conciliation, avait déjà été accordée au moment de la contre-déclaration (1 point).

Question 8

En vous appuyant sur une cause, nommez les trois critères que le registraire doit prendre en compte pour déterminer si la preuve déposée en vertu de l'article 45 permet ou non de démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le défaut d'emploi de la marque de commerce? (4 points)

Réponse à la question 8

(1 point pour chaque critère, 1 point pour la jurisprudence pertinente)

  • Premièrement : la durée du défaut d'emploi de la marque de commerce.
  • Deuxièmement : si le défaut d'emploi par le propriétaire inscrit s'explique par des circonstances indépendantes de sa volonté.
  • Troisièmement : s'il existe une sérieuse intention de reprendre l'emploi de la marque dans un bref délai. Affaires possibles : Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 488; Scott Paper Limited c. Smart & Biggar (2008), 65 C.P.R. (4th) 303.

Question 9

Indiquez trois différences entre la procédure sommaire de radiation prévue à l'art. 45 et la procédure de radiation prévue à l'art. 57 de la Loi sur les marques de commerce. (6 points)

Réponse à la question 9

2 points pour chaque différence pertinente, dont les suivantes :

  • Des critères comme le droit de propriété, le caractère distinctif ou l'abandon d'une marque de commerce enregistrée qui peuvent être abordés sous l'art. 57 ne sont pas pertinents dans les procédures prévues à l'art. 45.
  • La compétence exclusive de la Cour fédérale aux termes de l'article 57.
  • Le fardeau de la preuve aux termes de l'art. 45 repose sur le propriétaire tandis qu'il repose sur la partie requérante aux termes de l'art. 57.
  • La partie requérante n'est pas autorisée à produire des éléments de preuve aux termes de l'art. 45.
  • Le contre-interrogatoire dans le cadre des procédures prévues à l'art. 45 est limité aux appels.

Question 10

En règle générale, quels sont les trois éléments essentiels d'une action pour commercialisation trompeuse? (3 points)

Réponse à la question 10

(1 point pour chaque élément.

  1. Existence d'achalandage ou réputation.
  2. Le fait d'induire le public en erreur par une représentation trompeuse.
  3. L'existence de dommages réels ou éventuels au regard de la demanderesse.

Question 11

Indiquez si vous êtes d'accord avec les phrases suivantes. Vous devez expliquer brièvement votre réponse (Total de 8 points).

  1. Une décision étrangère portant sur les mêmes marques de commerce n'est jamais pertinente dans le cadre d'une procédure d'opposition au Canada.
  2. Les seuls droits pouvant être exercés par un titulaire de licence qui est la demanderesse dans une action en contrefaçon sont ceux du propriétaire de la marque de commerce.
  3. Est-il possible, dans le cadre d'une procédure d'opposition, de demander au registraire de protéger le caractère confidentiel des éléments de preuve documentaire.
  4. L'article 19 interdit l'emploi d'un nom commercial identique à une marque de commerce déposée en liaison avec les mêmes marchandises.
Réponse à la question 11
  1. Non (1 point). Elle peut être pertinente si l'on est en mesure de prouver le degré élevé de similitude entre le droit canadien et le droit étranger (1 point).
  2. Oui. (1 point). Paragraphe 50(3) de la Loi (1 point).
  3. Non (1 point). Article 45 du Règlement (1 point).
  4. Non. (1 point). L'article 19 interdit uniquement l'emploi d'une marque de commerce identique (à l'égard des mêmes marchandises) (1 point).

Question 12

Un correspondant étranger vous envoie un nouveau client, Merlin S.A. (ci-après Merlin), une entreprise française qui fabrique des parfums et des vêtements mode. Merlin possède les marques de commerce suivantes :

  • Merlin est le propriétaire d'un enregistrement en France et dans les pays membres de l'Union européenne de la marque de commerce MAGIE DE MERLIN en liaison avec un large éventail de vêtements mode et de chaussures. Cette marque de commerce a été largement employée dans plusieurs pays européens, dont la France, en liaison avec des chaussures, nommément des souliers pour hommes et pour femmes, des bottes et des sandales et une foule de vêtements pour dames dont des jeans et des pantalons, des robes, des jupes, des chemisiers et des chandails. MAGIE DE MERLIN a fait l'objet d'une demande d'enregistrement au Canada qui a été produite le 15 décembre 2007 et qui a procédé à l'enregistrement fondé sur l'emploi et l'enregistrement à l'étranger.
  • Merlin est également le propriétaire d'enregistrements en France à l'égard d'une série de marques de commerce, nommément MAGIE, MAGIE NOIRE, MAGIE BLANCHE et MAGICA, pour emploi en liaison avec des parfums, des eaux de Cologne et divers cosmétiques.
  • Les marques de commerce MAGIE et MAGIE NOIRE sont employées au Canada depuis 2005, en liaison avec des parfums et des eaux de Cologne et avec une gamme de vêtements pour dames. Ces deux marques de commerce sont enregistrées au Canada.
  • Les deux autres marques MAGIE BLANCHE et MAGICA ont fait l'objet d'une vaste publicité et d'abondants commentaires dans des revues de mode distribuées au Canada depuis 2007, mais elles n'ont pas encore été employées en liaison avec des produits vendus au Canada. Les deux marques font l'objet de demandes d'enregistrement au Canada produites en février 2008 et fondées sur l'emploi projeté en liaison avec des parfums, des eaux de Cologne, des crèmes pour le corps et des cosmétiques tels que des poudres pour le visage, des fonds de teint et des rouges à lèvres ainsi que des vêtements pour dames, nommément des chemisiers, des jeans, des pantalons et des chandails. De plus, si l'on se fie à un sondage effectué en mars 2009, la campagne de publicité a été telle que les marques de commerce MAGIE BLANCHE et MAGICA sont désormais bien connues partout au Canada en liaison avec des produits de parfumerie.

Merlin a poursuivi des négociations en vue de l'octroi de licences avec une entreprise canadienne pour l'emploi de ses marques de commerce. Les négociations portaient également sur les versions anglaises des marques et Merlin a déposé des demandes d'enregistrement pour les marques WHITE MAGIC, BLACK MAGIC et MERLIN'S MAGIC en mai 2009 fondées sur l'emploi projeté.

Merlin vient de découvrir que l'entreprise avec laquelle elle négocie un accord de licence depuis février 2009 a, à son insu, déposé en avril 2009 des demandes d'enregistrement des marques de commerce BLACK MAGIC et WHITE MAGIC fondées sur l'emploi projeté en lien avec « produits de parfumerie, nommément du parfum et de l'eau de Cologne » et «vêtements pour dames, nommément robes, jupes, jeans, pantalons et chandails ».

Nous sommes le 15 octobre 2010 et vous découvrez que ces deux demandes d'enregistrement de marques de commerce ont été annoncées le 18 août 2010. (Total de 36 points).

c) Votre correspondant étranger vous demande de décrire les fardeaux de preuve dans la procédure d'opposition. Sous forme abrégée, donnez les grandes lignes de ces charges ou fardeaux pour les deux parties, puis donner des conseils généraux, toujours de façon abrégée, au sujet des faits qui devront être établis par l'opposante pour chacun des motifs d'opposition que vous avez indiqués. Invoquez les articles pertinents de la Loi. (18 points)

  1. Vous devez obtenir plus de renseignements auprès de Merlin avant d'entreprendre une procédure d'opposition. Quelle est la première mesure à prendre auprès du Bureau des marques de commerce pour protéger les droits de Merlin et avant quelle date? (2 points)
  2. Merlin vous demande de déposer des déclarations d'opposition. Indiquez sous forme abrégée les motifs d'opposition qui pourraient être invoqués et reportez-vous également aux articles pertinents de la Loi. (16 points)
  3. Votre correspondant étranger vous demande de décrire les fardeaux de preuve dans la procédure d'opposition. Sous forme abrégée, donnez les grandes lignes de ces charges ou fardeaux pour les deux parties, puis donner des conseils généraux, toujours de façon abrégée, au sujet des faits qui devront être établis par l'opposante pour chacun des motifs d'opposition que vous avez indiqués. Invoquez les articles pertinents de la Loi. (18 points)
Réponse à la question 12
  1. Demander une prolongation du délai d'ici le 18 octobre 2010 pour le dépôt d'une déclaration d'opposition à l'encontre de chacune des demandes. Une prolongation de trois mois devrait être accordée. (1 point pour le délai, 1 point pour la demande de prolongation)
  2. Les motifs d'opposition suivants pourraient être invoqués :
    • Aux termes de l'alinéa 38(2)a) de la Loi (0,5 point),
      1. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30e) de la Loi. La requérante ne projetait pas d'employer la marque de commerce au Canada, car elle négociait avec la partie opposante en vue de l'octroi d'une licence en liaison avec les marques de commerce en question. (0,5 point pour l'alinéa, 1,5 point pour le motif d'opposition complet.)
      2. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi. La partie requérante ne pouvait pas déclarer être convaincue d'avoir le droit d'employer la marque de commerce, puisqu'elle poursuivait des négociations avec la compagnie opposante en vue de l'octroi d'une licence. Elle était donc bien au courant des droits antérieurs de l'opposante. (0,5 point pour l'alinéa, 1,5 point pour le motif d'opposition complet).
    • Aux termes de l'alinéa 38(2)b) de la Loi (0,5 point),
      1. La marque demandée n'est pas enregistrable étant donné qu'elle crée la confusion avec les marques de commerce déposées de l'opposante MAGIE DE MERLIN, MAGIE et MAGIENOIREqui sont toutes enregistrées en liaison avec les mêmes marchandises ou des marchandises semblables à celles faisant l'objet de la demande. La demande contrevient donc aux dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la Loi. (0,5 point pour l'alinéa, 2 points pour le motif d'opposition complet)
    • Aux termes de l'alinéa 38(2)c) de la Loi (0,5 point),
      1. La requérante n'est pas la personne ayant doit à l'enregistrement parce que la marque dont l'enregistrement est demandé crée de la confusion avec les marques de commerce de l'opposante MAGIE NOIRE et MAGIE qui ont été employées au Canada avant la date de production de la demande, en liaison avec des produits de parfumerie et des vêtements pour dames et avec les marques de commerce de l'opposante MAGIE BLANCHE et MAGICA qui ont été révélées au Canada avant la date de production de la demande, en liaison avec des produits de parfumerie. La demande contrevient donc aux dispositions de l'alinéa 16(3)a) de la Loi. (0,5 point pour l'alinéa, 2 points pour le motif d'opposition complet)
      2. La requérante n'est pas la personne ayant doit à l'enregistrement parce que la marque dont l'enregistrement est demandé crée de la confusion avec les marques de commerce de l' opposante MAGIE BLANCHE et MAGICA, qui ont fait l'objet de demandes antérieures au Canada sous les numéros, en liaison avec des produits de parfumerie, des eaux de Cologne et des crèmes pour le corps ainsi qu'avec des vêtements tels que des chemisiers, des jeans, des pantalons et des chandails. La demande contrevient donc aux dispositions de l'alinéa 16(3)b) de la Loi. (0,5 point pour l'alinéa, 2 points pour le motif d'opposition complet)
    • Aux termes de l'alinéa 38(2)d) de la Loi (0,5 point),
      1. Selon l'article2 de la Loi, la marque dont l'enregistrement est demandé n'est pas distinctive étant donné qu'elle ne distingue pas et n'est pas apte à distinguer les marchandises de la requérante de celles de l'opposante en liaison avec lesquelles l'opposante a employé ou révélé toutes les marques de commerce mentionnées antérieurement dans cette déclaration d'opposition. (0,5 point pour l'alinéa, 2 points pour le motif d'opposition complet)
    1. Il incombe à l'opposante de s'acquitter du fardeau initial de l'établissement des faits sur lesquels elle appuie chacun de ses motifs d'opposition. Dès lors que l'opposante a satisfait à son fardeau de preuve initial, il incombe à la requérante de s'acquitter du principal fardeau d'établir que sa marque de commerce est enregistrable et distinctive, qu'elle est une personne ayant droit à l'enregistrement et qu'elle s'est conformée aux exigences officielles énoncées à l'article 30 de la Loi. (2 points)
    2. Pour les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 38(2)a), l'opposante devra prouver les négociations en vue de l'octroi d'une licence pour établir que la requérante n'avait pas l'intention d'employer la marque comme propriétaire d'une marque de commerce, et ne pouvait pas, honnêtement, faire la déclaration exigée à l'alinéa 30i). (3 points)
    3. Pour les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 38(2)b), l'opposante devra produire la preuve d'enregistrement de ses marques de commerce, de préférence des copies certifiées des enregistrements. L'opposante voudra également établir l'étendue de l'emploi et de la réputation des marques déposées au Canada, la nature des marchandises et les voies de commercialisation empruntées par les marchandises. (3 points)
    4. Pour les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 38(2)c), l' opposante devra établir ce qui suit :
      1. Que les marques de commerce invoquées, en se fondant sur l'emploi antérieur, ont été employées au Canada par le propriétaire des marques de commerce avant la date pertinente, c.-à-d. la date de production de la demande. L'opposante devra également établir que les marques de commerce invoquées étaient employées et n'avaient pas été abandonnées au moment de l'annonce. (3 points)
      2. En lien avec les deux demandes déposées antérieurement pour les marques de commerce MAGICA et MAGIE BLANCHE, l'opposante devrait produire des copies des deux pages de demande et démontrer que les demandes étaient toujours au registre au moment de l'annonce. (2 points).
      3. Que les marques, qui ont antérieurement été révélées, étaient employées dans l'un des pays de l'Union européenne et qu'elles avaient été annoncées dans des revues ou des journaux distribués au Canada. (Voir l'article 5) Il faudrait également produire la preuve du sondage démontrant que les marques sont bien connues au Canada. (3 points).
    5. Pour les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 38(2)d), la question du caractère distinctif risque fort de porter sur la probabilité de confusion entre les marques. (1 point)
    6. Pour tous les motifs liés à la confusion des marques, nommément l'enregistrabilité, le droit à l'enregistrement et le caractère distinctif, toute preuve de confusion réelle, si disponible, devrait être présentée. (1 point)

Question 13

Vous avez déposé une demande pour l'enregistrement de la de marque de commerce de votre client au Canada le 3 août 2010. Votre client voudrait maintenant déposer une demande correspondante aux États-Unis, revendiquant la priorité de la demande canadienne. (Total de 5 points).

  1. Quel est le nom de l'accord international prévoyant la revendication de cette priorité?
  2. Quelle est la date limite fixée pour revendiquer la priorité?
  3. Quel est l'avantage de revendiquer la priorité?
  4. Pouvez-vous encore déposer une demande correspondante aux États-Unis après la date limite fixée pour la demande de priorité (sans revendiquer la priorité)?
Réponse à la question 13
  1. La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ou Convention de Paris). (1 point).
  2. La date limite pour revendiquer la priorité est le 3 février 2011. (La réponse « 6 mois après le dépôt de la demande prioritaire » sera aussi accepté.) (1 point).
  3. La date du dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée est considérée comme la date de dépôt de la demande correspondante (ou quelque chose du genre). (2 points).
  4. Oui. (1 point).

Question 14

Vous avez été chargé d'effectuer une recherche sur la possibilité d'employer et d'enregistrer une marque de commerce qui a déjà été adoptée par des clients de longue date de votre firme. Votre client vous a fourni de nombreux renseignements sur les plans de commercialisation. Au cours de votre recherche, vous découvrez une marque déposée qui pourrait, selon vous, créer la confusion. Lorsque vous obtenez une copie de la page d'enregistrement, vous constatez que votre firme est l'agent inscrit au dossier pour cette marque. (Total de 6 points)

  1. Pouvez-vous formuler un avis?
  2. Pouvez-vous fournir des renseignements au propriétaire de la marque de commerce déposée à propos de l'adoption de ce qui constitue, à vos yeux, une marque de commerce créant de la confusion, s'il sollicite vos conseils?
Réponse à la question 14
  1. 3 points

    Non (1 point). Le candidat ou la candidate doit indiquer au client qu'il ou elle est en conflit d'intérêt et ne peut pas formuler un avis (1,5 point pour le principe). Si le client le souhaite, vous pouvez lui donner le nom d'un agent d'une autre firme qui formulera l'avis (0,5 point).

  2. 3 points

    Non (1 point). Les renseignements portant sur l'adoption de la marque de commerce créant la confusion ont été fournis dans des circonstances qui entraînent une obligation de confidentialité. Si l'agent est un avocat, des questions de communication privilégiée, entre avocat et client, sont également soulevées. Aucun renseignement ni conseil ne peut être fournis (1,5 point pour le principe). Ici encore, vous pouvez donner le nom d'un agent ou d'un avocat d'une autre firme pour obtenir des conseils (0,5 point).

Question 15

Jumelez les affaires suivantes avec les principes de droit sur lesquels elle repose. (Total de 10 points)

Affaires

  1. Remington Rand Corp. c. Philip Electronics N.V. (1995), 64 C.P.R. (3d) 467 (CAF)
  2. Mattel Inc. c. 3894207 Canada, Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (CSC)
  3. Roadrunner Trailer Manufacturing Limited c. Roadrunner Trailer Co. (1984), 1 C.P.R. (3d) 443 (C.F. 1re inst.)
  4. Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corp. (2003), 38 C.P.R. (4th) 6 (C.F. 1re inst.)
  5. Ordre des architectes de l'Ontario c. Association of Architectural Technologist of Ontario (2002), 19 C.P.R. (4th) 417 (CAF)
  6. Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc. (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (CAF)
  7. Novopharm Limited c. AstraZeneca AB (2002), 21 C.P.R. (4th) 289 (CAF)
  8. GWG Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1981), 55 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1re inst.)
  9. Clairol International Corp. c. Thomas Supply Equipment Co. (1968), Fox Pt. Cases 176 (C.F. 1re inst.)
  10. Promafil Canada Limitée c. Munsingwear Inc. (1992), 44 C.P.R. (3e), 59 (CAF)

Principe de droit

  1. Des variations prudentes peuvent être apportées à une marque de commerce au fil des ans en autant que les mêmes traits dominants sont préservés.
  2. La présence d'une marque sur un tableau qui n'est pas apposée aux marchandises et qui compare simplement les marchandises de divers concurrents ne constitue pas un emploi de la marque en liaison avec ces marchandises.
  3. Une marque de commerce peut figurer dans une dénomination sociale à la condition qu'elle soit employée et qu'il soit possible de la distinguer visuellement du reste des termes constituant la dénomination sociale.
  4. Lorsqu'un signe distinctif est entièrement ou principalement fonctionnel, il ne peut pas être enregistré et le public n'est pas tenu de ne pas l'employer dans son intégralité.
  5. Dans le cadre des procédures prévues à l'article 45, la déclaration solennelle ou l'affidavit produit au soutien de l'enregistrement doit non seulement faire état de l'emploi de la marque de commerce, mais également montrer qu'elle a été utilisée selon la définition de la marque de commerce à l'article 2 et de l'emploi à l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce.
  6. La date pertinente pour évaluer un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) est la date du dépôt de la demande de marque de commerce.
  7. Pour qu'une marque de commerce soit clairement descriptive, elle doit être plus que seulement suggestive de la nature ou la qualité des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est employée. Le caractère descriptif de la marque doit porter sur la composition matérielle ou la qualité intrinsèque des biens ou des services et le test est celui de l'impression immédiate.
  8. Pour déterminer si une requérante constitue une autorité publique au sens de l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce, il importe de démontrer qu'un contrôle significatif est exercé par le gouvernement compétent sur les activités de l'organisme et que les activités de l'organisme doivent servir l'intérêt public.
  9. Une marque renommée peut surmonter les différences entre les marchandises et les services dans une analyse de la probabilité de confusion. Toutefois, la renommée n'est pas un atout propre à éliminer tous les autres facteurs au cours d'une analyse visant à déterminer si les deux marques créent la confusion.
  10. Au moment d'évaluer le caractère suffisant de la déclaration d'opposition après le dépôt de la preuve, il convient de tenir compte tant de la preuve que du libellé de la déclaration d'opposition afin de déterminer si la requérante sait ce à quoi elle doit répondre.
Réponses à la question 15
  • 1d;
  • 2i;
  • 3c;
  • 4f;
  • 5h;
  • 6e;
  • 7j;
  • 8g;
  • 9b;
  • 10a.

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