Archivé — Examen de 2011 – Agent/Agente de marques de commerce - Partie B

| Examen des agents de marque de commerce | Suivante


Questions et réponses — (150 points)

Question 1 (Total de 38 points)

Votre cabinet représente Blue Lake Ltd., une société canadienne. Votre cliente fait affaires sous le nom commercial Blue Lake depuis sa constitution en société le 15 juin 2004 en tant que fabricant d'équipement de pêche. En février 2011, Blue Lake a étendu ses activités aux vêtements de dessus pour pêcheurs en octroyant une licence à ABC Clothing Inc.

Blue Lake emploie la marque de commerce BLUE LAKE au Canada depuis août 2004 en liaison avec de l'équipement de pêche. ABC Clothing Inc. emploie la marque de commerce au Canada en vertu de la licence en liaison avec des vêtements de dessus depuis mars 2011.

BLUE LAKE est propriétaire des enregistrement et demande suivants au Canada :

  • enregistrement no LMC123,456 pour la marque de commerce BLUE LAKE en liaison avec de l'« équipement de pêche, nommément hameçons, lignes, plombs, flotteurs, cannes, moulinets, appâts, leurres, lances, filets, gaffes, pièges, cuissardes et coffres à pêche ». La demande, qui a abouti à l'enregistrement no LMC123,456 en septembre 2005, a été produite le 19 septembre 2004 sur la base de l'emploi de la marque au Canada depuis au moins aussi tôt qu'août 2004;
  • demande no 1,222,222 pour la marque de commerce BLUE LAKE produite le 10 janvier 2011 sur la base d'un emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec des « vêtements de dessus, nommément bavettes, combinaisons, vestes, gilets, tenues de pluie et bottes ».

Nous sommes le 28 octobre 2011. Vous avez reçu de votre cliente des instructions d'opposer la demande d'enregistrement de la marque de commerce OCEAN BLUE qui a été annoncée dans le Journal des marques de commerce du 7 septembre 2011. La demande a été produite le 21 janvier 2011 par Ocean Blue Inc. L'enregistrement de la marque de commerce a été demandé de la façon suivante :

  • sur la base de son emploi au Canada par la Requérante depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec de l'« équipement de pêche »;
  • sur la base de son emploi projeté au Canada par la Requérante elle-même et/ou par l'entremise d'un licencié en liaison avec des « vêtements de pêche ».

Selon une enquête sommaire effectuée par votre cliente, Ocean Blue Inc. a été constituée en société le 5 mai 2010.

1 a) — Quelle est la date limite pour produire la déclaration d'opposition? (2 points)

Réponse

7 novembre 2011 ou 2 mois à compter de la date de l'annonce. (2 points)

1 b) — Comme vous souhaitez obtenir une copie de l'historique du dossier de la demande, vous avez l'intention de demander une première prolongation du délai pour produire la déclaration d'opposition. Avez-vous besoin du consentement de la Requérante pour obtenir ladite prolongation de délai? Quelle est la durée maximale de la prolongation de délai qui peut être demandée à cette fin? (2 points)

Réponse

Pas besoin du consentement (1 point). Trois mois. (ou une prolongation du délai jusqu'au 7 février 2012) (1 point)

1 c) — Rédigez chacun des motifs d'opposition qui pourraient être valablement invoqués à l'encontre de la demande compte tenu des renseignements fournis. Vous devez indiquer, pour chacun des motifs d'opposition, le(les) alinéa(s) pertinent(s) de la Loi sur les marques de commerce. (25 points)

Réponse

Compte tenu des renseignements fournis, les motifs d'opposition énumérés ci-dessous doivent être allégués et l'allégation doit être correctement plaidée. Aucun point ne doit être accordé pour la mention d'autres motifs d'opposition (comme la non-conformité à l'al. 30i) de la Loi ou l'al. 12(1)b)). De plus, l'alinéa complet de la Loi doit être indiqué pour obtenir le point en entier (par exemple, aucun point pour l'art. 16 au lieu de l'al. 16(1)a) ou ½ point pour le par. 16(1) au lieu de l'al. 16(1)a).

  • Selon l'al. 38(2)a) de la Loi (1 point), la demande ne satisfait pas aux exigences de l'al. 30a) de la Loi (1 point) en ce que les marchandises « équipement de pêche » ne sont pas énoncées spécifiquement dans les termes ordinaires du commerce. (2 points, 1 point seulement si « spécifiquement » est omis)

  • Selon l'al. 38(2)b) de la Loi (1 point) et l'al. 12(1)d) de la Loi (1 point), la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce BLUE LAKE de l'Opposante enregistrée sous le no LMC123,456 en liaison avec de l'« équipement de pêche, nommément hameçons, lignes, plombs, flotteurs, cannes, moulinets, appâts, leurres, lances, filets, gaffes, pièges, cuissardes et coffres à pêche ». (2 points – Pas nécessaire d'indiquer l'état déclaratif des marchandises pour obtenir le point en entier, mais nécessaire d'indiquer le no d'enregistrement)

  • Selon l'al. 38(2)c) (1 point) :

    • la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'al. 16(1)a) (1 point) puisque, à la date de premier emploi revendiquée dans la demande, la Marque employée en liaison avec de l'équipement de pêche créait de la confusion avec la marque de commerce BLUE LAKE antérieurement employée au Canada par l'Opposante en liaison avec de l'équipement de pêche. (2 points – Accorder 1 point seulement si les marchandises de l'Opposante ne sont pas identifiées dans l'allégué soit par l'identification des marchandises ou par référence aux marchandises enregistrées – On doit pouvoir conclure que le candidat sait que l'Opposante ne peut bénéficier d'un emploi antérieur en liaison avec les vêtements de pêche);

    • la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'al. 16(3)a) (1 point) puisque, à la date de production de la demande, la Marque dont l'emploi était projeté en liaison avec des vêtements de pêche créait de la confusion avec la marque de commerce BLUE LAKE antérieurement employée au Canada par l'Opposante en liaison avec de l'équipement de pêche. (2 points – Accorder 1 point seulement si les marchandises de l'Opposante ne sont pas identifiées dans l'allégué par la mention de la catégorie générale ou de l'état déclaratif des marchandises figurant dans l'enregistrement de l'Opposante - On doit pouvoir conclure que le candidat sait que l'Opposante ne peut bénéficier d'un emploi antérieur en liaison avec les vêtements de pêche);

    • la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'al. 16(3)b) (1 point) puisque, à la date de production de la demande, la Marque dont l'emploi était projeté en liaison avec des vêtements de pêche créait de la confusion avec la marque de commerce BLUE LAKE de la demande no 1,222,222 produite par l'Opposante le 10 janvier 2011 en liaison avec des « vêtements de dessus, nommément bavettes, combinaisons, vestes, gilets, tenues de pluie et bottes ». (2 points – Pas nécessaire d'indiquer l'état déclaratif des marchandises pour obtenir le point en entier, mais nécessaire d'indiquer le no de la demande);

    • la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'al. 16(1)c) (1 point) et de l'al. 16(3)c) (1 point) puisque, à toutes les dates pertinentes, la Marque créait de la confusion avec le nom commercial Blue Lake de l'Opposante antérieurement employé au Canada (2 points).

  • Selon l'al. 38(2)d) de la Loi (1 point), la Marque n'est pas distinctive en ce qu'elle ne distingue pas véritablement les marchandises de la Requérante de celles de l'Opposante, ni n'est adaptée à les distinguer ainsi, compte tenu de l'emploi de la marque de commerce et du nom commercial de l'Opposante dont il est fait état dans la déclaration d'opposition (2 points).

1 d) — Comme preuve d'emploi de sa marque de commerce BLUE LAKE en liaison avec de l'équipement de pêche, votre cliente vous a fourni un échantillon de l'emballage actuel et des copies de factures faisant état de ventes d'équipement de pêche à des magasins de détail d'articles de sport au Canada. La marque de commerce BLUE LAKE figure sur l'emballage. Toutes les factures, dont la plus ancienne date du 15 août 2004, montrent la marque de commerce à côté de la description de chacun des articles qui y sont énumérés (par exemple : Lance – Blue Lake). Quels autres renseignements devriez-vous obtenir de votre cliente au sujet de l'emballage et des factures? (6 points)

Réponse — (2 points pour chacune des réponses suivantes)
  • Quand l'emballage actuel a-t-il été utilisé pour la première fois?
  • L'emballage actuel est-il représentatif de la façon dont la marque de commerce est employée depuis août 2004?
  • Les factures accompagnaient-elles les marchandises vendues aux magasins?

1 e) — Tenez pour acquis que la requérante a choisi de ne pas produire d'éléments de preuve à l'appui de sa demande. Dans son plaidoyer écrit, la requérante a fait valoir que l'état du registre étaye sa position voulant qu'il n'existe aucune probabilité de confusion entre les marques de commerce. Avec son plaidoyer écrit, la requérante a produit les copies de 5 enregistrements, qui appartiennent tous à des entités distinctes, pour des marques de commerce comportant le mot « blue » en liaison avec de l'équipement de pêche. Vous prenez part à l'audience demandée par la requérante. Quel argument devriez-vous invoquer quant à la force probante des enregistrements produits avec le plaidoyer écrit? (3 points)

Réponse

Les enregistrements doivent être écartés comme preuve de l'état du registre parce qu'ils n'ont pas été produits dans le cadre d'un affidavit ou d'une déclaration statutaire. (3 points – Aucun point si le candidat ne dit pas pourquoi ils devraient être écartés. Aucun point pour une analyse de la preuve de l'état du registre puisqu'elle n'est pas pertinente dans le contexte de la question)

Question 2 (Total de 11 points)

2 a) — Selon l'Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce (l'Énoncé de pratique), le requérant peut présenter une requête pour une décision interlocutoire concernant le caractère suffisant des actes de procédure avant de produire et de signifier sa contre-déclaration. Donnez une raison importante, hormis la ligne directrice contenue dans l'Énoncé de pratique, pour laquelle vous ne devriez pas demander une décision interlocutoire au moment où vous produisez la contre-déclaration. (3 points)

Réponse

Dès que la contre-déclaration est produite, l'opposant peut produire des éléments de preuve. Si l'opposant produit une preuve, même partielle, avant que la Commission ne rende sa décision, celle-ci refusera la demande de décision interlocutoire. Une fois que des éléments de preuve ont été produits, les questions relatives à la radiation de tout ou partie des actes de procédure de l'opposant ne seront examinées qu'à l'étape de la décision. (3 points seulement si le candidat a compris le principe)

2 b) —Quelle est la date pertinente pour apprécier un motif d'opposition fondé sur la non‑conformité à l'al. 30e) de la Loi? (2 points)

Réponse

Le 25 novembre 2010. (ou la date de production de la demande) (2 points)

2 c) — On vous a signifié une copie de la preuve de l'Opposante, qui comprend un affidavit souscrit par le président de l'Opposante. L'auteur de l'affidavit affirme bien connaître les dispositions de la Loi sur les marques de commerce, y compris le par. 6(5). Il émet ensuite l'avis que l'emploi de la marque de commerce de la Requérante créerait de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante. Le registraire accordera-t-il beaucoup de poids à l'avis de l'auteur de l'affidavit? Pourquoi? (3 points)

Réponse

Non (1 point). Il s'agit d'une question que le registraire tranchera en fonction des faits particuliers de l'affaire. (2 points seulement si le candidat a compris le principe)

2 d) — Nous sommes à l'étape de la présentation de la preuve. Votre délai pour produire et signifier la preuve de la Requérante expire demain. Supposez que le seul élément de preuve à être produit est un affidavit du président de la Requérante. Vous n'avez pas d'ébauche de cet affidavit puisque vous attendez toujours des renseignements de la part de votre cliente. Comme vous avez déjà obtenu une prolongation de délai correspondant à la durée maximale de trois mois prévu par l'Énoncé de pratique, vous avez avisé votre cliente qu'il était peu probable que la prolongation de délai soit accordée. Votre cliente vous donne néanmoins instructions de demander la prolongation de délai. Puisque vous vous attendez à ce que la demande soit refusée, quelle mesure pouvez-vous prendre au moment de demander la prolongation de délai pour éviter les conséquences du par. 38(7.1) de la Loi? (3 points)

Réponse

Demander subsidiairement que la lettre soit considérée comme la déclaration de la Requérante énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve prévue par l'art. 42 du Règlement. (3 points) (aucun point si la réponse parle de la demande d'autorisation prévue par l'art. 44 du Règlement comme seule autre solution puisqu'elle ne permet pas d'éviter les conséquences du par. 38(7.1))

Question 3 (4 points)

Énumérez les quatre circonstances qui sont prises en compte par le registraire lorsqu'il s'agit de décider s'il est dans l'intérêt de la justice d'accorder une autorisation en vertu du paragraphe 44(1) du Règlement sur les marques de commerce.

Réponse

Le candidat doit comprendre que le par. 44(1) se rapporte à l'autorisation de produire une preuve supplémentaire.

  1. L'étape où en est rendue la procédure d'opposition (1 point);
  2. La raison pour laquelle la preuve n'a pas été produite plus tôt (1 point – Aucun point s'il est question de « modification »);
  3. L'importance de la preuve (1 point - Aucun point s'il est question de « modification »);
  4. Le tort qui sera causé à l'autre partie (1 point – Aucun point si indique « la partie » ou ½ point si indique « les parties »).

Question 4 (4 points)

Indiquez deux des quatre circonstances qui sont considérées dans l'Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce comme des circonstances exceptionnelles pouvant justifier l'octroi d'une prolongation de délai additionnelle afin de se conformer à l'ordonnance de contre-interrogatoire.

Réponse — (2 points par circonstance)

Deux des circonstances suivantes doivent être indiquées. Aucun point pour d'autres circonstances.

  1. En attente de la transcription d'un contre-interrogatoire récent.
  2. En attente de réponses relativement aux engagements pris dans le cadre d'un contre‑interrogatoire récent.
  3. La nécessité de procéder à plusieurs contre-interrogatoires.
  4. Les dispositions de l'ordonnance visent un affidavit ou une déclaration statutaire récemment substitués.

Question 5 (3 points)

En supposant que des discussions en vue d'un règlement sont en cours, indiquez les trois conditions qui doivent être remplies par un opposant pour obtenir une prolongation de délai d'au plus neuf mois, correspondant à un délai de conciliation, pour produire la preuve visée par l'art. 41 du Règlement.

Réponse — (1 point par circonstance)
  1. Le paiement des droits prescrits de 125 $.
  2. Le consentement du requérant.
  3. L'opposant ne doit pas s'être déjà vu accorder une prolongation de délai correspondant à un délai de conciliation.

Question 6 (Total de 35 points)

Vous représentez Museum Products Inc., la propriétaire de la marque de commerce MUSEUM enregistrée au Canada le 1er janvier 2000 sous le no LMC555,555. L'enregistrement de la marque de commerce vise les marchandises et services suivants :

Marchandises :

  1. cadres;
  2. vases;
  3. instruments de musique;
  4. stylos, crayons et gommes à effacer;
  5. lunettes;
  6. montres pour hommes, femmes et enfants;
  7. logiciels de gestion de bases de données sur les œuvres d'art;
  8. magazines d'art;
  9. lampes de table;
  10. casques d'écoute stéréo.

Services :

  1. location d'œuvres d'art;
  2. réparation de montres.

Un avis prévu à l'article 45 a été donné le 30 septembre 2011.

L'affidavit que vous avez produit au nom de votre cliente est reproduit ci-dessous. Veuillez donner à votre cliente un avis quant à la question de savoir si chacune des marchandises et chacun des services seront maintenus dans l'enregistrement ou seront radiés de celui-ci, et expliquez pourquoi. Veuillez fonder votre avis uniquement sur la preuve produite et les principes de droit pertinents. Il n'est pas nécessaire de citer des cas précis. Aucun point ne sera accordé pour avoir cité de la jurisprudence sans avoir donné le principe pertinent. Ne supposez aucun fait qui n'est pas énoncé dans la preuve.

AFFIDAVIT DE JANE SMITH

Je, Jane Smith, de la ville d'Ottawa (Ontario), DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT :

  1. Je suis la présidente de Museum Products Inc. (ci-après appelée « MPI » ou « ma société »).

  2. De janvier 2000 à juin 2007, ma société a vendu des cadres aux dos desquels figurait la marque de commerce MUSEUM à des magasins de détail aux fins de revente au public. En juin 2007, un incendie s'est produit à l'usine de fabrication de cadres de ma société, et nous avons alors dû cesser la production des cadres. Depuis ce temps, nous n'avons pas réussi à trouver une source acceptable pour les cadres. Bien que nous n'ayons actuellement en vue aucune autre usine de fabrication ni aucune autre source pour les cadres, nous espérons trouver un fabriquant en Chine au cours des deux prochaines années de manière à pouvoir commencer à réexpédier des cadres au Canada en 2013 ou 2014.

  3. Ma société vend des vases à des fleuristes au détail depuis janvier 2000. La marque de commerce MUSEUM ne figure nulle part sur les vases pour des raisons esthétiques. Toutefois, les vases sont expédiés aux fleuristes dans des caisses arborant la marque de commerce MUSEUM ainsi que le nom de ma société. Les fleuristes peuvent ensuite déballer les vases et les remplir de fleurs destinées à la vente au public. Me sont présentées et sont identifiées comme étant la pièce 1 du présent affidavit, une photo d'un spécimen de caisse ainsi qu'une facture représentative d'une vente faite à un fleuriste au Canada, datée du 31 décembre 2010 (la pièce ne fait pas partie du présent examen, mais tenez pour acquis qu'elle montre clairement une caisse sur le devant de laquelle la marque MUSEUM figure en grosses lettres, de même qu'une facture adressée à un fleuriste au Canada).

  4. MPI vend seulement un type d'instrument de musique, soit un piano à queue en nombre limité qui n'est disponible que sur commande spéciale. Nous les avons régulièrement annoncés sur notre site Web, mais depuis la date d'enregistrement, nous en avons seulement vendu deux, dont un en mai 2008. Le même jour où nous avons reçu l'avis prévu à l'article 45 du Bureau des marques de commerce, nous avons livré notre deuxième piano à un client à Ottawa. La marque de commerce MUSEUM est bien en vue sur le piano. Me sont présentées et sont identifiées comme étant la pièce 2, une photo du piano qui venait juste d'être livré qui montre la marque de commerce MUSEUM apposée sur celui-ci ainsi qu'une copie du bon de commande du client (la pièce ne fait pas partie du présent examen, mais tenez pour acquis qu'elle montre clairement une photo du piano sur lequel la marque de commerce MUSEUM est bien en vue, de même qu'un bon de commande confirmant que le client a une adresse canadienne).

  5. MPI vend actuellement des stylos et des recharges pour stylos, sur lesquels stylos figure la marque de commerce MUSEUM, et l'a fait tout au long de la période pertinente du 30 septembre 2008 au 30 septembre 2011. Nous avons commencé par vendre un produit combinant un crayon et une gomme à effacer sur lequel figurait la marque de commerce MUSEUM, mais la demande a chuté pour ce produit et nous n'en avons vendu aucun depuis 2006. Me sont présentées et sont identifiées comme étant la pièce 3 du présent affidavit, une photo d'un spécimen de stylo montrant la marque de commerce MUSEUM apposée sur celui-ci ainsi que des factures faisant état de ventes du stylo à un client au Canada, datées du 31 décembre 2010 (la pièce ne fait pas partie du présent examen, mais tenez pour acquis qu'elle montre clairement une photo du stylo sur lequel la marque de commerce MUSEUM figure clairement, de même qu'une facture).

  6. MPI a vendu 200 paires de lunettes MUSEUM par année au cours de la période pertinente allant du 30 septembre 2008 au 30 septembre 2011. Malheureusement, nous ne disposons d'aucun spécimen nous permettant de fournir une photo des lunettes parce que nous sommes présentement en rupture de stock.

  7. De septembre 2005 à aujourd'hui, ma société a réalisé environ 100 000 $ de ventes de montres-bracelets pour hommes, femmes et enfants au Canada en liaison avec la marque de commerce MUSEUM. M'est présentée et est identifiée comme étant la pièce 4 du présent affidavit, une photo d'une montre pour homme sur laquelle figure la marque de commerce MUSEUM (la pièce ne fait pas partie du présent examen, mais tenez pour acquis qu'elle montre clairement une photo de la montre sur laquelle la marque de commerce MUSEUM figure clairement).

  8. Ma société exploite une division, Museum Artwork, qui loue des œuvres d'art à des particuliers et à des cabinets professionnels, comme des cabinets d'avocats et des cabinets de comptables. Ma société a développé un programme d'ordinateur pour gérer notre base de données sur les œuvres d'art. Le logiciel est utilisé à l'interne par ma société et la division Museum Artwork pour gérer les activités de location. La marque de commerce MUSEUM apparaît clairement sur l'écran d'ordinateur de l'usager dès que le programme est lancé. M'est présenté et est identifié comme étant la pièce 5 du présent affidavit, un instantané d'écran du programme montrant la marque de commerce MUSEUM. L'instantané d'écran est daté du 31 décembre 2010, soit au cours de la période pertinente (la pièce ne fait pas partie du présent examen, mais tenez pour acquis qu'elle montre clairement un instantané d'écran du programme daté du 31 décembre 2010 sur lequel la marque de commerce MUSEUM figure clairement).

  9. Ma société publie un magazine intitulé « Art World » qui contient une rubrique régulière intitulée « Museum » qui traite des dernières expositions présentées dans les grands musées partout au Canada. M'est présentée et est identifiée comme étant la pièce 6 du présent affidavit, une copie d'un article du magazine daté du 31 décembre 2010, distribué à Ottawa et fournissant des renseignements sur les musées d'Ottawa (la pièce ne fait pas partie du présent examen, mais tenez pour acquis qu'elle montre une copie d'un article daté du 31 décembre 2010 intitulé « Museum »).

  10. Tout au long de la période du 30 septembre 2008 au 30 septembre 2011, les lampes de table de ma société, lesquelles figurait, à la base, la marque de commerce MUSEUM, ont été fabriquées dans des installations situées en Chine. Les lampes ont été expédiées directement par le fabricant aux distributeurs au Canada aux fins de revente à des magasins de détail au Canada. Me sont présentées et sont identifiées comme étant la pièce 7 du présent affidavit, une photo d'un spécimen de lampe montrant la marque de commerce MUSEUM apposée sur la base de celle-ci ainsi qu'une facture datée du 31 décembre 2010 adressée par un des distributeurs de ma société à un magasin de détail au Canada (la pièce ne fait pas partie du présent examen, mais tenez pour acquis qu'elle montre une facture datée du 31 décembre 2010 et une photo d'une lampe de table sur laquelle la marque de commerce MUSEUM figure clairement).

  11. MPI a octroyé au fabricant de casques d'écoute bien connu Crystal Clear Inc. une licence l'autorisant à employer la marque de commerce MUSEUM, parce que Crystal Clear Inc. fait les meilleurs casques d'écoute de l'industrie. La marque de commerce figure clairement sur tous les casques d'écoute, et il y a une inscription indiquant que la marque de commerce est la propriété de Museum Products Inc. et est employée sous licence. Crystal Clear Inc. affirme avoir vendu pour une valeur approximative de 50 000 $ de casques d'écoute stéréo Museum entre septembre 2008 à septembre 2011 exclusivement à des clients au Canada. Me sont présentés et sont identifiés comme étant la pièce 8 du présent affidavit, une photo des casques d'écoute montrant clairement la marque de commerce MUSEUM figurant sur ceux‑ci ainsi que plusieurs échantillons de factures adressées par Crystal Clear Inc. à des clients au Canada entre septembre 2008 et septembre 2011 (la pièce ne fait pas partie du présent examen, mais tenez pour acquis qu'elle montre des factures et une photo des casques d'écoute montrant la marque de commerce MUSEUM figurant clairement sur ceux‑ci).

  12. L'entreprise de location d'œuvres d'art de ma société est dirigée par une division distincte, à savoir Museum Artwork. Il s'agit d'une division distincte qui fait néanmoins partie intégrante de MPI. Ma société loue des œuvres d'art à des particuliers et à des cabinets professionnels comme des cabinets d'avocats et des cabinets de comptables. Pour les particuliers, la location est effectuée sous le nom de « MUSEUM at home », et pour les cabinets professionnels, sous le nom de « MUSEUM at the office ». Entre le 30 septembre 2008 et le 30 septembre 2011, nous avions environ 500 clients personnels et environ 1 000 clients professionnels partout au Canada. Me sont présentés et sont identifiés comme étant la pièce 9 du présent affidavit, des échantillons de bons de commande et de contrats de location datés entre le 30 septembre 2008 et le 30 septembre 2011 pour différents clients au Canada (la pièce ne fait pas partie du présent examen, mais tenez pour acquis qu'elle montre des factures et des contrats de location sur lesquels « MUSEUM at home » et « MUSEUM at the office » figurent clairement).

  13. Dans le cadre de la vente par ma société de ses montres Museum, nous offrons un programme gratuit de réparation à vie à tous nos clients. Selon ce programme, le client peut nous expédier la montre, à nos bureaux situés au Canada, et nous la réparons et la retournons au client. Le client peut également l'apporter chez un de nos marchands autorisés au Canada avec la facture établissant qu'il s'agit bien d'une vraie montre Museum, et le détaillant la répare à nos frais. Ce programme de réparation de montres est expliqué dans le matériel publicitaire de nos montres Museum distribué dans les points de vente. Entre le 30 septembre 2008 et le 30 septembre 2011, j'estime que nous avons réparé environ 1000 montres Museum pour des clients au Canada. M'est présenté et est identifié comme étant la pièce 10 du présent affidavit, un échantillon du matériel publicitaire distribué dans les points de vente daté du 31 décembre 2010 et expliquant ce programme (la pièce ne fait pas partie du présent examen, mais tenez pour acquis qu'elle montre clairement du matériel publicitaire distribué dans les points de vente arborant la marque de commerce MUSEUM et expliquant le programme de réparation de montres).

Réponse
  1. Les cadres seront probablement radiés de l'enregistrement (1 point). Aucun emploi durant la période pertinente. L'incendie à l'usine de fabrication était indépendant de la volonté du propriétaire, mais l'affidavit ne démontre pas une intention sérieuse de reprendre l'emploi à bref délai (2 points).

  2. Les vases seront maintenus dans l'enregistrement (1 point). L'emploi à n'importe quelle étape de la chaîne commerciale constitue un emploi (2 points).

  3. Les instruments de musique seront maintenus dans l'enregistrement (1 point). L'emploi le jour de l'Avis sera suffisant. La preuve d'une seule vente effectuée dans la pratique normale du commerce peut suffire, dans la mesure où il s'agit d'une véritable transaction commerciale et qu'elle n'est pas perçue comme ayant été fabriquée ou conçue délibérément pour protéger l'enregistrement de la marque de commerce (2 points).

  4. L'enregistrement sera maintenu pour les stylos mais radié pour les crayons et gommes à effacer (1 point). L'inscrivant doit démontrer un emploi en liaison avec toutes les marchandises du groupe ou déclarer que la marchandise employée est représentative du groupe (2 points).

  5. Les lunettes seront radiées de l'enregistrement (1 point). L'affidavit doit établir l'emploi de la marque de commerce et ne doit pas seulement renfermer une simple affirmation ou déclaration d'emploi (2 points).

  6. Les montres seront radiées de l'enregistrement (1 point). La preuve doit clairement établir l'emploi au cours de la période pertinente. Elle est ambiguë en ce qu'elle ne fait pas expressément état d'un emploi au cours de la période pertinente. Les ambiguïtés quant à savoir si la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente ou en dehors de celle-ci doivent être résolues au détriment de l'inscrivant (2 points).

  7. Les logiciels seront radiés de l'enregistrement (1 point). Il doit y avoir emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises pour un tiers. Un emploi à l'interne seulement ne constitue pas un emploi de marque de commerce (2 points).

  8. Les magazines d'art seront maintenus dans l'enregistrement (1 point). L'emploi d'une marque de commerce en liaison avec un article d'un magazine constitue un emploi de la marque de commerce en liaison avec le magazine (2 points).

  9. Les lampes de table seront maintenues dans l'enregistrement (1 point). La vente par un distributeur équivaut à une vente par le propriétaire et ne nécessite aucune licence (2 points).

  10. Les casques d'écoute seront maintenus dans l'enregistrement (1 point). La marque de commerce a clairement été employée par un licencié. Même si l'affidavit ne fournit pas une copie de la licence, le par. 50(2) de la Loi sur les marques de commerce précise que l'avis public signifie, sauf preuve contraire, que l'emploi fait l'objet d'une licence et que le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises ou services est celui du propriétaire (2 points).

  11. (Aucun point pour radié ou maintenu.) Il faut apprécier les différences entre les marques de commerce. Il s'agit de savoir si la marque de commerce employée se rapproche suffisamment de la marque de commerce enregistrée pour maintenir l'enregistrement, en comparant les deux marques et en déterminant si les distinctions sont à ce point minimes qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine (2 points).

  12. Les services de réparation de montres seront maintenus dans l'enregistrement (1 point). L'exécution de services d'une manière accessoire à la vente ou à l'emploi de marchandises suffit à justifie l'enregistrement des services en eux-mêmes (2 points).

Question 7 (2 points)

Vous représentez la partie requérante dans une procédure en vertu de l'article 45. Après une décision du registraire ayant maintenu l'enregistrement, vous interjetez appel devant la Cour fédérale, et vous disposez d'une preuve établissant que le propriétaire de la marque de commerce a frauduleusement fourni une preuve d'emploi de la marque de commerce au Bureau des marques de commerce en falsifiant les dates de certains de ses documents. Pouvez-vous déposer la preuve de cette fraude auprès de la Cour fédérale? Pourquoi ou pourquoi pas?

Réponse

Non. La partie requérante ne peut produire de preuve, même en cas de fraude. (2 point)

Question 8 (2 points)

John Jones et Jane Smith exploitent ensemble une entreprise, prennent ensemble toutes les décisions et partagent tous les profits. Leur entreprise n'est pas constituée en société. Ils veulent produire aujourd'hui une demande d'enregistrement de la marque de commerce principale de leur entreprise. Quel devrait être le nom du requérant? (2 points)

Réponse

John Jones et Jane Smith, en tant que société de personnes ou coentreprise. (2 point)

Question 9 (Total de 4 points)

Votre client dont le siège est aux États-Unis a produit aux États-Unis une demande d'enregistrement pour la marque de commerce GOSH en liaison avec des stylos il y a huit mois. La demande a été considérée comme abandonnée pour défaut de répondre à un rapport d'examen. Votre client a produit aux États-Unis une nouvelle demande d'enregistrement pour la marque de commerce GOSH en liaison avec des stylos il y a un mois. Votre client vend des stylos GOSH aux États-Unis. Vous produisez une demande correspondante au Canada aujourd'hui.

  1. Pouvez-vous revendiquer une priorité sur la base de la nouvelle demande produite aux États-Unis? Pourquoi ou pourquoi pas? (2 points)

  2. Pouvez-vous inclure une base d'enregistrement fondée sur le par. 16(2) dans la demande canadienne en invoquant l'emploi et l'enregistrement éventuel de la marque aux États-Unis? Pourquoi ou pourquoi pas? (2 points)

Réponse

a) : Non. Ne peut revendiquer une priorité que sur la base de la demande produite en premier lieu (2 points pour l'explication. Aucun point pour « non » seulement.)

b) : Oui. Pas nécessaire que ce soit la demande étrangère produite en premier lieu (2 points pour l'explication. Aucun point pour « oui » seulement.)

Question 10 (2 points)

John est un agent de marques de commerce non-avocat travaillant à son compte. Le client de John vient de recevoir une lettre de mise en demeure alléguant une contrefaçon de marque de commerce. Le client de John lui demande une opinion quant aux chances de succès. Donnez deux raisons importantes pour lesquelles John ne devrait pas donner d'opinion.

Réponse —(1 point pour chacune des raisons suivantes ou toute autre bonne raison)
  1. John n'a pas le titre d'avocat.

  2. Parce que John n'est pas un avocat, l'opinion ne serait pas protégée par le privilège du secret professionnel de l'avocat.

  3. L'assurance de John ne l'assure probablement pas s'il donne une opinion qu'il n'a pas qualité pour donner.

Question 11 (4 points)

Votre cliente est une multinationale ayant son siège aux É.-U. qui a des usines dans plusieurs pays. Elle a produit sa première demande d'enregistrement pour la marque WIDGET en liaison avec des crayons la semaine dernière en Espagne. Aucune autre demande n'a été produite ailleurs. Votre cliente vend actuellement des crayons WIDGET en Afrique du Sud seulement. Votre cliente vous demande maintenant de produire une demande d'enregistrement de marque de commerce canadienne correspondante.

  1. Pouvez-vous revendiquer une priorité sur la base de la demande produite en Espagne? (en choisir une)
    1. oui
    2. non
    3. Vous avez besoin de plus de renseignements. Quels sont-ils?
  2. Pouvez-vous inclure une base d'enregistrement fondée sur le par. 16(2) dans la demande canadienne? (en choisir une)
    1. oui
    2. non
    3. Vous avez besoin de plus de renseignements. Quels sont-ils
Réponse

a) : la réponse est (iii). Vous avez besoin de savoir si la cliente a un établissement commercial ou industriel réel et effectif en Espagne. Aussi accepté : Vous avez besoin de savoir si la cliente a une usine en Espagne. (2 points pour l'explication. Aucun point pour avoir choisi (iii) si l'explication est mauvaise ou inexistante.)

b) : la réponse est (iii). Vous avez besoin de savoir si la cliente a un établissement commercial ou industriel réel et effectif (usine) en Espagne. (2 points pour l'explication. Aucun point pour avoir choisi (iii) si l'explication est mauvaise ou inexistante. Aucun point s'il est indiqué que la cliente doit avoir un établissement commercial ou industriel réel et effectif (usine) en Espagne et en Afrique du Sud.)

Question 12 (7 points)

Vous êtes la partie requérante dans une procédure en vertu de l'article 45. Vous perdez. Le délai d'appel vient d'expirer, mais vous voulez toujours faire radier la marque. a) Le registraire vous accordera-t-il l'autorisation d'engager immédiatement une nouvelle procédure en vertu de l'article 45? Pourquoi ou pourquoi pas? b) Existe-t-il d'autres options pour annuler l'enregistrement? c) Si oui, devant quel tribunal et quels sont les quatre principaux motifs que vous pourriez invoquer pour faire annuler l'enregistrement?

Réponse
  1. Non, parce que la décision définitive a été rendue au cours des 3 dernières années. (1 point pour une réponse complète, sinon aucun point)

  2. Peut engager une procédure en vertu de l'art. 57. (1 point)

  3. Devant la Cour fédérale (1 point). Doit établir que la marque de commerce a) n'est pas enregistrable, b) n'est pas distinctive c) a été abandonnée ou que d) la personne qui a demandé l'enregistrement n'était pas la personne y ayant droit. (4 points)

Question 13 (3 points)

Vous préparez une déclaration d'opposition. La demande à laquelle vous vous opposez est fondée sur un emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que 2004. Vous apprenez toutefois que le requérant a acheté la marque en 2006 et a omis de nommer le prédécesseur en titre. Pouvez-vous fonder l'opposition sur l'omission de nommer le prédécesseur en titre? Si oui, quelle(s) disposition(s) de la Loi invoquerez-vous dans vos motifs d'opposition?

Réponse
  • Oui (1 point)

  • Al. 38(2)a) (1 point)

  • Al. 30b) (1 point)

Question 14 (5 points)

Vous avez produit une demande d'enregistrement pour la marque SHAZ en liaison avec des pommes Granny Smith. Dans le premier rapport de l'examinateur, l'examinateur a cité l'enregistrement no LMC555,555 au nom d'Acme Inc. pour la marque SHAZ en liaison avec des pommes Macintosh. L'examinateur a également cité la marque officielle SHAZ no 902,902 au nom du gouvernement du Canada en liaison avec des pommes.

Vous avez obtenu de la propriétaire de l'enregistrement et du propriétaire de la marque officielle des lettres de consentement que vous entendez produire avec votre réponse au rapport de l'examinateur. Les lettres de consentement seront-elles suffisantes pour réfuter chacune des citations? Pourquoi ou pourquoi pas?

Réponse

L'examinateur acceptera la lettre de consentement du propriétaire de la marque officielle et retirera l'objection (1 point). Paragraphe 9(2). (1 point)

L'examinateur ne retirera pas l'objection concernant l'enregistrement (1 point) – parce que les deux marques, telles qu'elles sont définies, portent à confusion (1 point) et que le Bureau n'est pas lié par le consentement. (1 point)

Question 15 (6 points)

Rédigez un motif d'opposition alléguant que la marque de commerce illustrée dans la demande de la Requérante viole le droit d'auteur de l'Opposante.

Réponse

L'Opposante est titulaire du droit d'auteur sur le dessin reproduit dans la marque de commerce de la Requérante (1 point). Par conséquent, selon l'al. 38(2)a) de la Loi sur les marques de commerce (1 point) et contrairement à l'al. 30i) de la Loi (1 point), la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce au Canada (1 point) à la date de production de la demande (1 point) puisque l'emploi de la marque de commerce de la Requérante violait le droit d'auteur de l'Opposante sur le dessin contrairement à la Loi sur le droit d'auteur, ou était illégal (1 point).

Question 16 (6 points)

George a créé un dessin bidimensionnel qui est devenu sa marque de commerce en liaison avec des chemises et enregistre la marque en liaison avec des chemises.

Sans avoir obtenu le consentement de George, Dan emploie la même marque en liaison avec des chemises et emploie une marque semblable en liaison avec des pantalons.

  1. Compte tenu uniquement des faits fournis, indiquez sur quelles dispositions de la Loi sur les marques de commerce George peut se fonder pour poursuivre Dan relativement aux chemises? (4 points)

  2. Compte tenu uniquement des faits fournis, indiquez sur quelles dispositions de la Loi sur les marques de commerce George peut se fonder pour poursuivre Dan relativement aux pantalons? (1 point)

  3. Compte tenu uniquement des faits fournis, quelle est la principale cause d'action autre qu'en matière de commerce qui existe contre Dan? (1 point)

Réponse
  • Réponse a) : articles 7, 19, 20 et 22 (1 point pour toutes ces dispositions) (Aucun point pour toute autre disposition)

  • Réponse b) : articles 7, 20 et 22. (1 point. Aucun point pour toute autre disposition) (Aucun point si l'art. 19 n'est pas mentionné.)

  • Réponse c) : violation du droit d'auteur. (1 point)

Question 17 (Total de 10 points)

Match each principle with the appropriate case.

Principles Décisions

1) Si la marque de commerce d'une entité étrangère a acquis une réputation au Canada, il est possible de faire valoir les droits en matière de marque de commerce de cette entité au Canada, même si l'entité n'exerce aucune activité au Canada.

a) Porter v. Don the Beachcomber (1966), 48 CPR 280 (C. de l'Éch. Can.).

2) La date de premier emploi alléguée dans une demande en instance n'est pas pertinente quant à la question du droit à l'enregistrement durant le processus d'examen.

b) Scott Paper Ltd v Smart & Biggar, 2008 CAF 129, 65 CPR (4th) 303.

3) Le caractère fonctionnel du façonnement à protéger est pertinent lorsqu'il s'agit de déterminer s'il peut constituer un signe distinctif.

c) Dion Neckwear Ltd. v. Christian Dior, S.A. (2002), 20 CPR (4th) 155 (FCA).

4) Quant aux circonstances spéciales justifiant le non-emploi, les circonstances doivent être « de nature inhabituelle, peu courantes ou exceptionnelles ». Les raisons doivent directement expliquer le défaut d'emploi. Une intention sérieuse de reprendre bientôt l'emploi n'est pas suffisante pour constituer une « circonstance spéciale ».

d) Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee en 1772 v. Boutiques Cliquot Ltee (2006), 49 CPR (4th) 401 (SCC).

5) La vente par un distributeur constitue un emploi de la marque de commerce bénéficiant au propriétaire de celle-ci.

e) Masterpiece Inc. v. Alavida Lifestyles Inc. (2011), Cour suprême du Canada.

6) Dans une opposition, lorsque le requérant a produit une preuve pouvant faire conclure à l'absence de probabilité de confusion (comme un emploi concurrent de longue durée), l'opposant court un grand risque s'il ne produit pas une preuve établissant une confusion réelle.

f) Manhattan Industries Inc. v. Princeton Manufacturing Ltd.(1971), 4 CPR (2d) 6 (C.F. 1re inst.).

7) L'emploi en common law d'une marque de commerce créant de la confusion n'importe où au Canada avant la date pertinente suffit à invalider un enregistrement.

g) Orkin Exterminating Co v Pestco Co of Canada, (1984) 80 CPR (2d) 153, 47 OR (2d) 265 (H.C. Ont.), conf. par 5 CPR (3d) 433 (C.A. Ont.).

8) Dans une procédure en vertu de l'article 45, pour maintenir toutes les marchandises mentionnées dans l'enregistrement, l'inscrivant doit établir l'emploi en liaison avec toutes les marchandises figurant dans l'enregistrement.

h) Effigi Inc. v. Canada (Procureur général) (2004), 35 CPR (4th) 307 (FCA)

9) Pour avoir gain de cause en vertu de l'art. 22, il n'est pas nécessaire que les marques soient identiques. Si le simple observateur pouvait reconnaître la marque employée par la défenderesse comme celle de la demanderesse, une orthographe incorrecte ne peut faire échec à l'art. 22.

i) Remington Rand Corp v Philips Electronics NV, (1995) 191 NR 204, 64 CPR (3d) 467 (Fed CA).

10) L'annonce d'une marque de commerce au Canada en liaison avec un service qui n'est disponible qu'à l'extérieur du Canada ne constitue pas un emploi.

j) John Labatt Ltd. v. Ranier Brewing Co. (1984), 80 CPR (2d) 228 (FCA)
Réponse — (2 points pour chaque principle avec la bonne décision)
  1. g)
  2. h)
  3. i)
  4. b)
  5. f)
  6. c)
  7. e)
  8. j)
  9. d)
  10. a)

Question 18 (Total de 4 points)

Dan emploie la marque de commerce BOOBOO à Vancouver en liaison avec des crayons depuis 2007. Sa marque de commerce n'a acquis aucune réputation au-delà des frontières de la Colombie-Britannique. Ted a produit une demande d'enregistrement pour la même marque en 2010 en liaison avec des stylos sur la base d'un emploi au Canada depuis 2010. Ted n'a employé sa marque de commerce qu'à Montréal et celle-ci n'a acquis aucune réputation en dehors du Québec.

  1. Si Dan s'oppose pour cause de confusion, et que les deux parties font la preuve de leurs ventes et réputations respectives, qui aura gain de cause dans la procédure d'opposition et pourquoi? (2 points)
  2. Si Dan poursuit pour commercialisation trompeuse, aura-t-il gain de cause? Pourquoi ou pourquoi pas? (2 points)
Réponse
  1. Dan aura gain de cause dans la procédure d'opposition compte tenu de son emploi antérieur d'une marque créant de la confusion (2 points) (Aucun point si le raisonnement est mauvais.)
  2. Dan n'aura pas gain de cause dans une action en commercialisation trompeuse puisque sa marque n'a pas acquis une réputation antérieure dans la région où Ted vend. (2 points) (Aucun point si le raisonnement est mauvais.)

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