Pratique d’examen au sujet de l'interprétation
téléologique - PN2013-02

Pratique d’examen au sujet de l'interprétation téléologique (PDF : 62 Ko; 7 pages)


Le 8 mars 2013

À l'intention de tous les examinateurs :

Dans Canada (procureur général) c. Amazon.com Inc., 2011 CAF 328 Amazon CAF], la Cour a fait remarquer que, lors de l'examen, la jurisprudence de la Cour suprême «requiert une identification de l'invention comme telle par le Commissaire, fondée sur une interprétation téléologique des revendications du brevet».1

Comme l'indique la Cour suprême dans Free World Trust et Whirlpool, une interprétation téléologique est effectuée par le tribunal afin d'établir de façon objective la protection demandée par l'inventeur pour l'invention divulguée, à la date de publication de la demande de brevet et d'après les termes et les phrases utilisés dans la revendication, selon la compréhension de la personne versée dans l'art.2

Contexte de l'examen

L'affaire Free World Trust et Whirlpool continue de guider les tribunaux, avec l'aide de témoignages d'experts et de contre-interrogatoires, dans l'interprétation de la revendication conformément aux principes d'interprétation téléologique qui y sont décrits.3 Toutefois, comme il est mentionné dans Genencor, Whirlpool portait sur une action en invalidation qui ne s'adressait pas aux « examinateurs de brevets appelés à déterminer s'il y a lieu d'accorder une demande de brevet».4

Pour comprendre la déclaration de la Cour dans Genencor, il faut reconnaître que le texte des revendications de brevet interprétées par les juges est fixe, qu'il découle d'une négociation avec le Bureau des brevets, qu'il a été « accepté par le commissaire des brevets comme étant une déclaration appropriée d'un monopole qui peut provenir à juste titre de l'invention divulguée dans le mémoire descriptif»,5 et qu'il bénéficie de la présomption de validité prévue au paragraphe 43(2) de la Loi sur les brevets. En revanche, lors de l'examen d'une demande, le texte de la revendication peut différer de celui proposé par le demandeur au départ, et ce, pour un certain nombre de raisons.

Le Bureau estime que l'application des principes d'interprétation téléologique dont il est question dans Free World Trust et Whirlpool dans l'examen d'une demande de brevet doit tenir compte du rôle de l'examinateur de brevets ainsi que du but et du contexte de l'examen.6

Directives

Le Bureau est d'avis que l'interprétation des revendications lors de l'examen exige de l'examinateur qu'il interprète chaque revendication :

1) Utiliser une approche équitable, équilibrée et éclairée

Le mémoire descriptif dans son ensemble s'adresse à la personne versée dans l'art et à ce titre, il fournit le contexte dans lequel la revendication doit être interprétée et renseigne sur le sens à donner aux termes employés dans la revendication et sur la nature de l'invention.7 Comme il est mentionné dans Free World Trust, lors de l'interprétation téléologique d'une revendication, les termes employés prendront un sens technique particulier d'après les connaissances générales de la personne versée dans l'art (paragraphe 51). Par conséquent, afin d'en arriver à une compréhension équitable, équilibrée et éclairée de l'objet d'une revendication, il est essentiel que l'interprétation téléologique de la revendication tienne compte de l'ensemble du mémoire descriptif tel que lu par la personne versée dans l'art, conformément aux connaissances générales dans le ou les domaines auxquels l'invention a trait à la date de publication de la demande (voir également le RPBB à 9.02.02 et 9.02.03).

Dans Amazon CAF il a été reconnu que, lors de l'examen, les connaissances nécessaires pour faire une interprétation téléologique des revendications viennent des observations du demandeur et des connaissances d'un examinateur ayant l'expérience appropriée (paragraphe 73).

2) Avoir déterminé le problème et la solution

La Loi sur les brevets vise à fournir à un inventeur des droits exclusifs sur une invention nouvelle et utile en contrepartie d'une divulgation afin que le public puisse utiliser ou exploiter l'invention aux fins prévues par l'inventeur. Ainsi, si l'on reconnaît qu'une invention brevetable est une solution ingénieuse à un problème concret,8 l'invention doit donc être divulguée (puis revendiquée) pour pouvoir être utilisée par la personne versée dans l'art.

L'orientation requise pour déterminer le problème que les inventeurs cherchent à résoudre et la solution proposée doit se trouver dans la description, conformément à l'alinéa 80(1)d) des Règles sur les brevets,9 et non dans une découverte antérieure. Cette détermination est faite lors de l'interprétation de la promesse de l'invention (c'est-à-dire, son utilité).

Par conséquent, la détermination du problème et de la solution fournie par l'invention éclaire l'interprétation téléologique des revendications.10

3) Dans le contexte de la demande dans son ensemble

Même si l'interprétation lors de l'examen doit rester ancrée dans le texte des revendications, il a été réitéré dans Amazon CAF qu'elle « ne peut reposer seulement sur une interprétation littérale » de celles-ci (paragraphe 43). En effet, une interprétation téléologique bien éclairée doit tenir compte de la demande dans son ensemble.

Non seulement il ne faut pas perdre de vue le fait que les revendications doivent être interprétées en tenant compte de la description, mais comme l'a fait remarquer la CAF l'analyse d'une revendication « ne signifie pas que la commissaire ne peut pas demander ou déterminer ce que l'inventeur a réellement inventé ou ce que l'inventeur prétend avoir inventé. Au contraire, ce sont là des questions pertinentes et nécessaires dans un certain nombre de contextes, dont la nouveauté, l'évidence et l'objet brevetable».11 L'examinateur doit être « attentif à la possibilité qu'une revendication du brevet puisse être exprimée dans un langage qui soit trompeur, de manière délibérée ou par inadvertance », reconnaissant ainsi que, « par exemple, ce qui à première vue semble être la revendication d'une « réalisation » ou d'un « procédé » peut, dans le cadre d'une interprétation appropriée, constituer la revendication d'une formule mathématique et, par conséquent, ne pas constituer un objet brevetable».12

Cela concorde avec la reconnaissance dans Free World Trust de la nécessité d'éviter « les pièges du langage » afin de garantir que l'inventeur reçoit « la protection de ce qu'il a inventé de bonne foi».13

À la suite d'une interprétation téléologique de la revendication, exécutée à la lumière de la description, des connaissances générales dans l'art visé et des connaissances techniques de l'examinateur, l'examinateur peut établir si l'objet d'une revendication satisfait aux exigences de la Loi sur les brevets. Par conséquent, s'il est nouveau, utile et inventif et appartient à l'une des catégories d'invention suivantes: i) réalisation, ii) de perfectionnement d'une réalisation, iii) de procédé, iv) de perfectionnement de procédé, v) de machine, vi) de perfectionnement d'une machine, vii) de fabrication, viii) de perfectionnement d'une fabrication, ix) de composition de matières ou x) de perfectionnement d'une composition de matières.14

4) Afin d'établir quels éléments de la revendication apportent une solution au problème déterminé

Un aspect de l'interprétation téléologique est la détermination des éléments essentiels d'une revendication. La détermination des éléments essentiels d'une revendication ne peut pas être effectuée sans avoir correctement déterminé au préalable la solution proposée au problème divulgué. Comme il a été discuté précédemment, cette détermination tient compte de l'ensemble de la demande du point de vue de la personne versée dans l'art qui possède des connaissances générales dans les domaines concernés. Sans la détermination préalable du problème et de la solution, la détermination des éléments essentiels serait inutile – elle se limiterait au texte de la revendication, contrairement à Free World Trust, qui reconnaît que des éléments peuvent être qualifiés de non essentiels si « à la date de la publication du brevet, le destinataire versé dans l'art avait constaté qu'un élément donné pouvait être substitué sans que cela ne modifie le fonctionnement de l'invention».15

En fin de compte, certains éléments ou une combinaison d'éléments définis dans la revendication doivent fournir la « solution ingénieuse » à laquelle la Cour suprême renvoie (voir la 8e note de bas de page). Il faut toutefois aborder chaque revendication en comprenant bien que tous les éléments qui ont un effet concret sur le fonctionnement d'une réalisation d'invention donnée ne sont pas nécessairement essentiels au fonctionnement de cette invention. Certains éléments d'une revendication définissent simplement le contexte ou l'environnement d'une réalisation fonctionnelle spécifique, mais ne modifient pas la nature de la solution au problème.16

Il convient de remarquer que même si la détermination des éléments essentiels est effectuée « en fonction des connaissances dans l'art à la date de publication du mémoire descriptif du brevet »,17 cela ne permet pas de simplement conclure que les éléments essentiels de l'invention sont ceux qui distinguent l'objet revendiqué de la découverte antérieure.18

Une fois qu'il a déterminé le problème et la solution et qu'il a établi les éléments essentiels d'une revendication, l'examinateur peut conclure que la revendication peut soit omettre un élément essentiel, soit contenir des éléments non essentiels.

i) Éléments manquants

Lorsqu'il apparaît, après avoir fait l'examen d'une revendication selon une interprétation juste de la description, qu'un élément essentiel au fonctionnement de l'invention n'est pas décrit dans la revendication, la revendication peut être jugée irrégulière pour portée excessive (c'est-à-dire, absence de fondement) ou pour manque d'utilité.

ii) Éléments superflus

Dans certains cas, l'examinateur peut juger que certains éléments contenus dans la revendication d'une demande sont superflus (non essentiels) à la solution au problème donné. La simple présence d'éléments superflus ne constitue pas une irrégularité, même si l'ajout de tels éléments pourrait rendre une revendication irrégulière (par exemple, si leur présence donne lieu à de l'ambiguïté).

Il faut reconnaître que même si le Bureau juge que les éléments superflus ne sont pas essentiels ni pertinents dans la détermination de la brevetabilité d'une invention lors de l'examen, si le demandeur maintient de tels éléments dans sa revendication jusqu'à l'octroi du brevet, le tribunal pourrait les interpréter comme étant essentiels lors de l'interprétation téléologique relativement au « tort causé par soi-même », tel que décrit dans Free World Trust et Whirlpool.19

5) En se centrant sur une solution à un problème

Une invention est un élément ou une combinaison d'éléments20 qui fournit une solution à un problème. Lorsqu'une revendication présente des solutions à plus d'un problème, elle présente plus d'une invention.21

Lors de l'interprétation téléologique, si une revendication présente des solutions à plus d'un problème, l'examen doit est centré sur une solution à un problème. Le choix initial de la solution doit être guidé par la description, en sélectionnant la solution sur laquelle les inventeurs mettent davantage l'accent. Si une autre solution doit être examinée, l'analyse doit être faite de nouveau.

À l'occasion, il se pourrait que des éléments ou des ensembles d'éléments contenus dans une revendication n'interagissent pas pour donner un résultat unifié; cela pourrait correspondre à une « juxtaposition » et non à une combinaison.22 La prise en compte du problème et de la solution sur lesquels l'inventeur met l'accent dans la description pourrait aider l'examinateur à sélectionner seulement l'élément ou l'ensemble d'éléments qui interagissent dans la revendication pour fournir la solution utilisable.

Interprétation téléologique et rapports de l'examinateur

Dans la plupart des cas, l'examinateur qui lit une revendication attribue automatiquement le sens qui convient aux termes qui s'y trouvent à la lumière des enseignements de la description et des compétences techniques qu'il possède. Il n'est pas nécessaire d'expliquer ces conclusions dans un rapport, sauf lorsqu'il devient évident qu'une divergence d'opinion pertinente existe entre l'examinateur et le demandeur quant au sens de certains termes. Dans ces cas, il est nécessaire de commenter explicitement uniquement l'interprétation des termes contestés.

De façon similaire, il est possible dans certains cas de conclure qu'une revendication n'est pas conforme à la Loi sur les brevets ou aux Règles sur les brevets sans déterminer explicitement si un élément est essentiel ou non essentiel. Par exemple, un document sur une découverte antérieure qui divulgue tous les éléments d'une revendication constituera une antériorité à l'objet revendiqué, que les éléments soient essentiels ou non essentiels. Une fois de plus, il n'est pas nécessaire que les examinateurs détaillent dans leurs rapports les parties de leur analyse qui ne sont pas en cause.

Lorsque les conclusions d'un examinateur concernant un élément donné sont pertinentes à la détermination d'une irrégularité perçue, l'examinateur doit fournir les motifs pour appuyer ses conclusions, par exemple, mettre l'accent sur le problème et la solution déterminés et sur les éléments essentiels pour fournir cette solution.


Note de bas de page

1 Canada (procureur général) c. Amazon.com Inc., 2011 CAF 328 [Amazon CAF] au paragraphe 43.

2 Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66 au paragraphe 50; et Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67 au paragraphe 48.

3 Pour obtenir la liste complète des principes, voir Free World Trust au paragraphe 31.

4 Genencor International Inc. c. Canada (commissaire aux brevets), 2008 CF 608 [Genencor aux paragraphes 62 et 70.

5 Whirlpool au paragraphe 49.

6 Genencor aux paragraphes 62 et 70, et Amazon CAF au paragraphe 73.

7 Whirlpool aux paragraphes 49f)g), 52 et 53.

8 Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77 au paragraphe 37; dans Teva Canada Ltd. c. Pfizer Canada Inc., 2012 CSC 60 au paragraphe 32, la Cour suprême réitère ce point et relate l'importance de la négociation de brevets pour la promotion de l'essor scientifique et technologique.

9 L'alinéa 80(1)d) des Règles prévoit que la description doit décrire l'invention en des termes permettant de comprendre le problème technique et sa solution.

10 AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2010 CF 714 au paragraphe 33; Wenzel Downhole Tools Ltd. c National-Oilwell Canada Ltd., 2011 CF 1323 au paragraphe 61; Jay-Lor International Inc. c. Penta Farm Systems Ltd., 2007 CF 358 au paragraphe 55; Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex, 2009 CF 676 au paragraphe 128; Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., 2010 CF 1265 au paragraphe 86.

11 Amazon CAF au paragraphe 42.

12 Amazon CAF au paragraphe 44.

13 Free World Trust au paragraphe 58, faisant renvoi ? Western Electric Co. c. Baldwin International Radio of Canada, 1934 R.C.S. 570 à la page 574.

14 Amazon CAF fait ressortir la différence entre un perfectionnement (« le seul aspect inventif de l'invention revendiquée ») et une « nouvelle combinaison » au paragraphe 63. En outre, le paragraphe 38 dans Amazon CAF et le paragraphe 44 dans Teva font aussi ressortir cette différence.

15 Free World Trust au paragraphe 55; ici, par « substitution » on entend la substitution ou l'omission de l'élément.

16 Amazon CAF aux paragraphes 59 à 63; suivant le raisonnement de la Cour, l'existence d'une réalisation fonctionnelle n'implique pas automatiquement que ses éléments soient essentiels à l'invention.

17 Free World Trust au paragraphe 52.

18 Halford c. Seed Hawk Inc., 2006 CAF 275 au paragraphe 14.

19 Le Bureau ne juge pas le « tort causé par soi-même » pertinent lors de l'examen.

20 Voir la section du RPBB qui traite des combinaisons et de la signification de « résultat unitaire ».

21 Les examinateurs doivent être conscients que, dans ce contexte, la détermination de plusieurs problèmes et solutions à l'intérieur d'une même revendication ne doit pas être considérée comme un manque d'unité de l'invention au sens de l'article 36 des Règles sur les brevets (qui met l'accent sur le fait que l'objet défini par les revendications doit être lié par un seul concept inventif général).

22 Affaire intéressant la demande de brevet de Prince Corp., 1982, 2 C.P.R. (3d) 223 (CD 942); et Shmuel Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256 au paragraphe 148.

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