Archivé — Examen de 2012 – Agent/Agente de marques de commerce - Partie B

| Examen des agents de marque de commerce | Suivante


Questions et réponses — (150 points)

Question 1 (4 points)

Votre client donne des stylos qui portent sa marque de commerce pour promouvoir sa boutique de fleurs. Il ne prévoit pas vendre de stylos. Ceux-ci sont un bon outil de promotion et rapportent énormément de ventes à votre client. Il donne aussi des crayons qui portent sa marque de commerce, mais, dans ce cas, c'est dans l'espoir que ses clients les aimeront et les achèteront par la suite. Il n'en a toutefois pas encore vendu.

Ces faits constituent-ils un emploi de la marque de commerce en liaison avec les stylos? Pourquoi? Et avec les crayons? Pourquoi ?

Réponse

Ces faits ne constituent pas un emploi en liaison avec les stylos (1 point) parce que le client n'a pas l'intention d'en vendre (1 point). Ils constituent cependant un emploi en liaison avec les crayons (1 point) parce que le client espère que les crayons donnés finiront par se vendre (1 point).

Question 2 (3 points)

Énumérez les principaux facteurs permettant d'établir l'existence de substitution frauduleuse.

Réponse

Achalandage ou réputation (1 point pour l'un ou l'autre), fausse représentation ou confusion (1 point pour l'un ou l'autre), dommages réels (0,5 point) ou éventuels (0,5 point).

Question 3 (3 points)

Exposez trois scénarios entièrement différents où l'enregistrement d'une marque de commerce ne vaudra pas partout au Canada.

Réponse

Un enregistrement restreint à un territoire obtenu au moyen de la preuve prévue au paragraphe 12(2) où celle-ci se limite à démontrer le caractère distinctif dans certaines provinces (1 point – la mention de la disposition de la loi n'est pas nécessaire dans la mesure où le candidat se réfère, à l'évidence, à la preuve prévue au paragraphe 12(2)); une demande d'enregistrement fondée sur un signe distinctif où la preuve du caractère distinctif durant la poursuite de la demande ne valait que pour certaines provinces (1 point); un enregistrement à Terre-Neuve conçu pour surmonter une objection d'un enregistrement à Terre-Neuve durant la poursuite de la demande ou un enregistrement à Terre-Neuve (1 point pour l'un ou l'autre).

Question 4 (2 points)

Paul vend des chaises. Il n'y a aucune marque de commerce apparaissant sur les chaises. Cependant, la marque de commerce de Paul figure sur la facture. Sa marque de commerce et son nom commercial sont les mêmes. Paul veut confirmer que l'affichage de la marque de commerce sur la facture constitue un emploi de la marque en liaison avec les chaises et n'est pas seulement l'emploi d'un nom commercial. Énumérez deux facteurs déterminants de la décision d'un tribunal d'accepter ou non que la reproduction de la marque de commerce sur les factures constitue un emploi en liaison avec les chaises.

Réponse

La facture est fournie au client au moment du transfert de possession des chaises (1 point). Le candidat peut obtenir un point pour l'une ou l'autre des propositions suivantes: Sur la facture, la marque de commercese distingue du texte qui l'entoure; ou la marque est adjacente à la référence aux chaises sur la facture (1 point pour l'un ou l'autre).

Question 5 (29 points)

Votre client, LOL Inc., est propriétaire de l'enregistrement canadien de la marque de commerce no TMA111,222 pour la marque de commerce GRANOLA PUNCH pour les céréales, les barres énergisantes et les barres substituts de repas. La demande d'enregistrement a été soumise le 1er février 2005 fondée sur l'emploi de la marque au Canada depuis au moins l'an 2000.

Le 11 janvier 2013, OMG Inc. présente une demande relativement à la marque de commerce GRANOLA LUNCH pour des collations en barre contenant des céréales granolas. La demande est fondée sur l'emploi au Canada par le demandeur depuis le 20 décembre 2005 au moins. La marque est annoncée dans le Journal des marques de commerce du 1er mai 2013.

Le lundi 8 juillet 2013, votre client vous demande de faire opposition à la demande d'enregistrement de la marque de commerce GRANOLA LUNCH. Il vous explique qu'il était en vacances à l'extérieur, mais qu'il vient de rentrer au travail à la suite d'un accident. Il mentionne qu'après avoir acheté une barre de céréales GRANOLA LUNCH à Banff pendant ses vacances, il a lu sur l'emballage qu'elles étaient fabriquées par Les entreprises OMG.

5 a) — Quel jour auriez-vous dû déposer la déclaration d'opposition au Bureau des marques de commerce? Pourquoi? (2 points)

Réponse

Le 2 juillet 2013 (autre réponse acceptable : le premier jour suivant le 1er juillet 2013 où les bureaux de l'OPIC sont ouverts) (1 point pour l'un ou l'autre) parce que le 1er juillet 2013 est un jour férié et que les bureaux de l'OPIC sont fermés (1 point).

5 b) — Que devez-vous demander pour que le registraire accepte la déclaration d'opposition? Que devez-vous faire pour que la demande soit admise? Citez toute disposition législative pertinente de la Loi sur les marques de commerce. (3 points)

Réponse

Pour présenter une déclaration d'opposition, il faudra demander une prorogation rétroactive aux termes du paragraphe 47(2) (1 point) (aucun point ne sera accordé pour la mention du paragraphe 38(1) de la Loi sur les marques de commerce). Pour que la demande soit admise, vous devez fournir les raisons justifiant le retard (1 point) et payer les droits exigés (1 point).

5 c) — Sous forme abrégée, indiquez, selon les renseignements fournis, les cinq motifs d'opposition les plus pertinents (exception faite des alinéas 30a) ou 30i) de la Loi sur les marques de commerce) qui pourraient être invoqués en opposition à la demande. (5 points)

Pour chaque motif, indiquez les dispositions législatives pertinentes de la Loi sur les marques de commerce. (5 points)

Réponse

Compte tenu des renseignements fournis, les motifs d'opposition énumérés ci-dessous doivent être mentionnés et l'argument doit être correctement exposé. Aucun point ne sera accordé pour les autres motifs d'opposition cités. De plus, pour obtenir le total des points, le candidat doit citer tous les dispositions législatives pertinentes de la Loi sur les marques de commerce.

  • En application de l'alinéa 38(2)a) de la Loi (0,5 points), la demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30b) de la Loi (0,5 points) parce qu'elle n'a pas été employée par le demandeur OMG Inc. depuis décembre 2005 (1 point).
  • En application de l'alinéa 38(2)b) de la Loi (0,5 points), la marque n'est pas enregistrable sur le fondement de l'alinéa 12(1)b) de la Loi (0,5 points) parce qu'elle est clairement descriptive ou qu'elle fournit une description fausse ou trompeuse du caractère ou de la qualité des marchandises visées (1 point).
  • En application de l'alinéa 38(2)b) de la Loi (0,5 points), la marque n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi (0,5 points) parce qu'elle crée de la confusion avec la marque déposée GRANOLA PUNCH de l'opposant, qui porte le numéro d'enregistrement TMA111,222 (1 point).
  • En application de l'alinéa 38(2)c) de la Loi (0,5 points), le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement aux termes de l'alinéa 16(1)a) de la Loi (0,5 points) parce que la marque crée de la confusion avec la marque GRANOLA PUNCH de l'opposant déjà employée au Canada par ce dernier en liaison avec les céréales, les barres énergisantes et les barres substituts de repas (1 point).
  • En application de l'alinéa 38(2)d) de la Loi (1 point), la marque n'est pas distinctive en cela qu'elle ne distingue pas véritablement et qu'elle n'est pas adaptée pour distinguer les marchandises du requérant de celles de l'opposant en ce qui concerne la marque de commerce GRANOLA PUNCH de l'opposant (1 point).

5 d) — Énoncez les dates pertinentes pour chacun des motifs d'opposition que vous avez cernés. (5 points)

Réponse

Aucun point ne sera accordé pour les motifs autres que ceux énoncés dans la réponse à la question 6c)

Alinéa 30b) – La date de production de la demande ou le 11 janvier 2013 (1 point)

Alinéa 12(1)b) – La date de production de la demande ou le 11 janvier 2013 (1 point)

Alinéa 12(1)d) – La date de la décision (1 point)

Alinéa 16(1)a) – La date du premier emploi du requérant ou le 20 décembre 2005 (1 point)

Alinéa 38(2)d) – La date de dépôt de l'opposition ou le 2 juillet 2013 (ou le premier jour d'ouverture des bureaux de l'OPIC suivant le 1er juillet 2013) (1 point)

5 e) — Pendant que vous préparez votre argument écrit, vous constatez pour la première fois que les éléments de preuve de votre client indiquent qu'il possède et utilise la marque GRANOLA BRUNCH en liaison avec des collations en barres depuis 2004. Quelles sont les quatre circonstances prises en compte par le registraire lorsqu'il doit décider s'il est dans l'intérêt de la justice d'accorder l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée aux termes de l'article 40 du Règlement sur les marques de commerce? L'autorisation sera-t-elle accordée selon vous? Expliquez votre réponse en vous servant des faits énoncés. (9 points)

Réponse

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Les notes seront accordées en fonction de l'application des faits aux circonstances pertinentes.

Voici les circonstances que prend en compte le registraire pour décider s'il accordera ou non l'autorisation de modifier une déclaration d'opposition :

  1. L'étape où en est rendue la procédure d'opposition (1 point).
    La procédure d'opposition en est à une étape relativement tardive ou l'étape de la preuve est terminée ou les parties en sont à rédiger leur argument écrit (1 point pour l'une ou l'autre de ces réponses).
  2. La raison pour laquelle la modification n'a pas été déposée plus tôt (1 point).
    L'opposant n'a pas de motif valable pour justifier son retard à déposer la modification (0,5 point), car il aurait dû être au fait de l'autre marque de son client (0,5 point).
  3. L'importance de la modification (1 point).
    La modification est importante parce que cette autre marque pourrait aussi créer de la confusion avec la marque du requérant (1 point).
  4. Le préjudice infligé à l'autre partie (1 point).
    Compte tenu de l'étape avancée de la procédure, le préjudice qui serait infligé au requérant serait le suivant : il pourrait devoir déposer une contre-déclaration modifiée, demander l'autorisation de soumettre des éléments de preuve supplémentaires et/ou demander l'autorisation de déposer d'autres arguments écrits et subir un délai excessif dans les procédures (2 points pour au moins deux exemples).

Question 6 (7 points)

Nous so mmes le mercredi 2 novembre 2012. Vous avez jusqu'au jeudi 3 novembre 2012 pour déposer et signifier la preuve prévue à l'article 42. Vous dites à votre adjointe de produire la preuve de votre client auprès du registraire aujourd'hui et d'inclure la lettre informant le registraire du mode de signification. Vous lui dites aussi de signifier la preuve de l'opposant par courrier recommandé. Le lendemain (c.-à-d. le 3 novembre 2012), votre adjointe vous confirme qu'elle a bien déposé la preuve auprès du registraire le 2 novembre 2012, mais qu'au lieu de signifier la preuve de votre client à l'opposant par courrier recommandé, elle l'a simplement jetée dans la boîte aux lettres de Postes Canada en quittant le bureau ce soir-là.

6 a) — En tenant pour acquis que la preuve du requérant n'a pas été convenablement signifiée à l'opposant, indiquez deux mesures que vous pourriez prendre, le 3 novembre 2012, pour remédier à la situation? Indiquez les dispositions législatives pertinentes de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce. (3 points)

Réponse
  1. Appeler l'autre partie et lui demander son consentement (1 point) de lui signifier la preuve autrement avant la date limite (alinéa 37(1)d) du Règlement sur les marques de commerce) (1 point).
  2. Demander une prorogation de délai en vertu du paragraphe 47(1) afin de signifier correctement la preuve à l'opposant (1 point).

6 b) — Vous apprenez plus tard, le 3 novembre 2012, que votre adjointe avait obtenu le consentement de l'opposant pour lui signifier la preuve par la poste régulière. L'opposant a reçu la preuve de votre client le 4 novembre 2012. Quelle est la date de la prise d'effet de la signification? Expliquez pourquoi en citant les dispositions législatives pertinentes de la Loi sur les marques de commerce. (2 points)

Réponse

La date de la prise d'effet de la signification est le 4 novembre 2012 (1 point) parce que c'est la date à laquelle la preuve a été livrée à l'opposant (paragraphe 37(5) du Règlement sur les marques de commerce) (1 point).

6 c) — Quelle conséquence pourrait avoir pour un requérant le fait de ne pas signifier sa preuve comme il se doit avant la date limite? Quels sont les dispositions législatives de la Loi sur les marques de commerce qui la prévoit? (2 points)

Réponse

La demande est réputée abandonnée (1 point) en application du paragraphe38(7.2) de la Loi sur les marques de commerce (1 point).

Question 7 (18 points)

Le 23 octobre 2001, ABC, Inc. (le requérant) a présenté une demande d'enregistrement pour la marque de commerce MEMORIES 4 U fondée sur l'emploi en liaison avec l'opération d'un site Web interactif dans lequel les clients peuvent personnaliser leurs photos et commander des produits dérivés depuis au moins le 1er septembre 1999. Vous représentez ABC Inc.

XYZ Inc. (l'opposant) est le propriétaire de l'enregistrement canadien portant le numéro TMA555,888 pour la marque de commerce MEMORIES R US en liaison avec des cadres pour photo et des cartes de souhaits électroniques transmises par Internet, fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins 1990. Un des motifs d'opposition allégué par l'opposant dans sa déclaration d'opposition est que la marque visée n'est pas enregistrable sur le fondement de l'alinéa 12(1)d) parce qu'elle crée de la confusion avec la marque déposée de l'opposant MEMORIES R US, dont le numéro d'enregistrement est TMA555,888.

L'opposant allègue aussi dans sa déclaration d'opposition que le requérant n'a pas employé la marque MEMORIES 4 U en liaison avec les services visés par la demande depuis la date déclarée. Dans le cadre de sa preuve, la firme spécialisée en marque de commerce qui représente l'opposant a signifié et déposé l'affidavit de Mme Lortie, un des avocats de la firme. Mme Lortie affirme avoir effectué une recherche sur Internet le 31 mai 2005 concernant la marque de commerce MEMORIES 4 U d'ABC Inc. et « n'avoir trouvé aucune preuve de l'emploi de cette marque de commerce à la date de premier emploi avancée ».

7 a) — Que plaideriez-vous à l'audience quant à l'admissibilité de l'affidavit de Mme Lortie? (4 points)

Réponse

Je soutiendrais que cet affidavit est non admissible ou qu'on ne peut pas y accorder une grande importance (1 point) parce que, commeMme Lortie est une employée de l'agent de l'opposant (1 point),il ne s'agit pas d'un témoin objectif qui présente un élément de preuve impartial (1 point) à propos d'une question litigieuse (1 point).

7 b) — Nommez la décision de principe à l'appui de votre plaidoyer en réponse à la question 7a. (1 point)

Réponse

Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd. c. Hyundai Auto Canada

7 c) — L'opposant aurait pu s'y prendre de deux manières pour attester l'enregistrement de la marque de commerce MEMORIES R US de son client à l'appui de son motif d'opposition en vertu de l'alinéa 12(1)d). Quelles sont-elles? S'il y a lieu, citez les dispositions législatives pertinentes de la Loi sur les marques de commerce. (4 points)

Réponse

L'opposant aurait pu déposer une copie certifiéeconforme (1 point) de l'enregistrement de la marque de commerce MEMORIES R US en application de l'article 54 de la Loi sur les marques de commerce (1 point).

Une copie de l'enregistrement ou les renseignements minimums requis auraient aussi pu être déposés par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle (2 points pour l'un ou l'autre).

7 d) —Si l'opposant n'a pas attesté l'enregistrement de son client pour la marque de commerce MEMORIES R US, le registraire peut-il la prendre en considération? Pourquoi ?(3 points)

Réponse

Oui (1 point), le registraire peut, à sa discrétion, vérifier le registre dans le but de confirmer l'existence de l'enregistrement (1 point) mentionné par l'opposant dans la déclaration d'opposition (1 point).

7 e) — L'agent de l'opposant a aussi signifié et déposé l'affidavit de M. Viau, président de XYZ Inc. M. Viau a déclaré qu'il employait la Way Back Machine (un site Web qui contient une bibliothèque numérique des sites Internet) pour accéder au site Web du requérant, tel qu'il était en date du 1er septembre 1999, et qu'il n'avait pas trouvé d'emploi de la marque de commerce du requérant.

Le registraire accordera-t-il une quelconque importance à l'élément de preuve de la Way Back Machine dans la procédure d'opposition? Pourquoi? (2 points)

Réponse

Oui (1 point), en règle générale, l'élément de preuve de la Way Back Machine s'est avéré fiable (1 point).

7 f) — L'agent de l'opposant a aussi signifié et déposé l'affidavit de M. Stella, vice-président de XYZ Inc. M. Stella a joint les pièces suivantes à son affidavit : sept annonces des cadres pour photo portant la marque MEMORIES R US de l'opposant parues dans le Globe and Mail, un quotidien national, et dans le Perth Weekly, l'hebdomadaire d'une petite ville de l'Ontario, entre avril et juin 2009. Le registraire peut-il admettre d'office la circulation générale au Canada de l'un ou l'autre de ces journaux? Pourquoi? (4 points)

Réponse

Oui, le registraire peut admettre d'office la circulation générale au Canada du Globe and Mail (1 point) parce qu'il s'agit d'un quotidiencanadien important connu d'un nombre considérable de Canadiens (1 point). Non, le registraire ne peut pas admettre d'office la circulation générale au Canada du Perth Weekly (1 point), parce qu'il s'agit de l'hebdomadaire d'une petite ville et qu'il n'est pas connu par un nombre considérable de Canadiens (1 point).

Question 8 (32 points)

Votre client, Relite Cinémas Inc., est propriétaire de l'enregistrement canadien numéro TMA456,789, pour la marque de commerce RELITE, enregistrée le 10 mai 2005 en liaison avec les biens et les services suivants :

MARCHANDISES :

  1. télévisions et vidéoprojecteurs
  2. processeurs de son ambiophonique
  3. lecteurs de DVD; lecteurs de disque optique
  4. polos et casquettes
  5. logiciels pour tablettes électroniques
  6. magazines spécialisés en audio et vidéo
  7. lunettes à vision 3D
  8. stations d'accueil pour MP3

SERVICES :

  1. services de conception de cinéma maison
  2. services d'installation de cinéma maison ; services de calibrage audio et vidéo
  3. services de location d'équipement audio et vidéo

Un avis aux termes de l'article 45 a été émis le 20 juin 2012.

L'affidavit suivant a été déposé au nom de votre client. Sous forme abrégée, indiquez à votre client si, selon vous, l'enregistrement de chacun des biens et services visés sera maintenu ou radié, et expliquez-lui pourquoi. Fondez votre opinion sur les principes de droit pertinents. Vous n'avez pas à citer la jurisprudence, et ne présumez pas de faits qui ne figurent pas dans la preuve.

AFFIDAVIT DE LOUIS MARTIN

Moi, Louis Martin, domicilié à Toronto, Ontario, DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT :

  1. Je suis le PDG de Relite Cinémas Inc. (ci-après appelé « RCI » ou « ma Société »).

  2. Chaque année depuis 2005, ma Société vend des centaines de télévisions et de vidéoprojecteurs portant la marque RELITE aux consommateurs du Canada. J'ai devant moi une photo d'une télévision vendue au Canada ainsi qu'une facture datée du 12 juin 2011 pour cette télévision, lesquelles constituent la pièce 1 de mon affidavit. (La pièce n'est pas fournie pour l'examen. Tenez cependant pour acquis que la pièce contient une photo montrant la télévision sur laquelle la marque est bien en évidence ainsi qu'une facture.) La marque figure de la même manière sur tous nos vidéoprojecteurs vendus au Canada. (3 points)

  3. Depuis 2007, ma Société ne vend plus de processeurs de son ambiophonique. RCI a décidé de ne plus fabriquer et de ne plus vendre ces unités très sophistiquées qui coûtent très cher et qui sont des produits de haut de gamme. Toutefois, ma société accorde des licences pour l'utilisation de sa marque de commerce en liaison avec des processeurs de son ambiophonique à une société albertaine appelée Fony Electronics Ltd. Tous les processeurs de son ambiophonique portent clairement la marque de commerce RELITE. Au dos des processeurs de son ambiophonique , une étiquette indique que la marque de commerce appartient à RCI et que son emploi est autorisé en vertu d'un contrat de licence. Fony Electronics Ltd. n'a vendu qu'une douzaine de processeurs d'ambiance de marque Relite entre octobre 2009 et juin 2012 à des clients de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. J'ai devant moi une photo d'un processeur de son ambiophonique vendu au Canada ainsi qu'une facture datée du 4 mai 2012, qui constituent la pièce 2 de mon affidavit. (La pièce n'est pas fournie pour l'examen, mais tenez pour acquis qu'on y voit clairement une image de processeur de son ambiophonique portant la marque de commerce RELITE bien en évidence ainsi qu'une facture.) (3 points)

  4. RCI a vendu des milliers de lecteurs de DVD et de disque optique au Canada depuis la création de ma Société. Depuis 2009, les disques optiques sont devenus très populaires, et RCI vend maintenant en moyenne plus de 500 lecteurs de disques optiques par année au Canada. Depuis août 2009, les ventes de lecteurs de disques optiques au Canada de RCI se sont élevées à plus de 200 000 $. J'ai devant moi une photo d'un lecteur de disques optiques vendu au Canada ainsi qu'une facture datée du 3 février 2011, qui constituent la pièce 3 de mon affidavit. (La pièce n'est pas fournie pour l'examen, mais tenez pour acquis qu'on y voit clairement l'image d'un lecteur de disques optiques portant bien en évidence la marque de commerce RELITE, ainsi qu'une facture.) (4 points)

  5. Chaque année depuis 2008, ma Société partic ipe au Canadian Electronics Trade Show (CETS) à Toronto. Depuis mars 2010, nous avons distribué gracieusement plus de 200 polos et de 400 casquettes aux personnes qui se sont présentées à notre kiosque. J'ai devant moi une photographie de l'un de ces polos et de l'une de ces casquettes, qui constitue la pièce 4 de mon affidavit. (La pièce n'est pas fournie pour l'examen, mais tenez pour acquis qu'on y voit clairement le polo et la casquette portant la marque de commerce RELITE bien en évidence.) (3 points)

  6. RCI produit et vend des logiciels pour les tablettes électroniques au Canada depuis 2005. Ce logiciel permet à l'utilisateur de se servir de sa tablette électronique comme d'une télécommande pour ses appareils audio et vidéo. J'ai devant moi une photographie d'une boîte contenant le logiciel pour tablettes électroniques ainsi qu'une facture pour ce logiciel vendu au Canada en 2011, qui constituent la pièce 4 de mon affidavit. (La pièce n'est pas fournie pour l'examen, mais tenez pour acquis qu'on y voit clairement une boîte contenant le logiciel pour tablettes électroniques portant la marque de commerce RELITE bien en évidence, ainsi qu'une facture.) (3 points)

  7. Ma Société a produit et vendu des magazines spécialisés en audio et vidéo entre 2005 et février 2009. Or, les ventes et les abonnements ont chuté en raison de la récession. Nous avons par conséquent interrompu temporairement la production de notre magazine en attendant une reprise de l'économie, mais nous sommes sûrs de pouvoir le relancer très bientôt. (2 points)

  8. RCI produit des lunettes à vision 3D par l'entremise d'une société japonaise. Pour des raisons esthétiques, la marque de commerce RELITE n'apparaît pas sur les lunettes à vision 3D, mais celles-ci sont livrées dans des cartons sur lesquels elle figure. J'ai devant moi une photographie d'un carton contenant les lunettes à vision 3D ainsi qu'une facture datée du 10 janvier 2011 de l'un de nos distributeurs à un détaillant québécois, qui constituent la pièce 5 de mon affidavit. ma Société n'a pas concédé de licence de marque de commerce avec ses distributeurs. (La pièce n'est pas fournie pour l'examen, mais tenez pour acquis qu'on y voit clairement l'image d'un carton contenant les lunettes à vision 3D portant la marque de commerce RELITE bien en évidence, ainsi qu'une facture.) (4 points)

  9. Compte tenu de la notoriété de nos produits électroniques, ma Société a décidé d'intégrer le domaine du MP3 à ses activités. Nous publicisons nos stations d'accueil pour MP3 dans des publications spécialisées et dans des journaux locaux au Canada depuis décembre 2010. Sur les dépliants de nos stations d'accueil pour MP3, le mot RELITE figure en gros caractères. J'ai devant moi une photographie du dépliant publicitaire de la station d'accueil pour MP3 de ma société sur lequel figure la marque de commerce RELITE et qui constitue la pièce 6 de mon affidavit. (La pièce n'est pas fournie pour l'examen, mais tenez pour acquis qu'on y voit clairement l'image du dépliant de la station d'accueil pour MP3 portant la marque de commerce RELITE bien en évidence.) (2 points)

  10. En complément à la vente des produits audio et vidéo de ma société, RCI offre des services gratuits de conception de cinéma maison. Entre avril 2007 et février 2012, RCI a conçu 44 systèmes de cinéma maison pour des clients canadiens. Nos services de conception de cinéma maison sont décrits sur des annonces placées près des caisses dans les magasins de détail locaux. J'ai devant moi un exemple daté du 12 mars 2010 de ces annonces placées près des caisses dans les magasins canadiens sur lesquelles sont décrits nos services de conception de cinéma maison, qui constitue la pièce 7 de mon affidavit. (La pièce n'est pas fournie pour l'examen, mais tenez pour acquis qu'elle montre clairement une annonce de point de vente sur laquelle figure la marque de commerce RELITE et qui donne le détail de ces services gratuits.) (3 points)

  11. RCI n'offre pas de services d'installation de cinéma maison et de services de calibrage audio et vidéo de cinéma maison directement aux consommateurs. Ce volet de notre entreprise est sous la responsabilité de Relite Custom Installers. Relite Custom Installers est une filiale à cent pour cent de RCI. J'ai devant moi 23 factures datées de juillet 2009 à janvier 2011 faisant état de la prestation des services d'installation de cinéma maison et de services de calibrage audio et vidéo de cinéma maison de Relite Custom Installers au Canada, qui constituent la pièce 8 de mon affidavit. (La pièce n'est pas fournie pour cet examen, mais tenez pour acquis qu'on y voit clairement les factures affichant la marque de commerce RELITE.) (2 points)

  12. Ma Société fait aussi la location d'équipement audio et vidéo. Nous n'en avons pas loué depuis 2005, mais nous avons annoncé et promu nos services de location dans tout notre réseau de détaillants au Canada. Dès que nous aurons une demande de location d'équipement audio et vidéo, nous fournirons ces services. J'ai devant moi une photo d'un dépliant publicitaire annonçant les services de location d'équipement audio et vidéo de ma Société qui a été distribué au Canada en 2011 et qui affiche la marque de commerce RELITE, qui constitue la pièce 9 de mon affidavit. (La pièce n'est pas fournie pour l'examen, mais tenez pour acquis qu'on y voit clairement le dépliant annonçant les services de location d'équipement audio et vidéo en question sur lequel la marque de commerce RELITE figure bien en évidence.) (3 points)

Réponse

(b) « Télévisions et vidéprojecteurs » sera maintenu dans l'enregistrement (1 point). Il n'est pas nécessaire de démontrer l'emploi de la marque de commerce sur chacune des marchandises (1 point). Il suffit que la marque de commerce figure sur l'un des articles et qu'un affidavit indique qu'il est représentatif des autres marchandises (1 point).

(c) « Processeurs de son ambiophonique » sera maintenu dans l'enregistrement (1 point). La marque de commerce est employée en vertu d'un contrat de licence (1 point). Même si l'affidavit n'est pas accompagné d'un contrat de licence, l'avis public porte que, à moins de preuve du contraire, l'emploi fait l'objet d'un contrat de licence et que le caractère et la qualité des marchandises ou des services sont contrôlés par le propriétaire (1 point).

(d) « Lecteurs de DVD » sera radié de l'enregistrement (1 point) et « lecteurs de disques optiques » sera maintenu (1 point) : On n'a pas de preuve de vente de lecteurs de DVD (1 point). La simple déclaration que de nombreux lecteurs de DVD ont été vendus, sans fournir ni dates ni factures, ne suffit pas (1 point).

(e) « Polos et casquettes » sera radié de l'enregistrement (1 point). Ces faits ne constituent pas un emploi de la marque dans la pratique normale du commerce (1 point). Les articles promotionnels ou les cadeaux ne sont pas considérés comme faisant partie de la pratique normale du commerce (1 point).

(f) (Aucun point en ce qui concerne le maintien ou la radiation.) C'est la déviation de la marque qui doit être abordée. Le critère consiste à déterminer si la marque de commerce telle qu'elle est employée se rapproche suffisamment de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée (1 point) pour maintenir l'enregistrement. Pour ce faire, il faut comparer la marque enregistrée et la marque employée et déterminer si les distinctions sont tellement minimes (1 point) qu'un acheteur non averti pourrait conclure qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine (1 point).

(g) « Magazines spécialisés en audio et vidéo » sera radié de l'enregistrement (1 point). Une récession (ou de mauvaises conditions économiques) ne constitue pas une circonstance spéciale justifiant le non-emploi (1 point).

(h) « Lunettes à vision 3D » sera maintenu dans l'enregistrement (1 point). L'emploi à n'importe quel niveau de la chaîne commerciale constitue un emploi (1 point). La vente par le distributeur équivaut à une vente par le propriétaire (1 point) et n'exige pas de licence (1 point).

(i) « Stations d'accueil pour MP3 » sera radié de l'enregistrement (1 point). L'annonce d'une marque de commerce ne constitue pas un emploi en liaison avec les marchandises (1 point) (ou 1 point si le candidat répond que l'affidavit ne contient pas de preuve de ventes de stations d'accueil pour MP3).

(j) « Services de conception de cinéma maison » sera maintenu dans l'enregistrement (1 point). Les services accessoires (1 point) à la vente ou l'emploi des marchandises suffisent en soi à maintenir les services dans l'enregistrement (1 point).

(k) « Services d'installation de cinéma maison » sera radié, tout comme « services de calibrage audio et vidéo » (1 point). Un lien d'affaires ne permet pas de conclure au contrôle. (1 point)

(l) « Services de location d'équipement audio et vidéo » sera maintenu dans l'enregistrement (1 point). Annoncer une marque de commerce en liaison avec les services (1 point) et être prêt, disposé et en mesure de le fournir constitue un emploi en liaison avec services (1 point).

Question 9 (3 points)

Pour faire plaisir à sa sœur, François grave la marque de commerce DR FRANÇOIS sur sa montre Rolex et exporte la montre de Montréal à sa sœur aux États-Unis pour la somme de 0,01 $ (un cent). Cette transaction constitue-t-elle un emploi de la marque de commerce DR FRANÇOIS en liaison avec les montres? Pourquoi? Indiquez toutes les dispositions législatives pertinentes de la Loi sur les marques de commerce, s'il y a lieu.

Réponse

Oui (1 point.). Paragraphe4(3) (1 point). Aucun point si le candidat n'indique que l'article 4, et non le paragraphe. Rien n'exige que l'emploi par exportation fasse partie de la pratique normale du commerce (1 point).

Question 10 (3 points)

Michel emploi la marque de commerce SHAZAM pour vendre des suçons. Boris voit cette marque de commerce et décide d'employer la même marque pour vendre ses réacteurs nucléaires. Dans les bottins téléphoniques, Michel et Boris sont listés séparément sous le simple nom « SHAZAM ». Jusqu'ici, Michel a reçu par erreur dix appels de personnes désireuses d'acheter des réacteurs nucléaires. Y a-t-il de la confusion ici? Pourquoi?

Réponse

Non (1 point). La confusion exige une conclusion erronée quant à l'origine (1 point), et pas seulement une erreur de numéro de téléphone (1 point).

Question 11 (4 points)

Louis vous demande d'effectuer une recherche d'enregistrabilité d'une marque de commerce. Louis emploi la marque de commerce OEUF en liaison avec les téléphones. Le mot « œuf » est dans le dictionnaire et n'a rien à voir avec les téléphones. La marque de commerce est-elle forte ou faible en soi? Pourquoi? Quelle importance a la force ou la faiblesse inhérente d'une marque dans l'évaluation de la portée de sa protection?

Réponse

La marque est forte (1 point) parce qu'elle ne donne aucune information sur le caractère ou la qualité des téléphones (1 point). Il est pertinent de déterminer si une marque est faible ou forte en soi quand on évalue la confusion (1 point). Les marques fortes sont plus susceptibles que les marques faibles de donner lieu à des conclusions de confusion (1 point).

Question 12 (4 points)

Vous êtes un agent de marque de commerce et vous travaillez pour un cabinet d'avocats. Votre cabinet a donné des conseils en matière de marque de commerce au client A. Ce mandat est terminé depuis cinq ans. Le client X veut maintenan t que vous fassiez opposition à une nouvelle demande d'enregistrement de marque de commerce déposée par votre ancien client A. Quels sont, en dehors de ces faits, les deux devoirs les plus importants à prendre en considération pour déterminer si vous êtes en situation de conflit d'intérêts? Analysez brièvement comment chacun des principes s'applique ici.

Réponse

Les deux principes les plus importants sont : le devoir de confidentialité (1 point) et le devoir de loyauté (1 point). Dans le cas qui nous occupe, l'élément à prendre en compte est le suivant : l'ancien client A a-t-il fourni des renseignements confidentiels qui pourraient servir à l'opposition? (1 point) Puisque le client A a quitté le cabinet depuis cinq ans, le devoir de loyauté n'existe probablement plus. (1 point) Aucun point n'est accordé pour la conclusion, à savoir si, oui ou non, l'agent peut agir dans cette affaire.

Question 13 (2 points)

Vous représentez le requérant dans le cadre d'une opposition. Vous demandez une décision interlocutoire pour le retrait de la déclaration d'opposition. À quel point précis du processus d'opposition la Commission des oppositions cessera-t-elle de prendre en compte les requêtes de décision interlocutoire visant à retirer la déclaration d'opposition?

Réponse

Une fois la preuve déposée (2 points).

Question 14 (6 points)

Vous représentez l'opposant. On vous a accordé un délai de conciliation de quatre mois pour déposer la preuve aux termes de la règle 41 de l'opposant. Le délai de conciliation est maintenant terminé. Vous n'avez pas encore déposé la preuve de l'opposant. Les parties sont sur le point de régler leur différend, et vous avez le consentement du requérant de prolonger le délai d'un autre mois.

  1. La Commission des oppositions accordera-t-elle ou non un mois de conciliation supplémentaire? (0,5 point)
  2. En vous fondant sur l'énoncé de pratique qui traite des oppositions et sur les faits présentés, indiquez deux autres types de prolongation de délai qui s'offrent à l'opposant à cette étape? Pour chacun, quel est le jalon de prolongation de délai maximale en termes de nombre de mois et quelles sont les exigences connexes? (4,5 points)
  3. Le règlement n'était pas finalisé au terme du délai prolongé de l'opposant malgré le fait que ce dernier ait bénéficié de l'une des prolongations citées en réponse à la question b. L'opposant demande une nouvelle prolongation d'un mois pour compléter le règlement « en se fondant sur des circonstances exceptionnelles dans le but de finaliser le règlement », sans autre explication. La prolongation de délai est-elle ou non susceptible d'être accordée? (1 point)
Réponse
  1. Non (0,5 point).
  2. Il y a deux types de prolongation de délai possible : premièrement – une prolongation de délai en vertu des jalons généraux (0,5 point) d'une durée de trois mois (0,5 point) qui exige des raisons suffisantes (0,5 point), le consentement de l'autre partie (0,5 point) et le paiement de frais (0,5 point) et, deuxièmement – une prolongation de délai pour « finalisation d'un règlement » (0,5 point) d'une durée de trois mois (0,5 point) qui exige le consentement du requérant (0,5 point) et le paiement de frais (0,5 point). Aucun point ne sera accordé au candidat pour l'affirmation selon laquelle le règlement doit être finalisé, puisque le nom de la prolongation est explicite. Aucun point ne sera accordé pour la mention d'autres circonstances exceptionnelles.
  3. Non (1 point).

Question 15 (1 point)

Quelle est la seule situation où le Bureau des marques de commerce exige actuellement un désistement?

Réponse

Lorsque la marque contient la feuille d'érable à 11 pointes. (1 point.)

Question 16 (2 points)

Dans une procédure en vertu de l'article 45, la preuve du titulaire de l'enregistrement comprend la facture d'une vente au Canada dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente, et un échantillon de l'emballage de la marchandise sur lequel figure la marque. Le texte de l'emballage est en espagnol seulement et l'emballage n'est pas conforme aux lois canadiennes sur l'étiquetage. L'enregistrement pour ce produit sera-t-il maintenu? Pourquoi?

Réponse

L'enregistrement sera maintenu parce que le défaut de se conformer à des lois autres que la Loi sur les marques de commerce n'est pas pertinent. (2 points. Aucun point ne sera accordé pour la réponse « oui » : seule l'explication donne droit à la note.)

Question 17 (2 points)

Le titulaire possède un enregistrement en liaison avec des « vins, vins mousseux et autres boissons alcoolisées et fermentées ». Dans une procédure en vertu de l'article 45, le titulaire ne prouve l'emploi de la marque de commerce au Canada pendant la période pertinente qu'en liaison avec des vins mousseux. L'enregistrement sera-t-il modifié et, si oui, de quelle manière?

Réponse

L'enregistrement sera modifié pour devenir : « vins mousseux » (2 points). (Aucun point ne sera accordé pour la réponse « oui » sans autre explication. Aucun point ne sera accordé si « vins » fait partie de la réponse.)

Question 18 (3 points)

Énoncez les trois facteurs qui permettent de déterminer l'existence de circonstances spéciales justifiant l'absence d'emploi pendant la période pertinente dans une procédure en vertu de l'article 45.

Réponse

Prendre en considération la durée du non-emploi de la marque de commerce (1 point); déterminer si les motifs invoqués par le titulaire de l'enregistrement pour ne pas avoir employé la marque de commerce durant la période pertinente sont attribuables à des circonstances hors de son contrôle (1 point); et déterminer si le titulaire de l'enregistrement avait la ferme intention de la réemployer sous peu (1 pointAucun point ne sera accordé si la réponse ne contient pas « sous peu » ou l'équivalent).

Question 19 (2 points)

Une preuve par ouï-dire est présentée, mais elle ne compte pas parmi les exceptions prévues par la loi en la matière. Quels sont les deux principaux facteurs qui doivent être établis pour que la preuve soit considérée comme admissible?

Réponse

La nécessité (1 point) et la fiabilité (1 point).

Question 20 (2 points)

La société Organisme de la Couronne est une autorité publique qui vend des lunettes aux moins nantis pour la somme de 5 $. Hier, la société a annoncé son nouveau service, LUNETTES, et a vendu sa première paire de lunettes. Aujourd'hui, la société a déposé une demande en vue d'obtenir une marque officielle pour LUNETTES accompagnée d'une preuve d'autorité publique ainsi que de l'annonce et de la vente. La nature descriptive de la marque est-elle pertinente, oui ou non? Le Bureau des marques de commerce va-t-il publier la marque dans le Journal des marques de commerce?

Réponse

Non (1 point). Oui (1 point).

Question 21 (3 points)

  1. Dans une procédure en vertu de l'article 45 dont le Bureau des marques de commerce est saisi, le requérant peut-il procéder à un contre-interrogatoire au sujet de l'affidavit déposé par le titulaire de l'enregistrement?
  2. Dans un appel devant la Cour fédérale, le requérant peut-il procéder à un contre-interrogatoire au sujet de la preuve déposée devant le Bureau des marques de commerce ?
  3. Dans le cadre de l'appel, si le titulaire de l'enregistrement dépose de nouveaux éléments de preuve, le requérant peut-il procéder à un contre-interrogatoire à leur sujet?
Réponse
  1. Non (1 point).
  2. Non (1 point).
  3. Oui (1 point).

Question 22 (1 point)

Dans une opposition, si une partie n'a pas déposé de preuve devant la Commission d'opposition, puis porte la décision en appel, peut-elle déposer une preuve dans le cadre de l'appel, oui ou non?

Réponse

Oui (1 point).

Question 23 (1 point)

Une société sans but lucratif qui poursuit des objectifs charitables est-elle nécessairement une autorité publique, oui ou non?

Réponse

Non (1 point).

Question 24 (3 points)

Vous désirez avancer un motif d'opposition selon lequel la marque de commerce du requérant déprécierait la valeur de l'achalandage de l'enregistrement de l'opposant. Énumérez toutes les dispositions législatives pertinentes de la Loi sur les marques de commerce sur lesquels vous pourriez vous appuyer.

Réponse

38(2)a) – (1 point); 30i) – (1 point); 22(1) – (1 point).

Question 25 (4 points)

Vrai ou faux :

  1. Le fardeau de la preuve de l'opposant peut être satisfait par les éléments de preuve du requérant.
  2. Dans un appel, si aucun nouvel élément de preuve n'a eu d'incidence importante sur la première décision, la norme de contrôle est celle de la décision correcte.
  3. « Incidence matérielle » ne veut pas dire que les nouveaux éléments de preuve auraient modifié l'état d'esprit de l'agent d'audience. Cette expression signifie tout simplement que la nouvelle preuve aurait pu influencer sa décision d'une manière appréciable.
  4. Dans une opposition, vous pouvez vous fonder sur un motif d'opposition qui n'est pas allégué.
Réponse (1 point chacune)
  1. Vrai
  2. Faux
  3. Vrai
  4. Faux

Question 26 (5 points)

Jumelez chaque principe et la décision correspondante.

Principes Affaires
1.
Pour constituer une violation, l'emploi contesté du défendeur doit être un « emploi » en tant que marque de commerce.
a.
Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1978), 40 CPR (2d) 25 (FCTD)
2.
Le critère pratique qu'il faut appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions entre ces deux marques sont à ce point minimes qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine.
b.
Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. et al, 2011 CSC 27
3.
Le registraire ne doit pas perpétuer d'anciennes erreurs.
c.
Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société anonyme et al. (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.)
4.
Une preuve d'expert qui se limite à évaluer la ressemblance entre les marques n'est pas nécessaire.
d.
Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.)
5.
Il faut évaluer la confusion non pas du point de vue de l'acheteur prudent et diligent ou du « crétin pressé », mais plutôt de celui de l'« acheteur ordinaire pressé ».
e.
Clairol International Corp. et al. c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al. (1968), 55 C.P.R. 176 (Cour de l'Échiquier du Canada)
Réponse (1 point chacune)

1. - e
2. - c
3. - a
4. - b
5. - d

Question 27 (1 point)

Jean est un agent de marque de commerce. Il vient d'embaucher un nouvel adjoint. Selon le code de déontologie de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada, Jean a le devoir de s'assurer que le nouvel adjoint est informé qu'il doit respecter la confidentialité de toutes affaires des clients, oui ou non?

Réponse

Oui (1 point)


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