Archivé — Examen de 2013 – Agent/Agente de marques de commerce - Partie B

| Examen des agents de marque de commerce | Suivante


Questions et réponses — (150 points)

Question 1 (4 points)

Question 1 a) Vos services ont été retenus par la cliente X afin d'effectuer une recherche de marque de commerce au registre des marques de commerce et de donner un avis sur l'enregistrabilité de la marque qu'elle projette d'employer. La recherche ne révèle qu'une seule marque enregistrée pouvant poser problème. Il s'agit d'une marque similaire et qui vise des services et des marchandises qui se chevauchent. La firme pour laquelle vous travaillez est inscrite à titre de représentant pour signification et d'agent de la marque de commerce que vous avez relevée comme étant susceptible de poser problème. Pouvez-vous donner cet avis sur l'enregistrabilité, oui ou non ? (1 point) Donnez une raison pour motiver votre réponse. (1 point)

Réponse

Non, vous ne pouvez émettre un avis. (1 point)  Il existe un conflit d'intérêts du fait que la firme pour laquelle vous travaillez représente le titulaire de l'enregistrement antérieur. (1 point)

Question 1 b) Quelles sont les deux obligations dont il faut tenir compte pour décider s'il y a conflit d'intérêts ? (2 points)

Réponse

L'obligation de confidentialité (1 point) et l'obligation de loyauté (1 point).

Question 2 (3 points)

François vient de recevoir une lettre de mise en demeure adressée à l'une de ses clientes. La lettre de mise en demeure allègue une usurpation des droits dans certaines marques de commerce enregistrées de l'autre partie. François informe sa cliente de la lettre et on lui demande de préparer un avis sur le bien-fondé des allégations de l'autre partie et sur les chances de succès si une action était formellement intentée. François est un agent de marques de commerce travaillant à son compte et il n'est pas avocat. François peut-il donner cet avis? Oui ou non ? (1 point) Donnez deux raisons pour motiver votre réponse (2 points)

Réponse

Non. François ne devrait pas donner un avis. (1 point) François n'est pas avocat et, par conséquent, n'est pas visé par le privilège du secret professionnel (1 point) et il est fort probable qu'il n'est pas couvert par son assurance de responsabilité civile dans le cas où il donnerait un avis qu'il n'est pas autorisé à donner (1 point).

Question 3 (4 points)

Une société canadienne prospère, Wooly Lama, a mis au point une nouvelle technologie conçue pour s'assurer que les chandails de laine qu'elle fabrique ne rétréciront pas au lavage. Wooly Lama vous a demandé si elle pouvait enregistrer NOOOSHRINK comme marque de certification pour désigner les chandails traités au moyen de cette nouvelle technologie.

Wooly Lama vous demande de déposer une demande d'enregistrement pour la marque NOOOSHRINK en son nom, fondée sur un emploi de la marque depuis novembre 2010 en liaison avec des chandails de laine et des services de traitement de la laine.  

  1. Indiquez quel est le principal problème avec ces instructions (1 point), et indiquez les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerc ou du Règlement sur les marques de commerce. (1 point)
  2. En supposant que la demande d'enregistrement comme marque de certification est acceptée et que, dix ans plus tard, la technologie utilisée pour traiter les chandails de laine change, est-il possible de modifier la norme indiquée dans l'enregistrement de la marque de certification ? Oui ou non (1 point) Citez la disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerc ou du Règlement sur les marques de commerce. (1 point)
Réponse

Réponse :

  1. Une marque de certification ne peut être enregistrée par la personne fabriquant les marchandises (0.5 points) ou exécutant les services (0.5 points); paragraphe 23(1) (1 point).
  2. Oui. (1 point) Paragraphe 41(1)(d) (1 point)

Question 4 (27 points)

Votre cliente, Happy Face Inc., faisant aussi affaires sous le nom commercial Happy Face, fabrique et vend de la crème glacée et des confiseries glacées de toutes sortes sous la marque de commerce HAPPY FACE depuis 1999. La marque de commerce inclut le dessin d'un visage jovial de clown faisant l'objet d'un enregistrement de droit d'auteur détenu par Happy Face Inc. Les produits HAPPY FACE sont distribués dans les provinces de l'Ontario et du Québec seulement. Le président de la compagnie vous a demandé d'effectuer une recherche au registre des marques de commerce visant à déterminer la disponibilité de la marque de commerce HAPPY FACE & Dessin avant de déposer une demande d'enregistrement au Canada.

Votre recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes révèle la demande d'enregistrement suivante :

  • Marque de commerce : SMILEY FACE & Dessin (le dessin de la marque de commerce est un visage jovial de clown presque identique au dessin de la marque de commerce HAPPY FACE).
  • Marchandises : Yogourt et desserts glacés
  • Requérant : Empire Foods, Inc. (134 President Avenue, New York, NY, 10019, USA)
  • Demande déposée le 11 septembre 2012 (revendiquant une date de priorité fondée sur la demande américaine no 85-123456, déposée le 28 mai 2012)
  • Fondée sur la demande américaine no 85-123456 et l'emploi aux États-Unis
  • Annoncée dans l'édition du Journal des marques de commerce du 23 août 2013

Afin d'obtenir de plus amples renseignements sur cette compagnie et les produits SMILEY FACE, vous effectuez une recherche rapide à l'aide du moteur de recherche Google. Votre recherche sur le web ne révèle aucune indication quant à la vente de ces produits ni aux États-Unis ni dans aucun autre pays.

Dans votre avis à la cliente, vous recommandez le dépôt d'une demande d'enregistrement de la marque HAPPY FACE & Dessin au Canada. Vous recommandez également de déposer une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande d'Empire Foods, Inc. que vous considérez comme étant un obstacle potentiel à l'enregistrement de la marque de commerce de votre cliente. Votre cliente est d'accord avec votre stratégie. Selon elle, l'adoption de la marque de commerce SMILEY FACE & Dessin au Canada créerait de la confusion avec sa marque de commerce et son nom commercial HAPPY FACE. Elle considère également que le dessin de la marque SMILEY FACE constitue une violation de son droit d'auteur.

Vous préparez donc sans délai une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque de commerce SMILEY FACE & Dessin.

  1. En supposant que la déclaration d'opposition sera déposée à la date limite pour le dépôt d'une opposition, à quelle date déposerez-vous la déclaration d'opposition auprès du Bureau des marques de commerce? (1 point) Appuyez votre réponse en citant toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce. (1 point)

    Réponse

    23 octobre 2013. (1 point) Paragraphe 38(1) de la Loi sur les marques de commerc. (1 point)

  2. Outre le motif fondé sur le paragraphe 30(a) de la Loi sur les marques de commerc, rédigez, sous forme abrégée, les cinq (5) principaux motifs que vous soulèverez dans votre déclaration d'opposition. (5 points) Vous devez indiquer, pour chacun des motifs d'opposition, la ou les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerc. (5 points) Seuls les cinq (5) premiers motifs d'opposition seront notés.

    Réponse

    Les motifs d'opposition doivent être correctement énoncés. Aucun point ne sera accordé pour d'autres motifs d'opposition qui pourraient être soulevés. Tous les paragraphes de la Loi sur les marques de commerce doivent être indiqués.

    • En vertu du paragraphe 38(2)(a) de la Loi sur les marques de commerc(0,5 point), la demande ne satisfait pas aux exigencesdu paragraphe 30(d) de la Loi sur les marques de commerce (0,5 point)du fait que la marque de commerce demandée n'était pas employée aux États-Unis à la date du dépôt de la demande d'enregistrement (ou à la date de priorité). (1 point) (pour avoir le point, doit indiquer que : i) la marque n'est pas employée aux États-Unis et ii) à la date du dépôt de la demande au Canada)
    • En vertu de l'alinéa 38(2)(a) de la Loi sur les marques de commerc(0,5 point), la demande ne satisfait pas aux exigencesdu paragraphe 30(i) de la Loi sur les marques de commerce (0,5 point)du fait quela déclaration voulant que la requérante soit convaincue de son droit à l'emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans la demande est fausse dans la mesure où un tel emploi constituerait une violation du droit d'auteur de l'opposante sur le dessin duquel la marque demandée est une copie, contrairement à la Loi sur le droit d'auteur. (1 point)
    • En vertu de l'alinéa 38(2)(c) de la Loi sur les marques de commerc (0,5 point), la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque demandée aux termes de l'alinéa 16(2)(a) de la Loi sur les marques de commerc (0,5 point) parce qu'elle crée de la confusion avec la marque HAPPY FACE & Dessin de l'opposante antérieurement employée au Canada par l'opposante en liaison avec de la crème glacée et des confiseries glacées. (1 point) (pour avoir le point, doit faire référence aux marchandises)
    • En vertu de l'alinéa 38(2)(c) de la Loi sur les marques de commerc (0,5 point), la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque demandée aux termes de l'alinéa 16(2)(c) de la Loi sur les marques de commerc (0,5 point) parce qu'elle crée de la confusion avec le nom commercial HAPPY FACE de l'opposante antérieurement employé au Canada par l'opposante en liaison avec l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de crème glacée et de confiseries glacées. (1 point) (pour avoir le point, doit faire référence aux marchandises )
    •  En vertu de l'alinéa 38(2)(d) de la Loi sur les marques de commerc (1 point), la marque demandée n'est pas distinctive, car elle ne permet pas de distinguer et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la requérante de celles de l'opposante eu égard à la marque HAPPY FACE & Dessin de l'opposante. (1 point) (pour avoir le point, doit inclure le langage souligné)
  3. Indiquez la date pertinente à prendre en considération pour chacun des cinq (5) motifs d'opposition que vous avez soulevés. (1 point pour chaque réponse pour un total de 5 points)

    Réponse

    par. 30(d) – date de priorité (28 mai 2012) ou date de dépôt (11 septembre 2012) (1 point)
    par. 30(i) – date de priorité (28 mai 2012) ou date de dépôt (11 septembre 2012) (1 point)
    al. 16(2)(a) – date de priorité ou 28 mai 2012 (1 point)
    al. 16(2)(c) – date de priorité ou 28 mai 2012 (1 point)
    al. 38(2)(d) – date de dépôt de l'opposition ou 23 octobre 2013 (1 point)

    Quelques mois plus tard, après avoir reçu la contre-déclaration de la requérante, vous préparez la preuve de votre cliente conformément à la Règle 41 du Règlement sur les marques de commerce.

  4. Pouvez-vous déposer votre preuve au Bureau des marques de commerce par télécopieur? Oui ou non. (1 point) Appuyez votre réponse en citant toute disposition pertinente du Règlement sur les marques de commerce. (1 point)
    Réponse

    Non. (1 point) Alinéa 3(9)(b) du Règlement sur les marques de commerce (1 point) (doit inclure le paragraphe et l'alinéa pour le point)

  5. Pouvez-vous signifier la preuve de votre cliente à l'agent de la requérante par courrier recommandé? Oui ou non. (1 point) Appuyez votre réponse en citant toute disposition pertinente du Règlement sur les marques de commerce. (1 point)
    Réponse

    Oui. (1 point) Alinéa 37(1)(b) du Règlement sur les marques de commerce (1 point) (doit inclure le paragraphe et l'alinéa pour le point)

    La requérante décide de ne pas déposer de preuve et en avise le registraire.

  6. Est-ce que cela empêchera la requérante de demander par la suite l'autorisation de soumettre une preuve? Oui ou non. (1 point)
    Réponse

    Non. (1 point)

    Quelques semaines plus tard, vous commencez à préparer le plaidoyer écrit de l'opposante. Votre recherche jurisprudentielle et la rédaction du plaidoyer vous demande plus temps que prévu et vous vous rendez compte que vous aurez besoin de plus de temps pour bien préparer votre plaidoyer écrit dans le délai prescrit. Vous décidez de demander une prolongation du délai pour déposer votre plaidoyer écrit.

  7. Indiquez quelles sont les deux (2) exigences auxquelles il faut répondre pour justifier votre demande de prolongation. (1 point chacune) Quelle période de prolongation le registraire accordera-t-il pour une première demande? (1 point)
    Réponse
    • Raison(s)suffisantes(s) (1 point)
    • Le consentement de l'autre partie (1 point)
    • Droits prescrits (1 point) (maximum de 2 points)
    • 4 mois (1 point)
    • (Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce)

    Le jour de l'audience est enfin arrivé. Les deux parties sont représentées devant la Commission des oppositions des marques de commerce. Dans vos remarques préliminaires, vous faites référence au fardeau de preuve des deux parties dans une procédure d'opposition.

  8. Expliquez le fardeau de preuve de l'opposante (1 point) et celui de la requérante. (1 point)
    Réponse

    - L'opposante a un fardeau de preuve initial quant à chacun de ses motifs d'opposition. (1 point) (le candidat doit indiquer qu'il s'agit d'un fardeau initial)
    - La requérante a le fardeau légal de démontrer (selon la prépondérance de probabilités) que sa marque de commerce est enregistrable. (1 point) (le candidat doit indiquer qu'il s'agit d'un fardeau depreuve légal)

Question 5 (14 points)

Votre cliente, Global Apparel Inc, une entreprise du Québec, est titulaire de la marque de commerce FASHIONIST-AH! employée au Canada depuis 2006 en liaison avec des jeans. Votre cliente ne détient pas un enregistrement de sa marque de commerce.

Worldwide Apparel Inc, une entreprise de l'Ontario, est titulaire de la marque de commerce enregistrée FASHIONISTA au Canada, sous le numéro d'enregistrement 777 666, en liaison avec divers types de vêtements. L'enregistrement de la marque de commerce, daté du 2 novembre 2008, est fondé sur l'emploi de la marque de commerce au Canada depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec toutes les marchandises visées par l'enregistrement. Worldwide Apparel Inc. n'était pas au fait de la marque de commerce FASHIONIST-AH! lorsqu'elle a adopté sa propre marque de commerce en 2007.

Aujourd'hui, le 22 octobre 2013, le président de Global Apparel Inc. effectue une recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes qui révèle la marque de commerce FASHIONISTA (numéro d'enregistrement 777 666). Selon lui, il existe un risque de confusion entre les deux marques de commerce, et il entend faire radier du registre l'enregistrement de la marque de commerce FASHIONISTA. Il communique immédiatement avec vous pour vous demander conseil.

  1. Indiquez deux (2) types de procédures que vous pourriez recommander à votre cliente. (1 point chacun) Pour chaque type de procédure, citez la disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce. (1 point chacune)
  2. En supposant que votre cliente ait décidé de contester devant la Cour la validité de l'enregistrement de la marque de commerce FASHIONISTA, donnez deux (2) motifs qui pourraient être allégués pour appuyer votre action. (1 point chacun) Pour chaque motif, citez la disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce. (1 point chacune)
  3. Y a-t-il une date précise dont il convient de tenir compte pour entreprendre une action en invalidité? Oui ou non. (1 point) Donnez une raison en appui à votre réponse. (1 point) Appuyez votre réponse en citant toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerc. (1 point)
  4. L'action en invalidité peut-elle être intentée devant la Cour supérieure de l'Ontario? Oui ou non. (1 point) Donnez une raison en appui à votre réponse. (1 point) Appuyez votre réponse en citant toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerc. (1 point)
Réponse

Réponse :

    • Procédure en radiation sommaire (administrative) (1 point) en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce. (1 point)
    • Action en radiation (judiciaire) (1 point) en vertu de l'article 57 de la Loi sur les marques de commerc (1 point)
    • La marque de commerce n'est pas distinctive au moment où est entreprise la procédure contestant la validité de l'enregistrement (1 point); alinéa 18(1)(b) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point)
    • La personne ayant demandé de l'enregistrement n'avait pas le droit d'obtenir l'enregistrement (1 point); paragraphe 18(1) in fine de la Loi sur les marques de commerc. (1 point) (doit inclure le paragraphe pour le point)
  1. Oui (1 point) L'enregistrement deviendra incontestable cinq ans après la date de l'enregistrement de la marque de commerce contestée (c'est-à-dire le 2 novembre 2013, facultatif) (1 point). Paragraphe 17(2) de la Loi sur les marques de commerc (1 point)
  2. Non (1 point) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive (1 point). Paragraphe 57(1) de la Loi sur les marques de commerc (1 point)

Question 6 (3 points)

Énumérez les trois (3) éléments les plus pertinents que la partie demanderesse doit établir pour faire accueillir une action pour violation d'une marque de commerce en vertu de l'article 19 de la Loi sur les marques de commerc. (1 point chacun) (des points ne seront donnés que pour les trois premiers éléments énumérés)

Réponse • l'existence d'un enregistrement; (1 point)
• que la partie défenderesse a employé une marque de commerce qui est identique à la marque de commerce enregistrée; (1 point)
• que cet emploi était en liaison avec l'un(e) ou l'autre des marchandises ou services visés par l'enregistrement. (1 point)

Question 7 (6 points)

Indiquez si les énoncés suivants concernant des actions en concurrence déloyale (passing off) sont vrais ou faux.

  1. Le paragraphe 7 (b) de la Loi sur les marques de commerc crée un droit d'action de nature civile et codifie, pour l'essentiel, le délit de concurrence déloyale en common law. (1 point)
  2. Le propriétaire d'un signe distinctif ne peut recourir à une action en concurrence déloyale pour poursuivre une défenderesse. (1 point)
  3. Dans une action en concurrence déloyale, la partie demanderesse a le fardeau de démontrer que la défenderesse a induit le public en erreur par une représentation trompeuse. (1 point)
  4. Dans une action en concurrence déloyale, la partie demanderesse a le fardeau de démontrer que la défenderesse a commis un méfait intentionnel ou des actes dans l'intention de tromper. (1 point)
  5. La Cour fédérale peut entendre des actions en concurrence déloyale en vertu de l'article 7 de la Loi sur les marques de commerce, ou fondées sur les principes de la common law. (1 point)
  6. Des facteurs tels que le style du lettrage, la couleur des enseignes des parties ou l'apparence des marques de commerce des parties telles qu'elles figurent sur les enseignes et les cartons d'emballage constituent des éléments pertinents à prendre en considération dans une action en concurrence déloyale. (1 point)
Réponse

(1 point chacun)

  1. Vrai
  2. Faux
  3. Vrai
  4. Faux
  5. Faux
  6. Vrai

Question 8 (6 points)

ABC Inc. est propriétaire de la marque de commerce enregistrée RAINBOW employée au Canada sous licence par XYZ Inc. depuis 2001 en liaison avec une crème de beauté. Une petite entreprise, 123 Ontario Inc., a récemment lancé sur le marché une crème pour les mains portant la marque de commerce RAINBO. À l'heure actuelle, la distribution de la crème pour les mains RAINBO est limitée à la région d'Ottawa.

XYZ Inc. estime que l'emploi de la marque de commerce RAINBO porte atteinte aux droits dans la marque de commerce enregistrée RAINBOW et demande à ABC Inc. de prendre des mesures judiciaires contre 123 Ontario Inc. Trois mois plus tard, ABC Inc. informe son licencié qu'elle refuse de se lancer dans quelque procédure judiciaire que ce soit au motif que cela est trop coûteux.

  1. Indiquez deux (2) causes d'action fondées sur l'enregistrement de la marque de commerce RAINBOW qui pourraient soutenir une action à l'encontre de 123 Ontario Inc. (1 point chacune) Appuyez votre réponse sur toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerc. (0,5 point chacune)
  2. En supposant qu'il n'y a pas d'accord entre le propriétaire et le licencié à cet égard, XYZ Inc. peut-elle intenter, en son nom, une action pour violation des droits dans la marque de commerce à l'encontre 123 Ontario Inc. ? Oui ou non. (1 point) Donnez une raison en appui à votre réponse. (1 point) Appuyez également votre réponse sur toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerc. (1 point)
Réponse

Réponse :

    • Usurpation/violation (1 point); article 20 de la Loi sur les marques de commerc. (0,5 point)
    • Diminution de la valeur de l'achalandage (1 point); article 22 de la Loi sur les marques de commerc (0,5 point)
  1. Oui. (1 point) Le licencié peut requérir le propriétaire d'intenter des procédures pour usurpation de la marque et, si celui-ci refuse ou néglige de le faire dans les deux mois suivant cette réquisition, il peut intenter ces procédures en son propre nom comme s'il était propriétaire, faisant du propriétaire un défendeur. (1 point pour le principe mentionné). Paragraphe 50(3) de la Loi sur les marques de commerc. (1 point)

Question 9 (33 points)

Vous représentez Island Pools Inc., une entreprise canadienne propriétaire de la marque de commerce SPLASH, enregistrée au Canada le 14 février 2007 sous le numéro LMC 123,456, employée en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises :

(1) piscines; spas
(2) toiles solaires
(3) revêtements de rechange pour piscines
(4) chlore
(5) générateurs de chlore au sel
(6) sel
(7) équipement de nettoyage de piscines, nommément, manches télescopiques, brosses d'aspirateur, tuyaux d'aspirateur
(8) tremplins

Services :

(1) services d'installation et de réparation de piscines; services d'installation et de réparation de spas
(2) services de nettoyage et d'entretien de piscines
(3) services d'analyse de l'eau
(4) services d'installation de revêtement de rechange pour piscines

Un avis en vertu de l'article 45, émis le 1er juin 2012, a été notifié à votre cliente.

L'affidavit suivant a été déposé au nom de votre cliente.

Affidavit de Nick Summer

Je, Nick Summer, de la ville de Montréal, Québec, déclare solennellement ce qui suit :

Je suis le président de Island Pools Inc. (ci-après « IPI » ou « mon entreprise »).

1. Chaque année, depuis 2007, IPI a vendu au Canada des centaines de piscines et de spas  sur lesquels est apposée la marque SPLASH. J'ai devant moi une photographie d'un spa et une facture pour la vente de spas, lesquelles sont jointes comme Pièce A à mon affidavit. (La pièce n'est pas fournie pour cet examen. Partez toutefois de l'hypothèse qu'elle montre bien une facture et la photographie d'un spa avec la marque SPLASH bien visible sur le côté.) La marque de commerce SPLASH apparaît de façon semblable sur toutes nos piscines et spas vendus au Canada.

2. Mon entreprise vend, depuis 2011 et encore aujourd'hui, des toiles solaires à des détaillants de piscines partout au Canada. La marque de commerce SPLASH n'apparaît nulle part sur les toiles solaires. Les toiles solaires sont expédiées aux détaillants dans de grandes boîtes de carton sur lesquelles sont indiqués la marque de commerce SPLASH et le nom IPI. En règle générale, les détaillants retirent les toiles solaires des boîtes avant de les vendre aux consommateurs. J'ai devant moi une photographie d'une boîte de carton et une facture pour la vente de toiles solaires, lesquelles sont jointes comme Pièce B à mon affidavit. (La pièce n'est pas fournie pour cet examen. Partez toutefois de l'hypothèse qu'elle montre bien une boîte de carton avec la marque SPLASH bien visible sur le côté.) 

3. Mon entreprise ne vend pas de revêtements de rechange pour piscines ni ne fournit de services d'installation de revêtements. IPI possède une division faisant affaires sous le nom d'Island Pool Liner Sales and Replacement Inc. Pour le compte d'IPI, Island Pool Liner Sales and Replacement Inc. vend et remplace, chaque année depuis 2010, des revêtements de piscines. J'ai devant moi une photographie d'un revêtement ainsi qu'une facture d'Island Pool Liner Sales and Replacement Inc. pour la vente de revêtements et leur installation, lesquelles sont jointes comme Pièce C à mon affidavit. (La pièce n'est pas fournie pour cet examen. Partez toutefois de l'hypothèse qu'elle montre bien un revêtement pour piscines sur lequel figure la marque SPLASH bien visible.) 

4. Depuis 2007, mon entreprise vend au public du chlore dans de gros seaux en plastique sur lesquels est apposée la marque de commerce SPLASH. Or, en mai 2009, une explosion est survenue à notre usine de fabrication de chlore; la production de chlore a été interrompue jusqu'à ce que les réparations à l'usine soient terminées. Les travaux de nettoyage et de reconstruction ont pris plusieurs années en raison des incidences environnementales et de l'ampleur des dommages. Toutefois, nous avons déployé d'importantes ressources au cours des deux dernières années pour reconstruire l'usine et relancer la production et la vente de chlore à compter de septembre 2012. En fait, nous avons déjà lancé une campagne de publicité annonçant notre retour et avons des commandes en attente pour la livraison de chlore pour la fin de 2012.

5. Chaque année depuis 2009, mon entreprise a vendu de générateurs de chlore au sel portant la marque SPLASH au Canada et/ou aux États-Unis. J'ai devant moi une photographie d'un générateur de chlore au sel, laquelle est jointe comme Pièce D à mon affidavit. (La pièce n'est pas fournie pour cet examen. Partez toutefois de l'hypothèse qu'elle montre bien un générateur de chlore au sel avec la marque SPLASH bien visible sur le côté.) 

6. En juillet 2011, nous avons vendu 80 sacs de sel à un revendeur de piscines en Saskatchewan. Ce revendeur a laissé le sel à l'extérieur et de fortes pluies l'ont fait fondre. J'ai devant moi une photographie d'un sac de sel ainsi que la facture pour cette vente de sel, lesquelles sont jointes comme Pièce E à mon affidavit. (La pièce n'est pas fournie pour cet examen. Partez toutefois de l'hypothèse qu'elle montre bien un sac de sel avec la marque SPLASH bien visible sur le côté.) 

7. À l'heure actuelle, IPI octroie, à une compagnie en Ontario faisant affaires sous le nom de Best Pool Equipment Supplies Ltd., une licence pour l'utilisation de sa marque de commerce SPLASH pour des accessoires de nettoyage de piscines, nommément manches télescopiques, brosses d'aspirateur et tuyaux d'aspirateur. La marque de commerce SPLASH est apposée de manière visible sur tous les accessoires de nettoyage de piscines. Sur l'emballage de chaque accessoire de nettoyage de piscines, on trouve un avis indiquant que SPLASH est la propriété d'IPI et est employée sous licence. J'ai devant moi une photographie d'un manche télescopique, d'une brosse d'aspirateur et d'un tuyau d'aspirateur, ainsi que la facture pour la vente de ces accessoires, lesquelles sont jointes comme Pièce F à mon affidavit. (La pièce n'est pas fournie pour cet examen. Partez toutefois de l'hypothèse qu'elle montre bien un manche télescopique, une brosse d'aspirateur et un tuyau d'aspirateur avec la marque SPLASH bien visible sur le côté.) 

8. Mon entreprise a vendu 68 tremplins entre juin 2010 et mai 2012. Nos tremplins sont renommés pour leur flexibilité et leur design moderne. Nous annonçons nos tremplins dans Canadian Pool, un magazine mensuel distribué partout au Canada. J'ai devant moi une copie de l'édition du mois de juin 2011 du magazine Canadian Pool dans lequel est parue la publicité des tremplins SPLASH d'IPI, laquelle est jointe comme pièce G à mon affidavit. (La pièce n'est pas fournie pour cet examen. Partez toutefois de l'hypothèse qu'elle montre bien la publicité des tremplins avec la marque SPLASH bien visible sur le côté.) 

9. Chaque année depuis 2007, les services d'installation et de réparation de piscines et de spas d'IPI sont offerts aux Canadiens sous la marque de commerce SPLASH AT HOME. Entre septembre 2010 et mai 2012, nous avons installé 375 piscines, 475 spas et avons répondu à un total de 235 appels de service pour la réparation de piscines et de spas. J'ai devant moi des bons de commande pour l'installation de piscines et de spas et des contrats de réparation datés entre septembre 2010 et mai 2012 pour divers clients au Canada, lesquels sont joints comme pièce H à mon affidavit. (La pièce n'est pas fournie pour cet examen. Partez toutefois de l'hypothèse que les mots SPLASH AT HOME figurent de manière visible sur les documents).

10. IPI n'a pas encore signé de contrat avec des clients pour des services de nettoyage et d'entretien de piscines. Toutefois, nous avons activement fait la promotion et la publicité de ces services dans des journaux locaux et des annuaires téléphoniques d'entreprises (pages jaunes). Nous sommes en mesure de rendre ces services depuis 2007 mais nous attendons toujours notre premier client. Nous estimons que ce secteur d'activité deviendra très important pour notre entreprise.  J'ai devant moi une photographie d'une publicité pour nos services de nettoyage et d'entretien de piscines, datée de mars 2012, laquelle est jointe comme Pièce I à mon affidavit. (La pièce n'est pas fournie pour cet examen. Partez toutefois de l'hypothèse qu'elle montre bien la publicité pour des services de nettoyage et d'entretien de piscines avec la marque SPLASH bien visible sur le côté.) 

11. Dans le cadre de la commercialisation par IPI de piscines et de spas, nous offrons des services gratuits d'analyse de l'eau. Chaque jour, nous effectuons en moyenne 30 analyses d'eau pour le compte de nos clients. Nos services d'analyse de l'eau sont annoncés dans des publicités disponibles en point de vente que l'on trouve dans nos magasins locaux. J'ai devant moi un exemple d'une publicité en point de vente, datée du mois de juillet 2011, annonçant nos services d'analyse de l'eau, laquelle est jointe comme pièce J à mon affidavit. (La pièce n'est pas fournie pour cet examen. Partez toutefois de l'hypothèse qu'elle montre bien une publicité en point de vente avec la marque SPLASH bien visible sur le côté.) 

Pour chacune des marchandises et chacun des services visés par l'enregistrement, indiquez à votre cliente si vous croyez que ces marchandises et services seront maintenus ou radiés, et expliquez pourquoi. Ne présumez d'aucun fait qui n'est pas énoncé dans la preuve. Veuillez fonder votre avis uniquement sur la preuve produite et les principes de droit pertinents. Il n'est pas nécessaire de citer de la jurisprudence à moins que cela ne soit spécifiquement requis.

a) Marchandises (1) Indiquez si « piscines » sera maintenu ou radié (1 point) et si « spas » sera maintenu ou radié. (1 point) Donnez une raison pour appuyer votre réponse. (1 point)

Réponse

Les piscines seront maintenues dans l'enregistrement. (1 point) Les spas seront maintenus dans l'enregistrement. (1 point) Il n'est pas nécessaire de démontrer l'emploi de la marque en liaison avec chacune des marchandises. Il suffit que la marque de commerce figure sur l'une des marchandises et que l'affidavit indique que cela est représentatif des autres marchandises. (1 point)

b) Marchandises (2) Indiquez si « toiles solaires » sera maintenu ou radié. (1 point) Donnez une raison pour appuyer votre réponse. (1 point)

Réponse

Les toiles solaires seront maintenues dans l'enregistrement. (1 point) L'emploi à une étape quelconque de la chaîne commerciale constitue un emploi. (1 point

c) Marchandises (3); Services (4) Indiquez si « revêtements de rechange de piscines » sera maintenu ou radié. (1 point) Indiquez si « services de remplacement de revêtements de piscines » sera maintenu ou radié. (1 point) Donnez une raison pour appuyer votre réponse. (1 point)

Réponse

Les revêtements de rechange de piscines seront radiés de l'enregistrement. (1 point) Les services de remplacement de revêtements de piscines seront radiés de l'enregistrement. (1 point) La structure organisationnelle n'est pas suffisante pour inférer du contrôle ou l'octroi d'une licence. (1 point) (doit faire référence à l'inférence de contrôle)

d) Marchandises (4) Indiquez si « chlore » sera maintenu ou radié. (1 point) Donnez deux raisons pour appuyer votre réponse (2 points)

Réponse

Le chlore sera maintenu dans l'enregistrement. (1 point) Aucun emploi durant la période pertinente. Toutefois, alors qu'un incendie est hors du contrôle du propriétaire (1 point) (doit faire référence au « contrôle » pour le point), l'affidavit démontre une intention sérieuse de relancer les opérations prochainement. (1 point)

e) Marchandises (5) Indiquez si « générateurs de chlore au sel » sera maintenu ou radié. (1 point) Donnez une raison pour appuyer votre réponse (1 point) et nommez une décision pertinente. (1 point)

Réponse

Les générateurs de chlore au sel seront radiés de l'enregistrement. (1 point) Un affidavit produit conformément à l'article 45 ne devrait pas faire l'objet de plus d'une interprétation; si ce n'est pas le cas, il convient alors d'adopter l'interprétation qui va à l'encontre de l'intérêt de la partie pour laquelle l'affidavit a été rédigé (1 point) : Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd (1979), 45 C.P.R. (2d) 194 (CF); confirmé (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (CAF). (1 point

f) Marchandises (6) Indiquez si « sel » sera maintenu ou radié. (1 point) Donnez une raison pour appuyer votre réponse (1 point) et nommez une décision pertinente. (1 point)

Réponse

Le sel sera maintenu dans l'enregistrement. (1 point) La vente à quiconque au Canada le long de la chaîne de distribution constitue un emploi. (1 point) (doit faire référence à la “chaîne de distribution” pour le point) Manhattan Industries c. Princeton Manufacturing Ltd (1971), 4 C.P.R. (2d) 16 (CF) ou Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd (No 2) (1987), 17 C.P.R. (3d) 237 (CFA). (1 point pour l'une ou l'autre) 

g) Marchandises (7) Indiquez si « équipement de nettoyage de piscines » sera maintenu ou radié. (1 point) Donnez deux raisons pour appuyer votre réponse. (2 points) Citez toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerc ou du Règlement sur les marques de commerce. (1 point)

Réponse

L'équipement de nettoyage de piscines sera maintenu dans l'enregistrement. (1 point) La marque de commerce est employée sous licence. (1 point) Même si l'affidavit ne fournit pas une copie de la licence, l'avis public signifie, sauf preuve contraire, que l'emploi fait l'objet d'une licence et que les caractéristiques ou la qualité des marchandises ou services sont sous le contrôle du propriétaire. (1 point) Paragraphe 50(2) (1 point

h) Marchandises (8) Indiquez si « tremplins » sera maintenu ou radié. (1 point) Donnez deux raisons pour appuyer votre réponse (2 points)

Réponse

Les tremplins seront radiés de l'enregistrement. (1 point) L'affidavit doit établir l'emploi de la marque de commerce et ne doit pas seulement contenir une simple affirmation ou déclaration d'emploi. (1 point) La publicité d'une marque de commerce ne constitue pas un emploi en liaison avec des marchandises. (1 point)

i) Services (1) Indiquez si « services d'installation et de réparation de piscines » et « services d'installation et de réparation de spas » seront maintenus ou radiés. (1 point) Indiquez le principe qui s'applique (1 point) et expliquez le test devant être rencontré dans cette situation. (2 points)

Réponse

Les services d'installation et de réparation de piscines et les services d'installation et de réparation de spas seront radiés de l'enregistrement. (1 point)  Différences entre les marques de commerce. (1 point) Il s'agit de savoir si la marque de commerce employée se rapproche suffisamment de la marque de commerce enregistrée pour maintenir l'enregistrement (1 point), en comparant les deux marques et en déterminant si les distinctions sont à ce point minimes qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine. (1 point)

j) Services (2) Indiquez si « services de nettoyage et d'entretien de piscines » sera maintenu ou radié. (1 point) Donnez deux raisons pour appuyer votre réponse. (2 points)

Réponse

Les services de nettoyage et d'entretien de piscines seront maintenus dans l'enregistrement. (1 point) Publicité d'une marque de commerce en liaison avec les services (1 point) et être prêt, vouloir et être en mesure de fournir les services constitue l'emploi en liaison avec les services. (1 point)

k) Services (3) Indiquez si « services d'analyse de l'eau » sera maintenu ou radié. (1 point) Donnez une raison pour appuyer votre réponse. (1 point)

Réponse

Les services d'analyse de l'eau seront maintenus dans l'enregistrement. (1 point)  L'exécution de services d'une manière accessoire à la vente de marchandises suffit à justifier l'enregistrement des services eux-mêmes. (1 point)

Question 10 (3 points)

Est-il possible de contre-interroger relativement à un affidavit déposé par le titulaire de la marque  dans une procédure en vertu de l'article 45? Oui ou non. (1 point) Dites pourquoi (1 point) et citez toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerc. (1 point)

Réponse

Non (1 point) Le paragraphe 45(2) (1 point) l'affidavit déposé pour le compte du propriétaire enregistré de la marque de commerce est la seule preuve pouvant être reçue. (1 point)

Question 11 (2 points)

Quelles options sont disponibles à la requérante en déchéance dans une procédure en vertu de l'article 45 pour commenter ou contester la preuve déposée par le titulaire? (2 points)

Réponse

La requérante en déchéance peut soumettre des représentations écrites (1 point) et/ou demander et participer à l'audience. (1 point) (il est nécessaire de mentionner l'audience pour obtenir le point)

Question 12 (20 points)

Jumelez chacune des décisions suivantes avec le principe de droit qu'elle illustre.

Principes Décisions
  1. Dans une procédure d'opposition, le fardeau imposé à la requérante signifie que si une conclusion déterminante ne peut être tirée une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée en sa défaveur.

  2. On ne peut tirer des conclusions quant à l'état du marché qu'à la condition d'avoir relevé un grand nombre d'enregistrements pertinents au registre.

  3. Le degré de ressemblance entre deux marques de commerce est souvent l'un des critères les plus importants à prendre en compte lorsque l'on apprécie la probabilité de confusion entre celles-ci.

  4. La date pertinente pour l'enregistrabilité aux termes de l'alinéa 12(1)(d) est la date de la décision.

  5. Le premier élément d'une marque de commerce est le plus pertinent pour les fins de distinguer des marques entre elles.

  6. Rien n'empêche l'emploi simultané de deux marques de commerce enregistrées.

  7. Le paragraphe 30(b) de la Loi sur les marques de commerce exige que la marque demandée ait été employée de façon continue dans la pratique normale du commerce entre la date de premier emploi alléguée et la date de la demande.

  8. Une lacune dans une procédure peut parfois être comblée par la preuve.

  9. La structure organisationnelle ne suffit pas en elle-même pour établir l'existence d'une licence au sens de l'article 50.

  10. Une variante d'une marque de commerce enregistrée peut constituer un emploi de la marque telle qu'elle a été enregistrée dans la mesure où les différences entre les deux sont mineures.

  1. A W Allen Ltd c. Warner-Lambert Canada Inc (1985), 6 C.P.R. (3d) 270 (C.F. 1re inst.)

  2. Labatt Brewing Co c. Benson & Hedges (Canada) Ltd. (1996), 67 C.P.R. (3d) 258 (C.F. 1re inst.)

  3. John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.)

  4. Kellogg Salada Canada Inc  c. Maximum Nutrition Ltd (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (CAF)

  5. Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (CSC)

  6. MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc. (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (C.O.M.C.)

  7. Novopharm Limited c. AstraZeneca AB (2002), 21 C.P.R. (4th) 289 (CAF)

  8. Pernod Ricard c. Molson Breweries (1992), 44 CPR (3d) 359 (C.F. 1re inst.)

  9. Promafil Canada Canada Ltée c. Munsingwear Inc (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (CAF) 

  10. Park Avenue Furniture Corp c. Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF)

Réponse

(2 point chacun)

  1. c.
  2. d.
  3. e.
  4. j.
  5. h.
  6. a.
  7. b.
  8. g.
  9. f.
  10. i.

Question 13 (4 points)

Énumérez les quatre circonstances prises en considération par le registraire lorsqu'il s'agit de décider s'il est dans l'intérêt de la justice d'accorder une autorisation à l'opposante de déposer une déclaration d'opposition amendée.

Réponse

1.         l'étape où en est rendue la procédure d'opposition (1 point)
2.         la raison pour laquelle l'amendement n'a pas été fait plus tôt (1 point)
3.         l'importance de la modification (1 point)
4.         le préjudice qui pourrait être causé à l'autre partie (1 point)

Question 14 (4 points)

Vous êtes agent pour la compagnie ABC Inc., l'opposante dans une procédure d'opposition. Vous avez déjà demandé et obtenu une prolongation de délai pour la production de la preuve d'ABC Inc. en vertu de la règle 41.    

Le délai pour produire la preuve de l'opposante est le 27 décembre 2013.

Le 20 décembre 2013, vous êtes atteint d'un nouveau virus appelé H2/N2. Le médecin vous ordonne de cesser de travailler pendant au moins trois semaines.

a) Pouvez-vous demander une autre prolongation de délai pour le dépôt de la preuve de l'opposante? Oui ou non. (1 point)

b) Pour ce faire, le consentement de la requérante est-il nécessaire? Oui ou non. (1 point) Donnez une raison pour motiver votre réponse (1 point) en citant toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerc ou du Règlement sur les marques de commerce. (1 point)

Réponse

a) Oui. (1 point)
b) Non. (1 point)

Cette demande constituerait une demande de prolongation en raison de circonstances exceptionnelles aux termes de l'énoncé de pratique intitulé Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce. (1 point)

Ces circonstances justifieraient une nouvelle prolongation de délai en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi sur les marques de commerc. (1 point) (la raison et le paragraphe doivent être indiqués pour le point)

Question 15 (5 points)

Sous forme abrégée, énumérez trois exigences essentielles qui doivent être rencontrées pour que le registraire accepte une déclaration d'opposition. Seules les trois premières réponses seront notées. Citez les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerc ou du Règlement sur les marques de commerce. (5 points)

Réponse
  • les motifs d'opposition doivent comporter suffisamment de détails (1 point) pour permettre à la requérante d'y répondre (alinéa 38(3)(a)) (1 point) (doit inclure le paragraphe et l'alinéa pour le point)
  • l'adresse du siège social ou principale place d'affaires de l'opposante (1 point)
  • au moins une question sérieuse (1 point) pour décision (par. 38(4)) (1 point)(doit inclure le paragraphe pour le point)
  • et/ou droits prescrits (1 point)
  • (maximum de 5 points)

Question 16 (2 points)

Le 14 octobre 2013, votre cliente vous demande de s'opposer à une demande annoncée dans l'édition du 11 juillet 2013 du Journal des marques de commerce. Indiquez la mesure que vous devrez prendre avant de pouvoir déposer votre déclaration d'opposition. (1 point) Citez la disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerc ou du Règlement sur les marques de commerce. (1 point)

Réponse

Vous devez présenter une demande de prolongation de délai rétroactive (1 point) (doit indiquer « rétroactive » pour le point) en vertu du paragraphe 47(2) de la Loi sur les marques de commerc (1 point) pour être en mesure de vous opposer à la demande en raison de l'expiration du délai fixé pour déposer une telle opposition.

Question 17 (10 points)

Vrai ou faux

  1. Une déclaration d'opposition peut être initiée conjointement par plus d'une personne à titre d'opposants.
  2. La structure organisationnelle n'est pas suffisante en elle-même pour établir l'existence d'une licence.
  3. La preuve que le propriétaire d'une marque de commerce exerce un contrôle sur le caractère ou la qualité des marchandises peut servir à établir l'existence d'un contrat de licence implicite.
  4. Appel de toute décision rendue par le registraire peut être interjeté à la Cour fédérale dans le mois qui suit la date où le registraire a expédié l'avis de la décision.
  5. Le registraire est habilité à suspendre une procédure.
  6. La marque de commerce suivante est enregistrable en liaison avec des voitures-jouets : CARZ.
  7. Une demande pour l'enregistrement d'un signe distinctif peut être fondée sur un emploi projeté.
  8. Il est possible de s'opposer à une demande qui a été admise à l'enregistrement.
  9. Après l'annonce, la requérante peut modifier sa demande pour indiquer un prédécesseur en titre.
  10. Après l'annonce, la requérante peut modifier sa demande pour remplacer le motif d'emploi allégué ou de révélation par celui de marque de commerce projetée.
Réponse

(1 point chacun)

  1. vrai
  2. faux
  3. vrai
  4. faux
  5. faux
  6. faux
  7. faux
  8. faux
  9. vrai
  10. faux
Réponse

Oui (1 point)


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