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Demandes divisionnaires et la fusion d'enregistrements

De : Office de la propriété intellectuelle du Canada

Date de publication : 17 juin 2019

Date de modification : 17 janvier 2020, 28 octobre 2020

Le présent avis a pour objet de préciser la pratique du Bureau des marques de commerce en ce qui a trait aux demandes divisionnaires et à la fusion d'enregistrements.

Définitions

Une demande originale est une demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été restreinte en application du paragraphe 39(1) de la Loi sur les marques de commerce (la Loi) aux fins de produire une demande divisionnaire.

Une demande divisionnaire est une demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui couvre tout ou une partie des produits ou services restreints d'une demande originale. Une demande divisionnaire peut également être elle-même divisée, après quoi elle devient une demande originale pour la demande divisionnaire qui en découle.

Une demande prévue au Protocole originale est une demande prévue au Protocole qui a été restreinte conformément à l'article 123 du Règlement sur les marques de commerce (le Règlement) aux fins de la production d'une demande prévue au Protocole divisionnaire.

Une demande prévue au Protocole divisionnaire est une demande prévue au Protocole qui couvre tout ou une partie des produits ou services restreints d'une demande prévue au Protocole originale. Une demande prévue au Protocole divisionnaire peut également être elle-même divisée, après quoi elle devient une demande prévue au Protocole originale pour la demande prévue au Protocole divisionnaire qui en découle.

Un enregistrement international divisionnaire est un enregistrement international à l'égard du Canada qui a fait l'objet d'une division conformément à l'article 123 du Règlement. Un enregistrement international divisionnaire peut être fusionné avec l'enregistrement international à partir duquel il a été divisé.

Pourquoi faire une demande

Un requérant peut choisir de produire une demande divisionnaire pour diverses raisons qui comprennent, sans toutefois s'y limiter :

Faire une demande

Demande domestique

Au titre de l'article 39 de la Loi, le requérant peut restreindre une demande originale à l'un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l'enregistrement de la même marque de commerce. Il est également possible de diviser une demande divisionnaire, auquel cas, l'article 39 de la Loi s'applique au même titre que si la demande divisionnaire était la demande originale.

Une demande divisionnaire ne peut pas être produite que si la demande originale est active (c'est-à-dire qu'elle n'est pas abandonnée, refusée ou enregistrée).

Lorsqu'une demande divisionnaire est produite, le requérant doit faire référence au numéro de la demande originale, s'il est connu, et clairement préciser qu'il s'agit d'une demande divisionnaire.

L'étendue des produits ou services qui pourront être divisés dépendra du statut de la demande dans le processus d'enregistrement. Si la demande originale n'a pas été annoncée à la date de production de la demande divisionnaire, l'étendue des produits ou services qui peuvent être divisés est limité à ceux visés par la demande originale à la date de sa production. Si la demande originale a été annoncée, l'étendue des produits ou services qui peuvent être divisés se limitera à ceux contenus dans la demande originale le jour où la demande divisionnaire est produite.

Une fois traitée, la demande divisionnaire sera considérée comme étant une demande distincte, y compris pour le paiement des droits. Toutefois, si les droits prescrits pour une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ont été payés pour la demande originale, ils sont réputés avoir été payés pour toute demande divisionnaire. De plus, la date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la demande originale.

Un avis du Registraire confirmant que la demande divisionnaire a été créée sera envoyé au requérant

Il n'y a présentement pas de système électronique uniquement dédié à la production de demandes divisionnaires. Ainsi, les requérants ont deux options :

  1. Modifier la demande originale par le biais du service en ligne de demande modifiée pour les marques de commerce en y limitant les produits ou services et indiquant dans les renseignements de clôture que le requérant désire produire une demande divisionnaire en précisant également les produits ou services devant être inclus dans la demande divisionnaire; ou
  2. Produire au dossier de la demande originale, par la poste, par fax, ou par le biais du service de correspondance générale en ligne pour les marques de commerce, une correspondance dans laquelle le requérant demande la production de la demande divisionnaire et précise les produits ou services qui seront limités de la demande originale et qui devraient apparaître dans la demande divisionnaire.

International - demande prévue au Protocole

En vertu de l'article 123 du Règlement sur les marques de commerce (le Règlement), le requérant d'une demande prévue au Protocole peut aussi restreindre cette demande originale à l'un ou à plusieurs des produits ou services visés par celle-ci. Pour ce faire, le requérant doit produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (le Bureau international), une demande de division d'un enregistrement international à l'égard du Canada. Il est également possible de diviser une demande divisionnaire elle-même, auquel cas l'article 123 du Règlement s'applique au même titre que si la demande divisionnaire était une demande prévue au Protocole originale.

Malgré l'alinéa 123(2)a) du Règlement, il n'y a actuellement aucun service en ligne désigné par le registraire afin de produire une demande de division d'un enregistrement international à l'égard du Canada. Conformément à l'alinéa 123(2)b) du Règlement, une demande de division doit être présentée en français ou en anglais et produite au moyen du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli et envoyé au registraire des marques de commerce par télécopieur au 819-953-2476.

La demande de division doit indiquer:

L'étendue des produits ou services qui pourront être divisés dépendra du statut de la demande prévue au Protocole dans le processus d'enregistrement Canadien. Si la demande prévue au Protocole originale n'a pas été annoncée à la date de production de la demande divisionnaire, l'étendue des produits ou services qui peuvent être divisés doit être visés par la demande prévue au Protocole originale à la date de sa production. Si la demande prévue au Protocole originale a été annoncée, l'étendue des produits ou services qui peuvent être divisés se limitera à ceux de la demande prévue au Protocole originale le jour où la demande divisionnaire est produite. Dans les deux cas, l'étendue des produits ou services qui peuvent être divisé se limitera à ceux visés par l'enregistrement international à l'égard du Canada à la date de production de la demande de division.

Une fois que la demande est reçue par le registraire des marques de commerce et que toutes les exigences sont satisfaites, le registraire envoie la demande au Bureau international. Ce n'est qu'une fois que le Bureau international notifie le registraire de la création d'un enregistrement international divisionnaire à l'égard du Canada que le requérant est réputé avoir produit une demande divisionnaire pour l'enregistrement de la même marque de commerce que celle visée par l'enregistrement international divisionnaire et à l'égard des mêmes produits ou services énumérés dans l'enregistrement international divisionnaire à l'égard du Canada.

Actes réputés accomplis

Sous réserve des exceptions énumérées aux paragraphes 40 a) et b) du Règlement, tout acte concernant la demande originale correspondante ayant été accompli, jusqu'à et y compris le jour où la demande divisionnaire est produite, est réputé être un acte accompli à l'égard de la demande divisionnaire.

Par exemple:

Après l'annonce

Une demande peut également être divisée à tout moment après l'annonce, mais avant l'enregistrement, y compris pendant la période de deux mois suivant l'annonce, pendant toute prolongation du délai d'opposition et suivant la production d'une déclaration d'opposition, en autant que les produits et les services divisés s'inscrivent dans la portée de la demande originale le jour où la demande divisionnaire est produite (voir l'alinéa 39(1)b) de la Loi). Veuillez-vous consulter l'énoncé de pratiques publié par la Commission d'opposition des marques de commerce intitulé « Demandes divisionnaires en matière d'opposition » pour plus d'informations sur la division d'une demande après une procédure d'opposition.

Demande produite avant la date d'entrée en vigueur

Les demandes produites avant l'entrée en vigueur de la Loi modifiée peuvent être divisées. Pour plus d'informations sur la façon dont le droit d'enregistrement sera appliqué, veuillez consulter la troisième partie de notre Guide sur les dispositions transitoires.

Fusion

Enregistrement domestique

En vertu de l'alinéa 41(1)f) de la Loi, un enregistrement qui a été divisé peut faire l'objet d'une fusion avec tout enregistrement de la marque de commerce découlant de la même demande originale seulement si les marques de commerce sont identiques et détenues par le même propriétaire inscrit.

Une demande de fusion d'enregistrements domestiques peut être soumise par courrier, par télécopieur, ou par le biais du service de correspondance générale en ligne pour les marques de commerce. Aucun droit n'est requis pour ce service.

International - enregistrement prévu au Protocole

L'article 134 du Règlement prévoit que le titulaire d'un enregistrement international divisionnaire à l'égard du Canada peut produire auprès du registraire une demande de fusion de cet enregistrement avec l'enregistrement international duquel il a été divisé. Cela sera possible que si tous ces enregistrements prévus au Protocole découlent de la même demande originale, visent la même marque de commerce et que leur propriétaire inscrit est le titulaire des enregistrements internationaux.

Malgré l'alinéa 134(2)a) du Règlement, il n'y a actuellement aucun service en ligne désigné par le registraire afin de produire une demande pour la fusion d'un enregistrement international divisionnaire avec l'enregistrement international à partir duquel il a été divisé. Conformément à l'alinéa 134(2)b) du Règlement, une demande de fusion doit être présentée en français ou en anglais et produite au moyen du formulaire établi par le Bureau international dûment rempli et envoyé au registraire des marques de commerce par télécopieur au 819-953-2476.

La demande de fusion doit indiquer:

Une fois que la demande est reçue par le registraire des marques de commerce et que toutes les exigences sont satisfaites, le registraire envoie la demande au Bureau international. Lorsque le Bureau international notifie le registraire de la fusion d'un enregistrement international divisionnaire à l'égard du Canada avec l'enregistrement international duquel il a été divisé, le registraire modifie le registre pour fusionner les enregistrements prévus au Protocole correspondants.

Demande d'étendre l'état déclaratif des produits ou services

Les demandes produites en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi pour étendre l'état déclaratif des produits ou services à l'égard desquels une marque de commerce est déposée peuvent être divisées. Par contre, au moment de l'enregistrement, la demande divisionnaire sera automatiquement fusionnée avec l'enregistrement initial et non avec la demande originale d'où elle a été divisée.

En ce qui concerne les marques de commerce enregistrées qui sont des mots servant de marques ou des signes distinctifs, la demande divisionnaire devrait, au moment de sa production, inclure une déclaration en vertu de l'alinéa 31b) de la Loi portant que le requérant souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractère standards, ou en vertu de l'alinéa 31e) du Règlement à l'effet que la marque de commerce consiste, en tout ou en partie, en une forme tridimensionnelle ou en une façon d'emballer les produits, selon le cas. Une attention particulière devrait être portée sur l'alinéa 35(2)e) du Règlement puisqu'il sera possible d'ajouter ou supprimer ces déclarations seulement si la demande n'a pas été annoncée et seulement si la marque de commerce demeure sensiblement la même.

En outre, lorsqu'une demande divisionnaire qui découle d'une demande originale d'étendre l'état déclaratif des produits ou services à l'égard desquels une marque de commerce est déposée en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi est enregistrée et automatiquement fusionnée, le Bureau changera le « type » de la marque enregistrée pour celui de caractère standard, d'une forme tridimensionnelle ou d'une façon d'emballer les produits, selon le cas.

Transfert en attente

S'il y a une demande de transfert en attente pour l'un des enregistrements qui découlent d'une même demande originale, la demande de fusion ne sera traitée qu'une fois le transfert enregistré afin d'assurer que les enregistrements sont détenus par le même propriétaire inscrit.

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