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Guide sur les dispositions transitoires du projet de loi C-31

De : Office de la propriété intellectuelle du Canada

Date de modification : 15 septembre 2020

Première partie : Date de production non obtenue

Les demandes que le Bureau a reçues, mais qui ne se conforment pas aux exigences relatives à l'obtention d'une date de production énoncées à l'article 25 de l'ancien Règlement sur les marques de commerce (« l'ancien Règlement ») seront réévaluées selon les exigences énoncées à l'article 33 de la Loi sur les marques de commerce modifiée (« la Loi modifiée »).

Si une demande n'a pas obtenu de date de production avant la date d'entrée en vigueur, mais est conforme aux exigences prévues au paragraphe 33(1) de la Loi modifiée, la date de production sera la date d'entrée en vigueur. Des exemples de situations dans lesquelles le Bureau accepterait une demande auparavant inacceptable comprennent ce qui suit :

Si, malgré la réévaluation susmentionnée, toutes les exigences prévues au paragraphe 33(1) de la Loi modifiée n'ont pas été satisfaites à la date d'entrée en vigueur, le registraire émettra un avis au requérant indiquant les exigences non respectées. Le requérant disposera de deux (2) mois suivant la date de l'avis pour remédier aux lacunes de la demande. Si le requérant ne soumet pas les éléments manquants dans ce délai de deux mois, la demande sera réputée ne pas avoir été produite.

Étant donné que la structure des droits concernant les demandes changera à la date d'entrée en vigueur, il se pourrait que la seule exigence non respectée soit le versement du droit prescrit au titre de l'alinéa 33(1)f) de la Loi modifiée. Dans une telle situation, le registraire enverra un avis au requérant indiquant cette lacune, à moins que la demande originale ne comporte un énoncé général autorisant le prélèvement d'un montant en souffrance.

Note : Le droit prescrit pour une demande d'enregistrement d'une marque de commerce est rajusté le premier janvier de chaque année. Le montant pour la première classe de produits ou services dépend de la date à laquelle le droit est reçu par le registraire. De même, le montant pour toute classe de Nice supplémentaire dépend également de la date à laquelle le droit est reçu, et ce même si le droit prescrit pour la première classe de produits ou services visée par la demande a été payé avant le rajustement annuel. Pour se renseigner sur le montant exact d'un droit, veuillez consulter la liste des droits pour les marques de commerce.

Deuxième partie : Date de production obtenue

Toutes les demandes pour lesquelles une date de production a été obtenue, mais qui n'ont pas été annoncées dans le Journal des marques de commerce avant la date d'entrée en vigueur seront assujetties à la plupart des dispositions de la Loi modifiée. Celles-ci comprennent les demandes qui ont :

Toutes ces demandes seront réévaluées afin de s'assurer qu'elles répondent aux exigences relatives à l'enregistrabilité de la Loi modifiée.

Bases de l'enregistrement (revendications)

Toutes les bases d'enregistrement antérieures (emploi ou révélation antérieurs au Canada, enregistrement et emploi à l'étranger, emploi projeté) d'une marque de commerce ont été retirées de la Loi modifiée. Dans le cas des demandes qui n'ont pas été annoncées à la date d'entrée en vigueur, le Bureau n'exigera pas que les revendications soient retirées; cependant, ces revendications ne figureront pas dans les détails de l'annonce. De plus, les demandes qui incluent comme base d'enregistrement une demande ou un enregistrement à l'étranger ne nécessiteront plus de copie certifiée de l'enregistrement étranger correspondant.

Aucun caractère distinctif inhérent

Compte tenu des alinéas 32(1)b) et 37(1)b) de la Loi modifiée, le registraire sera en mesure de rejeter une marque de commerce si celle-ci ne possède pas de caractère distinctif inhérent. Par conséquent, le caractère distinctif inhérent des marques visées par des demandes qui n'ont pas été annoncées à la date d'entrée en vigueur devra être réévalué par un examinateur et, s'il y a lieu, le requérant aura la possibilité de fournir au registraire une preuve que la marque de commerce était distinctive à la date de production de la demande. De plus amples renseignements à propos de la détermination du caractère distinctif inhérent sont fournis dans la section 4.9 du Manuel d'examen des marques de commerce.

Article 14

Étant donné que l'article pertinent de l'ancienne Loi sur les marques de commerce (« l'ancienne Loi ») a été retiré, les requérants ne pourront plus se prévaloir de l'article 14 pour réfuter une objection soulevée au titre des alinéas 12(1)a) ou b) après l'entrée en vigueur de la Loi modifiée. Si une demande qui invoque l'article 14 n'a pas été annoncée à la date d'entrée en vigueur, le requérant sera tenu de produire une demande révisée sans cette revendication.

Marques de certification

Sous le régime de l'ancienne Loi, les demandes relatives à des marques de certification doivent être fondées sur l'emploi au Canada avant la date de production de la demande. Cependant, l'emploi antérieur n'est plus exigé pour la production d'une demande d'une marque de certification au titre de la Loi modifiée. Les demandes relatives à des marques de certification qui ont été produites sur le fondement de l'emploi projeté avant la date d'entrée en vigueur peuvent passer à l'étape de l'annonce si toutes les autres objections sont réfutées ou toutes les autres exigences sont remplies.

Fonction utilitaire

Le paragraphe 12(2) de la Loi modifiée donne au registraire le pouvoir de s'opposer à l'enregistrement d'une marque de commerce qui comporte des caractéristiques qui résultent principalement d'une fonction utilitaire. Les demandes qui n'ont pas été annoncées avant la date d'entrée en vigueur devront être réévaluées par un examinateur pour déterminer si la marque de commerce a principalement une fonction utilitaire.

Signe distinctif

Étant donné que la Loi modifiée ne comporte plus de définition de « signe distinctif », les demandes relatives à des signes distinctifs qui n'ont pas été annoncées à la date d'entrée en vigueur devront être modifiées. En particulier, les requérants seront tenus de modifier leur demande relative à un signe distinctif afin de spécifier que la marque de commerce est soit a) une forme tridimensionnelle, soit b) une façon d'emballer les produits.

Classification de Nice

Sous le régime de la Loi modifiée, les produits et les services visés par une demande doivent être groupés en fonction des classes de la Classification de Nice. Par conséquent, les demandes qui n'ont pas été annoncées à la date d'entrée en vigueur devront être modifiées afin de grouper et de classer correctement tous les produits ou les services qui y sont visés.

Marques de commerce liées

Le concept de « marques de commerce liées », tel qu'il est énoncé à l'article 15 de l'ancienne Loi, n'existe plus dans la Loi modifiée. Par conséquent, à la date d'entrée en vigueur, les renseignements se rapportant aux marques de commerce liées seront retirés de toutes les demandes et de tous les enregistrements.

Marques de commerce comprenant des caractères standard

Aux termes des dispositions transitoires du nouveau Règlement sur les marques de commerce (« le nouveau Règlement »), une demande produite avant l'entrée en vigueur, mais pas encore annoncée à cette date peut être modifiée à tout moment avant l’enregistrement pour ajouter une déclaration portant que le requérant souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard.

Marques de commerce non traditionnelles

Une demande produite avant l'entrée en vigueur, mais pas encore annoncée à cette date, peut être modifiée à tout moment avant l’enregistrement, mais seulement si la marque de commerce demeure sensiblement la même, pour ajouter une déclaration visée aux alinéas 31e) à g) du nouveau Règlement.

Droits

Le droit de production sera le droit sous le Tarif des Droits précédent et le droit pour chaque classe de Nice supplémentaire ne s'appliquera pas.

Dans le cas des demandes qui ont obtenu une date de production antérieure à la date d'entrée en vigueur et qui n'ont pas encore été annoncées à la date d'entrée en vigueur, le droit d'enregistrement énoncé à l'ancien Règlement doit être acquitté.

Note : Le droit d'enregistrement prescrit est rajusté le premier janvier de chaque année. Le montant dépend de la date à laquelle le droit est reçu par le registraire, même si la demande a été produite ou annoncée avant le rajustement annuel. Pour se renseigner sur le montant exact d'un droit, veuillez consulter la liste des droits pour les marques de commerce.

Troisième partie : Annoncée et admise

Les marques de commerce qui ont été annoncées ou admises avant la date d'entrée en vigueur seront assujetties à la plupart des dispositions de l'ancienne Loi.

Étant donné que les différentes bases d'enregistrement pour la production d'une demande ont été retirées de la Loi modifiée, les demandes ne nécessiteront plus une déclaration d'emploi avant l'enregistrement.

Dans le cas des demandes qui ont obtenu une date de production antérieure à la date d'entrée en vigueur et qui ont été annoncées, mais qui n'ont pas encore donné lieu à un enregistrement à la date d'entrée en vigueur, le droit d'enregistrement énoncé à l'ancien Règlement doit être acquitté.

Note : Le droit d'enregistrement prescrit est rajusté le premier janvier de chaque année. Le montant dépend de la date à laquelle le droit est reçu par le registraire, même si la demande a été produite ou annoncée avant le rajustement annuel. Pour se renseigner sur le montant exact d'un droit, veuillez consulter la liste des droits pour les marques de commerce.

Si une marque de commerce a été annoncée, mais n'a pas encore été admise à la date d'entrée en vigueur, un avis au requérant sera envoyé au moyen d'un avis de droit d'enregistrement expliquant que le droit prescrit doit être payé au plus tard 6 mois après la date de l'avis. L'article 39 de l'ancienne Loi ayant été supprimé, il ne sera plus possible d'émettre un nouvel « avis d'admission ».

Si le droit d'enregistrement est payé, il est réputé avoir été payé pour toutes les demandes originales et divisionnaires dont il provient, et toutes les demandes divisionnaires découlant de cette demande, le cas échéant.

Dans le cas des demandes qui sont en instance à l'entrée en vigueur, la durée de l'enregistrement dépendra de la date à laquelle le registraire traite le droit d'enregistrement. Par exemple, une marque de commerce sera déposée pour une période initiale de 15 ans si le versement du droit d'enregistrement est traité par le registraire avant la date d'entrée en vigueur. Par ailleurs, une marque de commerce sera déposée pour une période de 10 ans si le versement du droit d'enregistrement est traité par le registraire à la date d'entrée en vigueur ou après cette date.

Le regroupement des produits ou des services selon les classes de la classification de Nice ne sera pas requis pour une demande produite et annoncée avant la date d'entrée en vigueur, car elle n'est exigé qu'à des fins de l'annonce, de renouvellement ou suite à un avis en vertu de l'article 44.1 de la Loi modifiée.

Important : En ce qui concerne les demandes divisionnaires produites après le délai de deux mois faisant immédiatement suite à l'annonce d'un mot servant de marque ou d'un signe distinctif, la demande divisionnaire doit inclure, au moment de sa production, une déclaration en vertu de l'alinéa 31b) de la Loi modifiée portant que le requérant souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard, ou une déclaration en vertu de l'alinéa 31e) du nouveau Règlement à l'effet que la marque de commerce consiste en un forme tridimensionnelle ou en une façon d'emballer les produits, selon le cas. Ces déclarations sont requises au moment de la production de la demande divisionnaire en vertu de l'alinéa 35(2)e) du nouveau Règlement puisqu'il est possible d'ajouter ou supprimer ces déclarations seulement si la demande n'a pas été annoncée, et seulement si la marque de commerce demeure sensiblement la même.

En outre, il sera possible pour le requérant de demander que les enregistrements soient fusionnés dès qu'une demande divisionnaire découlant d'une demande originale concernant un mot servant de marque ou un signe distinctif est enregistrée. Auquel cas, le Bureau peut changer le « type » de la marque de commerce déposée résultant de la fusion pour celui de caractères standard, d'une forme tridimensionnelle, ou d'une façon d'emballer les produits, selon le cas et si le propriétaire inscrit le demande.

Quatrième partie : Enregistrée

Aux termes du paragraphe 46(1) de l'ancienne Loi, les marques de commerce déposées peuvent faire l'objet d'un renouvellement tous les 15 ans. Pendant la transition à la Loi modifiée, le droit, la durée du renouvellement et l'exigence de grouper et de classer les produits ou les services selon la Classification de Nice dépendront de plusieurs facteurs. Par exemple :

Si un renouvellement est demandé après la date d'entrée en vigueur de la nouvelle législation pour un enregistrement qui a expiré avant la date d'entrée en vigueur :

Si un renouvellement est demandé et traité avant la date d'entrée en vigueur et que l'enregistrement expire après la date d'entrée en vigueur :

Si un renouvellement est demandé après la date d'entrée en vigueur pour un enregistrement qui a expiré après la date d'entrée en vigueur :

Dans tous les cas où les nouveaux droits de renouvellement s'appliquent, le droit prescrit sera le droit de renouvellement de base pour la première classe. Si les produits ou les services ne sont pas groupés et classés correctement avant l'expiration du délai de renouvellement, un délai supplémentaire sera accordé au requérant pour grouper et classer les produits ou les services et acquitter les droits restants. Si les droits restants ne sont pas acquittés, le registraire radiera l'enregistrement.

Note : Le droit de renouvellement prescrit, incluant les droits pour des classes de Nice supplémentaires, est rajusté le premier janvier de chaque année. Le montant dépend de la date à laquelle le droit est reçu par le registraire, même si la date de renouvellement précède le rajustement annuel. Pour se renseigner sur le montant exact d'un droit, veuillez consulter la liste des droits pour les marques de commerce.

Demande d'étendre l'état déclaratif des produits ou services d'une marque de commerce enregistrée.

Le paragraphe 41(2) de la Loi modifiée stipule qu'une demande d'étendre l'état déclaratif des produits ou services à l'égard desquels une marque de commerce est déposée a l'effet d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard des produits ou services spécifiés dans la requête de modification. En d'autres mots, une demande d'étendre l'état déclaratif des produits ou services d'une marque de commerce enregistrée doit être examinée comme s'il s'agissait d'une nouvelle demande.

Certains types de marques de commerce ne peuvent plus être enregistrés depuis la modification de la Loi et du nouveau Règlement. Par exemple, il n'y a pas plus de signe distinctif dans la définition d'une marque de commerce.

Les demandes produites en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi modifiée qui concernent des marques de commerce enregistrées comme signes distinctifs, ou comme mots servant de marques doivent satisfaire aux exigences contenues dans la Loi modifiée et le nouveau Règlement. Cependant, si et quand la demande d'étendre les produits ou services sera enregistrée, le requérant peut demander que l'enregistrement précédent soit modifié afin de faire référence à un type de marque de commerce qui apparaît dans la Loi modifiée. Si le registraire ne reçoit pas de requête en ce sens, l'enregistrement demeurera un signe distinctif ou un mot servant de marque avec les produits ou services ajoutés.

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