Ébauche – Opposition aux demandes prévues au Protocole et procédure de radiation prévue à l'article 45 à l'encontre d'enregistrements prévus au Protocole

Le présent énoncé de pratique a pour objet de fournir une orientation sur la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) ayant trait à la procédure d'opposition concernant les demandes prévues au Protocole et la procédure de radiation prévue à l'article 45 concernant les enregistrements prévus au Protocole.

Date de publication : 201X-XX-XX

Législation et énoncés de pratique pertinents

Le présent énoncé de pratique fait référence aux traités, à la législation et aux énoncés de pratique suivants :

Sur cette page

I Procédure d'opposition

I.1 Les demandes prévues au Protocole seront traitées de la même façon que les demandes domestiques

Sauf lorsqu'autrement exigé par le Protocole de Madrid ou énoncé dans le Règlement, une demande prévue au Protocole suit le même processus d'opposition qu'une demande domestique.

I.2 Avis concernant le délai d'opposition

129 Si le délai d'opposition à l'égard d'une demande prévue au Protocole se terminera vraisemblablement plus de 18 mois après la date de notification d'extension territoriale, le registraire en informe le Bureau international.

L'OPIC notifiera le Bureau international (BI) de toutes les demandes prévues au Protocole qui n'ont pas encore été annoncées dix mois après la date de production réputée de chaque demande et mettra à jour la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour refléter cette notification. L'envoi de cette notification à ce moment permettra aux opposants potentiels de demander et d'obtenir la pleine prolongation de délai de quatre mois pour la production d'une déclaration d'opposition.

I.3 Limite de prolongation de délai pour la production d'une déclaration d'opposition à l'encontre d'une demande prévue au Protocole

125 À l'égard d'une demande prévue au Protocole, le registraire ne peut, si la demande lui en est faite, prolonger au titre de l'article 47 de la Loi le délai de deux mois prévu au paragraphe 38(1) de la Loi que d'au plus quatre mois.

I.3.a Prolongation de délai rétroactive

I.4 Production d'une déclaration d'opposition

126 La déclaration d'opposition visée à l'article 38 de la Loi à l'égard d'une demande prévue au Protocole est présentée en français ou en anglais et est produite au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire.

I.4.a Prévoir à l'avance

I.4.b Procédure lorsque le système en ligne de production d'une déclaration d'opposition est hors service

I.5 Évaluation de la déclaration d'opposition

Une fois produite, une déclaration d'opposition sera examinée par le registraire avant l'envoi au BI de la notification de refus provisoire.

Si le registraire estime que l'opposition soulève une question sérieuse pour décision en application de l'article 38(4) de la Loi, une copie de la déclaration d'opposition sera envoyée au requérant et une notification de refus provisoire fondé sur une opposition sera envoyée au BI. Comme pour les demandes domestiques, l'envoi de la déclaration d'opposition déclenche le délai de production et de signification de la contre-déclaration du requérant [article 38(6) de la Loi].

Si le registraire estime que l'opposition ne soulève pas une question sérieuse pour décision, la déclaration d'opposition sera rejetée en application de l'article 38(4) de la Loi et les motifs du rejet seront fournis à l'opposant. Une notification de refus provisoire sera envoyée au BI pour couvrir l'éventualité d'un appel du rejet en application de l'article 56 de la Loi. Si le rejet est infirmé en appel, la déclaration d'opposition sera envoyée au requérant. Comme pour les demandes domestiques, l'envoi de la déclaration d'opposition déclenche le délai de production et de signification de la contre-déclaration du requérant [article 38(6) de la Loi]. Si un appel du rejet n'est pas interjeté ou la décision du registraire de rejeter la déclaration d'opposition est confirmée en appel, une déclaration d'octroi de la protection sera envoyée au BI lorsqu'un certificat d'enregistrement sera émis relativement à cette demande.

I.6 Notification de refus provisoire

127 Si une déclaration d'opposition est produite à l'égard d'une demande prévue au Protocole, le registraire envoie au Bureau international une notification de refus provisoire.

Après la production d'une déclaration d'opposition, une lettre au BI, à laquelle sera jointe la déclaration d'opposition, sera préparée. Ceci sera le refus provisoire fondé sur une opposition et il comprendra les renseignements exigés aux règles 16 et 17 du Règlement d'exécution commun, y compris :

Une copie du refus provisoire envoyé au BI sera envoyée à l'opposant et au requérant. La Base de données sur les marques de commerce canadiennes sera aussi mise à jour pour refléter qu'un refus provisoire a été envoyé. Si un opposant a produit une déclaration d'opposition et que la Base de données sur les marques de commerce canadiennes n'a pas été mise à jour afin de refléter qu'un refus provisoire a été envoyé au BI dans les deux semaines suivant pareille production, la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) devrait être contactée en téléphonant soit au 1-866-997-1936 et en demandant de transférer l'appel à la COMC ou en téléphonant directement à la COMC au 819-997-7300.

I.7 L'opposition suit la procédure d'opposition habituelle

Une fois que la déclaration d'opposition a été envoyée au requérant et que le refus provisoire a été envoyé au BI, le dossier suivra la procédure d'opposition habituelle et les procédures existantes, comme indiqué à l'article 38 de la Loi, aux articles 42 à 58 du Règlement, et dans Pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue et que le délai d'appel soit expiré.

I.8 Procédure lorsque la procédure d'opposition est terminée

130 Le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de refus provisoire total dans les cas suivants :

132(1) Dans les cas ci-après, le registraire enregistre au nom du requérant la marque de commerce qui fait l'objet d'une demande prévue au Protocole, délivre un certificat de son enregistrement et envoie au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection de la marque de commerce est accordée :

I.8.a Si une décision est rendue

Lorsqu'une décision est rendue à l'égard de l'opposition, et que le délai d'appel est expiré, le registraire doit notifier le BI de la décision finale à l'égard du refus provisoire fondé sur une opposition. Si un appel de la décision du registraire est interjeté, le BI est notifié de la décision finale après que toutes les procédures sont terminées. Dans le cas d'oppositions multiples, le BI n'est notifié que lorsqu'il y a une décision finale de rejeter la demande ou que toutes les procédures sont terminées de sorte qu'une déclaration d'octroi de la protection sera envoyée. Une copie de la déclaration d'octroi de la protection ou de la confirmation de refus provisoire total sera envoyée au requérant et à l'opposant (ou aux opposants).

I.8.b Si une opposition est retirée

Si une opposition est retirée et qu'aucune autre procédure d'opposition n'est en cours, une déclaration d'octroi de la protection sera envoyée au BI. Une copie de la déclaration d'octroi de la protection sera également envoyée à l'opposant et au requérant.

I.8.c Si une demande est réputée abandonnée

Si une demande est réputée abandonnée en vertu de l'article 36 ou du paragraphe 38(11) de la Loi, l'OPIC communiquera cet abandon par le biais d'une confirmation de refus provisoire total envoyée au BI. Une copie de la confirmation de refus provisoire total sera envoyée à l'opposant et au requérant.

I.9 Irrégularité

S'il y a un problème avec le refus provisoire, le BI notifiera l'OPIC d'une irrégularité.

I.10 Aucun nouveau motif d'opposition

128 Si le registraire a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire fondé sur une opposition, la déclaration d'opposition ne peut être modifiée afin d'y ajouter un nouveau motif d'opposition.

L'obligation de notifier le BI de motifs d'opposition potentiels dans les stricts délais prévus à l'article 5(2) du Protocole de Madrid est la raison qui sous-tend l'article 128 du Règlement. Ainsi, un opposant devrait s'assurer d'avoir inclus dans sa déclaration d'opposition tous les motifs d'opposition applicables. De plus, puisque le refus provisoire produit auprès du BI ne peut être modifié ultérieurement pour comprendre des marques de commerce supplémentaires, toutes les marques de commerce que l'opposant entend invoquer, incluant des marques de common law, devraient être identifiées, accompagnées de leurs détails, y compris (s'il y a lieu) le numéro de la demande, le numéro d'enregistrement , la date de production et la date d'enregistrement , une reproduction de la marque de commerce, et les produits et services (pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Règlement d'exécution commun, règles 17(2)v) et 18(2)).

Le registraire peut considérer qu'une modification à un motif d'opposition existant représente un nouveau motif d'opposition si elle modifie substantiellement le fondement sur lequel ce motif s'appuyait initialement. Pour déterminer si une modification vise à ajouter un nouveau motif d'opposition, la déclaration d'opposition dans son ensemble sera considérée. Un exemple d'une modification pouvant potentiellement être considérée comme un nouveau motif d'opposition serait l'ajout d'une marque de commerce qui n'avait pas été plaidée dans la déclaration d'opposition originale. Une modification pouvant potentiellement ne pas être considérée comme un nouveau motif d'opposition serait si la déclaration d'opposition originale comprenait un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi et un motif d'opposition fondé sur l'article 2 alléguant simplement que la marque de commerce n'est pas distinctive et que la modification visait à préciser que la marque de commerce n'est pas distinctive parce qu'elle est clairement descriptive.

Compte tenu du fait qu'un opposant peut souhaiter s'appuyer sur l'enregistrement émis suite à une demande d'enregistrement invoquée au soutien de sa déclaration d'opposition en application de l'article 12(1)d) de la Loi, une modification de la déclaration d'opposition pour ajouter pareil enregistrement à un motif d'opposition existant fondé sur l'article 12(1)d) ne sera généralement pas considérée comme un nouveau motif d'opposition tant que la demande correspondante a été citée en référence dans la déclaration d'opposition et qu'une copie de la demande a été envoyée au BI.

I.11 Raisons supplémentaires pour des prolongations de délai au-delà des jalons

L'énoncé Pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce établit divers jalons de prolongations de délai et de délais de conciliation à différentes étapes de la procédure d'opposition. Les parties qui souhaitent obtenir des prolongations de délai au-delà de ces jalons devraient généralement démontrer des circonstances exceptionnelles pour obtenir une prolongation additionnelle de leur délai. Le registraire peut considérer que certaines communications du BI ou du requérant à l'égard d'une demande prévue au Protocole constituent des circonstances exceptionnelles, y compris lorsque la marque de commerce fait l'objet d'une rectification, d'une limitation, d'une radiation ou d'une transformation.

I.12 Limitations

Bien qu'une limitation d'un enregistrement international à l'égard du Canada puisse être faite directement auprès du BI, pour un traitement efficace, il est préférable qu'un requérant qui souhaite modifier les produits et services dans une demande prévue au Protocole le fasse en produisant une demande directement auprès du registraire. Le registraire évaluera ensuite si la modification est conforme à l'article 35 du Règlement et avisera le requérant et l'opposant en conséquence.

I.13 Omission de tenir compte d'une demande de prolongation

142(1) S'il a fait un enregistrement prévu au Protocole sans tenir compte d'une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d'opposition, le registraire peut supprimer cet enregistrement du registre, à moins que le délai prévu à l'article 5(2) du Protocole pour présenter une notification de refus provisoire fondé sur une opposition ne soit expiré.

Si le registraire prend conscience qu'une demande prévue au Protocole a été enregistrée sans tenir compte d'une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d'opposition, qui aurait été autrement accordée, et que le délai prévu à l'article 5(2) n'est pas encore expiré, le registraire supprimera cet enregistrement et notifiera immédiatement l'opposant potentiel, incluant par courriel et télécopieur (si fourni). Bien que le registraire ne soit pas habilité à prolonger le délai pour produire une déclaration d'opposition au-delà de quatre mois sur demande [voir I.3 Limite de prolongation de délai pour la production d'une déclaration d'opposition à l'encontre d'une demande prévue au Protocole], le registraire peut exercer sa discrétion de le faire de sa propre initiative, dans les circonstances appropriées.

II Procédure de radiation prévue à l'article 45

Une procédure de radiation prévue à l'article 45 à l'encontre d'un enregistrement prévu au Protocole suivra le même processus qu'une procédure de radiation prévue à l'article 45 à l'encontre d'un enregistrement domestique, comme indiqué aux articles 67 à 74 du Règlement et dans Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l'article 45, à l'exception d'une étape additionnelle. Dans le cas d'un enregistrement prévu au Protocole, une fois que la décision finale est rendue et que le délai d'appel est expiré, si l'enregistrement est radié, en tout ou en partie, le BI sera notifié conformément à la règle 19. Si l'enregistrement est radié en totalité, le BI sera notifié d'une invalidation totale; si l'enregistrement est radié en partie, le BI sera notifié d'une invalidation partielle.

Le présent énoncé de pratique a pour objet de fournir une orientation sur la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et l'interprétation de la législation pertinente. En cas d'incompatibilité entre cet énoncé et la législation applicable, la législation doit prévaloir. Les dispositions du présent énoncé de pratique sont seulement un guide général, elles n'ont force obligatoire dans aucun cas particulier et sont sujettes à changement.

Annexe A (Exemple de formulaire de déclaration d'opposition)

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Dans l'éventualité où le système en ligne est hors service, le formulaire suivant peut servir à préparer une déclaration d'opposition à l'encontre d'une demande prévue au Protocole. Les formulaires complétés peuvent être envoyés par courriel.

Ce formulaire doit être rempli entièrement en anglais ou en français (à l'exception des renseignements concernant les demandes de marques de commerce, enregistrements et marques interdites invoqués).

Ce formulaire proposé permettra au registraire de préparer avec efficience et précision la notification de refus provisoire total fondé sur une opposition à produire auprès du BI.

Fournir les renseignements suivants concernant la demande d'enregistrement de marque de commerce qui fait l'objet d'une opposition.

Numéro de demande

Numéro d'enregistrement international

Marque de commerce

Requérant

État déclaratif des produits et services

Date de l'annonce

Veuillez joindre le Formulaire de paiement des frais de l'OPIC (ou sinon fournir les renseignements sur les frais ici)

Fournir les renseignements suivants concernant l'opposant.

Nom complet de l'opposant

Adresse de l'opposant (si à l'extérieur du Canada, aussi l'adresse de signification au Canada ou l'adresse de l'agent de l'opposant au Canada)

Nom complet de l'agent de l'opposant (s'il y a lieu)

Adresse de l'agent de l'opposant (s'il y a lieu)

Adresse électronique de l'agent de l'opposant (s'il y a lieu)

Adresse électronique de l'opposant (s'il n'y a pas de représentant ou d'agent désigné)

Motifs d'opposition

Prière de cocher et de compléter seulement les cases pertinentes qui s'appliquent. Sauf indication contraire, tous les articles cités en référence sont des articles de la Loi sur les marques de commerce.

Article 38(2)a) – La demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2) :

Article 30(2)a) – La demande ne contient pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services associés à la marque de commerce visée par la demande.

Produits et services non énoncés dans les termes ordinaires du commerce

Article 30(2)b) – La demande ne contient pas les détails de la norme définie que l'emploi de la marque de certification est destiné à indiquer et/ou une déclaration portant que le requérant ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l'exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée ou sera employée.

Tous renseignements supplémentaires

Article 30(2)c) – La demande ne contient pas une représentation, une description ou une combinaison des deux qui permettent de définir clairement la marque de commerce et qui sont conformes à toute exigence prescrite à l'article 30 du Règlement sur les marques de commerce.

Identifier le(s) paragraphe(s) de l'article 30 du Règlement sur les marques de commerce concerné(s)

Tous renseignements supplémentaires (veuillez expliquer pourquoi la demande est opposée sous ce motif)

Article 30(2)d) – La demande ne contient pas les renseignements ou la déclaration prescrits par l'article 31 du Règlement sur les marques de commerce.

Identifier le(s) paragraphe(s) de l'article 31 du Règlement sur les marques de commerce concerné(s)

Tous renseignements supplémentaires (veuillez expliquer pourquoi la demande est opposée sous ce motif)

Article 38(2)b) – la marque de commerce n'est pas enregistrable :

Article 12(1)a) – La marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes.

Tous renseignements supplémentaires

Article 12(1)b) – La marque de commerce n'est pas enregistrable qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, parce qu'elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse :

de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée

de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels on projette de l'employer

des conditions de production des produits ou services, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine

Produit(s) et service(s)

Langue dans laquelle la marque de commerce donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse  Français  Anglais

Tous renseignements supplémentaires

Article 12(1)c) – La marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle est constituée du nom, dans une langue, de l'un des produits ou de l'un des services à l'égard desquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer.

Langue dans laquelle la marque de commerce est constituée du nom des produits ou services (non requis s'il s'agit de l'anglais ou du français)

Produit(s) et service(s)

Tous renseignements supplémentaires

Article 12(1)d) – La marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée.

Numéros de demande et d'enregistrement des marques de commerce invoquées

Tous renseignements supplémentaires

Article 12(1)e) – La marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle est un signe ou une combinaison de signes dont l'article 9 ou 10 interdisent l'adoption.

Article 9 – L'article 9 interdit l'adoption de la marque de commerce.

Numéro(s) de série de la/des marque(s) interdite(s) (s'il y lieu)

Tous renseignements supplémentaires (veuillez indiquer le(s) paragraphe(s) de l'article 9 sur lesquels ce motif d'opposition est fondé et expliquer pourquoi l'adoption de la marque est interdite par ce(s) paragraphe(s))

Article 10 – L'article 10 interdit l'adoption de la marque de commerce.

La marque de commerce est reconnue désigner ce qui suit à l'égard des produits et services avec lesquels elle est associée :
 nature
 valeur
 qualité
 lieu d'origine
 quantité
 date de production
 destination

Tous renseignements supplémentaires

Article 12(1)f) – La marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle est une dénomination dont l'article 10.1 interdit l'adoption.

Dénomination

Tous renseignements supplémentaires

Section 12(1)g) – La marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée désignant un vin et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication.

Indication géographique protégée et numéro

Tous renseignements supplémentaires

Article 12(1)h) – La marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée désignant un spiritueux et elle doit être enregistrée en liaison avec un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication.

Indication géographique protégée et numéro

Tous renseignements supplémentaires

Article 12(1)h.1) – La marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un produit agricole ou un aliment appartenant à la même catégorie figurant à l'annexe que celle à laquelle appartient le produit désigné par l'indication géographique protégée dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication.

Indication géographique protégée et numéro

Tous renseignements supplémentaires

Article 12(1)i) – La marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle est une marque dont l'adoption est interdite par le paragraphe 3(1) de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques, sous réserve du paragraphe 3(3) et de l'alinéa 3(4)a) de cette loi.

Tous renseignements supplémentaires (veuillez fournir les détails des marques olympiques et paralympiques auxquelles la marque de commerce ressemble de façon telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec celles-ci, incluant la marque et la référence à la législation pertinente)

Article 12(2) – La marque de commerce n'est pas enregistrable si, à l'égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ses caractéristiques résultent principalement d'une fonction utilitaire.

Produit(s) et service(s)

Tous renseignements supplémentaires

Article 104 du Règlement sur les marques de commerce – La marque de commerce n'est pas enregistrable si les produits ou services spécifiés dans la demande prévue au Protocole ne sont pas visés par l'enregistrement international.

Produit(s) et service(s)

Tous renseignements supplémentaires

Article 38(2)c) – Le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce :

Article 16(1)a) – Le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce que la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne.

Chaque marque de commerce invoquée et produits et services liés (les numéros d'enregistrement et de demande de marques de commerce employées ou révélées sont acceptables. Les marques de commerce invoquées qui ne font pas l'objet de demandes ou d'enregistrements doivent être clairement identifiées y compris les produits/services leur étant associés)

Article 16(1)b) – Le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce que la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec une demande d'enregistrement antérieurement produite au Canada par une autre personne et est toujours pendante.

Numéro de la demande

Article 16(1)c) – Le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce que la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

Nom commercial invoqué et produits et services associés

Article 38(2)d) - La marque de commerce n'est pas distinctive.

Tous renseignements supplémentaires (veuillez expliquer pourquoi la marque de commerce n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi)

Article 38(2)e) – Le requérant n'employait pas ni ne projetait d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande, à la date de production de la demande.

Tous renseignements supplémentaires (veuillez expliquer pourquoi le requérant n'emploie pas ou n'avait pas l'intention d'employer la marque de commerce)

Article 38(2)f) – Le requérant n'avait pas le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande, à la date de production de la demande.

Tous renseignements supplémentaires (veuillez expliquer pourquoi le requérant n'a pas le droit d'employer la marque de commerce au Canada)

Inclure les imprimés de chacune des demandes, chacun des enregistrements et chacune des marques interdites invoqués dans la déclaration d'opposition ou compléter les renseignements suivants concernant chacune/chacun des demandes, enregistrements et marques interdites invoqués dans la déclaration d'opposition.

Numéro d'enregistrement

Numéro de la demande

Date de production

Date de priorité (s'il y a lieu)

Nom complet du propriétaire

Adresse du propriétaire

Reproduction de la marque

État déclaratif des produits et services (s'il y a lieu)

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