Ébauche – Projet pilote sur la procédure de radiation prévue à l’article 45 engagée par le registraire

Date de publication : 201X-XX-XX

Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire des marques de commerce (le registraire) lance un projet pilote dans le cadre duquel l'avis prévu à l'article 45 sera envoyé par le registraire de sa propre initiative à l'encontre d'enregistrements de marques de commerce. Le registraire considère que le fait d'envoyer l'avis prévu à l'article 45 de sa propre initiative contribuera à débarrasser le registre du bois mort. Le registraire cherche à mettre en œuvre un processus rapide et rentable dans le cadre de cette procédure.

Dans le cadre de ce projet pilote, le registraire procédera à l'examen préliminaire de la preuve et abandonnera la procédure s'il est convaincu que l'emploi de la marque de commerce a été clairement établi en liaison avec les produits et les services visés par l'enregistrement pendant la période pertinente. Le registraire considère que, pour les enregistrements pour lesquels l'emploi est clairement établi, l'abandon de la procédure permet une utilisation efficace du temps et des ressources du registraire et du propriétaire inscrit. Si une procédure n'est pas abandonnée, celle-ci se poursuivra selon son déroulement normal et le registraire donnera avis au propriétaire inscrit qu'il peut présenter des observations écrites. Dans le cadre du projet pilote, un nombre suffisant d'avis sera envoyé afin d'assurer que le registraire recueille suffisamment de données pour déterminer si le recours à l'abandon constitue un moyen efficace d'accélérer le déroulement de la procédure de radiation prévue à l'article 45 engagée par le registraire.

L'avis comprendra des renseignements sur les enregistrements choisis en vue de la réalisation du projet pilote et sur la procédure d'abandon, et fournira des renseignements sur la procédure qui sera suivie jusqu'à la décision (pour les procédures qui ne seront pas abandonnées).

Dans l'élaboration de ce projet pilote, le registraire a participé à des assemblées avec des intervenants tenues à Toronto, Vancouver, Ottawa et Montréal, et a sollicité des commentaires écrits.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la procédure de radiation prévue à l'article 45 en général, veuillez consulter les FAQs sur la procédure prévue à l'article 45.

Législation et énoncés de pratique pertinents

Le présent projet pilote fait référence à la législation et aux énoncés de pratique suivants :

Dans cette page

Veuillez noter que l'orientation décrite dans les sections III-X est la même que celle décrite dans Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l'article 45, à l'exception des modifications nécessaires afin de refléter le fait qu'il n'y a aucune partie requérante.

I Choix des enregistrements

Le registraire peut engager la procédure de radiation prévue à l'article 45 à l'encontre de tout enregistrement d'une marque qui est enregistrée depuis une période de plus de trois ans. La procédure de radiation prévue à l'article 45 engagée par le registraire peut se limiter à des produits ou à des services en particulier qui sont énoncés dans l'enregistrement.

Les enregistrements retenus pour la réalisation du projet pilote seront choisis au hasard à partir de deux groupes d'enregistrements : les enregistrements de marques enregistrées il y a un seuil numérique d'années ou ceux qui visent plus d'un certain nombre de classes de la Classification de Nice.

I.1 Enregistrements qui ne feront pas l'objet de la procédure prévue à l'article 45 engagée par le registraire

I.1.1 Absence d'habilité à envoyer l'avis

Le registraire n'enverra pas l'avis prévu à l'article 45 s'il n'est pas habilité à le faire. Des exemples de cas où le registraire n'est pas habilité à envoyer l'avis prévu à l'article 45 sont fournis ci-après :

I.1.2 Raisons valables de ne pas envoyer l'avis

Le registraire peut également refuser d'envoyer l'avis prévu à l'article 45 à l'encontre d'un enregistrement choisi au hasard s'il existe des raisons valables de ne pas envoyer l'avis prévu à l'article 45. Des exemples de ce qui pourrait constituer des raisons valables de ne pas envoyer l'avis prévu à l'article 45 sont fournis ci-après :

I.2 Circonstances dans lesquelles seuls certains produits et services visés par un enregistrement seront inclus dans l'avis prévu à l'article 45

Le registraire n'inclura pas dans l'avis prévu à l'article 45 relativement à la procédure engagée par le registraire des produits et des services en liaison avec lesquels la marque a été enregistrée depuis moins de trois ans [article 45(1) de la Loi].

I.2.1 Enregistrement modifié

Lorsqu'un enregistrement a été modifié pour étendre l'état déclaratif des produits ou des services en vertu de l'article 41 de la Loi, le registraire considère qu'en ce qui concerne ces produits/services, le délai de trois ans court à partir de la date d'enregistrement de la modification. Citons à cet égard l'article 41(2) de la Loi selon lequel une demande en vue d'étendre l'état déclaratif des produits/services à l'égard desquels une marque de commerce est enregistrée a l'effet d'une demande d'enregistrement de marque de commerce à l'égard des produits/services spécifiés dans la requête de modification. Par conséquent, un propriétaire inscrit n'est pas tenu de fournir une preuve d'emploi à l'égard des produits ou des services figurant au registre depuis moins de trois ans.

I.2.2. Enregistrements fusionnés

Lorsqu'un enregistrement découle d'une fusion en vertu de l'article 41f) de la Loi, le registraire considère que le délai de trois ans commence à la date à laquelle les produits ou les services spécifiques ont été enregistrés. Par conséquent, un propriétaire inscrit n'est pas tenu de fournir une preuve d'emploi à l'égard des produits ou des services enregistrés depuis moins de trois ans.

Si un enregistrement faisant l'objet d'un avis prévu à l'article 45 est fusionné à un autre enregistrement, la procédure prévue à l'article 45 se poursuit, mais seulement à l'égard des produits et des services qui faisaient l'objet de l'avis prévu à l'article 45 tel qu'il a été envoyé.

I.3 Envoi de l'avis prévu à l'article 45

L'avis prévu à l'article 45 donné par le registraire de sa propre initiative sera envoyé à l'adresse du propriétaire inscrit au dossier, avec copie à l'agent de marques de commerce au Canada inscrit au dossier du propriétaire inscrit, le cas échéant.

Le registraire n'est pas responsable de toute correspondance, y compris l'avis prévu à l'article 45, non reçue par le propriétaire inscrit ou son agent de marques de commerce, si le registraire n'a pas été avisé d'un changement d'adresse [article 6(2) du Règlement].

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II Examen et option d'abandon

Dans tous les cas, le registraire examinera la preuve avant de donner avis que des observations écrites peuvent être produites en vue d'évaluer si le propriétaire inscrit a démontré l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les produits et les services visés par l'enregistrement et précisés dans l'avis prévu à l'article 45.

II.1 Cas dans lesquels la procédure sera abandonnée

II. 2 Cas dans lesquels la procédure sera abandonnée si certains produits ou services sont supprimés

II.3 Cas dans lesquels la procédure se poursuivra

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III Correspondance

La correspondance adressée au registraire à l'égard d'une procédure prévue à l'article 45 doit respecter les articles 3 à 15, 68 et 69 du Règlement et la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada relativement aux procédures de correspondance. Toute correspondance concernant la procédure prévue à l'article 45 devrait :

Les documents, y compris la preuve, soumis au registraire sont accessibles au public et ne peuvent être retournés au propriétaire inscrit [article 29(1)f) de la Loi].

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IV Preuve

En général, les règles de preuve qui sont applicables à la Cour fédérale s'appliquent aux procédures d'avis 45.

IV.1 Délai

Le propriétaire inscrit doit fournir la preuve dans les trois mois suivant la date de l'avis prévu à l'article 45 [article 45(1) de la Loi et article 72 du Règlement].

IV.2 Modalités de présentation de la preuve

La preuve doit être soumise au registraire au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle [article 45(2) de la Loi]. Il est possible de fournir, pour le compte du propriétaire inscrit, plus d'un affidavit ou plus d'une déclaration solennelle, que la déclaration ou l'affidavit soit signé ou non par le propriétaire inscrit [Canada (Registraire des marques de commerce) c Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)].

IV.2.1 Preuve soumise sous forme électronique ou par des moyens électroniques

L'article 64(1) de la Loi prévoit que les documents, renseignements ou droits fournis au registraire peuvent lui être fournis sous la forme électronique — ou en utilisant les moyens électroniques — qu'il précise. Cela comprend la preuve. La forme sous laquelle et les moyens par lesquels la preuve peut être produite de façon électronique auprès du registraire sont énoncés dans Preuve électronique dans les procédures d'opposition et d'avis 45.

IV.3 Preuve d'emploi de la marque de commerce enregistrée

La preuve fournie en réponse à l'avis prévu à l'article 45 doit démontrer :

[article 45(1) de la Loi]

Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées à l'article 4 de la Loi.

La preuve doit démontrer l'emploi de la marque de commerce par le propriétaire inscrit ou un cessionnaire en droit d'être inscrit en tant que propriétaire inscrit Star-Kist Foods Inc c Canada (Registraire des marques de commerce) (1988), 20 CPR (3d) 46 (CAF)], l'emploi sous licence de la marque de commerce conformément à l'article 50 de la Loi ou l'emploi sous licence de la marque de certification conformément à l'article 23(2) de la Loi.

Le genre de preuve permettant d'établir l'emploi varie d'un cas à l'autre [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Toutefois, l'emploi de la marque de commerce doit être conforme à l'article 4 de la Loi et doit être démontré à l'égard de chacun des produits et des services que spécifie l'enregistrement ou que spécifie l'avis prévu à l'article 45 [article 45(1) de la Loi].

L'affidavit ou la déclaration solennelle doit contenir suffisamment de faits pour permettre de conclure que la marque de commerce a été employée au Canada, par opposition à de simples affirmations d'emploi qui ont été jugées insuffisantes pour maintenir un enregistrement de marque de commerce aux termes de l'article 45 de la Loi [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Les exigences en matière de preuve sont d'ordre non pas quantitatif, mais qualitatif [Phillip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1re inst)].

IV.4 Preuve d'emploi sous licence

Lorsque la preuve d'emploi est produite par un licencié du propriétaire inscrit conformément à l'article 50 de la Loi, il n'est pas nécessaire de fournir une copie d'un accord de licence dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45. Une déclaration dans l'affidavit ou la déclaration solennelle portant que le propriétaire inscrit contrôlait, aux termes de la licence, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits ou des services en cause est suffisante [Empresa Cubana Del Tabaco c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, confirmé par 2011 CAF 340].

IV.5 Preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi

Dans les cas où la marque de commerce n'a pas été employée à un moment quelconque au cours de la période pertinente, l'affidavit ou la déclaration solennelle doit indiquer la date à laquelle la marque de commerce a été employée en dernier lieu et la(les) raison(s) de son défaut d'emploi depuis cette date.

Pour que l'enregistrement ne soit pas radié, le registraire doit conclure à l'existence de « circonstances spéciales » qui justifient le défaut d'emploi au cours de la période pertinente. Les « circonstances spéciales » sont des circonstances ou des raisons qui sont inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles [John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1re inst)].

Le registraire prendra en considération les trois critères suivants pour déterminer si la preuve démontre des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque de commerce au Canada :

[Canada (Registraire des marques de commerce) c Harris Knitting Mills Ltd, 4 CPR (3d) 488 (CAF) et Smart & Biggar c Scott Paper Limited (2008), 65 CPR (4th) 303 (CAF)]

IV.6 Conséquences du défaut du propriétaire inscrit de fournir de la preuve

Si le propriétaire inscrit ne fournit aucune preuve en réponse à l'avis prévu à l'article 45, l'enregistrement est passible d'être radié [article 45(3) de la Loi].

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V Observations écrites

Les observations écrites ne sont pas requises dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45. Si le propriétaire inscrit ne présente pas d'observations écrites dans les deux mois suivant l'envoi de l'avis du registraire fixant l'échéance pour les soumettre, le registraire rendra sa décision finale dès qu'il sera administrativement possible de le faire, à moins que le propriétaire inscrit demande à être entendu.

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VI Audiences

Un propriétaire inscrit peut seulement présenter des observations à une audience s'il a demandé une audience conformément aux exigences prévues à l'article 74(1) du Règlement.

VI.1 Délai

Le délai dans lequel un propriétaire inscrit doit aviser le registraire par écrit de sa demande d'audience est fixé à un mois suivant la présentation des observations écrites du propriétaire inscrit (ou suivant la déclaration indiquant qu'aucune observation ne sera présentée) ou, si aucune observation n'a été présentée, à un mois suivant le délai qui lui est accordé pour ce faire. [article 74(2)a) du Règlement]

VI.2 Demande d'audience

La demande d'audience doit indiquer les renseignements suivants :

[article 74(1) du Règlement]

Si le propriétaire inscrit n'a pas fourni dans sa demande d'audience les renseignements précis qu'exige le registraire, conformément à ce qui est décrit ci-dessus, le registraire assumera que le propriétaire inscrit fera ses observations en personne et fixera l'audience pour une durée de deux heures et demie, en prévoyant que les observations seront présentées dans la langue officielle dans laquelle la demande d'audience a été faite.

VI.3 Changements à la demande d'audience

Si un propriétaire inscrit ayant demandé une audience désire apporter des changements relativement à sa participation à une audience prévue, il devrait, dans les meilleurs délais et au moins un mois avant la date d'audience prévue, communiquer ces changements :

Il ne sera procédé à aucun changement à une audience tant que cette confirmation écrite n'aura pas été reçue. Bien que des efforts raisonnables seront faits, le registraire pourrait ne pas être en mesure d'accepter les changements demandés moins d'un mois avant la date de l'audience.

VI.4 Mise au rôle de l'audience

Une fois que le dossier est prêt pour la mise au rôle de l'audience, le registraire enverra un avis au propriétaire inscrit fixant l'heure, la date, le lieu, la façon et la durée de l'audience, et la langue officielle dans laquelle les observations seront présentées, en fonction des renseignements fournis dans la demande d'audience.

Le registraire avisera le propriétaire inscrit de la date fixée pour l'audience au moins 90 jours avant la date de l'audience.

VI.4.1 Remise d'une audience

Le registraire peut reporter la date d'une audience une fois, sur demande, dès que possible d'un point de vue administratif.

VI.5 Annulation d'une audience

Si le propriétaire inscrit qui a demandé à être entendu ne souhaite plus être présent à l'audience, il devrait, dans les meilleurs délais, communiquer ce changement au registraire en :

Une audience ne sera pas annulée tant que la demande d'annulation écrite du propriétaire inscrit n'aura pas été reçue.

Si une audience est annulée, le registraire procédera selon les délais d'usage à rendre une décision, sauf dans les cas où la procédure prévue à l'article 45 a été abandonnée par le registraire ou que l'enregistrement a été volontairement annulé ou radié pour non-renouvellement.

VI.6 Jurisprudence

À l'audience, l'agent d'audience/le membre aura une copie de toutes les décisions jurisprudentielles comprises dans la Liste commune de jurisprudence (Liste commune), qui indique les décisions fréquemment citées dans les procédures d'opposition et d'avis 45.

Au moins deux semaines avant la date d'audience, le propriétaire inscrit doit transmettre au registraire, par télécopieur ou courriel (à l'adresse courriel fournie dans l'avis d'audience) :

Le propriétaire inscrit n'est pas tenu de produire un recueil de jurisprudence. Si le propriétaire inscrit souhaite que, lors de l'audience, l'agent d'audience/membre puisse se référer à toute décision jurisprudentielle non indiquée dans la Liste commune, il peut en apporter copie à l'audience.

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VII Prolongations de délai

Rien dans le présent énoncé de pratique ne vise à limiter la discrétion du registraire en vertu de l'article 47 de la Loi. Dans cet énoncé de pratique, les références aux circonstances selon lesquelles le registraire accordera ou non une prolongation de délai et la durée de cette prolongation sont à titre d'orientation générale seulement. À ce titre, toutes mentions à l'effet que le registraire accordera ou non une prolongation de délai doivent être interprétées selon que le registraire accordera généralement ou n'accordera généralement pas une prolongation de délai.

Délais et prolongations de délai possibles à chaque étape de la procédure
Étape de la procédure Délai prévu par la loi Jalon pour prolongations de délai Prolongations de délai fondées sur des circonstances exceptionnelles
Preuve du propriétaire inscrit 3 mois à compter de la date de l'avis prévu à l'article 45 4 mois Déterminé au cas par cas
Observations écrites du propriétaire inscrit 2 mois à compter de la date de l'avis invitant le propriétaire inscrit à présenter des observations écrites Non disponible Déterminé au cas par cas
Demande d'audience 1 mois à compter de la présentation des observations écrites du propriétaire inscrit ou un mois à compter de la date d'expiration de ce délai, selon laquelle de ces deux dates est la plus proche Non disponible Non disponible

L'article 47 de la Loi confère au registraire un pouvoir discrétionnaire. Il permet au registraire d'accorder des prolongations de délai dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 si le registraire est satisfait que les circonstances justifient la prolongation de délai [Sandhu Singh Hamdard Trust c Canada (Registraire des marques de commerce) (2007), 62 CPR (4th) 245 (CAF), confirmant 47 CPR (4th) 373 (CF 1re inst)].

Toute demande de prolongation de délai présentée en vertu de l'article 47 de la Loi doit être accompagnée du paiement des droits prescrits [article 14 du Règlement et article 1 de l'annexe du Règlement].

VII.1 Prolongations de délai – jalon

Le registraire n'accordera qu'une demande de prolongation de délai, jusqu'à concurrence d'un jalon maximal de quatre mois, pour permettre au propriétaire inscrit de fournir sa preuve en réponse à l'avis prévu à l'article 45. L'objectif législatif de l'article 45 est d'instaurer une procédure sommaire et efficace visant à éliminer du registre les marques de commerce qui ne sont pas employées. Dans ce contexte, des prolongations de délai additionnelles à cette étape ne seront accordées que dans des circonstances exceptionnelles [voir la section VII.2 ci-dessous]. De même, des prolongations de délai à toute autre étape d'une procédure ne seront accordées que dans des circonstances exceptionnelles.

Le registraire n'accordera pas plus d'une demande de prolongation de délai jalon pour permettre au propriétaire inscrit de fournir sa preuve, même lorsque ces demandes multiples équivaudraient à la limite maximale du jalon de quatre mois.

VII.2 Prolongations de délai – circonstances exceptionnelles

Le registraire accordera une prolongation de délai au-delà du jalon pour permettre à un propriétaire inscrit de fournir sa preuve ou accordera une prolongation de délai au propriétaire inscrit pour présenter des observations écrites, uniquement si des circonstances exceptionnelles ont été établies.

Le registraire n'accordera pas de prolongation de délai pour prolonger le délai accordé pour demander la tenue d'une audience.

Des exemples de ce que le registraire pourrait considérer comme des circonstances exceptionnelles justifiant une prolongation de délai sont fournis ci-après.

VII.2.1 Changement récent du donneur d'instructions ou de l'agent de marques de commerce du propriétaire inscrit

S'il y a eu un changement très récent du donneur d'instructions principal ou de l'agent de marques de commerce du propriétaire inscrit, le registraire peut accorder une prolongation de délai raisonnable afin de permettre au nouveau donneur d'instructions ou au nouvel agent de marques de commerce de prendre connaissance du dossier.

VII.2.2 Circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée

Des exemples de facteurs susceptibles de constituer des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté d'une partie incluent la maladie, un accident, un décès, la faillite et quelque autre événement grave et imprévu.

VII.2.3 Cession de l'enregistrement

S'il y a eu une cession récente de l'enregistrement visé par la procédure prévue à l'article 45, le registraire peut accorder une prolongation de délai raisonnable afin de permettre au nouveau propriétaire de la marque de commerce de prendre connaissance du dossier.

VII.3 Prolongations de délai rétroactives

Si un propriétaire inscrit se retrouve devant un délai prévu par la Loi déjà expiré, le registraire peut considérer une demande de prolongation de délai rétroactive [article 47(2) de la Loi].

Les demandes de prolongations de délai rétroactives doivent :

Le registraire n'accordera pas de prolongation de délai rétroactive conformément à l'article 47(2) de la Loi en ce qui concerne une étape particulière d'une procédure prévue à l'article 45 si cette procédure est déjà passée à une étape subséquente.

Le registraire estime ne pas être habilité à accorder une prolongation de délai rétroactive en vertu de l'article 47(2) de la Loi une fois que le registraire a rendu une décision finale en vertu de l'article 45(3) de la Loi [Re Wolfville Holland Bakery Ltd (1964), 42 CPR 88 (C de l'É) et Ford Motor Co of Canada Ltd c Registraire des marques de commerce (1977), 36 CPR (2d) 135 (CF 1re inst)].

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VIII Décision

Le registraire rendra, par écrit, une décision finale, conformément à l'article 45(3) de la Loi, de maintenir, modifier ou radier l'enregistrement. Conformément à l'article 45(4) de la Loi, la décision sera notifiée au propriétaire inscrit.

En vertu de l'article 45(5) de la Loi, le registraire agira en conformité avec sa décision si aucun appel n'est interjeté en vertu de l'article 56 de la Loi ou, si un appel est interjeté, le registraire agira en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel, selon le cas et dès qu'il sera administrativement possible de le faire.

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IX Appels

La décision du registraire de maintenir, radier ou modifier l'enregistrement peut être portée en appel devant la Cour fédérale [article 56 de la Loi]. L'appel doit être interjeté conformément à la Loi sur les Cours fédérales et aux Règles des Cours fédérales et doit être produit auprès du registraire conformément à l'article 56(2) de la Loi. Pour de plus amples renseignements, consulter Signification de documents au registraire des marques de commerce.

X Enregistrements prévus au Protocole de Madrid

Une procédure de radiation prévue à l'article 45 engagée par le registraire à l'encontre d'un enregistrement prévu au Protocole de Madrid suivra le même processus qu'une procédure prévue à l'article 45 engagée par le registraire à l'encontre d'un enregistrement canadien, tel que décrit ci-dessus, avec une étape supplémentaire :

Dans le cas d'un enregistrement prévu au Protocole de Madrid, une fois que la décision finale est rendue et que le délai d'appel est expiré, si l'enregistrement est radié, en tout ou en partie, le Bureau international sera avisé conformément à la règle 19 du Règlement d'exécution commun.

Le présent énoncé de pratique a pour objet de fournir une orientation sur la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et l'interprétation de la législation pertinente. En cas d'incompatibilité entre cet énoncé et la législation applicable, la législation doit prévaloir. Les dispositions du présent énoncé de pratique sont seulement un guide général, elles n'ont force obligatoire dans aucun cas particulier et sont sujettes à changement.

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