Dans le cadre du régime des brevets canadien actuel, les demandes de brevets et les brevets sont assujettis à des conséquences qui pourraient entraîner la perte de droits lorsque des actes requis ne sont pas accomplis dans le délai prévu. Pour les demandes de brevets, la conséquence est l'abandon alors que pour les brevets il sera réputé expiré.
L'abandon peut survenir par inadvertance, mais il peut également être utilisé de façon stratégique pour prolonger la poursuite lorsqu'un délai supplémentaire est nécessaire pour décider de poursuivre ou non la demande pour les droits relatifs à l'invention au Canada. Plusieurs facteurs peuvent influencer cette décision, tels que :
- Le demandeur peut ne pas vouloir poursuivre le traitement relatif à l'invention, considérant qu'elle n'aura pas de valeur dans l'avenir, particulièrement si le brevet ne vise pas ses activités principales.
- Des sociétés peuvent faire l'acquisition de brevets et de demandes de brevets pour faire état d'une culture innovatrice et devenir une puissance commerciale, mais ensuite les abandonner.
- Pour gagner du temps en matière de prise de décisions et prendre des mesures stratégiques favorables à leurs sociétés.
- Pour réduire les coûts organisationnels – les sociétés examinent régulièrement leurs portefeuilles de PI pour évaluer le potentiel de leurs inventions et abandonnent des demandes qui semblent moins prometteuses sur le plan financier pour éviter d'avoir à payer la taxe pour le maintien annuelle.
Demandes de brevet : abandon
État actuel
Une demande est réputée abandonnée. L'acte requis peut être imputable à un avis ou à une demande du Bureau comme une demande de l'examinateur ou un avis d'acceptation indiquant un délai de réponse. Par ailleurs, l'abandon réputé peut survenir par effet de la loi lorsque les demandeurs ne sont pas avisés qu'un acte doit être accompli dans un délai prévu. À titre d'exemple, les demandeurs ne sont pas formellement avisés lorsqu'une taxe pour le maintien est due ou lorsqu'une requête d'examen est due. Cependant, ne pas accomplir l'acte requis avant l'expiration du délai prévu entraînera également l'abandon réputé de la demande de brevet.
Peu importe la raison ayant mené à l'abandon, le demandeur dispose d'un délai de douze mois suivant la date de l'abandon pour accomplir le ou les actes qui auraient dû être accomplis pour éviter l'abandon et pour rétablir sa demande. Dans les faits, le rétablissement tient lieu de filet de sécurité. Une demande qui n'est pas rétablie dans les douze mois suivant la date de l'abandon est réputée abandonnée de manière irréversible et considérée comme morte.
Nouvel état proposé
Les exigences du PLT en matière d'avis obligent les offices de brevet à aviser les demandeurs en cas de non-conformité aux exigences procédurales avant que toute sanction, tel l'abandon, ne puisse prendre effet. À l'heure actuelle, le Bureau des brevets se conforme déjà, dans certaines situations, aux exigences du PLT en matière d'avis. À titre d'exemple, lorsqu'une demande ne satisfait pas à certaines formalités ou comporte une irrégularité de fond (p. ex. absence de nouveauté), le Bureau des brevets envoie au demandeur un avis (une demande de l'examinateur) lui enjoignant de rendre la demande conforme avant l'expiration d'un certain délai. Si le demandeur omet de répondre à un tel avis avant l'expiration du délai prévu, la demande est réputée abandonnée. Dans le cas des situations où l'OPIC se conforme déjà aux exigences du PLT en matière d'avis, aucun changement aux avis n'est envisagé, si ce n'est de raccourcir les délais dont les demandeurs disposent pour se conformer.
Dans le cadre du régime actuel, il se produit des situations où l'abandon d'une demande peut survenir sans qu'un avis ait été envoyé. Dans le cas des situations où, actuellement, le Bureau des brevets n'avise pas le demandeur qu'un acte doit être accompli, comme le paiement d'une taxe pour le maintien exigible, le Bureau des brevets devra, pour se conformer aux exigences du PLT, aviser le demandeur et lui accorder un délai supplémentaire pour accomplir l'acte requis. Dans le cadre du nouveau régime, l'abandon ne pourra survenir que si le demandeur omet de se conformer aux exigences de l'avis avant l'expiration du délai spécifié dans l'avis. Ainsi, après l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, le Bureau des brevets enverra de nouveaux avis et accordera un délai supplémentaire aux demandeurs pour se conformer dans les situations où l'abandon peut actuellement survenir sans qu'un avis ait été envoyé.
À titre d'exemple, si une taxe pour le maintien d'une demande n'est pas payée avant l'expiration du délai, le Bureau des brevets avisera le demandeur de l'omission de paiement. Le délai prévu pour remédier à l'omission de paiement (de la taxe et de la surtaxe) dans un tel cas sera celui des délais suivants qui expire le dernier : les deux mois suivant la date de l'avis ou les six mois suivant le délai initial de paiement de la taxe pour le maintien. De façon similaire, si un demandeur omet de présenter une requête d'examen avant la date limite, le Bureau des brevets avisera le demandeur de cette omission et exigera le paiement de la taxe et de la surtaxe dans les deux mois suivant la date de l'avis. Si le demandeur omet de payer la taxe et la surtaxe avant l'expiration du délai prévu, la demande sera réputée abandonnée. Ainsi, l'abandon ne surviendra plus par effet de la loi, mais sera lié à l'avis informant le demandeur de l'omission de paiement. Le recours pour remédier à l'abandon d'une demande sera le rétablissement de la demande, comme dans le cadre du régime actuel.
Le nouveau régime d'avis fera en sorte que les demandes seront abandonnées plus tard qu'elles ne le seraient dans le cadre du régime actuel, ce qui accroîtra l'incertitude juridique pour les tiers. Sachant que le régime de l'abandon et du rétablissement devrait être utilisé comme filet de sécurité et comme moyen réduire le degré d'incertitude juridique pour les tiers, une disposition sur les droits des tiers sera une dissuassion à l'abandon des demandes. Il importe de souligner que, selon cette disposition, il ne pourrait être intenté d'action en contrefaçon d'un brevet résultant d'une demande rétablie contre un tiers ayant accompli certains actes au cours d'une période précise. Pour obtenir une explication plus complète de disposition sur les droits des tiers, veuillez-vous reporter au document de consultation qui porte sur ce sujet.
| Exemples de causes courantes d'abandon d'une demande de brevet | Situation actuelle | Nouvelle situation proposée |
|---|---|---|
| Omission de répondre de bonne foi à un rapport de l'examinateur | La demande est abandonnée si le demandeur ne répond pas de bonne foi avant l'expiration du délai spécifié dans le rapport (qui est généralement de 6 mois). | La demande est abandonnée si le demandeur ne répond pas de bonne foi dans les 4 mois suivant la date du rapport de l'examinateur.Note de bas de page * |
| Omission de se conformer à un avis concernant les exigences de complètement pour le dépôt d'une demande de brevet. | La demande est abandonnée si le demandeur ne répond pas de bonne foi à l'avis dans les 3 mois suivant la date de l'avis. | La demande est abandonnée si le demandeur ne répond pas de bonne foi à l'avis dans les 3 mois suivant la date de l'avis. |
| Omission de payer une taxe pour le maintien en état à temps | La demande est abandonnée immédiatement si la taxe n'est pas payée au plus tard à l'expiration du délai prévu.Note de bas de page 1 | La demande est abandonnée à l'expiration de celui des délais suivants qui expire le dernier : les 2 mois suivant la date de l'avis exigeant le paiement de la taxe ou les 6 mois suivant le délai initial de paiement de la taxe pour le maintien. |
| Omission de présenter une requête d'examen et de payer la taxe réglementaire à temps | La demande est abandonnée si les actes requis ne sont pas accomplis avant l'expiration du délai de 5 ans suivant la date de dépôt. | La demande est abandonnée si ces actes ne sont pas accomplis dans les 2 mois suivant la date de l'avis qui sera envoyé à l'expiration du délai de 4 ans prévu pour présenter une requête d'examen. |
| Omission de fournir une traduction exigée d'une référence déposée ou d'une demande déposée dans une langue autre que le français ou l'anglais. | La possibilité de déposer des références ou une description dans une langue autre que le français ou l'anglais n'existe pas dans le cadre du régime actuel. | La demande est abandonnée si le demandeur ne se conforme pas à l'avis dans les 2 mois suivant la date de l'avis. |
| Omission de se conformer à un avis exigeant la nomination d'un agent de brevets. | La demande est abandonnée si le demandeur ne se conforme pas à l'avis dans les 3 mois suivant la date de l'avis. | La demande est abandonnée si le demandeur ne se conforme pas à l'avis dans les 3 mois suivant la date de l'avis. |
Demandes de brevets : rétablissement
État actuel
Dans le cadre du régime actuel, le demandeur qui souhaite rétablir une demande abandonnée doit présenter une demande de rétablissement dans les douze mois suivant l'abandon, payer la taxe de rétablissement et accomplir l'acte qui aurait dû être accompli pour éviter l'abandon.
Nouvel état proposé
Les demandeurs devront encore présenter une demande de rétablissement dans les douze mois suivant l'abandon et les exigences actuelles concernant le rétablissement demeureront essentiellement inchangées dans le cadre du nouveau régime proposé. Cependant, bien qu'il renforce le filet de sécurité à la disposition des demandeurs, le nouveau lien entre le régime d'avis et l'abandon d'une demande accroît également le degré d'incertitude pour les tiers sur le marché en raison d'une prorogation des délais. Afin d'équilibrer ces forces opposées, des exigences supplémentaires seront imposées. Celles-ci devront être satisfaites afin de pour pouvoir rétablir une demande abandonnée.. Ceci permettra de s'assurer que les périodes prolongées d'incertitude (le délai supplémentaire spécifié dans l'avis et le délai accordé pour remédier à l'omission) demeurent le résultat d'une utilisation nécessaire du filet de sécurité qu'est le rétablissement, et non une approche par défaut qui pourrait autrement être utilisée de façon stratégique lors de la poursuite d'une demande de brevet.
Pour rétablir une demande réputée abandonnée en raison de l'omission de payer une taxe pour le maintien, les demandeurs devront satisfaire à l'exigence supplémentaire consistant à démontrer qu'ils ont fait preuve d'une diligence requise. Dans le cas d'une demande abandonnée en raison de l'omission de présenter une requête d'examen, le demandeur devra également satisfaire à l'exigence supplémentaire consistant à démontrer l'exercice d'une diligence requise s'il présente sa demande de rétablissement à une date qui est postérieure au délai de six mois suivant la date à laquelle la requête d'examen aurait dû être présentée.
Si l'obligation de démontrer l'exercice d'une diligence requise est une condition préalable au rétablissement d'une demande, le demandeur sera tenu de fournir les raisons pour lesquelles il a omis de payer la taxe pour le maintien ou de présenter une requête d'examen à temps. Le commissaire rétablira la demande si toutes les exigences sont satisfaites et s'il détermine que l'omission s'est produite bien que le demandeur ait fait preuve de la diligence requise dans les circonstances.
Brevets : sur le point d'expirer et expiré/expiration réputée et annulation de l'expiration réputée
État actuel
Dans le cadre du régime actuel, les demandeurs ne sont pas formellement avisés par le Bureau que la taxe pour le maintien d'un brevet est due. Les demandeurs doivent s'assurer de connaître le calendrier de paiement de la taxe pour le maintien et doivent agir en conséquence. Si le breveté ne paie pas la taxe pour le maintien d'un brevet à la date d'anniversaire ou avant cette date, le brevet est considéré comme étant « sur le point d'expirer ». À défaut de payer la taxe pour le maintien et une surtaxe dans un délai d'un an suivant la date d'anniversaire, le brevet sera réputé expiré.
Un brevet expiré ne peut pas être rétabli.
Nouvel état proposé
Dans le cadre du nouveau régime, le Bureau des brevets devra aviser le breveté qu'il n'a pas payé la taxe pour le maintien dans le délai prévu et accordera au breveté un délai supplémentaire pour payer la taxe et la surtaxe.
Lorsque la taxe pour le maintien d'un brevet n'est pas payée dans le délai prévu, le Bureau des brevets enverra un avis exigeant le paiement de la taxe pour le maintien et de la surtaxe à la plus tardive des deux dates suivantes, soit dans les deux mois suivant la date de l'avis ou dans les six mois suivant le délai initial de paiement de la taxe et de la surtaxe.
Si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans le délai de paiement de la surtaxe, le brevet sera réputé expiré rétroactivement à l'expiration du délai du paiement. Lorsque le brevet est réputé expiré, il sera possible de présenter au commissaire une demande d'annulation de l'expiration réputée.
Afin d'annuler l'expiration réputée, le breveté devra, dans les 12 mois suivant le délai de six mois pour le paiement de la surtaxe :
- demander que le délai limité à la durée du brevet n'ait jamais été réputé expiré;
- payer la taxe prescrite (la taxe pour le maintien), la surtaxe (150 $) et tout frais additionnel (200 $)
- indiquer les raisons de l'omission de paiement de la taxe prescrite et de la surtaxe dans le délai prévu (ceci permet au commissaire de démontrer l'exercice d'une diligence requise)
L'exercice de la diligence requise devra toujours être démontré pour une demande d'annulation de l'expiration réputée lorsque le breveté a omis de répondre à l'avis de paiement de la taxe pour le maintien et de la surtaxe.
Afin de bien comprendre ce sujet, veuillez consulter les modifications législatives proposées à la Loi sur les brevets dans le Projet de loi C-43 et le Projet de loi C-59 qui ne sont pas encore en vigueur, ainsi que le document de consultation publique sur les modifications proposées aux Règles sur les brevets accessible sur notre site Web.
Références :
- Projet de loi C-43 : - Abandon et rétablissement - Article 73 de la Loi sur les brevets
(pas encore en vigueur) - Projet de loi C-59 : - Abandon et rétablissement - Article 73 de la Loi sur les brevets
(pas encore en vigueur) - Modifications proposées aux Règles sur les brevets : - Abandon et rétablissement – Articles 132 à 136