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Le régime de marques de commerce national modernisé du Canada expliqué

De : Office de la propriété intellectuelle du Canada

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Aperçu de la présentation

Vers la mise en œuvre

L'attention est maintenant sur la mise en œuvre et l'état de préparation opérationnelle.

Marques de commerce non traditionnelles

Le Règlement sur les marques de commerce modifié reflète les exigences relatives à la représentation des marques de commerce non traditionnelles, en particulier en ce qui concerne le son, l'odeur, la texture, l'image en mouvement, les marques tridimensionnelles et l'hologramme.

Résumé des exigences

Représentation vs description
Type de marque de commerce Représentation Description
Caractères standard Oui Non
Dessin Oui Non
Couleur en soi Oui Oui
3-D Oui Optionnel
Position d'un signe Oui Oui
Hologramme Oui – électronique ou statique Oui
Images en mouvement Oui – électronique ou statique Oui
Son Oui – son Oui
Goût Non Oui
Odeur Non Oui
Texture Optionnel Oui
Façon d'emballer les produits Oui Oui

Modifications d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce

Le Règlement modifié procure une plus grande latitude aux requérants qui souhaitent modifier une demande avant l'enregistrement.

Modifications des demandes

Identité du requérant

Alinéa 35(2)a)

Il n'est pas permis de changer l'identité du requérant sauf:

Exemples

Circonstances acceptables :

Les exemples « d'erreurs dans l'identification du requérant » comprennent, mais sans s'y limiter:

Représentation ou description

Alinéa 35(2)b)

Il n'est pas permis de changer la représentation ou la description de la marque de commerce sauf :

Produits ou services

Alinéa 35(2)c)

Il n'est pas permis d'étendre la portée de l'état des produits ou services au-delà de la portée de

Demande divisionnaire

Alinéa 35(2)d)

Il est interdit d'ajouter une indication précisant qu'il s'agit d'une demande divisionnaire.

Déclarations

Alinéa 35(2)e)

Il est interdit d'ajouter ou de supprimer une déclaration portant que la marque de commerce est en caractères standard, ou qu'il s'agit d'une marque non traditionnelle ou d'une marque constituée d'une couleur en soi sauf

Marques de certification

Alinéa 35(2)f)

Il n'est pas permis, après l'annonce de la demande, d'ajouter ou de supprimer une déclaration à l'effet que la marque de commerce est une marque de certification.

Demandes divisionnaires et la fusion d'enregistrement

Une demande divisionnaire est une demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui contient des produits ou services ayant été divisés d'une demande originale vers une nouvelle demande.

Pourquoi faire une demande?

Un requérant peut choisir de produire une demande divisionnaire pour des raisons qui comprennent, sans toutefois s'y limiter :

Faire une demande – domestique

L'étendue des produits ou services

L'étendue des produits ou services qui pourront être divisés dépendra du statut de la demande dans le processus d'enregistrement.

Exemple

Une demande originale est produite en liaison avec « des vêtements, à savoir des vestes, des pantalons, des chandails et des t-shirts et des chaussures de sport ».

Avant l'annonce, la demande est restreinte en supprimant les « chandails ».

Le requérant ne peut pas produire une demande divisionnaire pour « des vêtements, à savoir des chaussettes » avant l'annonce de demande originale, car cela étendrait les produits au-delà de l'étendue visée par la demande originale à la date de sa production.

L'étendue des produits ou services

Si la demande originale a été annoncée, l'étendue des produits ou services qui peuvent être divisés se limitera à celle de la demande originale à la date de production de la demande divisionnaire.

Exemple

Une demande originale est produite en liaison avec « des vêtements, à savoir des vestes, des pantalons, des chandails et des t-shirts et des chaussures de sport ».

Avant l'annonce, la demande est limitée au retrait des produits « chaussures de sport ».

Le requérant ne peut pas produire une demande divisionnaire pour « chaussures de sport » après l'annonce afin de contourner d'éventuelles procédures d'opposition.

Paiement des droits

Exemple #1
Exemple #1 - Version textuelle

Le schéma représente visuellement un scénario au court duquel une demande originale a été divisée deux fois afin d'ajouter deux demandes divisionnaires pour un résultat final de trois demandes. Dans cet exemple, la demande originale comprenait initialement des produits ou services appartenant à trois classes de Nice et chacune des trois demandes résultant de la division comportait une des classes initialement incluses dans la demande originale. Le résultat final est que chaque demande contient des produits ou services qui appartiennent à une seule classe. Le schéma indique que 330$ ont été payés à la production de la demande et que le total dû est de 530$. Par conséquent, la somme de 200$ doit être acquittée avant qu'une des trois demandes puisse être annoncée.

Exemple #2
Exemple #2 - Version textuelle

Le schéma représente visuellement un scénario au court duquel une demande originale a été divisée deux fois afin d'ajouter deux demandes divisionnaires pour un résultat final de trois demandes. Dans cet exemple, la demande originale comprenait initialement des produits ou services appartenant à trois classes de Nice et chacune des trois demandes résultant de la division comportait une des classes initialement incluses dans la demande originale. Le résultat final est que chaque demande contient des produits ou services qui appartiennent à une seule classe. Le schéma indique que 530$ ont été payés à la production de la demande et que le total dû est de 530$. Par conséquent, toutes les demandes peuvent être annoncées.

Exemple #3
Exemple #3 - Version textuelle

Le schéma représente visuellement un scénario au court duquel une demande originale a été divisée deux fois afin d'ajouter deux demandes divisionnaires pour un résultat final de trois demandes. Dans cet exemple, la demande originale comprenait initialement des produits ou services appartenant à trois classes de Nice et chacune des trois demandes résultant de la division comportait une des classes initialement incluses dans la demande originale. Le schéma indique que 330$ ont été payés à la production de la demande et que le total dû est de 530$. De plus, 100$ ont été payés pour chacune des deux demandes divisionnaires. Par conséquent, toutes les demandes peuvent être annoncées.

Actes réputés accomplis

Sous réserve des exceptions énumérées au paragraphe 40(2) du Règlement, tout acte concernant la demande originale correspondante ayant été accompli, jusqu'à et y compris le jour où la demande divisionnaire est produite, est réputé être un acte accompli à l'égard de la demande divisionnaire.

Exemple #1

Si l'examinateur a envoyé un rapport d'examen pour la demande originale avant que la demande divisionnaire ne soit produite, le délai pour produire une réponse au rapport s'appliquera également à la demande divisionnaire et le Bureau n'émettra pas le rapport d'examen de nouveau.

Exemple #2

Si un transfert de la demande originale a été déposé avant que la demande divisionnaire ne soit produite, mais n'a pas pu être traité en raison de certains renseignements manquants, le transfert sera réputé avoir été également déposé pour la demande divisionnaire. Une fois les renseignements fournis, la demande de transfert pourra être traitée à la fois pour la demande originale ainsi que pour la demande divisionnaire. Veuillez noter que le droit énuméré à l'article 8 du Tarif des droits devra être payé sur chaque demande divisionnaire.

Actes réputés accomplis

La production d'une demande divisionnaire n'est pas considérée comme une réponse à une objection; une réponse à toutes les objections ou exigences soulevées dans le rapport doit être fournie. Sinon, un avis de défaut peut être émis.

Après l'annonce

Une demande peut également être divisée à tout moment après l'annonce, mais avant l'enregistrement, y compris pendant la période de deux mois suivant l'annonce, pendant toute prolongation du délai d'opposition et suivant la production d'une déclaration d'opposition, en autant que l’étendue des produits et services qui sont divisés est visée par la demande originale à la date de production de la demande divisionnaire.

Fusion – enregistrement domestique

En vertu de l'alinéa 41(1)f) de la Loi, une demande qui a été divisée peut faire l'objet d'une fusion avec tout enregistrement de la marque de commerce découlant de la même demande originale seulement si les marques de commerce sont identiques et détenues par le même propriétaire inscrit.

Date réputée

Demande d'étendre l'état déclaratif des produits ou services

Demande d'étendre l'état déclaratif des produits ou services pour des mots ou signes distinctifs

Lorsqu'une demande divisionnaire découlant d'une demande produite en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi pour étendre l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce qui est déposée est un mot ou un signe distinctif passe à l'enregistrement et est fusionnée automatiquement, le Bureau modifie également le “type” de la marque de commerce enregistrée en celui de caractères standard, d'une forme tridimensionnelle ou en une façon d'emballer les produits, selon le cas.

Pour les demandes relatives à une marque de commerce enregistrée qui est un mot ou un signe distinctif, la demande divisionnaire devrait, au moment de sa production, inclure une déclaration en vertu de l'alinéa 31b) de la Loi indiquant que le requérant souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard, ou en vertu de l'alinéa 31e) du Règlement, que la marque est constituée, en tout ou en partie, d'une forme tridimensionnelle ou d'une façon d'emballage de produits, selon le cas.

Division après l'annonce d'un mot ou d'un signe distinctif

Dans le cas d'une demande divisionnaire produite après l'annonce concernant une marque de commerce qui est un mot ou un signe distinctif, la demande divisionnaire doit comporter, au moment de sa production, une déclaration en vertu de Loi, ou en vertu de l'alinéa 31e) du Règlement, selon le cas.

Transfert en attente

S'il y a une demande de transfert en attente pour l'un des enregistrements qui découlent d'une même demande originale, la demande de fusion ne sera traitée qu'une fois le transfert inscrit afin d'assurer que les enregistrements sont détenus par le même propriétaire inscrit.

Caractère distinctif inhérent

Le registraire pourra refuser, en vertu de l'alinéa 37(1)d) de la Loi, des marques de commerce qui ne possèdent pas de caractère distinctif inhérent.

Qu'est-ce que le caractère distinctif inhérent?

L'évaluation

Afin de déterminer si une marque de commerce en particulier est distinctive, il faut considérer le contexte des produits ou des services en liaison avec lesquels l’enregistrement est demandé en supposant qu'aucun emploi (tel que défini à l'article 4 de la Loi) n'a eu lieu.

Caractère distinctif inhérent

Les requérants auront la possibilité de fournir au registraire la preuve que la marque de commerce avait acquis un caractère distinctif à la date de production de la demande.

Les demandes pas encore annoncées

Les demandes qui n'ont pas été annoncées avant le devront être réévaluées par un examinateur pour le caractère distinctif inhérent en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi.

Retrait de l'annonce d'une demande

Le registraire aura l’autorisation explicite de retirer l'annonce d'une demande.

Paragraphe 37 (4) de la Loi

Le paragraphe 37(4) confère au registraire l’autorisation de retirer l'annonce d'une demande dans les deux circonstances suivantes :

Exemples

N'aurait pas dû être annoncée :

Incorrectement annoncée:

Conditions

Corrections d'erreurs au registre

Paragraphe 41(3) de la Loi donne au registraire l’autorisation de corriger les erreurs contenues dans les enregistrements.

Selon la Loi actuelle, seule la Cour fédérale peut corriger des erreurs dans un enregistrement. Les frais liés à la présentation d'une procédure à la Cour fédérale en vertu de l'article 57 doivent généralement être assumés par le propriétaire inscrit.

Erreurs évidentes

Période de correction

Notifications sur les droits de tiers

Une façon informelle pour les tiers de porter à l'attention du registraire des renseignements concernant l'enregistrabilité d'une demande de marque de commerce en instance.

Contexte

Procédure de communication

Motifs fondés

La notification sur les droits de tiers ne doit informer le registraire que si :

Information requise

Échéance

Bien qu'une notification puisse être produite à tout moment avant l'enregistrement d'une marque de commerce, le paragraphe 37(4) de la Loi prescrit les conditions en vertu desquelles le registraire peut retirer l'annonce d'une demande.

Suivi continu

Renouvellement

Le changement apporté à la durée du renouvellement, qui passe de 15 à 10 ans, s'imposait compte tenu du Traité de Singapour.

Délai de renouvellement

Délai prescrit et durée
Délai prescrit et durée - Version textuelle

Le schéma représente visuellement deux scénarios portant sur la durée d'enregistrement et les renouvellements. Dans le premier scénario illustré, une marque de commerce est déposée, c'est-à-dire enregistrée, après la date d'entrée en vigueur. Dans ce scénario, l'enregistrement ne peut être renouvelé que pendant le délai prescrit qui débute six mois avant et se termine six mois après l'expiration de la période d'enregistrement. Dans le premier scénario, la période initiale d'enregistrement et la période de renouvellement suivante qui sont illustrées sont chacune de dix ans.

Dans le deuxième scénario, l'enregistrement de la marque de commerce a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur et la période initiale d'enregistrement expirera après l'entrée en vigueur. Puisque la marque de commerce a été déposée (enregistrée) avant l'entrée en vigueur, la période initiale d'enregistrement est de 15 ans. Puisque la période initiale d'enregistrement expire après l'entrée en vigueur, les deux périodes de renouvellement subséquentes illustrées dans le schéma sont de dix ans chacune. Dans le deuxième scénario, l'enregistrement peut être renouvelé à tout moment durant la période initiale d'enregistrement de 15 ans. Cependant, pendant les périodes de renouvellement subséquentes de 10 ans, il ne sera possible de renouveler l'enregistrement que pendant le délai prescrit, soit à l'intérieur de six mois avant et six mois après la date d'expiration de chaque période de renouvellement.

Droits et exigences relatifs au classement

Renouvellement partiel

L'avis relatif au classement

L'article 44,1 de la Loi et l'article 63 du Règlement ont été établis afin de faciliter la classification des produits ou services figurant dans les enregistrements existants.

Exigence relative à la modification

Le paragraphe 44.1(1) de la Loi confère au registraire le pouvoir d'exiger, par voie de préavis, que tous les propriétaires inscrits groupent et classent les produits ou les services visés par leur enregistrement de marque de commerce.

Délai prescrit

L'article 63 du Règlement exige que le propriétaire inscrit doive fournir au registraire l'état des produits ou des services groupés selon les classes de la classification de Nice dans les 6 mois suivant la date de l'avis.

Lorsque l'état n'est pas fourni

Prolongation de délai

Une personne peut demander, en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi, de prolonger un délai seulement si ce délai est fixé par la Loi ou prescrit par le Règlement.

L'article 47 de la Loi

En vertu du paragraphe 47(1), une personne peut demander une prolongation de délai pour :

Le paragraphe 47 (2) donne à une personne la possibilité de demander une prolongation de délai après l'expiration de ce délai.

Droits

Force Majeure

Les mesures de sursis pour les cas de force majeure procurent davantage de latitude pour prolonger certains des délais prévus dans la Loi.

Paragraphe 34(5) de la Loi

Le paragraphe 34(5) de la Loi permet à un requérant de demander une prolongation du délai accordé pour produire une demande au Canada comprenant une demande de priorité.

Par conséquent, un requérant peut demander une prolongation de délai en vertu de l'article 47 de la Loi pour produire une demande canadienne contenant une demande de priorité en raison d'un cas de force majeure, mais pas pour déclarer (ajouter) une revendication de priorité pour une demande existante au Canada

Paragraphe 46(5) de la Loi

Le paragraphe 46(5) de la Loi permet à un propriétaire inscrit de demander une prolongation de délai pour renouveler un enregistrement de marque de commerce.

Force majeure

Les caractéristiques

Exemples

Demande de prolongation de délai

Prolongation accordée

Si le Bureau accorde la prolongation demandée en cas de force majeure, le délai peut seulement être prolongé d'au plus sept jours.

Dispositions transitoires

1 Date de production non obtenue avant l'entrée en vigueur

Exemples

Exigences encore manquantes

Paiement des droits

Compte tenu des changements apportés au barème des droits à la date d'entrée en vigueur, si la seule exigence non respectée est le droit de production prescrit au titre de l'alinéa 33(1)f) de la Loi, le registraire enverra un avis au requérant indiquant cette lacune (tel que mentionné précédemment), sauf si la demande comporte un énoncé général autorisant le prélèvement d'un montant en souffrance.

2 Date de production obtenue avant l'entrée en vigueur

Bases de l'enregistrement (revendications)

Absence de caractère distinctif inhérent

Division

Les demandes produites mais pas encore annoncées peuvent être divisées si à la date de production de la demande divisionnaire, l’étendue des produits ou services qui sont divisés est visée par la demande originale à sa date de production.

Section 14

Marques de certification

Nouveau paragraphe 12(2)

Signe distinctif

Étant donné que la Loi modifiée ne comporte plus de définition de « signe distinctif », toute demande relative à un signe distinctif qui n'a pas été annoncée à la date d'entrée en vigueur devra être modifiée pour indiquer que la marque de commerce est constituée d'une :

Classification de Nice

Marques de commerce liées

Caractères standard

Une demande produite avant l'entrée en vigueur, mais qui n'a pas encore été annoncée à cette date, peut être modifiée pour ajouter une déclaration portant que le requérant souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard, mais seulement si la marque de commerce demeure sensiblement la même.

Marques de commerce non traditionnelles et la couleur

Les demandes produites avant, mais qui n'ont pas encore été annoncées à la date d'entrée en vigueur, peuvent être modifiées pour ajouter une déclaration mentionnée aux alinéas 31e) à g) du Règlement modifié, mais seulement si la marque de commerce demeure sensiblement la même, notamment:

  1. une forme tridimensionnelle, un hologramme, une image en mouvement, une façon d'emballer les produits, un son, une odeur, un goût, une texture ou la position d'un signe, une déclaration est requise;
  2. la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce;
  3. la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs;

Droits

Le droit de production s'appliquant aux demandes produites avant l'entrée en vigueur sera le droit indiqué à l'annexe Tarif des droits payables au registraire précédente (250 $ si la demande est produite en ligne; 300 $ dans tous les autres cas) et le nouveau droit par classe supplémentaire de la classification de Nice ne s'appliquera pas.

Le droit d'enregistrement de 200 $ du Règlement actuel doit être payé.

3 Annoncée et admise à la date d'entrée en vigueur

Le groupement n'est pas requis

Le groupement des produits ou des services selon les classes de la classification de Nice ne sera pas requis pour une demande produite et annoncée avant la date d'entrée en vigueur, car elle n'est exigée qu'à des fins d'annonce, de renouvellement ou d'avis en vertu de l'article 44.1 de la Loi modifiée.

La division après l'annonce

Les demandes produites et annoncées peuvent être divisées dans la mesure où, à la date de production de la demande divisionnaire, les produits ou services divisés sont visés par la demande originale le jour où la demande divisionnaire est produite.

Durée de l'enregistrement

Dans le cas des demandes produites avant l'entrée en vigueur, la durée de l'enregistrement (10 ou 15 ans) dépendra de la date à laquelle le registraire a traité le droit d'enregistrement.

Exemples

4 Enregistrée avant l'entrée en vigueur

Pendant la transition à la nouvelle Loi, le droit, la durée du renouvellement et l'exigence de grouper les produits ou les services selon les classes de la classification de Nice dépendront de plusieurs facteurs.

Grouper et classer les produits ou services

Délai de renouvellement

Si le renouvellement est demandé après la date d'entrée en vigueur et si l'enregistrement ou le renouvellement a expiré avant la date d'entrée en vigueur :

Si le renouvellement a été demandé et traité avant la date d'entrée en vigueur et si l'enregistrement ou le renouvellement expire après la date d'entrée en vigueur :

Si le renouvellement est demandé après la date d'entrée en vigueur :

Droits

Merci!

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