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Le Protocole de Madrid au Canada : un résumé des principes généraux

De : Office de la propriété intellectuelle du Canada

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Survol de la présentation

Introduction

Modifications à la Loi sur les marques de commerce et au Règlement

Préparatifs en vue de l'adhésion au Protocole de Madrid

Les modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce ont reçu la sanction royale le 19 juin 2014. Les modifications apportées à la Loi ainsi que les modifications au Règlement étaient nécessaires pour permettre au Canada d'accéder à trois traités internationaux :

Bien que la majorité des modifications étaient prescrites par les exigences des traités, l'OPIC a également apporté des changements afin de moderniser le régime des marques de commerce du Canada et faciliter la mise en œuvre des traités et réduire le fardeau opérationnel et administratif.

Le Protocole de Madrid

Le Protocole de Madrid offre aux propriétaires de marques de commerce l'opportunité de produire une seule demande d'enregistrement international auprès de l'OMPI et de désigner, par la suite, d'autres membres auprès desquels ils désirent protéger la marque de commerce.

L'« enregistrement international » qui en résulte permet de chercher à obtenir la protection dans les pays membres, qui appliquent tous leurs propres règles et leurs propres lois pour déterminer si une marque de commerce peut ou non être protégée sur leur territoire. Chaque pays qui est partie au Protocole de Madrid est appelé « partie contractante ».

L'« Office d'origine » est le Bureau des marques de commerce de la partie contractante qui peut recevoir et certifier une demande d'enregistrement international d'une marque de commerce. Au Canada, cet office est l'OPIC. La « partie contractante désignée » est l'une des parties contractantes qu'un requérant peut choisir de désigner dans la demande.

Toute communication entre l'OPIC et le Bureau international sera échangée par voie électronique. Il sera donc possible de produire une demande d'enregistrement international directement sur le site Web de l'OPIC. À son tour, l'OPIC recevra toutes les demandes en provenance du Bureau international électroniquement.

Déclarations faites par le Canada

Quatre (4) déclarations - Adhésion

Chaque nouveau membre au Protocole de Madrid peut choisir de faire certaines déclarations concernant le processus d'enregistrement international.

Le Canada a choisi de faire quatre (4) déclarations lors de son adhésion au Protocole de Madrid.

Article 5.2)b) du Protocole de Madrid qui étend la période de refus provisoire total de douze (12) à dix-huit (18) mois. Ceci veut dire que le refus provisoire total, communément connu comme étant le rapport de l'examinateur, doit être envoyé avant la fin du délai de dix-huit (18) mois calculé à partir de la date à laquelle le registraire est notifié de la désignation.

Selon l'OMPI, 58 des 103 membres on choisi de faire cette déclaration, incluant les États-Unis d'Amérique, le Mexique, l'Australie, le Royaume-Uni et la Nouvelle Zélande.

Article 5.2)c) du Protocole de Madrid permet au Canada d'envoyer une notification informant le Bureau international de la possibilité qu'un refus provisoire fondé sur une opposition pourrait être envoyé après le délai de dix-huit (18) mois pour une demande prévue au Protocole. Ceci veut dire que si la période d'opposition n'a pas encore eu lieu et que plus de dix-huit (18) mois se seront écoulés depuis la notification de désignation, le Canada pourra envoyer une notification de refus provisoire fondé sur un opposition si une déclaration d'opposition est produite concernant cette demande prévue au Protocole.

Selon l'OMPI, 38 des 103 membres ont choisi de faire cette déclaration, incluant les États-Unis d'Amérique, l'Australie, le Royaume-Uni et la Nouvelle Zélande.

Article 8.7)a) du Protocole prévoit la possibilité de percevoir des taxes individuelles. Ces droits seront l'équivalent des droits nationaux mais en Francs Suisses (CHF).

Selon l'OMPI, 61 des 103 membres ont choisi de faire cette déclaration, incluant les États-Unis d'Amérique, le Mexique, l'Australie, le Royaume-Uni et la Nouvelle Zélande.

Règle 20bis.6)b) du Règlement d'exécution commun déclare que l'inscription des licences est prévue par la loi nationale mais que l'inscription de ces licences au registre international seulement est sans effet.

Selon l'OMPI, 20 des 103 membres on choisi de faire cette déclaration. (mais pas les États-Unis d'Amérique, le Mexique, l'Australie, le Royaume-Uni et la Nouvelle Zélande)

Aperçu de la procédure internationale

La procédure internationale

Aperçu de la procédure internationale
Figure 1 - Version textuelle

Stade 1 – Déposer une demande par l'intermédiaire de votre office de propriété intellectuelle national ou régional (office d'origine)

Avant de pouvoir déposer une demande d'enregistrement international, il faut auparavant avoir déjà enregistré la marque ou fait une demande d'enregistrement de la marque auprès de l'office de propriété intellectuelle représentant votre pays ou région d'origine.

On appelle l'enregistrement, ou la demande d'enregistrement, la marque de base. Il vous faut ensuite déposer votre demande d'enregistrement international auprès de ce même office de propriété intellectuelle, qui certifie et transmet la demande à l'OMPI.

Stade 2 – Examen quant à la forme par l'OMPI

L'OMPI procède uniquement à un examen quant à la forme de votre demande internationale. Une fois approuvée, votre marque est inscrite au registre international et publiée dans la Gazette OMPI des marques internationales. L'OMPI vous envoie ensuite un certificat d'enregistrement international et notifie l'enregistrement aux offices de propriété intellectuelle dans tous les territoires pour lesquels vous avez demandé la protection de votre marque.

Il est important de noter que l'étendue de la protection d'un enregistrement international n'est pas connue à ce stade de la procédure. Ce n'est qu'après que les offices de propriété intellectuelle des territoires pour lesquels vous demandez la protection ont procédé à l'examen quant au fond et ont rendu leur décision que l'étendue de la protection est déterminée, comme cela est indiqué au Stade 3.

Stade 3 – Examen quant au fond par les offices de propriété intellectuelle nationaux ou régionaux (office de la partie contractante désignée)

Les offices de propriété intellectuelle des territoires pour lesquels vous avez demandé la protection de votre marque rendent une décision dans le délai applicable (12 ou 18 mois), conformément à leur législation. L'OMPI inscrit les décisions rendues par les offices de propriété intellectuelle au registre international et vous en informe ensuite.

Si un office de propriété intellectuelle émet un refus de protection, total ou partiel, cette décision n'a aucune incidence sur les décisions d'autres offices de propriété intellectuelle. Vous pouvez contester la décision de refus directement auprès de l'office de propriété intellectuelle concerné, conformément à sa législation. Si un office de propriété intellectuelle accepte d'accorder une protection à votre marque, celui-ci vous fera parvenir une déclaration d'octroi de la protection.

L'enregistrement international de votre marque a une durée de validité de 10 ans. Vous pouvez renouveler l'enregistrement directement auprès de l'OMPI à la fin de chaque période de 10 ans, avec effet dans les parties contractantes désignées concernées.

Dans l'ensemble, la procédure internationale prévue au Protocole de Madrid comporte trois étapes.

Avant de pouvoir produire une demande d'enregistrement international auprès de son office national de la propriété intellectuelle, le requérant doit déjà posséder un enregistrement, ou avoir produit une demande, auprès de son office de la propriété intellectuelle « d'origine » (Office d'origine). Au Canada, ces dernières seront connues comme étant la demande ou l'enregistrement de base selon le cas. Ensuite, il doit produire sa demande internationale auprès de ce même office de la propriété intellectuelle, qui la certifiera et la transmettra au Bureau international de l'OMPI.

Durant la deuxième étape, le Bureau international fait un examen quant à la forme de la demande d'enregistrement international et évalue la conformité de la demande avec les Règles 12 et 13 du Règlement d'exécution commun. Une fois la demande approuvée, le Bureau international notifiera les offices de la propriété intellectuelle de tous les territoires dans lesquels la protection de la marque de commerce est recherchée.

Ensuite, les offices de la propriété intellectuelle des territoires dans lesquels la protection de la marque de commerce est recherchée rendront une décision provisoire dans le délai applicable (12 ou 18 mois) conformément à leur législation. Le Bureau international portera leur décision au registre international puis en informera le requérant. Si un office refuse de protéger sa marque de commerce, en tout ou en partie, cette décision n'aura aucune incidence sur la décision des autres offices. Le requérant peut contester une décision de refus directement auprès de l'office de la propriété intellectuelle concerné conformément à sa législation. Si un office accepte de protéger sa marque de commerce, il émettra une déclaration d'octroi de la protection.

La procédure canadienne

De nouvelles définitions sont introduites dans la législation canadienne pour le Protocole de Madrid.

Entre autres, les termes « demande de base » ou « enregistrement de base » sont essentiellement les mêmes et s'entendent d'une demande ou d'un enregistrement pour lequel la demande a été produite au Canada auprès de l'OPIC et qui constitue le fondement de l'enregistrement international.

Une « demande prévue au Protocole » ou un « enregistrement prévu au Protocole » s'entendent d'une demande ou d'un enregistrement pour lequel la demande a été produite auprès du Bureau international de l'OMPI pour étendre la protection d'un enregistrement international au Canada.

La procédure Canadienne
Figure 2 - Version textuelle

L'image démontre que le terme « demande de base » s'entend d'une demande produite au Canada auprès de l'OPIC qui constitue le fondement de l'enregistrement international.

L'image démontre également que le terme « demande prévue au Protocole » s'entend d'une demande produite auprès du Bureau international de l'OMPI pour étendre la protection d'un enregistrement international au Canada.

Demande d'enregistrement international

Le registraire en tant qu'Office d'origine

Le registraire a certaines responsabilités en tant qu'Office d'origine en vertu du Protocole de Madrid. Le Règlement sur les marques de commerce du Canada décrira le contenu exigé pour remplir le formulaire officiel (MM2) du Bureau international au moyen du Service de dépôt électronique du système de Madrid (Madrid eFiling), qui sera accessible sur le site Web de l'OPIC en anglais ou en français. Ce contenu sera clairement énoncé dans le système de production en ligne et le droit sera calculé automatiquement, lequel est payable en francs suisses, et inclura le droit de production de la demande d'enregistrement international avec l'OMPI et le droit lié à chacune des parties contractantes ayant été désignées. À noter que l'OPIC n'exigera pas de droit pour la certification des demandes d'enregistrement international.

Le registraire examinera les détails figurant dans la demande d'enregistrement international et certifiera qu'ils correspondent à ceux qui figurent dans la demande ou l'enregistrement de base. Si des précisions ou de plus amples renseignements sont nécessaires, le registraire communiquera avec le requérant. Autrement, la demande est certifiée et transmise au Bureau international.

Autre élément différent du système d'enregistrement national : les demandes de transfert de propriété doivent être produites directement auprès du Bureau international. Lorsque le nouveau propriétaire n'est pas en mesure d'obtenir la signature du propriétaire précédent de l'enregistrement international, la demande, accompagnée d'une preuve de transfert, peut être produite auprès du registraire pour présentation au Bureau international.

Le registraire informera aussi le Bureau international de tout changement dans la demande ou l'enregistrement de base ou de toute procédure ayant une incidence sur l'étendue de la protection dans les cinq années suivant la date de l'enregistrement international (Cessation des effets). Par exemple, si le requérant fournit un énoncé de produits et services, notre pratique sera de notifier le Bureau international à l'enregistrement (aucun appel ou l'appel est résout) ou à l'expiration de la période de cinq ans, selon le cas.

La procédure internationale

Stade 2 – L'OMPI examine la demande d'enregistrement international.

Aperçu de la procédure internationale
Figure 3 - Version textuelle

Stade 1 – Déposer une demande par l'intermédiaire de votre office de propriété intellectuelle national ou régional (office d'origine)

Avant de pouvoir déposer une demande d'enregistrement international, il faut auparavant avoir déjà enregistré la marque ou fait une demande d'enregistrement de la marque auprès de l'office de propriété intellectuelle représentant votre pays ou région d'origine.

On appelle l'enregistrement, ou la demande d'enregistrement, la marque de base. Il vous faut ensuite déposer votre demande d'enregistrement international auprès de ce même office de propriété intellectuelle, qui certifie et transmet la demande à l'OMPI.

Stade 2 – Examen quant à la forme par l'OMPI

L'OMPI procède uniquement à un examen quant à la forme de votre demande internationale. Une fois approuvée, votre marque est inscrite au registre international et publiée dans la Gazette OMPI des marques internationales. L'OMPI vous envoie ensuite un certificat d'enregistrement international et notifie l'enregistrement aux offices de propriété intellectuelle dans tous les territoires pour lesquels vous avez demandé la protection de votre marque.

Il est important de noter que l'étendue de la protection d'un enregistrement international n'est pas connue à ce stade de la procédure. Ce n'est qu'après que les offices de propriété intellectuelle des territoires pour lesquels vous demandez la protection ont procédé à l'examen quant au fond et ont rendu leur décision que l'étendue de la protection est déterminée, comme cela est indiqué au Stade 3.

Stade 3 – Examen quant au fond par les offices de propriété intellectuelle nationaux ou régionaux (office de la partie contractante désignée)

Les offices de propriété intellectuelle des territoires pour lesquels vous avez demandé la protection de votre marque rendent une décision dans le délai applicable (12 ou 18 mois), conformément à leur législation. L'OMPI inscrit les décisions rendues par les offices de propriété intellectuelle au registre international et vous en informe ensuite.

Si un office de propriété intellectuelle émet un refus de protection, total ou partiel, cette décision n'a aucune incidence sur les décisions d'autres offices de propriété intellectuelle. Vous pouvez contester la décision de refus directement auprès de l'office de propriété intellectuelle concerné, conformément à sa législation. Si un office de propriété intellectuelle accepte d'accorder une protection à votre marque, celui-ci vous fera parvenir une déclaration d'octroi de la protection.

L'enregistrement international de votre marque a une durée de validité de 10 ans. Vous pouvez renouveler l'enregistrement directement auprès de l'OMPI à la fin de chaque période de 10 ans, avec effet dans les parties contractantes désignées concernées.

Irrégularités

Après examen de la demande d'enregistrement international, le Bureau international peut transmettre un avis d'irrégularité si la demande d'enregistrement international présente des lacunes ou si des précisions sont nécessaires. Les requérants peuvent recevoir ce qu'il est convenu d'appeler une « lettre d'irrégularité ». Cette notification n'est pas toujours fatale pour l'enregistrement d'une marque de commerce et peut concerner autant un paiement insuffisant qu'une mauvaise classification des produits.

Certaines irrégularités seront corrigées par l'OPIC. Par exemple, le requérant n'est pas habilité à déposer la demande d'enregistrement international puisqu'il n'est pas ressortissant du Canada et n'a pas fourni d'adresse au Canada. 

D'autres irrégularités devront être corrigées par le requérant directement auprès du Bureau international, par exemple dans le cas de droits manquants, ou par l'intermédiaire de l'OPIC, par exemple dans le cas d'une classification incorrecte des produits ou des services.

Dans tous les cas, la lettre indiquera clairement qui doit fournir une réponse.

Ces irrégularités doivent être corrigées auprès de l'OMPI dans un délai de trois mois. Si l'irrégularité n'est pas corrigée, la demande d'enregistrement international pourra dans certains cas être déclarée abandonnée. En général, ces renseignements seront inclus dans la lettre d'irrégularité transmise par le Bureau international.

La procédure internationale

Stade 3 de la procédure internationale qui décrit la procédure lorsque le Canada est une partie contractante désignée.

Aperçu de la procédure internationale
Figure 4 - Version textuelle

Stade 1 – Déposer une demande par l'intermédiaire de votre office de propriété intellectuelle national ou régional (office d'origine)

Avant de pouvoir déposer une demande d'enregistrement international, il faut auparavant avoir déjà enregistré la marque ou fait une demande d'enregistrement de la marque auprès de l'office de propriété intellectuelle représentant votre pays ou région d'origine.

On appelle l'enregistrement, ou la demande d'enregistrement, la marque de base. Il vous faut ensuite déposer votre demande d'enregistrement international auprès de ce même office de propriété intellectuelle, qui certifie et transmet la demande à l'OMPI.

Stade 2 – Examen quant à la forme par l'OMPI

L'OMPI procède uniquement à un examen quant à la forme de votre demande internationale. Une fois approuvée, votre marque est inscrite au registre international et publiée dans la Gazette OMPI des marques internationales. L'OMPI vous envoie ensuite un certificat d'enregistrement international et notifie l'enregistrement aux offices de propriété intellectuelle dans tous les territoires pour lesquels vous avez demandé la protection de votre marque.

Il est important de noter que l'étendue de la protection d'un enregistrement international n'est pas connue à ce stade de la procédure. Ce n'est qu'après que les offices de propriété intellectuelle des territoires pour lesquels vous demandez la protection ont procédé à l'examen quant au fond et ont rendu leur décision que l'étendue de la protection est déterminée, comme cela est indiqué au Stade 3.

Stade 3 – Examen quant au fond par les offices de propriété intellectuelle nationaux ou régionaux (office de la partie contractante désignée)

Les offices de propriété intellectuelle des territoires pour lesquels vous avez demandé la protection de votre marque rendent une décision dans le délai applicable (12 ou 18 mois), conformément à leur législation. L'OMPI inscrit les décisions rendues par les offices de propriété intellectuelle au registre international et vous en informe ensuite.

Si un office de propriété intellectuelle émet un refus de protection, total ou partiel, cette décision n'a aucune incidence sur les décisions d'autres offices de propriété intellectuelle. Vous pouvez contester la décision de refus directement auprès de l'office de propriété intellectuelle concerné, conformément à sa législation. Si un office de propriété intellectuelle accepte d'accorder une protection à votre marque, celui-ci vous fera parvenir une déclaration d'octroi de la protection.

L'enregistrement international de votre marque a une durée de validité de 10 ans. Vous pouvez renouveler l'enregistrement directement auprès de l'OMPI à la fin de chaque période de 10 ans, avec effet dans les parties contractantes désignées concernées.

Extension territoriale au Canada

Demandes prévues au Protocole

Nous regardons maintenant la demande d'extension territoriale au Canada qui provient d'un autre office d'origine. Ceci est la demande prévue au Protocole.

Il existe deux types de désignation nommément une désignation initiale faite au titre de l'article 3ter.1 du Protocole ou la désignation postérieure faite au titre de l'article 3ter.2 du Protocole.

La désignation initiale fait partie de la toute première demande d'enregistrement international qui inclut le Canada comme partie contractante désignée tandis que dans le cas d'une désignation postérieure, la marque de commerce fait déjà objet d'un enregistrement international existant et le titulaire décide plus tard de désigner le Canada pour cet enregistrement international particulier.

Examen des demandes prévues au Protocole

Lorsque l'enregistrement international inclut une demande d'extension de la protection de la marque de commerce au Canada, le Bureau international transmettra la demande au registraire. La demande est appelée « désignation » et elle peut faire partie de la demande internationale initiale ou elle peut être présentée ultérieurement dans une désignation postérieure.

Une fois que le registraire reçoit la notification de désignation de la part du Bureau international, la demande devient une demande prévue au Protocole telle qu'elle est définie dans le Règlement sur les marques de commerce. La date de production d'une demande prévue au Protocole est la date de l'enregistrement international ou la date de la désignation postérieure, selon le cas.

La demande prévue au Protocole sera généralement assujettie à la même procédure qu'une demande nationale. Si on la juge conforme à toutes les exigences canadiennes, la marque de commerce sera annoncée sur le site Web de l'OPIC aux fins d'opposition.

Si le langage de la notification de désignation est identifié comme étant l'espagnol, une offre de communication future en anglais ou en français sera incluse dans l'avis de production pour rencontrer les exigences de la Loi sur les langues officielles du Canada. Par défaut, le registraire communiquera en anglais avec le requérant.

Si un mandataire devant l'OMPI était inclus dans la notification de désignation et n'est pas sur la liste d'agent de marques de commerce canadien (ou n'a pas d'adresse canadienne), le registraire lui enverra, au moment où l'OPIC reçoit la désignation, une lettre de courtoisie l'informant que toute correspondance future au sujet de la demande prévue au Protocole sera directement avec le requérant ou son agent de marques de commerce canadien nommé.

Si la désignation vise une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie, qui représentent des termes différents utilisés dans d'autres pays pour désigner le même type de marque ou un type de marque semblable, la marque de commerce sera considérée comme une marque de certification au Canada et sera examinée en tant que telle.

Refus provisoire total

Comme c'est le cas pour les demandes nationales, le registraire ne pourra pas refuser une demande prévue au Protocole sans avoir permis au requérant de fournir réponse aux objections de l'examinateur. Le registraire émettra un avis de refus provisoire total au Bureau international. Le refus provisoire total est essentiellement l'équivalent du premier rapport de l'examinateur.

Au Canada, le refus provisoire devra être transmis dans les dix-huit (18) mois suivant la date à laquelle la désignation a été reçue ou dans un délai prolongé si requis pour une éventuelle opposition.

Le registraire devra énoncer tous les motifs sur lesquels repose le refus, y compris les exigences non satisfaites, dans l'avis de refus provisoire.

Le requérant a la possibilité de fournir une réponse au refus provisoire total directement auprès du registraire (Examinateur de l'OPIC). Un échange de correspondance entre le requérant et l'examinateur peut avoir lieu, le résultat duquel peut être soit la publication de la marque de commerce pour fins d'opposition ou le refus de la demande.

Demandes divisionnaires et fusions

En octobre 2016, des modifications ont été approuvées dans le Règlement d'exécution commun du Protocole pour permettre la division et la fusion des enregistrements internationaux. La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions a eu lieu le . Par conséquent, lorsque le Protocole sera en vigueur au Canada, il sera possible de diviser et de fusionner des enregistrements internationaux auprès de l'OPIC. Pour ce faire, le requérant devra transmettre une demande au registraire. Les produits ou les services divisés dans la demande prévue au Protocole originale devront être expressément énumérés et le formulaire du Bureau international devra être utilisé.

Le propriétaire de l'enregistrement international divisé pourra subséquemment demander que les enregistrements soient fusionnés s'ils découlent de la même demande prévue au Protocole originale, se rapportent à la même marque de commerce et appartiennent au même propriétaire. Dans les deux cas, le registraire transmettra la demande au Bureau international et, une fois celle-ci acceptée, procédera à la division de la demande prévue au Protocole ou à la fusion des enregistrements prévus au Protocole.

Enregistrement

Si une marque de commerce faisant l'objet d'une demande prévue au Protocole donne lieu à un enregistrement, le registraire transmettra un certificat d'enregistrement au propriétaire/titulaire de la marque de commerce.  Le registraire transmettra également une déclaration d'octroi de la protection au Bureau international par voie électronique.

L'enregistrement prévu au Protocole est valide pendant dix ans à compter de la date de l'enregistrement international et non à partir de la date de l'enregistrement au Canada.

Durée de la protection d'un enregistrement international
Figure 5 - Version textuelle

L'image démontre la durée de la protection d'un enregistrement international. Un enregistrement prévu au Protocole est valide pendant dix ans à compter de la date de l'enregistrement international et non à compter de la date de l'enregistrement au Canada. L'image démontre un exemple où le renouvellement a lieu huit ans suivant la date de l'enregistrement au Canada. Les renouvellements suivants, si l'enregistrement continue d'être renouvelé, auront lieu à tous les dix ans.

Renouvellement de l'enregistrement international

Le renouvellement de l'enregistrement international sera porté au registre canadien des marques de commerce une fois que la notification de confirmation du renouvellement du Bureau international est reçue par l'OPIC.  La période de protection suite à un renouvellement est de dix (10) ans. Le registraire enverra un certificat de renouvellement au propriétaire inscrit ou son agent s'il y a lieu.

Il est important de noter qu'à l'occasion le renouvellement de l'enregistrement international aura lieu avant que la demande prévue au Protocole soit enregistrée au Canada. Dans ce cas, le registraire enverra une notification de renouvellement de l'enregistrement international au requérant ou son agent et la durée de protection après l'enregistrement au Canada sera calculée à partir de cette nouvelle date.

Calcul de la durée de protection d'un enregistrement international
Figure 6 - Version textuelle

L'image démontre le calcul de la durée de protection d'un enregistrement international lorsque la demande prévue au Protocole est toujours en cours d'examen au Canada. L'image démontre la période de protection de dix ans calculée à partir du moment où l'enregistrement international est renouvelé au Bureau international.

Modifications  

Une limitation consiste à retirer des produits ou des services de l'enregistrement international. Si le requérant souhaite réviser les produits ou les services, il en résultera une nouvelle liste de produits ou de services. Le registraire déterminera si la nouvelle liste respecte la portée de la demande prévue au Protocole ou de l'enregistrement prévu au Protocole et si elle est acceptable.

Pour une demande prévue au Protocole, si certains produits ou services sont supprimés, la demande sera modifiée en conséquence. Si tous les produits ou les services sont supprimés, la demande prévue au Protocole est considérée retirée. Si la nouvelle liste n'est pas acceptable, le registraire communiquera avec le requérant.

Dans le cas de l'enregistrement prévu au Protocole, si certains produits ou services sont supprimés, le registre sera modifié en conséquence. Si tous les produits ou les services sont supprimés, l'enregistrement prévu au Protocole est considéré annulé. Si la nouvelle liste n'est pas jugée acceptable, le registraire informera le Bureau international dans les dix-huit (18) mois suivant la date de notification que la limitation ne s'applique pas à ces produits ou services à l'égard du Canada et le changement aux produits et services ne sera pas reflété.

À l'occasion, le Bureau international informera le Canada d'une renonciation. Une renonciation concerne tous les produits ou les services, mais pour certaines des parties contractantes désignées seulement. C'est l'équivalent d'un abandon ou d'une annulation volontaire.

Si le registraire est informé par le Bureau international d'une renonciation, la demande prévue au Protocole est réputée être retirée ou l'enregistrement prévu au Protocole est annulé.

D'autre part, une radiation de produits ou de services énumérés dans l'enregistrement international peut être partielle ou totale, mais elle concerne toutes les parties contractantes désignées.

Si le registraire reçoit une notification de radiation ayant effet sur une demande prévue au Protocole, si certains produits ou services sont retirés, la demande sera modifiée en conséquence. Si tous les produits ou les services sont retirés, la demande prévue au Protocole est réputée retirée.

Dans le cas de l'enregistrement prévu au Protocole, si certains produits ou services sont retirés, le registre canadien sera modifié en conséquence. Si tous les produits ou les services sont retirés, l'enregistrement prévu au Protocole est considéré annulé.

Lorsque le Bureau international envoie une notification de changement de propriétaire de l'enregistrement international au registraire, l'information relative au nouveau propriétaire sera inscrite dans la base de données/registre canadien.

Effet sur une demande prévue au Protocole: Les délais s'appliquent à tout ce qui est en suspens à l'examen ou opposition.

Effet sur un enregistrement prévu au Protocole: Les délais s'appliquent à tout ce qui est en suspens (p. ex. S45).

Note: L'agent de marque de commerce canadien antérieur qui a été nommé pour agir au nom du propriétaire antérieur sera supprimé. Une lettre de courtoisie sera envoyée au mandataire devant l'OMPI s'il y en a un qui a été nommé dans la notification de changement de propriétaire. Le requérant pourra nommer un agent de marques de commerce canadien si le mandataire devant l'OMPI n'est pas sur la liste d'agents.

Lorsque le Bureau international avise l'OPIC d'un changement de nom ou d'adresse du propriétaire d'un enregistrement international, l'OPIC enregistre le nouveau nom/nouvelle adresse du propriétaire dans la Base de données/le Registre de marques de commerce.

L'effet sur la demande prévue au Protocole et l'enregistrement prévu au Protocole est que le nom ou l'adresse sera mis à jour. La Direction des marques de commerce ne réémettra pas de correspondance. C'est la responsabilité du requérant ou du propriétaire inscrit de s'assurer qu'une réponse appropriée est fournie à temps pour toute action du bureau en suspens.

Inscription de licences

Règle 20bis.6)b) (la législation applicable prévoit l'inscription de licences, mais l'inscription de licences au registre international est sans effet)

L'OPIC inscrira au registre des marques de commerce les licences à la demande du propriétaire inscrit.

Rectifications - Demandes prévues au Protocole

Notification d'une erreur (Rectification)

À l'occasion, le Bureau international rectifiera le registre international. S'il est informé d'une rectification, le registraire modifiera les demandes prévues au Protocole et les enregistrements prévus au Protocole en conséquence.

Si la rectification n'est pas de fond, le registraire effectuera le changement à la demande prévue au Protocole.

Si la rectification est de fond et la demande prévue au Protocole n'est pas annoncée, le registraire émettra un refus provisoire total informant le Bureau international (et le requérant) des motifs. Le requérant pourra répondre dans le même délai de six (6) mois qu'à l'examen mais ce refus provisoire total suite à une rectification peut être émis après le délai initial de dix-huit (18) mois Le processus est essentiellement le même que pour tout autre Refus Provisoire Total à l'examen; cependant, ce refus provisoire total devra être émis dans les dix-huit (18) mois suivant la date de notification de rectification.

Si la demande prévue au Protocole est déjà annoncée et la rectification est de fond et concerne tous les produits et services, elle sera réputée non annoncée et le registraire émettra un refus provisoire total informant le Bureau international (et le requérant) des motifs.

Si la demande prévue au Protocole est déjà annoncée et la rectification est de fond mais concerne seulement une partie des produits et services, le requérant sera invité, dans une correspondance du registraire, à choisir soit de supprimer les produits et services concernés et de poursuivre le processus ou soit de réputer la demande prévue au Protocole non annoncée et sera examinée telle que corrigée (incluant la possibilité que le registraire émette un refus provisoire total informant le Bureau international (et le requérant) des motifs dans les 18 mois suivant la date de notification de rectification).

Le requérant doit informer le registraire de son choix dans un délai de deux (2) mois.

Si aucune réponse n'est reçue, les produits ou services sont supprimés et la demande prévue au Protocole continue le processus.

Notification d'une erreur (Rectification)

Si le registraire considère que la protection peut continuer d'être accordée à l'enregistrement tel que corrigé, le registraire effectue le changement à l'enregistrement prévu au Protocole (modifie le registre).

Si le registraire considère que la protection ne peut continuer d'être accordée à l'enregistrement tel que corrigé, le registraire émettra un refus provisoire total ou partiel (selon l'effet de la rectification sur tous les produits ou services ou  sur une partie des produits et services) informant le Bureau international (et le propriétaire inscrit) des motifs.

Suite à une réponse du propriétaire, si le registraire considère que la protection peut continuer d'être accordée à l'enregistrement tel que corrigé, le registraire effectue le changement à l'enregistrement prévu au Protocole (modifie le registre). Si le registraire considère que la protection ne peut continuer d'être accordée à l'enregistrement tel que corrigé, le registraire modifie l'enregistrement prévu au Protocole (modifie le registre) et notifie au Bureau international la liste résultante des produits ou services dans l'enregistrement prévu au Protocole ou le registraire annule l'enregistrement prévu au Protocole et notifie le Bureau international de la confirmation du refus provisoire total pour l'enregistrement prévu au Protocole.

Demande de rectification

Toute demande de rectification de la part du registraire ayant une incidence sur les droits découlant de l'enregistrement international doit être reçue par le Bureau international dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de l'inscription erronée au registre international.

Ce délai ne s'applique pas aux erreurs commises par le Bureau international lors de l'inscription/la capture des données au registre international  puisqu'il est considéré que le Bureau international était toujours en possession des informations correctes.

Ce délai de neuf (9) mois ne s'applique pas non plus aux erreurs non substantielles, telles qu'une rectification au nom ou à l'adresse du propriétaire ou aux erreurs évidentes (erreurs typographiques) contenues dans la liste des produits et services.

Irrégularités

Pour les irrégularités nécessitant une réponse, le registraire devra l'envoyer au Bureau international dans les deux (2) mois suivant la notification.

Transformation

D'autres dispositions du Règlement se rapportent à la transformation. Le processus de transformation consiste essentiellement à convertir une demande ou un enregistrement prévu au Protocole en une demande ou un enregistrement national. Le Bureau international peut annuler un enregistrement international en tout ou en partie à la demande de l'Office d'origine. Les produits ou les services annulés peuvent être intégrés à une demande de transformation. La demande ou l'enregistrement national qui en résulte tire profit de toutes les étapes franchies relativement à la demande ou à l'enregistrement prévu au Protocole. Le propriétaire doit produire la demande de transformation directement auprès du registraire, par voie électronique, dans les trois mois suivant l'inscription de l'annulation au registre international.

Remplacement

Sous le système de Madrid (article 4bis du Protocole de Madrid), une marque qui est l'objet d'un enregistrement national ou régional auprès de l'Office d'une partie contractante est, sous certaines conditions, considérée comme remplacée par un enregistrement international de la même marque. Ceci est connu comme étant un « remplacement » et les propriétaires de marques de commerce peuvent demander au registraire de prendre note de ce remplacement et de l'inscrire dans la base de données/registre canadien des marques de commerce.

Si le propriétaire d'un enregistrement prévu au Protocole est déjà propriétaire d'un enregistrement canadien pour la même marque de commerce en liaison avec une partie ou l'ensemble des produits ou des services énumérés dans l'enregistrement prévu au Protocole, l'enregistrement prévu au Protocole tire automatiquement profit de la date de priorité ou de production antérieure pour les produits ou les services pertinents. Le propriétaire pourrait éventuellement décider de ne pas renouveler son enregistrement canadien et de ne maintenir que son enregistrement prévu au Protocole; cependant, il est très important de souligner que même dans le cas d'un remplacement, l'enregistrement de marque de commerce canadien ne sera pas renouvelé automatiquement, même si l'enregistrement prévu au Protocole a été renouvelé.

Gestion d'un enregistrement international

À part la période de dépendance de 5 ans mentionnée plus tôt, l'enregistrement international est indépendant de la demande ou l'enregistrement de base pour ce qui est d'un changement de propriétaire, du renouvellement, etc.

L'OMPI a divers formulaires de Madrid (formulaires MM) disponibles sur son site Web lesquels doivent être utilisées pour toute modification ou tout changement à faire à l'enregistrement international incluant les désignations postérieures. Généralement, tous ces formulaires doivent être soumis à l'OMPI directement et non au Bureau des marques de commerce (sauf l'exemple du changement de nom du propriétaire (formulaire MM5) mentionné au préalable où le registraire pourrait certifier une demande de changement de propriétaire).

Les demandes de renouvellement et de désignation postérieure doivent être envoyées utilisant le service en ligne de l'OMPI. L'OPIC ne sera pas en mesure de traiter ces demandes. Le paiement des frais pour ces services doit être fait directement auprès de l'OMPI qui offre un service de compte de dépôt. Pour plus d'information à ce sujet veuillez consulter le site Web de l'OMPI.

Le Système de Madrid exige le paiement de frais pour les services demandés, lesquels sont payables directement à l'OMPI. Plus d'information concernant les frais est disponibles sur le site web de l'OMPI.

Il est à noter que toute modification faite à un enregistrement international a un effet potentiel sur la demande ou l'enregistrement dans toutes les parties contractantes désignées dans ce même enregistrement international. Par exemple, si vous modifiez le nom ou l'adresse du propriétaire de l'enregistrement international, toutes les parties contractantes désignées en seront informées.

Prochaines étapes

Prochaines étapes pour la DMC

La Direction des marques de commerce se concentre maintenant sur la finalisation des systèmes de TI incluant le « Service de dépôt électronique du système de Madrid (Madrid eFiling) » et le système administratif (Intrepid).

Les requérants des demandes prévues au Protocole pourront utiliser le service de modification de la demande disponible en ligne. Cependant, les autres services en ligne ne seront pas accessibles comme le renouvellement par exemple, puisqu'il doit se faire au niveau de l'enregistrement international directement avec le Bureau international de l'OMPI.

Nous continuons de rédiger notre matériel de formation ainsi que diverses communications, entre autres par gazouillis et courriels.

Nous continuons la rédaction d'énoncés de pratique afin de clarifier la procédure du Bureau des marques de commerce pour le traitement des demandes sous le Système de Madrid.

Des guides seront aussi disponibles sur le site Web de l'OPIC qui serviront de référence pour le traitement des demandes sous le Système de Madrid. Notre site Web sera également mis à jour afin de bien identifier et rendre accessible toutes les ressources disponibles dans le contexte du Système de Madrid.

Merci!

Pour de plus amples renseignements, visitez: www.opic.gc.ca/mc et/ou www.wipo.int

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Questions ou commentaires? Communiquez avec nous par courriel : madrid@canada.ca

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