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Renouvellements

De : Office de la propriété intellectuelle du Canada

Date de publication :

Dates de modification : 17 juin 2019, 17 janvier 2020, 28 octobre 2020

Cet énoncé de pratique a pour but de préciser la pratique relative au renouvellement des enregistrements de marque de commerce.

Renouvellement partiel

Un enregistrement de marque de commerce peut être renouvelé pour certains ou pour l'ensemble des produits ou services à l'égard desquels la marque de commerce est enregistrée. Si un propriétaire inscrit demande le renouvellement de seulement certains des produits ou services énumérés dans le registre pour un enregistrement (« renouvellement partiel »), l'enregistrement sera renouvelé seulement pour les produits ou services indiqués dans la demande de renouvellement.

Un renouvellement partiel peut être soumis en ligne seulement si les produits ou services à l'égard desquels une marque de commerce est enregistrée sont groupés selon les classes de la classification de Nice, si tous les produits ou services groupés dans une même classe sont renouvelés, et si les produits ou services restants sont supprimés.

Si un renouvellement partiel n'est pas demandé en ligne, le registraire va envoyer une lettre accusant la réception du droit de renouvellement. Les détails du renouvellement partiel seront disponibles, et le registraire va envoyer le certificat de renouvellement seulement lorsque la période d'enregistrement ou la période de renouvellement antérieure sera expirée, ou après que les produits ou services restants qui ne seront pas renouvelés soient supprimés. En raison du délai possible entre la soumission d'un renouvellement partiel et la réception du certificat de renouvellement, les propriétaires inscrits sont fortement encouragés de demander le renouvellement près de l'expiration de la période d'enregistrement ou de la période de renouvellement, ou encore, de supprimer les produits ou services qui ne seront pas renouvelé lors d'un renouvellement partiel.

Droit de renouvellement

Le droit de renouvellement prescrit pour renouveler un enregistrement de marque de commerce pour une durée de 10 ans en vertu de l’article 46 de la Loi sur les marques de commerce dépend du nombre de classes de produits ou services qui sont renouvelées, et est déterminé au moment du renouvellement. Un renouvellement et le droit de renouvellement prescrit s'appliquent à tous les produits ou services énumérés dans le registre au moment du renouvellement, à moins que le propriétaire inscrit n’ait, au plus tard le jour où le droit de renouvellement est soumis, utilisé le service en ligne approprié afin de supprimer certains des produits ou services de l’enregistrement, bien que l’Office n’ait pas encore inscrit la suppression. En conséquence, les propriétaires inscrits ne peuvent pas réduire le droit de renouvellement dû pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande de renouvellement en supprimant des produits ou des services pour réduire le nombre de classes de Nice après que le renouvellement eût été demandé.

Note : Le droit de renouvellement prescrit est rajusté le premier janvier de chaque année. Le montant dépend de la date à laquelle le droit est reçu par le registraire, même si la date de l’expiration de l’enregistrement précède le rajustement annuel. Pour se renseigner sur le montant exact d’un droit, veuillez consulter la liste des droits pour les marques de commerce.

Soumission du droit de renouvellement

À l'exception des situations décrites ci-dessous, le droit de renouvellement ne doit pas être soumis avant la période de 6 mois précédant l'expiration de la période initiale ou de renouvellement, et ne doit pas être soumis après la période de 6 mois suivant l'expiration de la période initiale ou de renouvellement, ou si cela survient plus tard, deux mois suivant l'avis de renouvellement.

Exception – Le premier renouvellement survenant après le pour les enregistrements existants avant le .

Il n'y a pas de restrictions quant au moment le plus tôt où il est possible de soumettre le droit de renouvellement pour le premier renouvellement survenant après le pour les marques de commerce étant déjà enregistrées le .

Exception – Les enregistrements dont les produits ou services ne sont pas encore groupés selon les classes de la classification de Nice

Si les produits ou services énumérés dans un enregistrement de marque de commerce ne sont pas groupés selon les classes de la classification de Nice à l'expiration de l'enregistrement, la période pour soumettre une portion du droit de renouvellement peut être postérieure à la période décrite ci-dessus. Plus précisément, la portion du droit de renouvellement requise pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande de renouvellement peut être payée jusqu'à deux mois suivant l'envoi par le registraire de l'avis indiquant que le registre a été modifié afin de grouper les produits ou services selon les classes de la classification de Nice.

Note : Le droit de renouvellement prescrit, incluant les droits pour des classes de Nice supplémentaires, est rajusté le premier janvier de chaque année. Le montant dépend de la date à laquelle le droit est reçu par le registraire, même si la date de renouvellement précède le rajustement annuel. Pour se renseigner sur le montant exact d’un droit, veuillez consulter la liste des droits pour les marques de commerce.

Classification de Nice

Les propriétaires inscrits peuvent, de leur propre initiative ou suite à la réception d'un avis en vertu de l'article 44.1 de la Loi, grouper les produits ou services visés par un enregistrement de marque de commerce selon les classes de la classification de Nice.

Comme c'est le cas à l'examen, les examinateurs aviseront les propriétaires inscrits si des produits ou des services visés par l'enregistrement ne sont pas correctement groupés selon la classification de Nice. Les examinateurs peuvent, s'il y a lieu, donner des conseils sur la classe appropriée pour un produit ou un service donné.

Cependant, contrairement à ce que les examinateurs peuvent exiger lors de l'examen d'une demande de marque de commerce, le registraire n'a pas l'autorité d'exiger que les produits ou services visés par l'enregistrement soient modifiés afin de se conformer à l'alinéa 30(2)a) de la Loi et à l'article 29 du Règlement, dans le but de simplifier la classification de ces produits ou services dans une classe particulière. En effet, ces dispositions s'appliquent aux demandes de marques de commerce et non aux enregistrements.

Par exemple, de façon générale, le terme « planification d'entreprise » appartient à la classe 35. Cependant, si la planification d'entreprise porte sur un aspect financier, celle-ci appartiendrait alors à la classe 36. Par conséquent, si le propriétaire inscrit précise que les services « planification d'entreprise » sont classés dans la classe 36, le registraire devra accepter la classification proposée et assumer que les services portent sur un aspect financier de la planification d'entreprise puisque la modification apportée aux services afin de préciser leur nature financière n'est pas exigée en vertu de la Loi et du Règlement une fois que la marque de commerce est enregistrée.

Nonobstant ce qui précède, les propriétaires inscrits peuvent redéfinir tout produit ou service visé par un enregistrement de marque de commerce en vertu de l'alinéa 41(1)c) de la Loi en autant que la portée de l'état modifié ne s'en trouve pas étendue.

Figure 1. Chronologie de la soumission du droit de renouvellement
Figure 1. Chronologie de la soumission du droit de renouvellement
Figure 1 - Version textuelle

Le schéma représente visuellement deux scénarios portant sur la durée d'enregistrement et les renouvellements. Dans le premier scénario illustré, une marque de commerce est déposée, c'est-à-dire enregistrée, après la date d'entrée en vigueur. Dans ce scénario, l'enregistrement ne peut être renouvelé que pendant le délai prescrit qui débute six mois avant et se termine six mois après l'expiration de la période d'enregistrement. Dans le premier scénario, la période initiale d'enregistrement et la période de renouvellement suivante qui sont illustrées sont chacune de dix ans.

Dans le deuxième scénario, l'enregistrement de la marque de commerce a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur et la période initiale d'enregistrement expirera après l'entrée en vigueur. Puisque la marque de commerce a été déposée (enregistrée) avant l'entrée en vigueur, la période initiale d'enregistrement est de 15 ans. Puisque la période initiale d'enregistrement expire après l'entrée en vigueur, les deux périodes de renouvellement subséquentes illustrées dans le schéma sont de dix ans chacune. Dans le deuxième scénario, l'enregistrement peut être renouvelé à tout moment durant la période initiale d'enregistrement de 15 ans. Cependant, pendant les périodes de renouvellement subséquentes de 10 ans, il ne sera possible de renouveler l'enregistrement que pendant le délai prescrit, soit à l'intérieur de six mois avant et six mois après la date d'expiration de chaque période de renouvellement.

Figure 2. Processus de renouvellement pour les enregistrements qui ne sont pas groupés selon la classification de Nice
Figure 2. Processus de renouvellement pour les enregistrements qui ne sont pas groupés selon la classification de Nice
Figure 2 - Version textuelle

Le schéma représente visuellement le processus de renouvellement des enregistrements des marques de commerce où les produits ou services ne sont pas groupés selon les classes du système de classification de Nice au moment du renouvellement. Si le propriétaire inscrit paie au moins les droits de base de renouvellement, le Bureau renouvellera l'enregistrement et émettra un avis au titre du paragraphe 44.1(1) qui enjoigne au propriétaire inscrit de fournir un état des produits ou services groupés selon les classes de la classification de Nice. Si les droits de base ne sont pas payés, le renouvellement ne peut pas être traité. Si le propriétaire inscrit fournit les produits ou les services groupés selon les classes de la classification de Nice suivant l'avis 44.1(1), le Bureau émettra un avis d'ajustement du droit de renouvellement si des droits supplémentaires doivent être payés. Si le propriétaire inscrit ne fournit pas le classement selon Nice, le Bureau enverra un nouvel avis en vertu du paragraphe 44.1(3) de la Loi qui donnera au propriétaire deux mois additionnels afin de fournir l'état des produits ou services groupés selon les classes de la classification de Nice. Si le classement selon Nice est fourni suivant l'avis 44.1(3) de deux mois, le Bureau émettra un avis d'ajustement du droit de renouvellement si des droits supplémentaires doivent être payés. L'enregistrement sera radié si le propriétaire inscrit n'a pas fourni d'état des produits ou services groupés selon les classes de la classification de Nice passé le délai de deux mois de l'avis 44.1(3)ou si les droits de renouvellement ajustés ne sont pas payés.

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