Connaître les changements apportés à la procédure d’opposition et à la procédure de radiation en vertu de l’article 45

Date de publication : 2019-06-17

L'adhésion du Canada au Traité de Singapour, au Protocole de Madrid et à l'Arrangement de Nice a donné lieu à un régime de marques de commerce modernisé qui aidera les entreprises canadiennes à soutenir la concurrence sur les marchés internationaux en leur fournissant des moyens efficaces de protéger leurs marques de commerce dans de multiples pays à travers le monde.

La procédure d'opposition et la procédure de radiation en vertu de l'article 45 sont des mécanismes qui contribuent à maintenir un juste équilibre au sein du marché entre le besoin de protéger les marques de commerce appartenant aux propriétaires inscrits et la nécessité que cette protection ne soit pas accordée au Le présent document fournit un résumé des changements relatifs à la procédure d'opposition et à la procédure de radiation en vertu de l'article 45 qui découlent des modifications législatives et réglementaires ainsi que des énoncés de pratique nouveaux et révisés qui entreront en vigueur le  (EEV).

Partie 1 : Motifs d'opposition

A : Quels sont les motifs applicables?

Diagramme 1
Diagramme 1
Diagramme 1 - Version textuelle

Ceci est un organigramme illustrant la manière dont la COMC procédera à l'égard des questions procédurales dans le cadre de la procédure d'opposition, selon le moment où la marque visée par la demande a été annoncée; avant ou après l'entrée en vigueur de la Loi modifiée et du nouveau Règlement. Afin de déterminer la manière dont la Commission procédera, elle se demandera d'abord « la marque visée par la demande a-t-elle été annoncée avant le  ? » (c-à-d la date d'entrée en vigueur de la Loi modifiée et du nouveau Règlement). Si la réponse est « oui », la COMC évaluera les déclarations d'opposition, les demandes de décisions interlocutoires et les décisions finales selon les anciens motifs d'opposition (c-à-d tels que libellés avant le ). Si la réponse est non, la COMC appliquera la Loi modifié pour toute question procédurale et pour les décisions finales. Dans les deux cas, le nouveau Règlement et les nouveaux énoncés de pratiques s'appliqueront.

Toute demande d'enregistrement de marque de commerce annoncée avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les marques de commerce, dans sa version modifiée (la nouvelle Loi) et du nouveau Règlement sur les marques de commerce (le nouveau Règlement) doit être fondée sur les motifs d'opposition prévus dans la Loi sur les marques de commerce dans sa version antérieure à l'EEV, mais sera par ailleurs assujettie à la nouvelle Loi et au nouveau Règlement.

Une opposition à une demande d'enregistrement de marque de commerce annoncée après l'EEV de la nouvelle Loi et du nouveau Règlement doit être fondée sur les nouveaux motifs d'opposition et sera assujettie à la nouvelle Loi et au nouveau Règlement.

B : Anciens versus nouveaux motifs d'opposition

Certains motifs d'opposition (c.-à-d. ceux se rapportant aux revendications servant de fondement à la production de la demande) ont été retirés de la nouvelle Loi et divers nouveaux motifs (p. ex. mauvaise foi) ont été ajoutés. Le diagramme suivant présente une comparaison des motifs d'opposition sous le régime de la Loi sur les marques de commerce dans sa version antérieure à l'EEV et des motifs d'opposition sous le régime de la nouvelle Loi.

Diagramme 2
Diagramme 2
Diagramme 2 - Version textuelle

Ceci est un tableau faisant la comparaison entre les anciens motifs d'opposition et les nouveaux motifs d'opposition

  • L'alinéa 38(2)a) correspond au même numéro d'alinéa. Cependant, l'alinéa stipulait auparavant « la demande n'est pas conforme à l'article 30 », alors que maintenant il stipule « la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2), compte non tenu de la conformité aux exigences du paragraphe 30(3) ».
  • Un nouveau motif d'opposition à l'alinéa 38(2)a.1) stipule que « la demande a été produite de mauvaise foi ».
  • L'alinéa 38(2)b) stipule que « la marque de commerce n'est pas enregistrable ». Ce motif et le numéro d'alinéa demeure le même.
  • Un nouveau motif d'opposition sous l'article 104 du Règlement sur les marques de commerce stipule que « la marque de commerce n'est pas enregistrable si les produits ou services spécifiés dans la demande prévue au Protocole ne sont pas visés par l'enregistrement international ». Ce motif ne s'applique qu'aux demandes en vertu du Protocole.
  • L'alinéa 38(2)c) stipule que, « le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce ». Ce motif et le numéro d'alinéa demeure le même.
  • L'alinéa 38(2)d) stipule que « la marque de commerce n'est pas distinctive ». Ce motif et le numéro d'alinéa demeure le même.
  • Un nouveau motif d'opposition à l'alinéa 38(2)e) stipule que « à la date de production de la demande au Canada, le requérant n'employait pas ni ne projetait d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiées dans la demande ».
  • Un nouveau motif d'opposition à l'alinéa 38(2)f) stipule que « à la date de production de la demande au Canada, le requérant n'avait pas le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services ».

Partie 2 : Changements généraux à la procédure d'opposition et à la procédure de radiation en vertu de l'article 45

Le tableau suivant présente un résumé des changements généraux concernant la procédure d'opposition et la procédure de radiation en vertu de l'article 45. Ces changements s'appliquent à l'ensemble des procédures à compter de la date d'entrée en vigueur du .

Résumé des modifications à la procédure d'opposition et à la procédure de radiation prévue à l'article 45
Sujet Modification
Correspondance

Avant l'EEV : Le Règlement énonce uniquement les exigences relatives à la correspondance qui s'appliquent à la procédure d'opposition.

Mise à jour : Afin de s'assurer que les exigences relatives à la correspondance sont les mêmes pour les deux procédures, le nouveau Règlement prévoit qu'une personne qui correspond avec le registraire au sujet d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45 doit indiquer clairement à quelle procédure la correspondance se rapporte.

Déclaration d'opposition

Avant l'EEV : La déclaration d'opposition doit être produite en double exemplaire.

Mise à jour : Aucune obligation de produire la déclaration d'opposition en double exemplaire.

Avis prévu à l'article 45

Avant l'EEV : Un avis prévu à l'article 45 est donné à l'égard de l'ensemble des produits et services.

Mise à jour : Un avis prévu à l'article 45 peut être donné à l'égard de l'ensemble des produits et services ou de certains d'entre eux seulement.

Transmission de copies de documents

Avant l'EEV : Le Règlement énonce uniquement les exigences relatives à la transmission de copies de documents qui s'appliquent à la procédure d'opposition. Rien n'est prévu en ce qui concerne la procédure de radiation en vertu de l'article 45.

Mise à jour (opposition) : Le nouveau Règlement prévoit que, une fois que le registraire a transmis une copie de la déclaration d'opposition au requérant, une partie à une procédure d'opposition qui envoie au registraire une copie d'un document relatif à la procédure d'opposition, autre qu'un document qu'elle est autrement tenue de signifier à l'autre partie, doit également transmettre une copie de ce document à l'autre partie le même jour.

Mise à jour (article 45) : Le nouveau Règlement prévoit que, une fois qu'un avis a été donné dans une procédure de radiation en vertu de l'article 45, une copie de tout document envoyé au registraire, dont la signification n'est pas obligatoire, doit également être transmise à l'autre partie le même jour.

Adresse pour signification

Avant l'EEV : Il n'existe aucune disposition sur la signification de documents à l'extérieur du Canada, car l'opposant et le requérant sont tous deux tenus d'avoir une adresse pour signification au Canada.

Mise à jour : Les requérants ne sont plus tenus d'avoir une adresse pour signification au Canada. Un requérant peut indiquer dans sa contre-déclaration, ou peut produire auprès du registraire et signifier à l'opposant un avis distinct indiquant le nom et l'adresse au Canada d'une personne ou d'une firme à qui tout document relatif à l'opposition peut être signifié avec le même effet que s'il avait été signifié au requérant. Un tel avis peut également être produit auprès du registraire et signifié à l'autre partie dans le courant d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45. L'opposant à une procédure d'opposition demeure tenu de fournir une adresse pour signification en produisant sa déclaration d'opposition.

Signification

Avant l'EEV : La Loi dans sa version antérieure à l'EEV, et le Règlement énoncent les exigences relatives à la signification qui s'appliquent à la procédure d'opposition. Il n'existe aucune exigence quant à la signification de documents dans une procédure de radiation en vertu de l'article 45.

Mise à jour : Le nouveau Règlement précise les exigences relatives à la signification ainsi que les dates de prise d'effet de la signification qui s'appliquent à la procédure d'opposition et instaure de nouvelles exigences de signification pour la procédure de radiation en vertu de l'article 45. Ces exigences régiront également les situations où les renseignements nécessaires pour effectuer correctement la signification n'ont pas été fournis.

Afin de s'assurer que les documents sont dûment signifiés, le registraire conservera le pouvoir d'exiger que les parties fournissent une preuve de la signification des documents.

Modalités de signification

Avant l'EEV : En l'absence d'un consentement à l'utilisation d'un autre mode de signification, la signification peut être faite par signification à personne, courrier recommandé ou messagerie.

Mise à jour : Le nouveau Règlement prévoit les mêmes modalités de signification tout en instaurant la possibilité de faire une signification par l'envoi d'un avis dans certains cas. À cet égard, si la partie qui souhaite faire une signification ne dispose pas des renseignements nécessaires pour signifier le document à l'autre partie par signification à personne, courrier recommandé, ou messagerie, elle peut envoyer un avis à l'autre partie pour l'informer que le document à signifier a été produit auprès du registraire.

Date de prise d'effet de la signification

Avant l'EEV : La date de prise d'effet de la signification est la plus tardive des deux dates suivantes : la date de signification ou la date à laquelle la partie notifie le registraire.

Mise à jour : La date de prise d'effet de la signification est la date de signification réelle, laquelle dépend du mode de signification utilisé.

Signification non conforme

Avant l'EEV : Une demande pouvait être réputée abandonnée au motif qu'une contre-déclaration n'avait pas été produite et signifiée, même s'il était clair que la contre-déclaration était venue à la connaissance de la personne visée par la signification.

Mise à jour : Une demande peut encore être réputée abandonnée au motif qu'une contre-déclaration n'a pas été produite et signifiée. Toutefois, sous le régime du nouveau Règlement, le registraire peut maintenant considérer qu'un document a été valablement signifié s'il détermine que le document est venu à la connaissance de la partie visée par la signification.

Défaut de production et de signification

Avant l'EEV : Une demande peut être réputée abandonnée si un requérant omet de produire et de signifier sa contre-déclaration ou de soumettre sa preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve. Si un opposant omet de soumettre une preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, l'opposition est réputée avoir été retirée.

Mise à jour : Une demande peut être réputée abandonnée si le requérant omet de produire et de signifier sa contre-déclaration ou de soumettre et de signifier sa preuve ou une déclaration « dans les circonstances prescrites ». Une opposition peut être réputée retirée si l'opposant omet de soumettre et de signifier soit sa preuve soit une déclaration « dans les circonstances prescrites ».

Demandes modifiées

Avant l'EEV : Le Règlement actuel interdit de supprimer ou de modifier certaines revendications contenues dans une demande, aussi bien avant qu'après l'annonce.

Mise à jour : Un requérant qui souhaite modifier ou supprimer des revendications dans sa demande (p. ex. emploi projeté, emploi au Canada, ou emploi et enregistrement à l'étranger) peut le faire. Dans le contexte d'une opposition d'une demande annoncée avant l'EEV, une demande doit revendiquer au moins une base d'enregistrement pour être conforme à l'article 30 et permettre au registraire d'évaluer le droit à l'enregistrement au titre des paragraphes 16(1) à (3) de la Loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur.

Modifications/preuve supplémentaire

Avant l'EEV : Il est possible de modifier une déclaration d'opposition ou de produire une preuve supplémentaire dans le cadre d'une procédure d'opposition. Cependant, une partie ne peut apporter une telle modification ou produire une preuve supplémentaire qu'« avec la permission du registraire aux conditions qu'il estime indiquées ».

Mise à jour : Le registraire doit accorder une permission s'il est « dans l'intérêt de la justice de le faire », conformément au critère qui est établi en droit jurisprudentiel et appliqué par le registraire pour déterminer s'il y a lieu d'accorder une permission. En outre, la preuve supplémentaire doit désormais être signifiée à l'autre partie.

Preuve – Opposition

Avant l'EEV : Sous le régime du Règlement actuel, la preuve de l'opposant est régie par l'article 41, la preuve du requérant par l'article 42 et la preuve en réponse de l'opposant par l'article 43.

Mise à jour : Sous le régime du nouveau Règlement, la preuve de l'opposant est régie par l'article 50, la preuve du requérant par l'article 52 et la preuve en réponse de l'opposant par l'article 54.

Preuve – Article 45

Avant l'EEV : Le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit fournir une preuve avant l'expiration du délai de trois mois mentionné au paragraphe 45(1) de la Loi sur les marques de commerce, dans sa version antérieure à l'EEV.

Mise à jour : Le propriétaire inscrit doit fournir et signifier sa preuve avant l'expiration du délai de trois mois mentionné au paragraphe 45(1) de la nouvelle Loi.

Preuve produite sous forme électronique et par des moyens électroniques

Avant l'EEV : Il est présentement interdit de produire une preuve électronique dans une procédure d'opposition et une procédure de radiation en vertu de l'article 45.

Mise à jour : Sous réserve de la nouvelle Loi, des documents peuvent être fournis au registraire sous forme électronique et par des moyens électroniques précisés par le registraire. Le nouveau Règlement prévoit que les parties sont tenues de conserver l'original d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle si une copie est produite. Le Registraire peut demander de produire l'original d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle.

Prolongation de délai – Conciliation

Avant l'EEV : Les parties peuvent obtenir une prolongation de délai pour conciliation jusqu'à la production et la signification de la preuve du requérant.

Mise à jour : Les parties peuvent obtenir une prolongation de délai pour conciliation jusqu'à la production et la signification des observations écrites (ou d'une déclaration).

Contre-interrogatoire

Avant l'EEV : Sur demande de l'une ou l'autre des parties, le registraire peut ordonner le contre-interrogatoire de l'auteur de tout affidavit ou de toute déclaration solennelle soumis(e) dans le cadre d'une procédure d'opposition. Il est de la responsabilité de la partie ayant procédé au contre-interrogatoire de produire tous les documents (c.-à-d. les transcriptions et les réponses aux engagements) suivant la tenue du contre-interrogatoire. Un affidavit ou une déclaration solennelle doit être retourné(e) dans les cas où l'auteur de l'affidavit ou de la déclaration solennelle refuse ou omet de se présenter pour le contre-interrogatoire.

Mise à jour : Sur demande, le registraire doit ordonner la tenue, dans le délai qu'il fixe, du contre-interrogatoire de l'auteur de tout affidavit ou de toute déclaration solennelle qui lui a été soumis(e) à titre de preuve dans le cadre d'une procédure d'opposition. Les responsabilités seront partagées entre les parties; ainsi, la partie qui procède au contre-interrogatoire sera responsable de signifier et de produire la transcription, et la partie dont le déposant a été contre-interrogé sera responsable de signifier et de produire les réponses aux engagements. Dans les cas où l'auteur d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle omettra de se présenter pour le contre-interrogatoire, l'affidavit ou la déclaration solennelle ne seront pas retournés, mais plutôt considérés comme ne faisant pas partie de la preuve au dossier.

Observations écrites – Opposition

Avant l'EEV : Le délai alloué pour produire des plaidoyers écrits est fixé au moyen d'un avis donné par le registraire. Le registraire transmet à chacune des parties le plaidoyer écrit de l'autre partie.

Mise à jour : Une fois que toute la preuve aura été produite, le registraire informe par avis les parties qu'elles peuvent lui présenter des observations écrites successivement. L'opposant dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'avis pour soumettre et signifier ses observations écrites. Le délai dont dispose le requérant pour soumettre et signifier ses observations écrites est de deux mois à compter de la date de prise d'effet de la signification des observations écrites de l'opposant ou d'une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre d'observations écrites. Si une telle signification ne prend pas effet, le délai dont dispose le requérant débute à l'expiration du délai alloué à l'opposant.

Observations écrites – Article 45

Avant l'EEV : Le registraire donne avis à la partie requérante de produire ses observations écrites dans les quatre mois suivant la date de l'avis. Sur réception des observations écrites de la partie requérante, le registraire donne avis au propriétaire inscrit de produire ses observations écrites dans les quatre mois suivant la date de cet avis.

Mise à jour : Une fois que le propriétaire inscrit aura soumis et signifié un affidavit ou une déclaration solennelle en réponse à l'avis prévu à l'article 45, le registraire donnera avis aux parties qu'elles peuvent soumettre et signifier leurs observations écrites successivement. Le délai dont dispose le propriétaire inscrit pour soumettre et signifier ses observations écrites est de deux mois à compter de la date de prise d'effet de la signification des observations écrites de la partie requérante ou d'une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre d'observations écrites. Si une telle signification ne prend pas effet, le délai dont dispose le propriétaire inscrit débute à l'expiration du délai alloué à la partie requérante.

Audiences

Avant l'EEV : Le registraire donne avis aux parties à une procédure d'opposition qu'elles peuvent demander la tenue d'une audience. Dans le cadre d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45, les parties disposent d'un mois pour demander la tenue d'une audience, à compter de l'expiration du délai alloué au propriétaire inscrit pour produire et signifier ses observations écrites. Dans une procédure comme dans l'autre, si une partie demande la tenue d'une audience, l'autre partie est autorisée à présenter des observations à l'audience.

Mise à jour : Le registraire ne donnera plus d'avis aux parties fixant un délai pour demander la tenue d'une audience. Le délai d'un mois alloué pour demander la tenue d'une audience débutera à l'expiration du délai dont dispose le requérant ou le propriétaire inscrit pour produire et signifier ses observations écrites (ou sa déclaration) ou à la date de leur signification. Seule une partie qui demande à être entendue est autorisée à présenter des observations à l'audience. La demande d'audience d'une partie peut être conditionnelle à ce que l'autre partie demande aussi à être entendue. Si les parties présentent toutes deux une demande d'audience conditionnelle à ce que l'autre partie demande aussi à être entendue, aucune audience ne sera fixée et une décision sera rendue sur la base du dossier écrit.

Demandes divisionnaires

Avant l'EEV : Les requérants n'ont pas la possibilité de diviser leur demande en de multiples demandes.

Mise à jour : La production d'une demande divisionnaire permettra à un requérant de retrancher certains produits et/ou services (p. ex. lorsque l'opposition concerne seulement certains des produits et/ou services ou que les parties estiment pouvoir arriver à un règlement à l'égard de certains des produits et/ou services visés par l'opposition). Si une demande divisionnaire est produite en cours d'opposition, tous les actes accomplis à l'égard de la demande originale sont réputés avoir été accomplis à l'égard de la demande divisionnaire jusqu'à la date de production de la demande divisionnaire.

Appels

Avant l'EEV : Dans tout appel d'une décision du registraire à la Cour fédérale, les parties peuvent de plein droit présenter de nouveaux éléments de preuve.

Mise à jour : Les parties devront obtenir la permission de la Cour fédérale pour présenter de nouveaux éléments de preuve.

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