Date de publication : 17 juin 2019
Date de modification : 17 janvier 2020
Le présent avis a pour objet de fournir une orientation sur la pratique du Bureau des marques de commerce ayant trait aux demandes divisionnaires et à la fusion d'enregistrements.
Définitions
Une demande originale est une demande d'enregistrement d'une marque de commerce produite en vertu du paragraphe 39 (1) de la Loi sur les marques de commerce aux fins de produire une demande divisionnaire.
Une demande divisionnaire est une demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui couvre tout ou une partie des produits ou services restreints d'une demande originale. Une demande divisionnaire peut également être divisée, après quoi elle devient une demande originale pour la demande divisionnaire qui en découle.
Pourquoi faire une demande
Un requérant peut choisir de produire une demande divisionnaire pour des raisons qui comprennent, sans toutefois s'y limiter :
- si une objection de confusion est soulevée à l'égard de certains produits ou services de la demande, le requérant peut décider de diviser ces produits ou services afin qu'une partie de la demande puisse être annoncée;
- si une objection selon laquelle la marque de commerce serait clairement descriptive a été soulevée ou maintenue à l'égard de certains produits ou services de la demande, le requérant peut souhaiter diviser ces produits ou services contestés afin que la demande originale puisse être annoncée; ou
- Si une opposition est produite à l'encontre d'une demande, le requérant peut diviser la demande de façon à placer certains des produits ou des services dans une demande divisionnaire afin de permettre à la demande originale de continuer à l'enregistrement.
Faire une demande
Demande domestique
Au titre de l'article 39 de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi »), le requérant peut restreindre une demande originale à l'un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l'enregistrement de la même marque de commerce. Il est également possible de diviser une demande divisionnaire, auquel cas, l'article 39 de la Loi s'applique au même titre que si la demande divisionnaire était la demande originale.
Une demande divisionnaire ne peut pas être produite que si la demande originale est active (c'est-à-dire non abandonnée, refusée ou enregistrée).
Lorsqu'une demande divisionnaire est produite, le requérant doit faire référence au numéro de la demande originale, si connu, et clairement préciser qu'il s'agit d'une demande divisionnaire.
L'étendue des produits ou services qui pourront être divisés dépendra du statut de la demande dans le processus d'enregistrement. Si à la date de production de la demande divisionnaire la demande originale n'a pas été annoncée, l'étendue des produits ou services qui peuvent être divisés doit être visés par la demande originale à la date de sa production. Si la demande originale a été annoncée, l'étendue des produits ou services qui peuvent être divisés se limitera à ceux de la demande originale le jour où la demande divisionnaire est produite.
Une fois traitée, la demande divisionnaire sera considérée comme étant une demande distincte, y compris pour le paiement des droits. Toutefois, si les droits de production énumérés à l'article 7 du Tarif des droits ont été payés pour la demande originale, ils sont réputés avoir être payés pour toute demande divisionnaire. De plus, la date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la demande originale.
Un avis du Registraire confirmant que la demande divisionnaire a été créée sera envoyé au requérant
Il n'y a présentement pas de système électronique uniquement dédié à la production de demandes divisionnaires. Ainsi, les requérants ont deux options :
- Modifier la demande originale en utilisant le service en ligne de demande modifiée sur le site web de l'OPIC en limitant les produits ou services et indiquer dans les renseignements de clôture que le requérant désire produire une demande divisionnaire et préciser les produits ou services devant être inclus dans la demande divisionnaire; ou
- Envoyer une correspondance par la poste ou par fax au dossier de la demande originale dans laquelle le requérant demande la production de la demande divisionnaire et précise les produits ou services qui seront limités de la demande originale et qui devraient apparaître dans la demande divisionnaire.
Madrid - demande prévue au Protocole
En vertu de l'article 123 du Règlement sur les marques de commerce (le « Règlement »), le requérant d'une demande prévue au Protocole peut aussi restreindre cette demande originale à l'un ou à plusieurs des produits ou services visés par celle-ci. Pour ce faire, le requérant doit produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une demande de division d'un enregistrement international à l'égard du Canada. Il est également possible de diviser une demande divisionnaire, auquel cas, l'article 123 du Règlement s'applique au même titre que si la demande divisionnaire était la demande originale.
Malgré l'alinéa 123(2)a) du Règlement, il n'est pas actuellement possible de produire une demande divisionnaire prévue au Protocole au moyen du service en ligne accessible sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. La demande de division doit être produite au moyen du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli, présentée en français ou en anglais et envoyée conformément à l'alinéa 123(2)b) du Règlement, au registraire des marques de commerce par télécopieur (819-953-2476).
La demande de division doit aussi indiquer:
- le numéro de l'enregistrement international sur lequel se fonde la demande originale;
- le nom du titulaire de cet enregistrement international;
- le nom des produits ou services qui doivent être séparés, groupés selon les classes de la classification de Nice;
- le montant du droit qui est payé au Bureau international, et le mode de paiement ou les instructions pour prélever la somme requise d'un compte ouvert auprès du Bureau international et
- le nom de la personne qui effectue le paiement ou qui donne les instructions.
L'étendue des produits ou services qui pourront être divisés dépendra du statut de la demande prévue au Protocol dans le processus d'enregistrement Canadien. Si à la date de production de la demande divisionnaire la demande prévue au Protocole originale n'a pas été annoncée, l'étendue des produits ou services qui peuvent être divisés doit être visés par la demande prévue au Protocole originale à la date de sa production. Si la demande prévue au Protocole originale a été annoncée, l'étendue des produits ou services qui peuvent être divisés se limitera à ceux de la demande prévue au Protocole originale le jour où la demande divisionnaire est produite. Dans les deux cas, l'étendue des produits ou services qui peuvent être divisé se limitera à ceux visés par l'enregistrement international à l'égard du Canada à la date de production de la demande de division.
Une fois que la demande est reçue par le registraire des marques de commerce et que toutes les exigences sont satisfaites, le registraire envoie la demande au Bureau international. Ce n'est qu'une fois que le Bureau international notifie le registraire de la création d'un enregistrement international divisionnaire à l'égard du Canada que le requérant est réputé avoir produit une demande divisionnaire pour l'enregistrement de la même marque de commerce que celle visée par l'enregistrement international divisionnaire et à l'égard des mêmes produits ou services énumérés dans l'enregistrement international divisionnaire à l'égard du Canada.
Actes réputés accomplis
Sous réserve des exceptions énumérées au paragraphe 40(2) du Règlement, tout acte concernant la demande originale correspondante ayant été accompli, jusqu'à et y compris le jour où la demande divisionnaire est produite, est réputé être un acte accompli à l'égard de la demande divisionnaire.
Par exemple:
- si l'examinateur a envoyé un rapport d'examen pour la demande originale avant que la demande divisionnaire soit produite, le délai pour produire une réponse au rapport s'appliquera également à la demande divisionnaire et le Bureau n'émettra pas le rapport d'examen de nouveau;
- si un transfert de la demande originale a été demandé avant que la demande divisionnaire ne soit produite, mais n'a pas pu être traité en raison de certains renseignements manquants, le transfert sera réputé avoir été également déposé pour la demande divisionnaire. Une fois les renseignements fournis, la demande de cession pourra être traitée à la fois pour la demande originale ainsi que la demande divisionnaire. Veuillez noter que le droit énuméré à l'article 8 du Tarif des droits devra être payé sur chaque demande divisionnaire.
Après l'annonce
Une demande peut également être divisée à tout moment après l'annonce, mais avant l'enregistrement, y compris pendant la période de deux mois suivant l'annonce, pendant toute prolongation du délai d'opposition et suivant la production d'une déclaration d'opposition, en autant que les produits et les services divisés s'inscrivent dans la portée de la demande originale le jour où la demande divisionnaire est produite (voir l'alinéa 39(1)b) de la Loi). Veuillez-vous consulter l'énoncé de pratiques publié par la Commission d'opposition des marques de commerce intitulé « Traitement des demandes divisionnaires dans le cadre d'une procédure d'opposition» pour plus d'informations sur la division d'une demande après une procédure d'opposition.
Demande produite avant la date d'entrée en vigueur
Les demandes produites avant l'entrée en vigueur de la Loi modifiée peuvent être divisées. Pour plus d'informations sur la façon dont le droit d'enregistrement sera appliqué, veuillez consulter notre Guide sur les dispositions transitoires.
Fusion
Demande domestique
En vertu de l'alinéa 41(1)f) de la Loi, une demande qui a été divisée peut faire l'objet d'une fusion avec tout enregistrement de la marque de commerce découlant de la même demande originale seulement si les marques de commerce sont identiques et détenues par le même propriétaire inscrit.
Madrid - demande prévue au Protocole
L'article 134 du Règlement prévoit que le titulaire d'un enregistrement international divisionnaire à l'égard du Canada peut produire auprès du registraire une demande de fusion de cet enregistrement avec l'enregistrement international duquel il a été divisé. Cela sera possible que si tous ces enregistrements prévus au Protocole découlent de la même demande originale, ils visent la même marque de commerce et que leur propriétaire inscrit est le titulaire des enregistrements internationaux.
Malgré l'alinéa 134(2)a) du Règlement, il n'est pas actuellement possible de produire une demande au moyen du service en ligne accessible sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. La demande de fusion doit être produite au moyen du formulaire dûment rempli établi par le Bureau international, présentée en français ou en anglais et envoyée, conformément à l'alinéa 134(2)b) du Règlement, au registraire des marques de commerce par télécopieur (819-953-2476).
La demande de fusion doit aussi indiquer:
- le numéro des enregistrements internationaux à fusionner;
- le nom du titulaire de ces enregistrements.
Une fois que la demande est reçue par le registraire des marques de commerce et que toutes les exigences sont satisfaites, le registraire envoie la demande au Bureau international. Lorsque le Bureau international notifie le registraire de la fusion d'un enregistrement international divisionnaire à l'égard du Canada avec l'enregistrement international duquel il a été divisé, le registraire modifie le registre pour fusionner les enregistrements prévus au Protocole.
Demande d'étendre l'état déclaratif des produits ou services
Les demandes produites en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi pour étendre l'état déclaratif des produits ou services à l'égard desquels une marque de commerce est déposée peuvent être divisées. Par contre, au moment de l'enregistrement, la demande divisionnaire sera automatiquement fusionnée avec l'enregistrement initial et non avec la demande originale d'où elle a été divisée.
En ce qui concerne les marques de commerce enregistrées qui sont des mots servant de marques ou des signes distinctifs, la demande divisionnaire devrait, au moment de sa production, inclure une déclaration en vertu de l'alinéa 31b) de la Loi portant que le requérant souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractère standards, ou en vertu de l'alinéa 31e) du Règlement à l'effet que la marque de commerce consiste, en tout ou en partie, en une forme tridimensionnelle ou en une façon d'emballer les produits, selon le cas. Une attention particulière devrait être portée sur l'alinéa 35(2)e) du Règlement puisqu'il sera possible d'ajouter ou supprimer ces déclarations seulement si la demande n'a pas été annoncée et seulement si la marque de commerce demeure sensiblement la même.
En outre, lorsqu'une demande divisionnaire qui découle d'une demande originale d'étendre l'état déclaratif des produits ou services à l'égard desquels une marque de commerce est déposée en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi est enregistrée et automatiquement fusionnée, le Bureau changera le « type » de la marque enregistrée pour celui de caractère standard, d'une forme tridimensionnelle ou d'une façon d'emballer les produits, selon le cas.
Transfert en attente
S'il y a une demande de transfert en attente pour l'un des enregistrements qui découlent d'une même demande originale, la demande de fusion ne sera traitée qu'une fois le transfert enregistré afin d'assurer que les enregistrements sont détenus par le même propriétaire inscrit.