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Étude des questions relatives à la brevetabilité de la matière des biotechnologies : note en bas de la page

Notes de bas de page

1. Ce processus se fait grâce à un vecteur (c'est-à-dire une molécule d'ADN qui peut être déplacée d'une cellule à l'autre et fonctionner dans différentes cellules - les types les plus courants de vecteurs sont les plasmides (pièces circulaires d'ADN souvent échangées par les bactéries)- et les virus). Une fois le gène recombinant dans les cellules de l'organisme hôte, il lui confère, si le transfert a été correctement exécuté, le trait caractéristique du gène d'origine. Le Docteur Hebert Boyer, un chercheur de l'University of California, a largement contribué à ces travaux et, en 1976, avec Robert Swanson, a fondé une compagnie de biotechnologie appelée Genetech. Voir R.W. Old et S.B. Primrose, Principles of Gene Manipulation : An Introduction to Genetic Engineering. Cinquième édition. (Oxford : Blackwell Scientific Publications, 1994), chap. 1.

2. Cinquième rapport du Comité consultatif national de la biotechnologie, Plan d'action national sur la biotechnologie : Assurer un avantage concurrentiel au Canada (Ottawa : Industrie, Sciences et Technologie Canada, 1991) p. 47-48. Conseil des sciences du Canada - Sommaire du rapport 38, Germes d'avenir : les biotechnologies et le secteur primaire canadien (Ottawa, 1985).

3. J.R. Rudolph, Regulation of the Products of Biotechnology Under the Canadian Environmental Protection Act: Any Impetus for Innovation? (1993) 10 C.I.P.R. 317 at 318. À la suite, on trouve des illustrations d'autres définitions de la biotechnologie :

D'après l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la biotechnologie comprend :

et, d'après la définition du Conseil national de recherche du Canada, il s'agit de :

4. P.W. Grubb, Patents in Biotechnology Swiss Biotech v. 4 : page 12 (1986) at 12.

5. R. Magnaval, New Biotechnologies - A Financial Venture Without Industrial Strategy : Opinion. Industrial Biotechnology v. 8 : page 34.

6. J. Cubert, U.S. Patent Policy and Biotechnology: Growing Pains on the Cutting Edge (1995) JPTOS 77 at 151.

7. Voir supra note 6.

8. Voir supra, note 7 à 158.

9. Cette situation n'est pas particulière aux biotechnologies, étant donné que tous les secteurs de technologie avancent de telle manière que ce qui n'était pas évident au début, l'est devenu avec le temps. La question est de savoir si cette situation est détrimentale uniquement pour l'industrie de la biotechnologie parce que l'on peut dire qu'un si grand nombre de ces produits ou de possibilités de produits ne sont pas nouveaux; p.ex., les versions recombinantes de protéines présentes dans la nature. Cependant, comme on le dit plus loin, sous l'en-tête Desideratum Inventions (voir chapitre 4), il y a encore place pour de l'invention, puisqu'en biotechnologie les choses qui paraissent uniformes et directes ne le sont pas forcément.

10. A.S. Viksnins, Amgen, Inc. v. United States International Trade Commission: Designer Genes Don't Fit" (1991) 76 Minnesota Law Review 161; L. Maher, The Patent Environment: Domestic and European Community Frameworks for Biotechnology (1992) 33 Jurimetrics Journal 67; J. Cubert, U.S. Patent Policy and Biotechnology: Growing Pains on the Cutting Edge, (1995) JPTOS 77.

11. Paraphrase d'un discours prononcé à Toronto, le 14 juin 1995. On peut trouver des commentaires semblables dans des documents savants sur la question des brevets et des biotechnologies. Par exemple, un article intitulé Limited Protection for Proteins de C. Collard, publié dans l'édition spéciale de la Revue canadienne de propriété intellectuelle sur les biotechnologies, volume 10 n^o 1, page 25 dit à la page 32 :

12. J.D. Morrow, Application of Patent Law to Biotechnology Subject Matter 6 R.C.P.I. 34 (1989).

13. Id.

14. Voir infra. C'est ainsi que se font les choses au Canada en ce qui concerne les micro-organismes, bien qu'on soit à la veille de changer la pratique (voir chapitre 4, infra, là où il est question de non-évidence).

15. P.W. Grubb, Patents in Biotechnology (1986) 4(b) Swiss Biotech v. 4 : p. 12 (1986) à 12. Voir aussi plus haut, chapitre 1, note 5.

16. L. Maher, The Patent Environment: Domestic and European Community Frameworks for Biotechnology (1992) 33 Jurimetrics Journal 67. E.C. Biotech, Patent Framework; GATT, at 68 et 69.

17. Cela comprend les produits sous forme de produits de départ ou de produits intermédiaires utilisés dans le cadre des méthodes ou des procédés.

18. De nombreux brevets de biotechnologies visent certaines protéines et l'ADN qui les code; par exemple, l'U.S. Patent N^o 5 403 926 a trait à une oncoprotéine particulière au carcinome hépatocellulaire et à une séquence nucléotidique qui code pour une protéine de ce genre. La formulation habituelle des revendications pour ce genre de brevets, lorsque le brevet porte sur un gène, est « une séquence nucléotidique pure [ou substantiellement pure] englobant la séquence nucléotidique telle qu'indiquée dans SEQ. ID NO... » Étant donné que la meilleure manière d'identifier une séquence nucléotidique particulière est d'en donner la liste, on a pris l'habitude de se servir des numéros d'identification de la séquence (SEQ. ID NO...). Cette habitude est devenu une exigence officielle dans de nombreux pays comme les É.-U.; elle le deviendra ici quand le projet de loi S-17 sera adopté. À la place de séquence pure, on peut dire « séquence isolée ». Ce genre de formulation sert dans les cas d'objections concernant la nouveauté. Voir chapitre 4, plus loin, « Produits de la nature ».

19. Voir généralement : M.L. Gravelle, Biotechnology - An Overview, C.I.P.R., Volume 10, 1993, pages 1-10, ou, pour une approche plus technique, K. Drlica, Understanding DNA and Gene Cloning: A Guide for the Curious (John Wiley & sons, Inc.: Toronto, 1992.

20. L'un des premiers cas au Canada qui se soit penché sur un produit biotechnologique est celui de Continental Soya Co. Ltd. c. J.R. Short Milling Co. Ltd. (1942), 2 C.P.R. 1 (S.C.C. où il a été décidé que les revendications à l'égard d'un enzyme particulier présent dans la farine de soya étaient recevables.

21. C'est Cohen et Boyer qui ont obtenu des brevets sur l'usage des enzymes de restriction pour faire de l'ADN recombinant; W.D. Noonan, Patenting Medical and Surgical Procedures (1995) Journal of the Patent and Trademark Office Society, vol. 77 no. 8 : 651 at 657.

22. Les articles de nouvelles sur les biotechnologies s'intéressent généralement à ce genre de matière. Par exemple, d'importantes annonces récentes portent sur le premier clonage de l'élément ARN de la télomérase, un enzyme qui semble jouer un rôle dans le cancer car il arrêterait l'horloge moléculaire du vieillissement en maintenant la longueur des télomères (une composante des gènes), ce qui permet aux cellules cancéreuses de proliférer indéfiniment (Canadian Biotech News, vol.4, n^o 36 at 3); la découverte du gène « Bak » (Bcl-2-homologue antagoniste/tueur) qui, pense-t-on, serait responsable du contrôle de la mort des cellules du muscle cardiaque au cours des crises cardiaques (Canadian Biotech News, vol 4 n^o 19 at 4); et le gène sur le chromosome 1 qui joue un rôle clé dans la maladie d'Alzheimer (Canadian Biotech News, vol. 4, n^o 33 at 3); tous ces sujets ont été traités dans des journaux scientifiques mais ils sont aussi plus probablement l'objet de demandes de brevet.

23. Certains groupes de microbes qui se trouvent dans la nature produisent de précieux antibiotiques. On trouve généralement ces cellules en prospectant des échantillons de sol. Par exemple, dans Re : Bergy, l'anti biotique lincomycine et la culture pure du micro-organisme Streptomyces vellosus qui la produit sont le sujet de l'invention. Les cellules ont été «  trouvées » après de laborieuses opérations de tamisage dans un lieu tropical (Dans Re: Bergy, 201 U.S.P.Q. 352)

24. On peut dire que la décision la plus célèbre dans la courte histoire du brevetage des produits issus des biotechnologies modernes est celle de Diamond v. Chakrabarty 206 U.S.P.Q. 193 (1980) qui a trait aux micro-organismes. La demande présentait 36 revendications ayant trait à la bactérie de Chakrabarty qui contenait deux plasmides stables exergonomiques, chaque plasmide pouvant fournir une voie distincte de dégradation du carbone. Chakrabarty avait mis au point, par génie génétique, une bactérie capable de disloquer les multiples éléments du pétrole brut. Dans la demande de brevet, Chakrabarty avait trois types de revendications qui portaient sur la méthode de production des bactéries, un inoculum contenant la bactérie et la bactérie elle-même. La question critique était de savoir si la Loi sur les brevets des États-Unis permettait de présenter une revendication pour une bactérie. La décision a radicalement modifié l'orientation de la loi sur les brevets aux États-Unis en déclarant que c'était possible. Juste après la décision Chakrabarty, il y a eu une décision au Canada concernant un micro-organisme ou plus précisément un système de culture microbienne composé de différentes formes de champignons (Demande de Abitibi Company (1982), 62 CPR (2d) 81 (CAB). En effet, dans ce cas, la décision de Chakrabarty a eu une valeur persuasive en permettant à la Commission d'appel des brevets de reconnaître que la culture de levure est une matière pour laquelle on peut demander la protection par brevet au Canada. Cette décision s'étendait à toutes les nouvelles formes de vie qui sont produites en masse comme sont préparés les produits chimiques et sont formés en si grand nombre que toute quantité mesurable possédera des propriétés et des caractéristiques uniformes (page 89 de la décision). Suite à cette décision, une autre demande a été présentée à la Commission d'appel des brevets : Re : Demande de brevet des laboratoires Connaught (1982) 82 CPR (2d) 32 dans laquelle la Commission a autorisé une revendication pour des cellules bovines. On peut dire que c'est le type le plus élevé de forme de vie pour laquelle on ait autorisé une protection par brevet au Canada.

25. Thomas D. Brock and Michael T. Madigan, Biology of Microorganisms, 5th Edition (Prentice Hall: Toronto, 1988).

26. On n'accorde pas de brevets pour des plantes au Canada, cependant, cela se fait aux États-Unis où il y a deux lois visant spécialement les plantes et les variétés de plantes (la Plant Patent Act 35 USC 161 et la Plant Varieties Protection Act 7 USC 2321). La décision de principe à cet égard est le Ex Parte Hibberd 227 U.S.P.Q. 443 (1985) qui a accepté des revendications pour un d ragonnier balsamique et ses graines.

27. Les huîtres polyploïdes font l'objet d'une protection par brevet aux États-Unis après la décision prise dans Ex Parte Allen 2 U.S.P.Q. (2d) 1425 (1987), stipulant que la question de savoir si la matière est une matière vivante n'a pas préséance sur celle de savoir si les revendications concernant des huîtres polyploïdes sont liées à la matière brevetable.

28. Diamond v. Chakrabarty, voir plus haut p. 197. Dans Pioneer Hi-bred Ltd. c. Commissaire des brevets, (1989), 25 C.P.R. (3d) 257 (C.S.C.) à 264-265, la Cour discute de la possibilité de breveter ce genre d'invention, mais elle n'arrête pas de décision à cet égard.

29. Au Canada, la question de fabrication des produits issus des biotechnologies est liée à celle de la relation entre l'ancienne loi et la nouvelle. Avant le 19 novembre 1987 (cas relevant de l'ancienne loi) dans les cas d'invention portant sur des substances que l'on trouve dans la nature, préparées ou produites, totalement ou pour une part notable, selon des procédés micro biologiques et destinées à l'alimentation ou à la médication, on pouvait dire qu'il était possible de produire une revendication pour l'aliment ou le médicament qui en résulterait. Ce point était discutable parce qu'avant 1987, seuls n'étaient pas brevetables les aliments et les médicaments préparés par procédé chimique. Un procédé microbiologique est-il un procédé « chim ique »? De toute façon, après le 19 novembre 1987 (cas relevant de la nouvelle loi), pour un aliment ou un médicament qui avait été préparé ou produit, totalement ou pour une part notable, selon des procédés microbiologiques, la revendication pour cet aliment ou pour ce médicament n'était reconnue que si l'aliment ou le médicament était préparé ou produit, totalement ou en partie notable, selon des procédés microbiologiques de fabrication décrits en détails et revendiqués. Telle était la formulation du paragraphe 39(1). Ce paragraphe a été abrogé en 1991 aux termes du paragraphe 39(1.1). En conséquence, pour la période allant du 19 novembre 1987 au 19 novembre 1991, il y a eu une interdiction concernant la capacité d'obtenir des brevets pour ce genre de matière. Cependant, pour ce qui est du mode de fabrication lui-même, c.-à-d. par procédé chimique ou microbiologique, il n'y avait pas d'interdiction concernant ce type de matière, du moment que les questions les plus importantes concernant la brevetabilité, p.ex., la nouveauté et l'évidence, étaient réglées.

30. Par exemple, le gène du BtCrylA(B), une toxine insecticide se trouvant dans la nature, a été transférée avec succès au maïs, ce qui permet aux plants de produire une protéine insecticide semblable à celle qui se trouve dans la nature (Canadian Biotech News, vol.4, n^o 33 at page 4); et deux souches de canola qui ont été traitées à l'aide de gènes extraits d'une culture de levure présente une tolérance marquée à l'égard de certains herbicides commerciaux populaires (Canadian Biotech News , vol.4, n^o 29 at page 6).

31. The report of the committee on Judiciary: Staff Report of the sub-committee on Courts, Civil Liberties and the Administration of Justice Accompanying the Transgenic Animal Patent Reform Act report 100-88 of the House of Representatives, 100th Congress 2nd session. Du 26 août 1988, dans Animal patents: The legal, economic and social issues Ed. William Lesser (MacMillan Publishers Limited: New York, 1989) pages 185-265 at pp. 207-209. Le texte cité présente en grandes lignes des caractéristiques importantes des techniques d'ADN recombinant. Les applications de génie génétique dont on a le plus parlé étaient probablement celles utilisées par Philip Leder and Timothy Stewart à la Harvard University pour produire une souris transgénique qui a été l'objet du premier brevet É.-U. pour des mammifères non humains. La souris Harvard, appelée aussi « cancérosouris » a été « créée » par transfection virale d'un embryon de souris où le virus contenait l'ADN étranger qui a été inséré dans le génome cellulaire de la souris (voir U.S. Patent 4,736,866). Le nombre d'articles et de livres consacrés à la présentation de détails sur les techniques de génie génétique est considérable. En voici quelques exemples (qui ne sont en aucune façon des recommandations : M.D. Trevan et al. Biotechnology: The Biological Principals (Taylor and Francis: New York, 1987); K.E. Davies Genome Analysis: A Practical Approach (IRL Press: Washington, 1988); K. Drlica Understanding DNA and Gene Cloning: A Guide for the Curious (John Wiley & Sons, Inc.: New York, 1992); H.R. Bungay and G. Belfort Advanced Biochemical Engineering (John Wiley & Sons: New York, 1987); R.W. Old and S.B. Primrose, Principles of Gene Manipulation: An Introduction to Genetic Engineering: 5th Ed. (Blackwell Scientific Publications: Oxford, 1994); and V. Moses and R.E. Cape Biotechnology: The Science and The Business (Harwood Academic Publishers: New York, 1991). On p eut également trouver un excellent aperçu dans la décision de la Cour d'appel anglaise Genentech Inc.'s Patent, aux pages 159 à 169 de R.P.C.[1989].

32. Par exemple, dans l'U.S. Patent n^o 5,411,732, intitulé « Preparation of Fused proteins, Antibodies and Processes Therefore », on trouve révélé un procédé pour la préparation d'anticorps particuliers à une séquence d'acides aminés. Les revendications portent sur un procédé de préparation d'anticorps polyclonaux et comprend les étapes de l'immunisation d'un mammifère à l'aide d'une protéine hybride contenant la séquence d'acides aminés en question. Évidemment, le système immunitaire du mammifère qui est ainsi « immunisé » est l'élément qui produit l'anticorps polyclonal. Une étape plus poussée est l'introduction d'un segment d'ADN cloné ou synthétique dans un vecteur d'expression procaryote; cependant, ce procédé a également lieu du fait des propriétés intrinsèques du segment d'ADN et de la méthode suivie pour introduire le segment.

33. Tennessee Eastman v. The Commissioner of Patents, [1974] R.S.C. 111. Les lois sur les brevets de la Convention sur le brevet européen (CBE), paragraphe 52(4). Le Japon et un certain nombre d'autres secteurs de compétence refusent d'accorder une protection par brevet pour des méthodes de traitement médical pour le corps humain (W.D. Noonan, Patenting Medical and Surgical Procedures (1995) JPTOS vol. 77 no. 8 651 at 664 (1995)).

34. Manual of Patent Office Procedure (MOPOP). Voir aussi K.R. Britt, Method of Use Claims in Biotechnology (1993) 10 C.I.P.R. 101 ainsi que Shell Oil Co. c. Commissioner of Patents (1982), 67 C.P.R. (2d) 1 (C.S.C.) et Re Demande de brevet de la Wayne State University (1988), 22 C.P.R. (3d) 407 (C.A.B.).

35. Cette partie du rapport n'entend pas être une étude philosophique rigoureuse de l'invention, mais vise plutôt à examiner la notion d'invention afin de soulever des enjeux et des questions qui sont, certainement, d'importantes considérations sur la brevetabilité de la matière des biotechnologies.

36. On rapporte que la longue bataille relative à la compréhension du mot « invention » est liée en partie au contexte linguistique dans lequel le mot est utilisé :

« Nous appelons un procédé inventif une « invention», mais lorsque nous parlons d'une pomme mûre nous ne faisons pas référence à sa « maturation ». De même, nous ne disons pas « résilience » en parlant d'un métal résilient - nous l'appelons « ressort». Par conséquent, une grande confusion provient non seulement de la création d'une entité fictive l'invention à partir d'une Qualité grâce à une opération purement linguistique; mais aussi par l'utilisation du même mot pour identifier la Chose ou l'Action (le procédé) sans lesquelles cette qualité ne pourrait exister. En se servant d'une notation mathématique pour illustrer [ce qu'on pourrait appeler] un processus d'évolution linguistique, nous pouvons écrire :

Dans le passé, au cours de toutes les discussions portant sur une « invention», aucune distinction n'a été faite expressément entre les Choses, les Actes et les Qualités. Tant que cette distinction ne sera pas établie, nous ne pourrons progresser. Une fois la distinction réalisée, il devient évident que nous sommes fondamentalement préoccupés par une Qualité, la qualité de l'inventivité et cela, n'est défini ni en jurisprudence, ni en common law. En outre, elle ne peut être définie de manière acceptable puisque la qualité de l'inventivité est un concept fabriqué de toute pièce qui a évolué simplement à titre d'expédient utile et empirique de la vie industrielle.»TRAD.

[tiré de E. Williamson, The Linguistic Basis of Patent Law (1943) 25 J.P.O.S. 852 à 869]

Ces commentaires sont également applicables au mot et au concept de « découverte » qui, à l'instar du mot « invention » souffre aussi sur le plan linguistique en étant à la fois dynamique et statique : Le scientifique découvre une découverte.

37. Bien sûr, lorsque l'invention est une méthode ou une utilisation, on saisit plus facilement l'aspect « produit » de l'invention comme « résultat». Conséquemment, lorsque j'emploie le mot « produit » je le fais sciemment en en tenant compte.

38. Crosley Radio v. G. 193 C.E. 190 à 197.

39. Exemples d'autres points de vue : Lorsqu'on a demandé à un neuroscientifique ce que signifiait l'invention pour lui, il a répondu :

Un examinateur de brevet d'invention a expliqué que l'invention était :

Tandis qu'un médecin /chercheur a répondu que l'invention est :

Tout cela pointe vers un aspect pratique ou une utilité qui n'existe pas en matière de découverte. Une découverte devient une invention lorsque son utilité devient évidente. Par contre, une invention ne peut jamais devenir une découverte, par conséquent la découverte précède toujours l'invention.

40. Visiblement, cela n'est pas le cas relativement aux inventions brevetables comme nous le verrons dans la discussion infra.

41. On peut dire que le processus facultatif se compose d'éléments qui lui permettent de se réaliser. Ce sont des éléments qui englobent l'acquisition de connaissances générales de base qui sont combinées à une certaine reconnaissance ou à une intégration, ainsi qu'à une compréhension de la valeur de la matière à l'étude.

Les connaissances de bases sont indispensables et englobent l'information sur une discipline en particulier ou sur toutes les disciplines et domaines de l'activité humaine. Plus cette base est vaste, c'est-à-dire plus on a de connaissances sur le plus grand nombre de disciplines possibles, plus l'esprit sera habile à la découverte, à la création ou à l'invention. Néanmoins, nous pouvons transmettre à un ordinateur toutes les connaissances connues sur l'humanité, mais sans les facultés de reconnaissance et d'intégration, les connaissances n'ont pas de sens. La reconnaissance se produit à différentes étapes et à divers degrés. Il y a la simple compréhension et reconnaissance de l'information en soi. Le niveau suivant est la reconnaissance de l'appartenance, c'est-à-dire où classer cette information par rapport aux autres. Enfin, la reconnaissance des liens entre l'information et l'intégration, c'est- à-dire son emplacement.

42. Le processus de biassociation, tel que décrit par Arthur Koestler dans son livre intitulé « Insight and Outlook : An Inquiry into the Common Foundations of Science, Art and Social Ethics » (The MacMillan Company : New York, 1949), est fondamental au processus de découverte et d'invention et permet de comprendre l'origine du « ah, ha!». À la fin du processus de biassociation, dès que la connexion se fait, il existe alors une invention ou une découverte conceptuelle, selon le cas. Comme nous l'avons déjà mentionné, il peut y avoir plusieurs de ces connexions sur le chemin menant à l'invention finale. Toutefois, à chaque étape, le processus est le même.

Le processus de biassociation est la connexion simultanée de deux complexes d'association qui sont habituellement reconnus comme incompatibles. Selon Koestler, habituellement incompatible ne signifie pas logiquement incompatible, mais plutôt que l'association des mécanismes de la pensée est régie non pas par la logique mais par des habitudes de pensée acquise avec l'expérience, c'est-à-dire les connaissances fondamentales. Dès qu'un concept devient « biassocié » à deux événements qui, jusque là, étaient indépendants et non associés, ces événements cessent d'être « indépendants ». Une connexion biassociée se transforme, après quelques répétitions et parfois même d'un seul coup, en une association ordinaire et entre dans le domaine des mécanismes psychiques normaux pour venir ensuite élargir les connaissances fondamentales.

L'exemple ci-après illustre parfaitement la biassociation où le résultat est, pour le chimpanzé qui fait l'objet de nos observations, une invention :

Comme le suggère cet exemple et les commentaires de Koestler, c'est la quête d'une solution à un problème qui déclenche et alimente le processus.

43. Si les événements qui conduisent à l'invention peuvent être reproduits, alors cette invention peut être brevetée. Cependant, on ne peut pas reproduire facilement une invention par hasard et, vraisemblablement, cette invention ne peut être brevetée. Ce fut l'un des problèmes auxquels Pioneer Hi-bred a dû faire face lorsqu'il a demandé un brevet - se référer aux raisons de J. Lamer (tel qu'il était à l'époque), à la page 263 de la décision High-bred (1989), 25 C.P.R. (3D) 257 (S.C.C.).

44. Bien sûr, l'intuition se produit avec une certaine compréhension de ce qui est arrivé avant, mais elle n'est pas apparente. Comme nous le verrons plus loin, l'invention est impossible sans cette connaissance de ce qui est arrivé avant.

45. Il s'agit du même cheminement suivi pour l'invention de nouveaux antibiotiques, tel que discuté dans Faberwerke Hoecht A.G. Halocarbon (Ontario) Ltd. (1979). 42 C.P.R. (2d) 145, infra, Chapitre 4.

46. Pour des exemples, se référer à : C. Joyce, Prospectors for Tropical Medicines, (1991) New Scientist, 19 octobre, à 36-40; et M.J. Plotkin, The Healing Forest, (1990) The Futurist, Janvier-février,pp. 9-14.

47. T.S. Harding, « Exploitation of the Creators », pp. 386-387.

48. Le mot création se heurte au même genre de difficultés linguistiques que le mot invention. Se référer à la note 37 pour plus de détails.

49. Se référer au diagramme de Venn au début du Chapitre.

50. Pour les produits biotechnologiques non vivants comme les protéines, les acides nucléiques, les acides gras, etc., le concept de création s'applique bien puisqu'on peut les créer à partir de leurs acides aminés substituants ou même des éléments qui les composent. Ce n'est que lorsque le concept passe à la catégorie de la matière vivante que nous faisons face à une situation où l'homme ne peut créer. Nous pouvons créer une forme de vie modifiée, mais nous ne pouvons créer cette forme de vie modifiée comme telle. Nous devons dépendre des processus biologiques sous jacents afin de « créer». Comme tel, l'élément créateur nous est inaccessible. Pour tous les autres aspects de l'invention, nous pouvons créer. À première vue, cela constitue la différence fondamentale entre la biotechnologie et toutes les autres technologies d'invention. Sur bien des plans, il s'agirait-là de la distinction fondamentale entre les produits biotechnologiques et tous les autres types de produits puisque les produits vivants sont vraiment des créations fondamentales qui, comme nous l'avançons ici, diffèrent des inventions.

51. Ce genre de création a été bien décrit par Bronowski (J. Bronowski,The Experience of Creation, pp. 97-98) :

52. Se référer à la note 37, supra.

53. Un chercheur scientifique a suggéré que toutes les découvertes scientifiques pourraient être classées dans l'une ou l'autre catégorie - Tiré de Interviews of Research Scientists, 1995.

54. K.R. Popper, The Logic of Scientific Discovery, Basic Books, Inc . : New York, 1961; p. 27.

55. K.R. Popper, Ibid.

56. K.R. Popper, Ibid.

57. Une autre question connexe relative à la découverte et à l'invention consiste à déterminer si, d'après les pratiques en cours au Canada, l'isolation et la purification d'un micro-organisme comportant des caractéristiques et des propriétés uniques sont véritablement une invention ou si elles sont tout simplement une découverte. Le cas In Re ; Bergy [(1979), 201 U.S.P.Q. 352 (C.C.P.A.)] illustre bien cette situation où la matière de l'invention est véritablement une découverte dans le sens où les chercheurs ont consacré beaucoup de temps à scruter des échantillons de terre et ont filtré méthodiquement les différents micro-organismes trouvés dans ces cultures. On peut dire que c'est beaucoup plus une question de découverte que d' invention qui a permis aux chercheurs d'obtenir le brevet Bergy, mais que la découverte des micro-organismes n'était en réalité qu'une partie de l'invention. L'invention a été de reconnaître que la version isolée et purifiée du micro-organisme était capable de produire l'antibiotique souhaité.

58. Cela ne veut pas dire que le sujet de la découverte doit être nouveau. Comme nous l'avons mentionné, la découverte d'un fossile est en fait la découverte de quelque chose de très vieux et que, comme telle, à un certain niveau ce n'est pas une nouveauté. Toutefois, puisque toutes ces conditions sont centrées sur l'observateur, la nouveauté du fossile vient du fait qu'il n'était pas connu des autres humains. C'est donc une découverte.

59. E. Daniell, « Polymerase Chain Reaction : Development of a Novel Technology in a Corporate Environment » Dans : Biotechnology : The Science and the Business, Ed V. Moses et R.E. Cape (Harwood Academic Publishers : New York, 1991) Chapitre 11 à 147.

60. En biotechnologie, il existe d'innombrables exemples qui peuvent servir à démontrer que tous les types de la matière des biotechnologies peuvent être considérés comme des inventions, tel que décrit ici : le système de culture microbienne d'Abitibi (voir Chapitre 4 - Catégories d'inventions prévues par la loi), la bactérie de Chakrabarty (voir Chapitre 4 - Catégories d'inventions prévues par la loi ) , la réaction en chaîne polymérase de Mullis et les graines de soya de Pioneer Hi-Bred (voir Chapitre 4, page 50 et suiv.).

61. Y-a-t-il un élément économique à l'invention? Si l'on se fie seulement à la définition, la réponse est non. L'invention peut exister sans une composante économique. Cependant, l'aspect économique est étroitement lié à l'invention, durant le processus et aussitôt qu'elle existe. Cet aspect est relié au concept d'utilité. C'est, bien sûr, à partir de l'élément d'utilité que découlent les répercussions économiques de l'invention. Autrement dit, nul n'est prêt à investir de l'argent dans une « curiosité». Toutefois, c'est différent lorsque quelque chose a un avantage pratique. De plus, le degré d'intérêt économique pour une invention est directement proportionnel au nombre de personnes qui sont touchées directement par l'invention. C'est pour ce genre de raisons que le « succès commercial » n'a été élevé qu'au rang de « considération secondaire » lorsque la question de l'invention a été débattue devant les tribunaux. Cela ne signifie pas cependant que l'aspect économique n'est pas considéré relativement à l'invention et au processus de l'invention :

M.S. Hart, « Getting Back to Basics : Reinventing Patent Law for Economic Efficiency », Intellectual Property Journal v. 8 : 217 pp. 220-221.

62. U.S. Patent no. 4 736 866 intitulé « Transgenic Non-human Mammals » , 12 avril 1988.

63. Certains diront que si le brevet n'avait pas été publié, la technique n'aurait pas été connue. Compte tenu du partage de l'information qui se produit au sein de la communauté scientifique et surtout de l'objectif visé, c.-à-d. la création d'une souris transgénique pourvue d'un concogène activé, les techniques seraient connues.

64. L'occasion de récompenser l'inventeur en lui accordant une licence ne fait pas l'objet d'une discussion dans le présent document. Le lecteur est prié de consulter des articles comme celui de J.D. Morrow, intitulé « Biotechnology Licensing » (1993) 10/1 C.I.P.R. 277, pour ce genre de discussion.

65. Loi sur les brevets, L.R., 1985 (3e suppl., ch. 33, art.42) tel qu'amendée.

66. Ce chiffre s'appuie sur l'hypothèse selon laquelle cela prend près de 3 ans pour que la demande de brevet soit acheminée au Bureau des brevets, c.-à-d. que le traitement de la demande dure, en moyenne, 3 ans. Lorsque la matière des biotechnologies est complexe, cela prend souvent plus de temps. En effet, dans certains cas, cela peut prendre entre 5 et 8 ans.

67. Pour plusieurs inventions comme les lunettes et l'horloge cela a pris des siècles avant qu'elles ne deviennent totalement des objets utiles. A.W. Deller, Deller's Walker on Patents, vol 1, 2e éd. (New York : Baker, Voorhis, 1964) c.1.

68. Ce sentiment a été souligné par Maclean, J., dans Canadian Gypsum Co. v. Gypsum, Lime & Alabastine Can, Ltd. [1931] Ex.C.R.180 :

69. T.I. Nguti, « Patent Law : Doctrinal Stability - A Research and Development Definition of Invention is Key » (1986) 20 Val. U.L.Rev. 59 ( notes de bas de page non incluses).

70. « Après tout, un brevet est l'octroi à l'inventeur du droit à un monopole puissant par l'état». G.F. Henderson, « An Introduction to Patent Law » dans : Patent Law of Canada, G.F. Hend erson et al. eds. (Carswell : Toronto, 1994) à la page 9.

71. Dans la plupart des pays, sauf les États-Unis par exemple, la possibilité de consulter peut se faire aussi tôt que 18 mois après la première date de demande de brevet. À ce moment-là, la demande est « ouverte » à la consultation publique (article 10, Loi sur les brevets).

72. À ce stade, la discussion s'ouvre sur le libre échange d'idées qui, dit-on, existe au sein de la communauté scientifique, un endroit où il y « a » un libre échange d'idées. La notion de refuser de communiquer des connaissances et l'intuition est rejetée. En fait, les scientifiques diront que le système des brevets empêche en fait le progrès en raison de la tendance à retenir de l'information jusqu'à l'octroi du brevet ... du moins c'est ce que l'on dit. Toutefois, le fait est qu'il est rare de trouver un savant qui serait prêt à partager ses idées à moins qu'elles n'aient été déjà publiées; mais cette publication ne fait-elle pas partie de ce libre échange?. En un mot : non. La publication d'idées dans des journaux scientifiques alimente le système de récompense de la communauté scientifique. Sans publication, il n'y a pas de récompenses financières (bourses), c.-à-d. publier ou périr. En effet, le système est totalement analogue à celui des brevets. : si on partage une invention ou un progrès scientifique avec la communauté scientifique en publiant, le partage avec l'État en est l'analogie pour l'invention brevetable, - le scientifique voit augmenter ses chances de recevoir une bourse pour poursuivre sa recherche et, dans le cas des brevets, l'inventeur voit augmenter ses chances de faire des profits et de poursuivre la discipline choisie. Pris dans un sens large : les travaux scientifiques ne sont pas tous publiés, uniquement ceux qui sont nouveaux et utiles. En effet, les inventions ne sont pas toutes brevetées, seulement celles qui sont nouvelles et utiles. En contre-partie, aujourd'hui plus de chercheurs scientifiques communiquent leurs inventions à des bureaux de transfert de la technologie de recherche au sein de leurs institutions où l'invention est évaluée rapidement sur le plan théorique et où l'on décide s'il y a lieu de faire une demande de brevet. Bien sûr, dès que la demande est déposée, le savant est libre de publier l'invention à volonté. Compte tenu des récompenses économiques possibles consenties aux universités, on observe un changement croissant dans la philosophie qui pousse les chercheurs scientifiques à breveter le moyen de justifier et de maintenir leur position au sein de l'institution.

73. En effet, on peut affirmer que la Loi sur les brevets est un outil qui sert à mettre en oeuvre des politiques sociales publiques non souhaitables comme encourager les scientifiques à prendre avantage injustement de la population des pays en voie de développement. On peut dire que la poussée pour de nouvelles inventions qui découlent de l'étude de l'ethnobotanique et l'exploitation subséquente des populations aborigènes est alimentée par le système des brevets. Pour un exemple de cette préoccupation veuillez vous référer à un article intitulé « Indigenous Person from Papua New Guinea claimed in U.S. Government Patent » publié sur le réseau Internet par Fringeware Daily http://fringeware.com/HTML/online.html#digest (en anglais seulement), le 16 octobre 1995, tel qu'il a été soumis par Mariman Batlivala (narib@sj.unisys.com) et qui porte sur le brevet américain U.S. patent No 5 397 696 « Papua New Guinea Human T-Lymphotrophic Virus». Conformément à cet argument est le fait que ce ne sont pas tous les types d'invention qui peuvent être brevetables et que, par conséquent, la Loi sur les brevets sert d'outil pour promouvoir ces « techniques, processus, machines, procédés de fabrication ou compositions de la matière qui sont nouveaux et utiles», que la société juge appropriés. De fait, certains diront que la Loi sur les brevets est une plate-forme utile pour façonner les moeurs de la société. En ce sens, la Loi sur les brevets a, depuis sa promulgation au Canada, identifié explicitement la matière qui ne pouvait être brevetée. Ainsi, un brevet ne peut être obtenu pour une invention qui a « un objectif illicite en vue » ou pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques. Bien que la restriction relative aux inventions ayant « un objectif illicite en vue » ait été retirée en 1994 ( Loi sur les brevets L.R., 1985, ch.P-4, art.27(3), telle qu'amendée), comme nous le verrons ci-après, la jurisprudence indique très clairement que certaines matières, outre les simples principes scientifiques ou conceptions théoriques, ne sont pas brevetables. Par conséquent, nonobstant l'argument qui a été avancé par certains et selon lequel la loi sur les brevets n'est pas une plate-forme adéquate pour faire valoir les principes éthiques de la société, il existe beaucoup de précédents pour exclure spécifiquement certains types de matière en vertu de la Loi sur les brevets. La véritable question consiste à déterminer s'il est approprié de le faire et à préciser ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas. Une discussion plus approfondie sur ces questions éthiques et morales dépasserait le cadre du présent rapport, aussi le lecteur est prié de consulter les ouvrages énumérés ci-après ainsi que la bibliographie pour d'autres lectures : S.R. Avisar, « The Ethics of Biotechnology - The Argument in Favour of Patents » (1993) 10 Canadian Intellectual Property Review 209; J.F. Barshear, « Inoculum of Perilous Parasite? Encouraging Genetic Research through Patent Grants : A Call for Regulation and Debate » (1981) 18(2) San Diego Law Review 263; S. Chong, « The Relevancy of Ethical Concerns in the Patenting of Life Forms » (1993) 10

74. Toutefois, tel que discuté infra, dans « Nouveau, utile et non évident - c. non-évidence », la loi a été amendée de manière à inclure une étude de la non-évidence. Le nouvel article n'est pas encore en vigueur.

75. Voir la discussion infra, dans « Nouveau, utile et non évident », là où il est question de non-évidence.

76. Par parties du corps on entend que les gènes, les protéines ou les cellules à l'état naturel dans le corps humain ne sont pas brevetables. Nonobstant cela, lorsque ces éléments sont isolés du corps humain, ils sont en fait brevetables et simplement parce que leur origine humaine n'a pas été retenue comme non brevetable au Canada.

77. Au Canada, l'arrêt de principe sur ce point est le cas Tennessee Eastman v. The Commissioner of Patents, [1974] R.S.C.111. Cependant, les réclamations relatives aux « méthodes d'utilisation » ou à « l'utilisation » sont maintenant plus couramment acceptable au Bureau des brevets du Canada, si elles sont formulées de manière acceptable : Manual of Patent Office Procedure. Voir aussi k.R. Britt, « Methods of Use Claims in Biotechnology » (1993) 10 C.I.P.R. 101, ainsi que Shell oil Co. v. The Commissioner of Patents (1982), 67 C.P.R. (2d) 1 (C.S.C.), ainsi que Re Demande de brevet de la Wayne State University (1988), 22 C.P.R. (3d) 407 (CAB).

78. D.S. Chisum, « Patenting Living Subject Matter, DNA sequences encoding proteins, Gene Therapy and Therapeutic Methods under United States Law » discours présenté dans le cadre de l'AIPPI sur le brevetage des organismes vivants incluant les gènes humains, à Montréal, le 27 juin 1995; et (W.D. Noonan, « Patenting Medical and Surgical Procedures » JPTOS, vol 77 no. 8651 à 664 (1995)). Bien que de telles réclamations soient présentement acceptables, des démarches sont présentement en cours pour interdire ce genre de brevets (BNA's Patent, Trademark & Copyright Journal, vol. 50, No 1250, p. 737 (1995)).

79. « Examination Practice for Chemical and Biotechnological Inventions in Japan », Bureau japonais des brevets, décembre 1994.

80. Selon les dispositions de l'article 52 de la CBE, paragraphe 4 :

Interrogé sur les dispositions européennes, un commentateur a indiqué :

[C. Gugerell, « Biotechnology patenting - the current practice of the European Patent Office » The Genetic Engineer and Bio-Technologist v. 14, pp. 195 - 200 (1994) à 197.]

81. R. Moufang, « Patenting of Human Genes, Cells and Parts of the Body? - The Ethical Dimensions of Patent Law » IIC v. 25 : 487 (1994) p. 489.

82. Voir United States Patent and Trade-marks Office Policy Statement, daté du 4 juillet 1987, sur la brevetabilité des animaux.

83. Cela est également vrai dans d'autres juridictions comme en Europe. (R. Moufang, « Patenting of Human Genes, Cells and Parts of the Body? - The Ethical Dimensions of Patent Law » IIC v. 25 : 487 (1994) p. 509.) Toutefois, dans son article, R. Moufang évoque que certaines inventions dérivées des êtres humains sont des matières contestables même si elles sont unicellulaires en nature :

84. Telle était la suggestion énoncée dans l'article de Farfan intitulé « Patentability of life forms », Canadian Computer Law Reporter, v. 5; 138 (1988) p. 138. Bien que Farfan ne semble ni préconiser, ni rejeter l'argument, il s'agit d'une position avancée par ceux qui s'opposent au brevetage des formes de vie supérieures. Bien qu'il soit possible de demander un brevet pour des êtres humains ou des parties du corps humain, cela est fort peu probable.

[Foote , R.H. « The Technology and Costs of Deposits » dans « Animal Patents : The Legal, Economic and Social Issues », Ed. Lesser, W.H. (MacMillan Publishers Limited : New York, N.Y., (1989) p. 48.]

85. Selon les dispositions de la Australian Patent Act :

86. Il est bien établi au Canada que « la réalisation » est un acte ou une série d'actes qui sont accomplis par certains agents physiques ou sur certains agents physiques et qui produisent dans cet objet certains changements dans la forme ou la condition et qui sont considérés comme les moyens de parvenir à un certain résultat (Lawson v. Commissioner of Patents^, (1970) 62 C.P.R. 101, p. 109 (Ex.Ch.)). [TRAD.]

87. On peut trouver une interprétation du terme « procéd é » dans les paroles de J.Audette dans Grissinger v. Victor Talking Machine, même si rien ne s'y référait comme tel :

À partir de là, il est clair qu'un procédé est un principe accompagné de son mode d'application... » mais qu'un principe comme tel n'est pas une matière appropriée. Cette conclusion est étayée par les paroles du juge J. Martland de la Cour suprême qui a affirmé, à la page 141 de la décision prise dans le cas de CIBA (Commissioner of Patents v. CIBA Ltd. (1959), 30 C.P.R.135 (C.S.C.) :

et par J. Maclean qui a dit : « ...il y a cette sorte d'invention que l'on trouve dans une nouvelle méthode particulière d'appliquer un principe bien connu. » (Canadian radio Patents Ltd. v. Hobbs hardware Co., [1929] Ex.C.R. 238). Assurément, il existe un grand nombre de méthodes et de procédés utilisés en biotechnologie qui sont, par conséquent, capables d'entrer dans cette catégorie d'invention tout comme les procédés de n'importe quelle autre technologie. (Voir la discussion au Chapitre 2 « Matière des biotechnologies » au paragraphe intitulé Méthodes et procédés à suivre pour créer des produits iss us des biotechnologies, par exemple, afin de connaître les types de procédés se rapportant à la biotechnologie).

88. Cela correspond à la décision prise dans le cas de Pioneer Hi-bred Ltd. v. Commissioner of Patents, (1989), 25 C.P.R. (3d) 257 (C.S.C.). Dans le cas Hi-Bred, la Cour suprême du Canada a fait la distinction entre des procédés utilisés pour produire des plantes qui nécessitent une importante intervention technique de la part de l'homme. La Cour s'interrogeait sur les formes traditionnelles de croisement des plantes n'étaient pas des interventions suffisantes, alors que les nouvelles techniques de biotechnologie, c.-à-d. les manipulations génétiques étaient potentiellement susceptibles d'être protégées par des brevets. La notion « d'intervention de l'homme» est compatible aussi avec la notion élargie de la matière brevetable prise dans le contexte américain.

89. Recueil des pratiques du Bureau des brevets ( MOPOP) Ottawa-Hull, 1990.

90. Le mot « machine » est sans doute le plus sans détours. La compréhension de ce mot est telle qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre les recherches au-delà de la définition utilisée dans les premiers cas en Angleterre, comme celui de Morgan v. Seward :

Du point de vue biotechnologique, cet aspect de la définition a peu de pertinence.

91. [1925] Ex.C.R. 93.

92. Concise Oxford Dictionary, (Clarendon Press : Oxford, 1985).

93. Voir H. Fox, « The Canadian Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions » , 4^e éd., (Toronto: Carswell, 1969) p. 19.

94. Par exemple dans la jurisprudence canadienne, voir : Re: Demande de Pallos (1978), 1 C.P.R. (3d) 334 où la Commission d'appel des brevets affirme à la page 337 :

De plus, en Angleterre, la loi sur les brevets définit l'invention comme suit : « tout nouveau mode de fabrication... » et cette expression tire sont origine dans les Statute of Monopolies (1624). En Angleterre, les décisions prises ne sont pas toujours uniformes en ce qui a trait à l'adoption de cette expression pour le développement de progrès typiques Dans ces cas-là on estime que ces mots de la loi anglaise expriment les mêmes idées que celles que l'on trouve à l'article 2(d) de la loi canadienne. Les catégories de matières décrites dans l'article 2 (d) trouvent leurs origines dans les premières lois américaines sur les brevets, sauf que le procédé est une catégorie précisée au Canada alors qu'aux États-Unis il est entendu que le procédé est inclus dans la notion plus étendue qu'est le « processus». En effet, il s'agit d'un mot défini qui englobe le mot « réalisation » (voir 35 U.S.C. 100). Cela suscitera certainement de la confusion lorsqu'on tentera d'établir un parallèle entre « tout nouveau mode de fabrication » que l'on trouve dans la loi anglaise et les différentes catégories décrites dans la Loi canadienne sur les brevets, soit « réalisation, procédé, machine, fabrication ou composition de matières». La définition britannique doit inclure les concepts d'utilité et de nouveauté, de même que l'étape inventive, puisque les concepts ne semblent pas entrer dans les catégories de la Loi canadienne sur les brevets. À partir de cette distinction, certains soutiennent que le rejet des revendications relatives à une demande de compétence professionnelle comporte des dimensions différentes en Angleterre comparativement au Canada et, par conséquent de telles décisions doivent être étudiées attentivement. [Note de l'auteur - Lawson v. Commissioner of Patents (1970) 62 C.P.R. 101, pp. 102 et 103.]

95. (1982), 62 C.P.R. (2d) 81 (C.A.B.), p. 87 qui est une adoption de la définition offerte par la Cour suprême des États-Unis, dans le cas Diamond v. Chakrabarty (1980), 206 U.S.P.Q. 193.

96. Une revendication est le moyen par lequel un breveté, c.-à-d. le titulaire d'un brevet, établit ses limites relativement à ce qui est protégé par le brevet et, par conséquent, la matière que seul le breveté à le droit d'utiliser ou d'autoriser l'utilisation par opposition à ce qui ne l'est pas.

97. Au Canada, un des tout-premiers cas sur la brevetabilité des formes de vie comme telles fut celle de Re : Demande no. 086 556 (1975), C.P.R. (2d) 56 (C.A.B.) (portant maintenant le brevet canadien no. 999 546, émis le 09/11/76). Dans la décision, les revendications relatives à une lignée cellulaire du foie humain comme telle furent rejetées parce que les cellules avaient été produites par une mutation au hasard considérée comme un événement fortuit qui ne peut être répété. Les revendications sur la méthode d'utilisation furent autorisées.

98. Diamond v. Chakrabarty, (1980) 206 U.S.P.Q. 193.

99. R. W. Marusyk, « The Patentability of New Plant Life Forms in Canada » Can. Bus. L.J. v. 16:333 (1990), p. 337, et pour la déclaration du Juge Marceau : Pioneer Hi-bred v. Commissioner of Patent (1987), 14 CPR (3d), pp. 491 à 496.

100. Electric Fireproofing Co. of Can. v. Electric Fireproofing Co. (1909), 43 S.C.R. 182.

101. [1932] Ex.C.R.107, p. 115.

102. Pioneer Hi-bred v. Commissioner of Patents (1987), 14 CPR (3d) pp. 491 à 495.

103. Il est possible que les propos de Sa Seigneurie soient confinés à une variété de plantes produites par des techniques de croisement. La question des variétés végétales et animales fait l'objet d'un grand débat au Bureau européen des brevets et, au moment où cette décision a été prise, le Parlement européen a été saisi de la proposition de Loi sur la protection des obtentions végétales. Sa Seigneurie peut avoir jugé inacceptable d'accorder un brevet pour un produit de croisement pour lequel, de l'avis de la Cour suprême, il n'y a pas eu d'intervention humaine importante. C'était davantage un résultat obtenu en « laissant la nature suivre son cours » (même si elle a été guidée par des êtres humains).

104. R. W. Marusyk, « The Patentability of New Plant Life Forms in Canada » Can. Bus. L.J. v. 16:333 (1990), p. 339.

105. Recueil des pratiques du Bureau des brevets (MOPOP).

106. Voir la discussion supra sur les « Méthodes de traitement médical»

107. MOPOP §8.05.01.

108. Interprétation de « inventions» tirée de H.G. Fox « The Canadian Law Practice relating to Letters Patent for Inventions », 4e éd. (Toronto : Carswell, 1969) p. 49.

109. W. Booth, « Animals of Invention », Science v. 240 : 718 (1988).

110.

Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (1981), 56 C.P.R. (2d) 145 pp. 156 et 157 (C.S.C.) citant Western Electric Co. et al. v, Baldwin Int'l Radio of Canada Ltd., (1934) S.C.R., pp. 570-574.

111. Ces questions sont brillament traitées dans « The Art of Claiming and Reading a Claim » par William L. Hayhurst, Q.C., ainsi qu'au Chapitre 8 de « Patent Law of Canada » , G.F. Henderson et al. eds. (Toronto : Carswell, 1994) à la page 177.

112. Beecham Canada Ltd. v. Procter & Gamble Co. (1982), 61 C.P.R. (2d) pp. 1 à 11 (C.F.A.).

113. Metalliflex Canada Ltd. v. Rodi & Wienenberger A.G. (1960), 35 C.P.R. pp.49 à 53 (C.S.C.).

114. Beecham Canada Ltd. v. Procter & Gamble Co. (1982), 61 C.P.R. (2d) pp.1 à 10 (C.F.A.).

115. W. L. Hayhurst, « The Art of Claiming and Reading a Claim », dans : Henderson, G.F., et al., eds., « Patent Law of Canada » (Toronto : Carswell, 1994) p. 195.

116. T. Roberts « Broad Claims for Biotechnological Inventions : Opinion » <abbr lang="en" xml:lang="en" title="European Intellectual Property Review">EIPR</abbr> v. 9:371 (1994).

117. U.S. Patent No. 4 736 866.

118. Voir discussion infra « Doctrine des produits de la nature».

119. R. Perry, « What is a Patentable Biotechnological Invention? » Biotech 84 : The proceedings of Biotech 84 Europe v. 1 : 45 (1984) p. 53.

120. Si c'est l'ADN modifié qui est à l'origine d'une nouvelle caractéristique, alors nous retournons dans le domaine d'un nouveau composé puisque dans le domaine chimique, cela aurait le critère de nouveauté approprié, et une revendication relative à la nouvelle séquence en soi serait possible. Comme nous l'avons déjà mentionné, il s'agit là de la revendication la plus puissante puisqu'elle autorise le détenteur de cette revendication d'empêcher toute utilisation dans n'importe quel agencement.

121. MOPOP §8.05.02.

122. Loi sur les brevets, supra, art. 34 (1) (a).

123. 35 U.S.C. 112.

124. Aux États-Unis ce fut la raison du rejet initial de la demande du cas Ex Parte Hibberd (1985), 227 U.S.P.Q. 443 où il a été démontré que la matière faisant l'objet des revendications avait été placée auprès d'un dépositaire non autorisé qui ne devait remettre des échantillons à personne. La demande fut rejetée pour insuffisance de divulgation en vertu de la loi américaine, 35 U.S. 112.

125. Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes (1977).

126. En effet, c'est une pratique non officielle à l'OPIC de déposer des micro-organismes pour appuyer la divulgation d'un demandeur. Cette pratique deviendra officielle avec l'entrée en vigueur du projet de loi S-17. Voir la discussion infra dans la prochaine note de bas de page.

127. Les modifications à la Loi sur les brevets du Canada qui faisaient partie du projet de loi S-17 ont été édictées mais ne sont pas encore en vigueur. Cet article de la Loi attend d'être proclamé, ce qui se produira à l'adoption des nouvelles règles qui régiront la procédure à suivre pour le dépôt de la demande et des échantillons relatifs aux séquences de l'ADN et des protéines. La clause 41 du projet de loi S-17 présente les dispositions du nouvel article ci-après de la Loi sur les brevets :

Le paragraphe 27(3) est l'article qui présente l'exigence relative à un mémoire descriptif écrit et détaillé de l'invention. Pour une discussion plus approfondie au sujet de la divulgation, veuillez consulter : K.P. Kaminski, « Disclosure of Information in a Computer-Readable Form for Biotechnology Inventions » (1993) 10 C.I.P.R. 93; T. Orlhac, « Les spécificités de l'invention dans le domaine de la biotechnologie » (1993) 10 C.I.P.R. 57; J.C. Robinson, « Canadian Disclosure Requirements for Biotechnology Inventions » (1993) 10 C.I.P. Rev. 69; et B.G. Kingwell, « Functional Language and Finger Prints » (1993) 10 C.I.P. Rev. 87.

128. [1931] Ex.C. R. 107, p. 115.

129. Présentement, les lettres patentes canadiennes 1 051 034 comporte des revendications appelées revendications de « produit obtenu par traitement». En vertu des règles de pratique canadiennes, au moment où le brevet fut octroyé, les revendications relatives au médicament lui-même n'étaient pas autorisées. Veuillez vous référer à la note de bas de page no. 15, Chapitre 2, dans laquelle on parle d'un problème connexe afférant aux produits obtenus par des procédés biotechnologiques. Toutefois, aujourd'hui, les revendications sur le produit lui-même sont permises.

130. Monsanto co. v. Commissioner of Patents (1979), 42 C.P.R. (2D) 161 (C.S.C.).

131. Nonobstant cette affirmation, même en ce qui a trait aux proteines, les agents de brevets argumenteront que la portée des changements à la structure de base d'une protéine, aussi mineures que celle de changer un acide aminé, n'est pas prévisible. En effet, même si la plupart des biologistes moléculaires pouvaient simplement et facilement affirmer que ce serait une solution élégante à un problème particulier en biotechnologie, ces mêmes personnes conviendront que la simple mise en pratique de cette solution « évidente » est souvent remarquablement difficile, puisqu'elle entraîne de problèmes inattendus en chemin. (M. Paver, « A Tale of Two Rodents, or a Rodent with Two Tails : Europe Grapples with Patenting Animals » Patent World, June (1993) 29, p. 31.). De tels arguments sont égalements avancés dans le cas d'inventions sujettes à des rejets en matière d'évidence. Voir la discussion plus loin sous le titre « Desideratum Inventions».

132. En Europe, toutefois, la Commission d'appel a déterminé que l'invention était divulguée suffisament pour étayer les revendications relatives aux mammifères en général (voir Onco-mouse/Harvard (1990) T 19/90 (Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2, pp. 3.0 -3.9). Bien que cela risque de s'avérer problématique pour le brevet de Leder. Dans une décision récente de la U.S. District Court for the Southern District of Indiana (Regents of the University of California v. Eli Lilly and Co. DC SInd, No. MDL 912, 12/11/95) la Cour a déter miné que l'isolation et la caractérisation de la proinsuline d'ADN-c d'une seule partie d'un gène n'est ps suffisante pour étayer les revendications de l'insuline d'ADN-c de milliers d'autres espèces à partir de ce gène. Le brevet en question ne décrivait que l'insuline d'ADN-c chez le rat, tandis que les revendications portaient sur l'ensemble des vertébrés, des mammifères et de l'expèce humaine. Voir « Human Insulin Patent is Invalid for Inadequate Written Description » dans BNA's Patent, Trademark & Copyright Journal V.51 No. 1260 (1996).

133. De plus, la similitude avec la matière de chimie est frappante. En effet, à l'extrême, la matière de biochimie et de chimie sont identiques - ou avec le temps sera jugée identique. Cette opinion s'appuie sur la perception que les systèmes biologiques ne sont rien de plus que des des amalgames très complexes de produits chimiques et, lorsqu'on les examine sur le plan moléculaire, cela est correct. En effet, « l'activité » des systèmes biologiques dans certains domaines est poussée par le caractère fonctionnel de la chimie. Par conséquent, ce n'est qu'une question de temps avant que cette prédiction ne devienne une réalité pour tous les aspects de la biotechnologie.

134. On peut dire que le brevet de Leder n'avait pas besoin de faire référence aux ancêtres. La simple affirmation « Un mammifère non humain ayant la séquence activée... » [TRAD.] inclut toutes les générations possédant cette caractéristique.

135. J.H. Barton, « Patenting Life » Scientific American, v. 264 : 40 (1991) p. 43. Bien que non explicite, une telle éxemption existe dans la Loi sur la protection des obtentions végétales du Canada.

136. «On the Complex Economics of Patent Scope » Columbia Law Review v. 9E : 839 (1990).

137. Y. Ko « An Economic Analysis of Biotechnology Patent Protection » The Yale Law Journal, v. 102: 777 (1992), pp. 782-783.

138. S.A.Bent « Issues and Prospects in the U.S.A.». Dans « Animal Patents : The Legal, Economic and Social Issues», Ed. Lesser, W.H. (MacMillan Publishers Limited: New York, N. Y., 1989) pp. 5 à 13.

139. Id.

140. J. H. Barton « Patenting Life » Scientific American, v. 264: 40 (1991) p. 43. Bien qu'en Europe, cette question soulevait beaucoup de préoccupations, l'article 13 de la CBE a été amendé afin que les agriculteurs puissent multiplier ou propager dans leur propre ferme les graines obtenues à partir des récoltes cultivées sur leurs propres terres en utilisant des graines protégées par des brevets. De la même façon, le bétail qui fait l'objet d'une protection par brevet peut être utilisé par l'agriculteur pour la multiplication ou la propagation dans la mesure où c'est dans sa propre ferme afin de renouveler son troupeau. L'expression « propre ferme » entend ainsi éviter les abus par les coopératives (J. Thurston, « Recent EC Developments in Biotechnology » (1993) 6 <abbr lang="en" xml:lang="en" title="European Intellectual Property Review">EIPR</abbr> 187, p. 188.).

141. Y.Hop « An Economic Analysis of Biotechnology Patent Protection » The Yale Law Journal, v. 102: 777 (1992), pp. 780 et 781.

142. La différence clé étant que les tribunaux anglais ont déterminé que le brevet était invalide parce qu'il n'y avait pas d'invention.

143. Unipak Cartons Ltd. v. Crown Zellerbach Canada Ltd. (1960), 20 Fox Pat., 1 (Ex. Ct) p. 34; et Rubbermaid (Canada) Ltd. v. Tucker Plastic Products Ltd. (1972), 8. C.P.R. (2d) 6 (F.C.T.D.).

144. (1981), 56 C.P.R. (2d) 145 (C.S.C.), p. 160.

145. La présumée demande de brevet de Venter qui est une continuation partielle de celle des NIH datée du 20 juin 1991, telle que citée dans (1992), 11 Biotech. L.R. 1324; et le rejet des revendications fournies dans la demande conformément à la décision du U.S.P.T.O. du 20 juin 1992 aux représentants des NIH - voir E. McMahon, Nucleic Acid Sequences and other Naturally Occuring Products : Are they Patentable in Canada? (1993) 10 C.I.P.R. 11. Une technique a été développée pour isoler et identifier des parties de génome humain. Le résultat de cette technologie était des morceaux d'ADN du génome de Hayman dont la fonction n'était pas bien définie lorsque la demande de brevet a été déposée.

146. D'après les règles de pratique américaines relativement à la matière des biotechno logies, la norme d'utilité a été très élevée. En fait, les pratiques du U.S.P.T.O. ont suscité tellement de débats, que des audiences publiques sur la protection par brevet des inventions biotechnologiques ont été tenues le 17 octobre 1994 à San Diego, en Californie. Avec la décision de la Cour suprême dans le cas Diamond v. Chakrabarty , le système de brevets faisait face à de nombreux défis.

[Biotech Industry Blasts PTO at San Diego Hearing», BNA's Patent, Trademark & Copyright Journal, Volume 48 : 677 (1994), p. 677.]

En effet, pour ce qui a trait aux nombreuses inventions issues des biotechnologies qui devaient servir dans le traitement des êtres humains, on a jugé qu'elles n'étaient pas des « inventions » à breveter parce que le demandeur n'avait pas démontré que la matière fonctionnait, par conséquent elles n'étaient pas utiles. Les examinateurs en biotechnologie demandaient des données et essais cliniques de Phase III avant de se laisser « convaincre » que l'utilité existait. La Phase III signifie que des tests préliminaires importants en milieu clinique ont eu lieu pour parvenir à la Phase III. La Phase III en elle-même est une enquête expérimentale ou clinique sur la valeur d'un médicament. Le fondement de cette position découle d'une interprétation, en jurisprudence, des conditions d'utilité 35 U.S.C. 101 selon laquelle une invention doit être fonctionnelle pour avoir un caractère d'utilité. Voir , par exemple,. Raytheon Co v. Roper Corp., 220 U.S.P.Q. 592 (Fed. Cir. 1983). …; Stiftung v. Renishaw PLC ... 20 U.S.P.Q. 2d 1094 (Fed. Cir. 1991); In Re Gazave ...154 U.S.P.Q. 92 (C.C.P.A. 1967); In Re Chilowsky ... 108 U.S.P.Q. 321 (C.C.P.A. 1956). Deuxièmement, parce que l'U.S.C. 35, 112 exige que l'inventeur fournisse une divulgation de l'invention qui permettra à une personne experte dans cet art de fabriquer et d'utiliser l'invention revendiquée, les examinateurs ont interprété cela comme une divulgation obligatoire prouvant le caractère fonctionnel de l'invention, à défaut de quoi l'invention serait rejettée parce que sa divulgation est insuffisante pour la valider. À la suite des audiences, l'USPTO a reconnu qu'il y avait un problème et a amendé sa politique sur l'utilité en matière d'inventions en biotechnologie. Voir la discussion dans Stinson, S., « New Rules ease bio-tech patent requirements». Chem. & Eng. News, January 1995, p. 7-8 (Utility) (1995) où il est dit : « Les nouvelles lignes directrices modifient la politique du PTO en ce qui a trait au respect de cette condition « d'utilité», passant d'une approche qui mettait en doute le caractère fonctionnel de l'invention à une approche présumant que l'invention est fonctionnelle, tout au plus qu'il existe de bonne raisons de le croire. » [TRAD.]

147. Pour une bonne discussion sur les conditions de nouveauté, voir H.G. Fox, The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions, 4^e éd. (Toronto : Carwell, 1969) chap. 4, et pour l'anticipation voir p. 128 et suiv. de l'action; ainsi que R.E. Dimock « Patent Anticipation or What's New, Patent Act » dans : Patent Law of Canada Eds. G.F. Henderson et al. (Carswell: Toronto, 1994), p. 101.

Tel est l'état actuel de la loi au moment de rédiger ce rapport. Comme nous l'avons mentionné plus haut, le projet de loi S-17 présente quelques amendements dont un sur la clause de niouveauté L'article 27 actuel sera abrogé au moment où les amendements entreront en vigueur et sera remplacé par un nouvel article 27 qui portera sur le contenu du mémoire descriptif. Le nouveal article 28 portera sur la nouveauté et, comme nous l'avons mentionné supra , sur la non-évidence. Voir, ci-après, l'article tel qu'il est édicté actuellement, mais qui n'est pas encore en vigueur :

Le but principal des amendements est de mieux définir le moment où la demande est faite. En vertu des dispositions des anciens articles, il y avait une certaine confusion entre la date de dépôt de la demande dans un autre pays que l'on invoquait comme date de priorité, et la date de dépôt de la demande au Canada. L'introduction de la « date de la revendication » entend apporter des éclaircissements sur cette situation. De plus, selon le contexte actuel de la Loi canadienne, l'enquête sur la nouveauté porte sur « l'invention». La modification du nouvel article porte sur « l'objet que définit la revendication d'une demande de brevet». Reste à savoir si cette modification affectera de manière importante la nature de l'enquête sur la nouveauté.

148. La jurisprudence canadienne a conçu l'action (ou la norme) de la nouveauté dans le cas Reeves Brothers ((1978), 43 C.P.R. (2nd) pp.145-157 (Fed. T.D.)) qui a démontré que les critères ci-après étaient requis pour trouver l'anticipation ou le manque de nouveauté, dans un document publié :

1. Donner une description préliminaire exacte;
2. Identifier les directives qui aboutiront inévitablement à quelque chose dans les revendications;
3. Donner des directives claires et évidentes;
4. Fournir des renseignements qui, aux fins de l'utilité pratique, sont égales à celles du brevet concerné;
5. Transmettre des renseignements de manière à ce qu'une personne faisant face au même problème soit en mesure de dire « cela me fournit ce que je désire»;
6. Fournir des renseignements à une personne ordinaire de manière à ce qu'elle perçoive l'invention du premier coup ;
7. En l'absence de directives explicites, enseigner un résultat « inévitable » qui « ne peut être prouvé que par des expériences»; et
8. Satisfaire toutes ces conditions dans un seul document sans faire de mosaïque.

Cela s'appliquerait à tous les ouvrages publiés incluant, bien sûr, les brevets et les demandes de brevet. Selon l'interprétation donnée à l'action, les 8 conditions pré-citées doivent être respectées avant que l'anticipation n'existe dans un art antérieur. Bref, l'invention devait exister ou l'invention devait faire l'objet d'une description précise. Par conséquent, depuis 1978 et jusqu'à ce que la Cour d'appel modifie cette approche dans le cas Tye-Sil, on peut dire que la norme de nouveauté était faible, c.-à-d. très peu d'éléments devaient être « nouveaux», alors que la norme d'anticipation, qui est l'opposée de la nouveauté, était très élevée. Nonobstant les commentaires sur la norme des Reeves Brothers dans la décision du cas Tye-Sil ((1991), 35 C.P.R. (3rd), pp. 350 à 361 (Fed. C.A.)), qui ont adouci ces conditions dans le cas Reeves Brothers, du point de vue pratique pour trouver une anticipation, une publication antérieure doit tout de même décrire en détail quelque chose d'identique à l'invention. Cela n'est pas surprenant, compte tenu des dispositions de la loi selon lesquelles : « l'invention a été ... divulguée ...». Cela veut dire aussi que toute référence antérieure dans l'art, qui n'est pas un document imprimé, mais une incarnation physique, doit être la même que l'invention. En effet au Bureau des brevets du Canada, le test des Reeves Brothers, tel que modifié par Tye-sil, a été distillée à une simple question : « Est-ce la même chose?», laquelle est posée lorsqu'on évalue l'art antérieur relativement aux apllications en biotechnologie.

149. Dans presque tous les autres pays du monde qui ont un système de brevets, sauf le Mexique, les États-Unis et le Japon, la nouveauté aboslue estr requise,puisqu'une démonstration ou une divulgation avant la date de dépôt suffit pour éliminer toute possibilité d'obtenir un brevet. Aux États-Unis, le « monde » est plus petit qu'il ne l'est dans les règles de pratique canadiennes. Là, comme au Canada, la publication de l'invention n'importe où dans le monde enlèvera l'élément de nouveauté à l'invention. Toutefois, l'utilisation ou la vente au publiques est limitée aux États-Unis, c.-à-d. du moment que l'invention n'a pas été divulguée aux États-Unis, elle peut être jugée nouvelle, nonobstant le fait qu'elle ait pu être accessible au public dans un autre pays. Selon les dispositions de l' U.S.C. 35, 102 :

Avant 1989, la loi canadienne était limitée de la même façon en ce qui a trait à la nouveauté et aux divulgations au public au Canada. Cependant, avec les amendements à la Loi sur les brevets du Canada qui sont entrés en vigueur en 1989, une divulgation n'importe où dans le monde suffisait pour détruire l'élément d'originalité ou de nouveauté de l'invention qui faisait l'objet d'une demande de brevet.

150. Xerox of Canada Ltd. v. IBM Canada Ltd. (1977), 33 C.P.R. (2d) 24 (F.C.T.D.), p. 85.

151. (1979), 201 U.S.P.Q. 352 (C.C.P.A.).

152. Jackson, « Patenting of Genes : Ground Rules in ASM, Forum on Patentability of Microorganisms 17 (1981), p. 25 dans : Cooper, I.P., « Biotechnology in the Law - 1995 Revision » v. 1 (Clark, Bordman, Callaghan : New York, N.Y., 1995), pp. 3-12.

153. (1902), 20 R.P.C. (123 (Ch. D.). Dans ce cas, le breveté n'avait des revendications que pour un article fabriqué avec des matériaux courants disponibles. L'invention comportait une bandelette de tissu à laquelle était attachée un morceau de caoutchouc, et servait à enrouler un pneu endommagé afin de pouvoir le réparer.

154. (1943), 2 C.P.R. 1 (C.S.C.).

155. Continental Soya Co. Ltd. v. J.R. Short Milling Co. Ltd. [1940] 4. D.L.R. 579, pp. 597-598.

156. Nous en avons discuté au Chapitre 3, où l'invention a été définie comme quelque chose de nouveau qui comporte un certain degré d'utilité. Dans le cas de la Continental Soya Co. Ltd , l'enzyme isolé était intéressant et comportait une certaine valeur comme découverte. Toutefois, c'était le fait que cette enzyme pouvait servir à blanchir de la farine qui constituait l'invention.

157. (1948), 65 R.P.C. 255

158. (1959), 30 C.P.R. 135, p. 383

159. Shell Oil v. Commissioner of Patents (1982), 67 C.P.R. (2d) 1 (C.S.C.), p. 11.

160. (1989), 25 C.P.R. (3d) 257 (C.S.C.)

161. L'information sur cette partie provient du Recueil des pratiques du Bureau des brevets (MOPOP) et d'entrevues avec des examinateurs du Bureau des brevets du Canada.

162. Voir Annexe « A » qui décrit le barême de classification utilisé à l'OPIC pour les cas relevant de la biotechnologie.

163. La Règle 40 des Règles sur les brevets, SOR 78-673 , tel qu'amendée permet à un examinateur d'exiger que le demandeur lui fournisse toute l'information qu'il possède en matière de dossier d'antériorité, ainsi que tous les documents connexes cités contre des demandes correspondantes dans d'autres pays, dans toutes poursuites judiciaires liées à ces demandes comme des ingérences aux États-Unis.

164. Les examinateurs ont indiqué qu'actuellement, les bases de données sur les brevets appelées « Orbit » et « STA » sont interrogées habituellement.

165. Les références figurant au dossier d'antériorité sont jugées « non accessibles » pour une citation si elles ne sont pas accessibles au public, par exemple, si on ne peut y avoir accès dans une bibliothèque ou dans tout autre lieu de référence accessible au public. La norme suggérée dans le Manuel des pratiques du Bureau des brevets est « l'accessibilité facile » de la référence (voir § 11.06).

166. Bien que le Recueil des pratiques du Bureau des brevets (MOPOP) aborde la nouveauté avec l'utilité (voir, par exemple, § 11.01), Suite à des entrevues avec des examinateurs, il apparaît que la nouveauté fait l'objet d'une étude distincte. En ce qui concerne la norme de nouveauté, le MOPOP paraphrase le test des frères Reeves et indique que l'anticipation ne se trouve que dans une seule référence (voir § 11.02.01.01).

167. La situation est très analogue à celle qu'a vécue Hoffman-La Roche dans le cas de F. Hoffman-La Roche & Co. Ltd v. Commissioner of Patents (1955), 23 C.P.R. 1 (C.S.C.). Dans ce cas, une nouvelle méthode pour faire de l'aldéhyde avait été inventée. Le demandeur a tenté de revendiquer l'aldéhyde obtenue par le nouveau procédé. La Cour suprême du Canada n'a voulu autoriser que les revendications relatives au processus inventif, et n'a pas voulu autoriser les revendications relatives au produit obtenu par procédé. Elle a revendiqué que l'aldéhyde était un composé bien connu et ne pouvait devenir une invention uniquement parce qu'elle était associée à un procédé inventif. En effet, ce fut le fondement de la décision de la Cour britannique d'appel lorsqu'elle a invalidé toutes les revendications du brevet Genentech dans l'affaire Genentech Patent nonobstant le temps, l'argent et les efforts considérables consacrés à la production de la t-PA Genentech. Bien que cette décision était afférente à un brevet européen, c'était du point de vue britannique et, par conséquent, influencera toute décision canadienne sur la même matière. C'est là bien sûr l'élément complexe qui caractérise la biotechnologie. Dans bien des cas, la plupart des techniques utilisées pour produire des versions synthétiques des produits que l'on trouve dans la nature sont des techniques normalisées et bien connues qui permettent à quiconque ayant un objectif précis en tête (produit de la nature) de l'atteindre. Voir la discussion infra, sous Inventions souhaitées . Le problème c'est qu'entreprendre ce genre travail nécessite beaucoup de ressources financières.

168. Aux États-Unis, une décision de la Court of Customs and Patent Appeals dans In Re Bergy, fut la première à tenter de déterminer si un produit que l'on trouve dans la nature pouvait être considéré nouveau afin d'être breveté. Le cas portait sur un antibiotique connu sous le nom de lincomycine ainsi que sur les micro-organismes qui produisaient l'antibiotique. Les revendications étaient formulées de manière à ne pas mentionner l'état original des micro-organismes quand ils furent découverts, mais indiquaient plutôt « une culture biologique pure » de ces micro-organismes. Les preuves fournies à la Cour ont démontré qu'une culture biologique pure (comme celle dont il était question) était le produit bien défini d'un microbiologiste capable de produire un antibiotique particulier dans des conditions de f ermentation contrôlées. Il y avait aussi des preuves démontrant que l'échantillon de terre dans lequel le micro-organisme fut découvert, était un environnement microbien complexe qui ne pouvait pas servir à produire un produit souhaité dans n'importe quelles conditions de fermentation connues. La Cour a soutenu que puisqu' une culture biologique pure ne se trouve pas dans la nature, cela constituait une nouveauté suffisante pour l'obtention d'un brevet. Tel fut le résultat, nonobstant le fait que les micro-organismes qui font l'objet du brevet de Bergy étaient dans des échantillons de sol et que la seule chose qui distinguait ces micro-organismes de ceux de Bergy était le fait qu'ils avaient été purifiés et maintenus en laboratoire sous forme de culture.

169. Bien qu'il n'existe aucun cas de jurisprudence sur la question, certains agents de brevets qui défendent les demandes relatives à de la matière biotechnologique devant le Bureau des brevets du Canada ont indiqué qu'ils avaient certaines difficultés à faire accepter de telles revendications. Toutefois, lorsque le vecteur choisi, comme une bactérie, fournit une version recombinée de la forme originale de la protéine qui est différente, par exemple, non glycosylée, les revendications relatives à la forme non glycosylée recombinée et purifiée peuvent être permises.

170. Austin, H. « Bio-Technology Patent Law : A European Perspective » The Genetic Engineer and Bio-Technologist v. 10, p. 15 (1990).

171. Citation tirée de « Biological Inventions» dans : « European Patents Handbook » (2e éd.) Rel 20, 1995, p. 18/11.

172. Austin, H. « Bio-Technology Patent Law : A European Perspective», The Genetic Engineer and Bio-Technologist , v. 10, p. 15 (1990).

173. À ce jour, le Canada n'a pas de langage législatif sur le concept de la non-évidence. Cela risque de changer bientôt avec l'introduction de l'article 28.3 de la Loi sur les brevets qui est, au moment de la rédaction de ce rapport, édicté mais pas encore en vigueur. Selon les dispositions de l'article :

Ces amendements faisaient partie d'un projet de loi omnibus d'amélioration sur la propriété intellectuelle connu sous le nom de Projet de loi S-17. Ces amendements sont maintenant dans S.C. 1993, chap. 15. L'entrée en vigueur de cet article ainsi que d'autres articles de cette Loi d'amélioration dépend de la révision complète des règles en matière de brevets. De l'avis des agents et des examinateurs de brevets interviewés et auxquels nous avons demandé leur opinion sur cet article, il est peu probable que l'article 38.3 aura des répercussions sur l'interprétation et l'application générales du concept dans l'analyse de l'invention.

174. Pour une excellente discussion sur « l'étape inventive», voir J. Bochnovic, « Invention /Inventive Step/Obviousness » dans : «Patent Law of Canada » G.F. Henderson et al. éd. (Carswell : Toronto, 1994), p. 41; et J. Bochnovic, « The Inventive Step » IIC Studies, Volume 5 (IIIC Publications : Bâle, 1982).

175. (1986) 8 C.P.R. (3d) 289.

176. Ce test a été formulé de plusieurs façons au cours des années. La formulation la plus célèbre fut celle de Sir Stafford Cripps, avocat-conseil, dans l'affaire Sharpe & Dohme Inc. v. Boots Pure Drug Coy Ld. (1928), 45 R.P.C. 153, p. 163 :

Cette formulation du test, ainsi que d'autres furent citées avec approbation par le Juge Pigeon qui s'exprimait au nom de la majorité des membres de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Faberwerke Hoecht A/G v. Halocarbon (Ontario) Ltd. (1979), 42 C.P.R. (2d) pp.145-156 (C.S.C.). Outre la formulation du test donnée par le Juge Hugessen, citée plus haut, celle du Juge Urie dans l'affaire Beecham Canada Ltd. v. Procter & Gamble Co. (1982), 61 C.P.R. (2d) 1, p. 27 (C.F.A.) et celle du Juge Stone dans l'affaire Reading & Bates Construction Co. v. Baker Resources Corp. (1987), 18 C.P.R. (3d), pp. 181-188 (C.F.A.). Voir aussi en général « Hughes and Woodley on Patents » par R.T. Hughes et J.H. Woodley 1995, (Markham : Butterworths, 1984-1995, au §11; Bochnovic, J. « Invention/Inventive Step/Obviousness» dans « Patent Law of Canada» Henderson G.F. et al. éd. (Toronto : Carswell, 1994), p. 41; et Fox, H.G. « The Canadian Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions», 4e éd., (Toronto : Carswell, 1969), p. 69.

177. Le concept entend décrire cette personne qui comprend suffisamment l'information, « les connaissances » dans un domaine précis, afin d'être en mesure d'apprécier la nature de l'invention à l'étude.

Extrait tiré de Fox, p. 184.

178. On doit distinguer les connaissances générales courantes des « connaissances publiques», à un degré d'enquête plus élevé. Les connaissances publiques c'est toute information accessible au public indépendamment de qui la voit :

Extrait tiré de Fox, pp. 103-104.

179. Après la promulgation du projet de loi S-17, on dira la « date de revendication». Le projet de loi S-17 est le pojet de loi omnibus sur l,amélioration des brevets auquel nous avons fait référence plus haut dans la note de bas de page portant sur l'article 28.3 et la non-évidence.

180. Bien qu'il soit facile à énoncer, ce concept est difficile à appliquer. En somme, le technicien expérimenté avec ses connaissances générales courantes doit on accessibles\'c8 pour une citation si elles ne sont pas accessibles au public, par exemple, si s'agit-là d'une norme très basse. La doctrine « du mérite d'être essayée » a été avancée comme un élément de la présente étude. Toutefois, comme nous en discutons ci-après, on a soutenu qu'en vertu de cette doctrine la norme devenait trop élevée.

181. Tel que discuté supra, la prévisibilité vise à déterminer si une revendication d'un brevet est trop large. En d'autres termes, à partir du dossier d'antériorité et de l'opinion d'une personne versée dans l'art, la matière contestée qui fait l'objet d'une revendication a-t-elle été incluse à coup sûr dans l'étendue de la revendication? Dans l'affaire Monsanto c. v. Commissioner of Patents (1979), 42 C.P.R. (2d), pp. 161- 174, la Cour suprême du Canada a soutenu qu'aussi longtemps qu'il est possible pour le breveté de faire une prévision sûre et de définir une revendication qui ne dépasse pas les limites de cette prévision, alors il est en droit de le faire.

182. Johns-Manville Corporation's Patent (1967) R.P.C. 479 citée avec approbation par la Cour d'appel britannique dans Genentech Inc's Patent (1989) R.P.C. 147 (C.A.) tel qu'extraite de l'article de M.Paver, « A Tale of Two Rodents, or a Rodent with two tails : Europe grapples with patenting animals. » Patent World, June 1993, pp. 29-31.

183. Olin Mathieson Chemical Corporation v. Biorex Laboratories (1970) R.P.C. 157 citée avec approbation par la Cour d'appel britannique dans Genentech , supra, tel qu'extraite de l'article de M.Paver, « A Tale of Two Rodents, or a Rodent with two tails : Europe grapples with patenting animals. » Patent World, June 1993, pp. 29-31.

184. Amgen Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. 927 F.2d 1200 (Fed. Cir.), p. 1209, (1991).

185. 6 U.S.P.Q. (2d) 1959 (1988) (C.C.P.A.).

186. K.R. Adamo, « The Power of Suggestion (Teaching, Reason or Motivation) and Combined Reference Obviousness : Part I», Patent World, Juillet-Août 1993, pp. 29, 37-38.

187. Toutefois, même si la norme peut sembler identique, des résultats assez différents peuvent découler de faits identiques. Le cas à considérer en l'occurrence est Genentech Inc. v. Welcome Foundation Ltd, 14 U.S.P.Q. 2d 1363 (P.N.A.). La question primordiale consistait à déterminer l'étendue des brevets de Genentech [ un brevet décrivait une méthode pour isoler et purifier la t-PA à partir de cultures de mélanomes humains et incluait une revendication pour la t-PA purifiée découlant de cette méthode; l'autre brevet décrivait des techniques de manipulations génétiques pour produire une t-PA recombinant.) Les produits de Genentech avaient deux objectifs : un avec une seule substitution d'acide aminé à la position 245 et l'autre, avec deux domaines en moins, tel qu'on le retrouvait dans une protéine naturelle.

La Cour a analysé l'expression « human plasminogen activator » et a conclu qu'elle ne se rapportait qu'à la t-PA humaine ou a une variante de la t-PA qui se produit naturellement. Par conséquent, aucune des protéines produites par la Welcome Foundation n'était une contre-façon litérale. La Cour a examiné ensuite la question de la contre-façon substantielle en vertu de la doctrine d'équivalence. La Delaware Federal District Court a décidé relativement à cette affaire qu'un élément primordial consistait à déterminer si la t-PA brevetée et la variante de l'accusé produisait de la même façon le site de coupure du plasminogène à la plasmine. La question fut décidée par un jury qui a rendu un verdit contre Welcome.

Au Royaume-Uni, avec les mêmes faits, on a soutenu que la variante de Welcome qui contenait une seule substitution d'acide aminé était une contre-façon, mais que l'autre version modifiée ne l'était pas. Cela parce que la Cour a soutenu que le brevet entier de Genentech était invalide parce qu'il était évident et qu'il ne comportait pas d'étape inventive, que le produit était bien connu et qu'il y aurait eu mérite à essayer de produire la t-PA.

188. Compte tenu de la technologie actuelle, on peut dire que le gène complet aurait été évident à produire ou du moins « méritait d'essayer » de le produire parce que des procédures courantes auraient permis à un enquêteur de développer des sondes en fonction de la séquence d'acides aminés divulguée afin d'extraire la séquence génique pertinente d'une librairie de gènes (ADN).

Traditionnellement, aux États-Unis, un gène était considéré comme un nouveau composé chimique et le test visant à décider si un nouveau composé est évident est basé sur : (a) la structure du nouveau composé comparativement à d'autres composés semblables découverts antérieurement; et (b) une révision du dossier d'antériorité que l'on examine afin de trouver s'il y a suggestions, insinuations ou directions sur la façon de créer le nouveau composé. En d'autres mots, si la documentation dans le dossier d'antériorité suggérait que cela « méritait d'être essayé». Dans les cas de chimie où ces deux éléments sont présents, le bureau des brevets estimerait que le composé à l'étude est évident. C'est sur cet argument que l'USPTO a rejeté les revendications de séquences d'ADN dans deux cas américains, In Re Bell (90991 F. 2d 781) (Fed. Cir. 1993) et Ex Parte Deuel (Cette décision est passée du Patent Appeals Board au Federal Circuit. Les deux décisions sont dans : U.S.P.Q. 33 2d 1445 et U.S.P.Q. 34 2d 1210, respectivement).

Lorsque l'affaire In Re Bell fut présentée devant la Cour, il a été soutenu que, en matière d'inventions biotechnologiques, le bureau des brevets avait adopté une position assez différente du test chimique traditionnel. De l'avis de la Cour, le bureau des brevets avait établi une comparaison inadéquate entre la séquence d'ADN et la séquence d'acides aminés et avait imposé des techniques sur l'utilisation d'une séquence pour obtenir l'autre afin d'établir le lien entre les composés. La Cour a établi que l'ADN et les protéines sont des composés chimiques différents qui ne peuvent pas être comparés. La Cour a finalement penché en faveur de Bell.

L'affaire In Re Deuel a suivi celle de In Re Bell . Nonobstant la décision du Federal Circuit dans la cause In Re Bell, le bureau des brevets a statué, une fois de plus, l'évidence dans une séquence d'ADN en s'appuyant sur des renseignements antérieurement accessibles relatifs à une séquence d'acides aminés ainsi que sur une référence afférente à un procédé de clonage qui suggérait une façon d'isoler le gène en cause à partir d'une librairie de gènes (ADN). Le Federal Circuit rejeta les opinions de l'USPTO et affirma que le test approprié était le test de structure traditionnel pour les nouveaux composés. La Cour a déterminé qu'à la lumière de la redondance du code génétique, nul n'aurait pu concevoir les séquences naturelles d'ADN à partir des séquences de protéines divulguées. Elle a ajouté qu'aucune (des innombrables) molécules d'ADN ne peut être évidente à moins qu'il y ait quelque chose dans le dossier d'antériorité qui permette d'arriver à cette molécule d'ADN en particulier.

189. (1979), 42 C.P.R. (2d), pp. 145-155 (C.S.C.)

190. Id.

191. Il convient de noter qu'au niveau de la première instance, d'après des références envoyées ?? à la Cour suprême, le Juge (M. Collier) avait trouvé l'évidence parce que l'invention « méritait d'être essayée». Voir Hoecht v. Halocarbon (1983), 74 C.P.R. 92d), pp. 95-99 (F.C.T.D.). Bien que l'on puisse dire que le contexte d'utilisation de la doctrine du « mérite d' être essayé » par le juge de première instance n'était rien de plus qu'une réaffirmation de « était-ce évident ou très clair ?». En effet, dans la décision de première instance, le juge Collier était très conscient de l'importance de ne pas accorder plus d'importance à l'approche « mérite d'être essayé». À la page 125 de la décision, il a affirmé :

192. Y. Ko « An Economic Analysis of Biotechnology Patent Protection » The Yale Law Journal v. 102 : 777 (1992), p. 784.

193. M. Paver, « A Tale of Two Rodents, or a Rodent with two tails : Europe grapples with patenting animals » Patent World , Juin 1993, pp. 29-31. En effet, tel que discuté dans M. Vicente, « Introduction : A Simple Expression? Complexities of Genetic Regulation in Micro-organisms», World Journal of Microbiology and Biotechnology, Volume 9 401 (1993), « l'extraction du gène » est d'une extrême complexité. Vicente soutient que la complexité crée d'infinies possibilités pour l'invention. D'après lui, à mesure que les connaissances augmentent sur le fonctionnement des cellules et de la bio-matière, les posibilités augmentent pour l'invention. Cela concorde avec l'impression générale selon laquelle à mesure que l'information sur un sujet est connue, les questions et les problèmes, ainsi que les solutions à ces problèmes deviennent possible. À la fin, l'invention en biotechnologie n'est pas vraiment plus différente que l'invention dans d'autres domaines de la recherche scientifique où la matière est d'une grande complexité.

194. 927 F.2d 1200 (Fed. Cir.) 112 S.Ct. (1991), tel que cité dans B.C. Cannon,, « Toward a Clear Standard of Obviousness For Biotechnology Patents » [1994] Cornell L. Rev., pp. 735-755.

195. Par conséquent, une découverte scientifique qui est faite selon ce type de programme de recherche est-elle vraiment une invention digne d'un brevet? La réponse est sans doute oui, parce qu'en biotechnologie, comme dans n'importe quelle domaine de recherche, les inventeurs travaillent avec des choses connues pour en créer de nouvelles et non évidentes :

E. Corcoran « Charlotte's Patent : Spider Webs and Other Proteins Inspire Engineers», Scientific American, avril 1992 , pp. 138-140.

196. (1995) R.P.C. 25 (C.A.).

197. La Cour d'appel a soutenu également que les revendications principales relatives au produit avaient été formulées en des termes assez larges pour couvrir à la fois le noyau et la surface des antigènes dans n'importe quel hôte qu'il soit bactérien ou non bactérien. Cela fait référence à la discussion , supra, sur l'étendue des revendications et la « prédiction sûre». En biotechnologie, il est difficile d'extrapoler les résultats obtenus dans un hôte ou une espèce à d'autres variétés d'hôtes ou d'espèces. La science sous-jacente n'est tout simplement pas assez comprise encore. La Cour d'appel a appliqué la même norme requise dans tous les domaines de la technologie, notamment que la divulgation devait être assez grande de manière à permettre à une personne versée dans l'art d'exécuter au complet l'invention revendiquée et non pas, comme dans le cas présent, par simple référence à un seul type d'antigène ou un seul type d'hôte. Le demandeur fut incapable de faire cette divulgation et cela a démontré qu'il cherchait à revendiquer une invention à laquelle il n'avait pas droit. La question de la suffisance du mémoire descriptif devait être évaluée en faisant référence à la technologie de pointe à la date où la demande avait été déposée. Par conséquent, si le dossier d'antériorité était insuffisant pour permettre de telles prédictions, les revendications seraient rejetées en raison de l'insuffisance de la divulgation et, par le fait même, de la faiblesse des prédictions.

198. Fait intéressant qui illustre bien comment ce n'est jamais une question simple à régler, les mêmes faits présentés en Europe devant l'OEB ont mené à l'octroi d'un brevet européen. À l'instar de la Cour d'appel britannique, le brevet fut révoqué devant la chambre d'Opposition. Toutefois, à la suite de l'appel interjeté auprès de la commission technique d'appel, la décision de la chambre d'Opposition fut rejetée et le brevet (EPO T 296/93 Biogen Inc.) fut maintenu. Il sera intéressant de voir si la décision de la Chambre des Lords concordera avec celle de la commission technique.

199. Beloit Canada Ltd. v. Valmet OY (1986), 8 C.P.R. (3d), pp. 289-294 (C.F.A.).

200. Selon Fox , pp. 185-186, il peut s'avérer nécessaire de faire appel à plus d'une personne pour retrouver ce « technicien compétent». Pour appuyer cet argument, il a cité l'affaire Orsam lamp Works Ltd. v. Popes Electric Lamp Co. Ltd. :

201. J. Culbert, « U.S. Patent Policy and Biotechnology Growing Pains on the Cutting Edge » (1995) 77 (2) J.P.T.O.S. 151, pp. 154-155. Ce commentaire est tiré du point de vue américain, toutefois il est universellement reconnu (bien que pas nécessairement commenté universellement) comme nous pouvons le constater dans le commentaire de P.W. Grubb ci-après sur le point de vue européen :

P.W. Grubb « Patents in Biotechnology » Swiss Biotech, Vol. 4 : pp. 12-15 (1986).

202. Avant la mise en oeuvre de l'article 103 aux États-Unis en 1952, la norme de brevetabilité d'une invention consistait à déterminer s'il y avait « invention » (Witherspoon, J.F., ed., « Nonobviousness - The Ultimate Condition of Patentability » (Washington : The Bureau of National Affairs Inc. , 1978)). Les dispositions de l'article 103 ci-après :

35 U.S.C. 103 - Conditions de brevetabilité ; matière non évidente

ont été interprétées par la Cour suprême des États-Unis dans ce que l'on considère la décision de principe sur la question d'évidence aux États-Unis dans la cause Graham v. John Deere 383 U.S. 1 (1966) (U.S.S.C.). Aux États-Unis, il y avait beaucoup de gens insatisfaits de l'application de la norme de la non-évidence telle que déterminée?? dans cette décision par des examinateurs en biotechnologie du USPTO. Le 20 juillet 1994, s'est tenue une audience publique sur la norme de la non-évidence.

«Biotech Industry Blasts PTO at San Diego Hearing», BNA's Patent, Trademark & Copyright Journal, Volume 48: 677 (1994), p. 678. On peut obtenir ce texte auprès du United States Patents Trade-mark Office . Il s' intitule « In the Matter of : Public Hearing on the Standard of Non-obviousness » qui s'est tenue le mercredi 20 juillet 1994.

203. On ne peut pas en dire autant pour les États-Unis où la loi s'est détériorée. L'affaire In Re Durden en particulier a empêché les inventeurs en biotechnologie de revendiquer certains procédés connus qu'ils avaient utilisés pour préparer des produits nouveaux et non évidents. En vertu du jugement rendu dans cette affaire, l'existence d'une matière de départ ou d'un prod uit final brevetable ne rend pas un procédé évident non évident et donc brevetable. La Federal Circuit Court a rejeté les revendications du procédé de Durden sur la base de l'évidence parce qu'un autre inventeur avait déjà décrit le procédé même si Durden avait utilisé un matériau de départ différent et créé un produit final différent (pour plus de détails, voir Viksnins, A.S. « Amgen, Inc. v. United States International Trade Commission : Designer Genes Don't Fit » Minnesota Law Review , v. 76, p. 161.

Le cas Amgen illustre bien cela . La société Amgen était propriétaire d'un brevet pour des séquences d'ADN, vecteurs et commerce, utilisées pour faire de l'érythropoiétine (EPO) recombinée" Amgen a poursuivi une entreprise appelée Chugai en vertu de la loi américaine sur les brevets pour avoir contrefait ce brevet en alléguant que Chugai avait importé l'EPO qui était produit à l'étranger. La cour a soutenu que l'importation d'un produit non breveté, nonobstant le fait que les intermédiaires étaient brevetés n'était pas une contre-façon. De plus, parce que le procédé uti lisé ne pouvait être breveté nonobstant le fait qu'il avait servi à produire de nouveaux intermédiaires qui eux-mêmes étaient brevetables, il était imposiible d'intenter des poursuites sur la base de l'importation d'un produit fabriqué grâce à un procédé breveté.

Ces deux décisions ont suscité beaucoup de problèmes à l'industrie des biotechnologies où le produit final n'est généralement pas nouveau nonobstant le fait que les produits intermédiaires puissent l'être. Il a été proposé que l'article 103 de la loi 35 soit amendé de manière à élargir la définition de la non-évidence et c'est exactement ce qui est arrivé. Le projet de loi S 1111 fut adopté empêchant les rejets sur la base de l'évidence pour des demandes de brevets relatives à des procédés biotechnologiques « utilisant ou se traduisant par un mélange de matières » qui est nouveau et non évident si : (1) le produit et le procédé sont dans la même demande et si la date de dépôt est la même; et (2) les revendications relatives au produit et au procédé sont la propriété de la même personne lorsqu'ils ont été inventés. («Senate Passes Biotech Process Patent Bill » BNA's Patent, Trademark & Copyright Journal, (1995), vol 50, p. 633). Le président Bill Clinton a promulgué cette loi en la signant.

Ce genre de problèmes ne s'est pas produit au Canada et il est peu probable qu'il se produise. Au Canada, les revendications pour un procédé qui est limité à la production d'un produit nouveau, utile et non évident ne sont pas admises (MOPOP 10.02.01). On peut trouver une jurisprudence à cet effet dans l'affaire Shell Oil où il a été soutenu que les revendications relatives à un ancien composé sont autorisées si elles se limitent à une utilisation nouvelle, utile et non évidente.

204. Les examinateurs du Groupe 180 sont ceux qui étudient les demandes de brevet pour la matière classée comme biotechnologique.

205. Pour plus de détails, voir le Chapitre 4 ainsi que les notes de bas de page associées au passage portant sur « l'utilité».

206. A.S. Viksnins, « Amgen, Inc. v. United States International Trade Commission : Designer Genes Don't Fit » Minnesota Law Review, v. 76, pp. 161-183.

207. (1982), 62 C.P.R. (2d) 81 (PBA)

208. En ce qui a trait à la capacité de la personne qui lit une divulgation d'invention, de la reproduire, les techniques dans le domaine de la biotechnologie ont évolué à un point tel qu'il serait possible, de la même façon qu'Abitibi l'a fait de reproduire son micro-organisme en masse , afin de reproduire fidèlement les organismes au complet et, comme tel aujourd'hui, cela ne serait pas un empêchement à la brevetabilité.

209. (1989), 25 C.P.R. (3d) 257 (C.S.C.)

210. (1987), 14 C.P.R. (3d) 491 (C.F.A..)

211. À la page 495 de la décision.

212. Accord de libre-échange nord-américain, Article 1709 (1).

213. Bien que l'on puisse dire que la Charte des droits et libertés du Canada est là pour s'assurer que ce ne soit pas possible, particulièrement l'article 7 de la Charte qui dit :

La décision R. v. Morgentaler (no.2) [1988] 1. S.C.R. 30 vient appuyer l'argument selon lequel l'article 7 peut prévenir la possibilité d'octroyer un brevet pour un être humain ou une partie du corps humain. Dans cette décision, le juge J. Wilson, un des cinq juges qui ont rendu un jugement majoritaire, a trouvé que parmi les pertes de droits, une perte du droit de liberté dans la perte de contrôle d'une femme sur l'arrêt avant terme de sa grossesse. En examinant le concept de liberté, le juge Wilson a affirmé, à la p. 164 :

Pour déterminer qu'un des droits de l'article 7 de la Charte a été enfreint, on pourrait dire qu'il faudrait prouver que l'octroi d'un brevet a diminué en quelque sorte la liberté de l'individu. Lorsque de telles preuves existent, l'octroi dudit brevet aurait été contraire à l'article 7.

214. Proposée pour la première fois dans Doc. COM (88) 196. Voir (1989) 20 IIC 55 pour la Directive, ainsi que la prochaine note de bas de page pour plus de références sur l'avenir de la Directive.

215. Tel qu'indiqué supra dans la présente étude, la Directive européenne a été rejetée par une codécision du Parlement européen le 1er mars 1995. Pour plu s de détails, voir Rothley, « Why Parliament Must Think Again About Biotechnological Protection » (1995) 26 IIC 668; R. Stephen Crespi, « The European Biotechnology Patent Directive is Dead», Trends in Biotechnology, Vol. 13, no. , p. 162, 1995; S. Hassler, « European Patent Legislation : A missed opportunity » (1995) 13(4) Bio/Technology 305; et J. Straus, « Patenting Human Genes in Europe -Past Developments and Prospects for the Future (1995) 26 IIC 920.

216. Dernièrement, une nouvelle formulation a été proposée pour une nouvelle Directive sur la brevetabilité des êtres humains qui se lit comme suit :

Article 3

1. Le corps humain et ses composantes à l'état naturel ne sont pas des inventions brevetables.
2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1, la matière d'une invention industriellement applicable relative à une composante du corps humain isolée ou obtenue par des procédés techniques sera brevetable, même si la structure de l'élément est identique à celle d'un élément naturel.

Article 9

1. Sont considérées non brevetables les inventions où leur l'exploitation serait contraire à la politique ou à la moralité publiques, à condition que cette exploitation ne soit pas jugée contraire tout simplement parce qu'elle est prohibée par une loi ou un règlement.
2. Conformément aux dispositions de l'alinéa 1, sont considérés non brevetables :
   1. les méthodes de traitement humain relatives à la thérapie de la lignée germinale;
   2. les procédés visant à modifier l'identité génétique des animaux et qui risquent de leur causer des souffrances ou des handicaps physiques sans apporter d'avantage important à l'homme ou à l'animal, ainsi que les animaux découlant de ces procédés, dans la mesure où les souffrances ou handicaps physiques infligés aux animaux en question ne dépassent pas l'objectif poursuivi. » [TRAD.]

217. Bien que cette formulation est, sur bien des plans, identique à celle de la précédente, elle est quelque peu plus restrictive afin d'éviter la possibilité de permettre l'émission de brevets pour des gènes humains isolés et, particulièrement pour la thérapie de gènes humains. (voir J. Straus, « Patenting Human Genes in Europe - Past Developments and Prospects for the Future (1995) 26 IIC 920).

218. Voir supra la partie intitulé « Méthodes de traitement médical » au Chapitre 4.

219. Accord de libre-échange nord-américain, Article 1709 (2).

220. Les coopératives sont des groupes de fermes unies à l'intérieur desquelles les produits d'un marchand peuvent être échangés contre ceux d'un autre.

221. Pour les besoins de la discussion, on peut classer les produits de la nature en deux catégories: les produits « connus » et les produits « nouveaux». Les produits connus de la nature sont ceux qui ont été isolés et caractérisés. Les nouveaux produits de la nature sont ceux qui viennent d'être isolés et qui n'étaient pas connus avant. Aussitôt qu'un produit de la nature est annoncé, y compris dans un brevet, il devient connu. De plus, les produits de la nature isolés de la nature sont appelés ici produits de la nature « naturels». Les produits de la nature obtenus grâce à une intervention humaine importante, comme les technique d'ADN recombinant, sont appelés ici produits de la nature « synthétiques». Comme tel, il y aura des cas où une version synthétique de produits de la nature connus pourra exister, et il pourra y avoir des versions synthétiques de nouveaux produits de la nature.

222. L'expression « composé de seconde génération » sous-entend les substances qui se produisent dans la nature et qui ont été modifiées afin de leur conférer certaines propriétés ou caractéristiques qui les distingue de la substance naturelle ou « de première génération».

223. Tel que discuté, supra, au Canada il est même possible d'obtenir des revendications pour « un produit de la nature » obtenu par des procédés recombinés où la seule différence entre la version recombinée et la version naturelle est la présence de polysaccharides. Comme tel, le Canada est une juridiction très favorable pour obtenir une protection par brevet pour ce genre de produits. Reste à voir si ces brevets pourront supporter une investigation minutieuse devant les tribunaux (compte tenu des décisions comme celle rendue dans le cas du Brevet de Genentech).

La question de la brevetabilité des protéines de seconde « utilisation » ou génération est toujours sujette à la mise en garde suivante, nonobstant la nouveauté :

224.

J'en ai conclu que c'est parce que la production d'une protéine recombinée de « seconde génération » nécessitait tellement d'efforts que certains droits devaient être accordés à son créateur. Toutefois, tel que mentionné supra , il importe de faire une distinction entre les véritables protéines de seconde génération et celles qui ont été synthétisées de manière à dupliquer la protéine trouvée dans la nature. Les véritables protéines de seconde génération auront certaines caractéristiques nouvelles et souhaitables qui les rendent meilleures que la protéine originale ou que la protéine synthétique qui copie la protéine naturelle. Comme tel, selon les règles traditionnelles du droit des brevets, ces protéines ne seraient pas évidentes et devraient êtres protégées par un brevet.

225. Lorsqu'un inventeur est capable de reconnaître l'utilité d'un produit de la nature inconnu jusqu'à maintenant ou « nouveau», et que cet inventeur trouve aussi un moyen de synthétiser le « nouveau » produit de la nature, des revendications relatives au produit seraient sans doute possibles sans aucune restriction, au lieu d'être entravées par les limites afférentes à « la purification et à l'isolation». Toutefois, selon l'étude présentée infra, l'étendue des revendications seraient limitées à ce qui a été vraiment inventé, c.-à-d. le produit de la nature à l'état naturel et la version synthétique du produit de la nature lorsqu'il est obtenu par un procédé décrit.

226. Autrement, le fabricant de la version recombinée risque d'être poursuivi en justice :

227. Ces avenues à la brevetabilité de ce qu'on appelle les « produits de la nature » englobent les revendications relatives aux produits isolés et purifiés à partir d'un échantillon de terre, etc.

228. L'article 39 (1) et ses précurseurs, incluant les dispositions contenues alors dans l'article 41(1), portaient sur les aliments et les médicaments et permettaient l'émission de brevets pour des médicaments ou de nouvelles substances destinées à l'alimentation uniquement lorsqu'ils étaient revendiqués comme produits de procédés. Pour une courte discussion sur l'historique de ces dispositions, voir : Jennifer Morton, « Pharmaceutical Patents and Bill C-91 : The Historical Perspective » C.I.P.R. (10(1) 145 (1993).

229. Hoffman Laroche v. Commissioner of Patent (1955), 23 C.P.R. 1 (S.C.C.), pp. 4-5. Dans ce cas, le demandeur, Hoffman-Laroche, avait développé un procédé nouveau et utile pour produire un vieux composé bien connu, l'aldéhyde. Le demandeur cherchait à obtenir des revendications pour le produit obtenu grâce à un procédé brevetable, même si le produit était nouveau.

230. Michael S. Greenfield, « Recombinant DNA Technology : A Science Struggling with the Patent Law » Stanford Law Review 44 : 1052 (1992). Greenfield recommande en fin de compte de limiter l'étendue de la protection par brevet de tous les « produits de la nature » à des brevets couvrant des procédés seulement. On peut dire que cette approche est trop restrictive dans le sens où le véritable pionnier qui prépare toutes les étapes en vue de la production recombinée subséquente d'un « produit de la nature » se voit refuser les avantages qui seraient accorder à ses confrères dans d'autres domaines de la technologie. Cela risque de soulever des problèmes relativement au respect des obligations en vertu de l'Accord de libre-échange nord-américain. Il est probable que Greenfield n'a pas tenu compte de l'Accord de libre-échange au moment où il a rédigé son article, compte tenu de la date de mise en oeuvre du Traité aux États-Unis.

231. On pourrait soutenir toutefois que les brevetés ayant des revendications sur le produit de la nature isolé et purifié sont désavantagés par la loi sur les produits des biotechnologies parce qu'ils ne pourraient pas empêcher totalement les autres de fabriquer le produit qu'ils ont revendiqué, du moins lorsque les autres utilisent

232. Selon les dispositions de l'Article 1702 de l'ALENA :

233. Tel que suggéré par Teitelbaum, J., dans Procter & Gamble v. Kimberly-Clark Ltd . (1991) 40 C.P.R. (3d) 1 (F.C.T.D.), pp. 45 à 48.

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