Date de publication : 2005-02-16
Remarque : Le présent énoncé de pratique a pour but de préciser la pratique actuelle du Bureau des marques de commerce et l'interprétation faite par le Bureau de certaines dispositions de la Loi. Toutefois, en cas de divergence entre le présent énoncé et la loi applicable, c'est la loi qui prévaudra.
L'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce (ci-après appelée la Loi) énonce qu'une marque de commerce est enregistrable, sauf si, qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent ou du lieu d'origine de ces produits ou services.
Dans Best Canadian Motor Inns Ltd. c. Best Western International, Inc. (2004 CF 135, ci-après « Best Canadian Motor Inns Ltd. »), la Cour fédérale s'est prononcée sur l'interprétation de l'alinéa 12(1)b) de la Loi à l'égard des marques composées (c'est-à-dire les marques qui comportent à la fois un élément mot et un élément graphique).
Plus précisément, la Cour fédérale a conclu dans cette décision que les mots « BEST CANADIAN MOTOR INNS » constituaient la caractéristique dominante de la marque illustrée ci-dessous et que, étant donné que ces mots donnaient une description claire de la nature ou de la qualité des services de la requérante, la totalité de la marque, lorsqu'elle était prononcée, n'était pas conforme à l'alinéa 12(1)b) de la Loi et n'était donc pas enregistrable.
À la lumière de cette décision, le Bureau des marques de commerce (le Bureau) a conclu qu'il était nécessaire d'apporter des modifications à la pratique d'examen actuelle lors de l'application des dispositions de l'alinéa 12(1)b) de la Loi aux marques composées. Dès maintenant, le Bureau considèrera qu'une marque composée, lorsqu'elle est prononcée, n'est pas conforme à l'alinéa 12(1)b) de la Loi et n'est donc pas enregistrable si elle renferme des éléments mots
- qui donnent une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent ou du lieu d'origine de ces produits ou services; et
- qui constituent la caractéristique dominante de la marque.
Examen de la question de savoir si des mots constituent la caractéristique dominante d'une marque composite dans le Canadian Oxford Dictionary, le mot « dominant » est défini comme suit :
- dominating, prevailing, most influential.
- (of a high place) prominent, overlooking others. (…)
Dans ce même ouvrage, le verbe « dominate » est défini comme suit :
- (…) 2. tr. & intr. (of a person, sound, event, etc.)
- be the most influencial or conspicuous factor in (…)
Le Petit Robert définit le mot « dominant » comme suit :
- Qui exerce l'autorité, domine sur d'autres (…)
- Qui est le plus important, l'emporte parmi d'autres (capital, premier, prépondérant, primordial, principal) (…)
Il définit également le verbe « dominer » comme suit :
- Exercer une influence qui l'emporte sur les autres (…)
- Être le plus apparent, le plus fort, le plus important, parmi plusieurs éléments (l'emporter, prédominer) (…)
Pour déterminer si l'élément mot constitue la caractéristique dominante d'une marque, les examinateurs se demanderont si l'élément mot en question représenterait à prime abord, aux yeux du consommateur éventuel, le trait le plus important ou prépondérant de la marque. À cette fin, ils examineront l'ensemble de la marque et compareront l'impression visuelle créée par l'élément mot de celle-ci avec l'impression visuelle découlant de l'élément graphique. Si l'élément graphique de la marque ne stimule pas l'intérêt visuel, l'élément mot sera considéré comme l'élément dominant.
Pour évaluer l'impression visuelle créée par les éléments d'une marque, les examinateurs pourront tenir compte de facteurs comme les dimensions des mots et du dessin, la police de caractères, le style, la couleur et l'agencement des lettres employées, ainsi que le caractère distinctif inhérent de l'élément graphique.
Le Bureau estime que les marques composées comportant des éléments graphiques ajoutés aux mots qui donnent une description claire ne sont pas enregistrables lorsque l'élément graphique ne constitue qu'un embellissement des lettres dont les mots se composent et ne peut être dissocié de ceux-ci. (Canadian Jewish Review Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1961), 37 C.P.R. 89; Ingle c. Registraire des marques de commerce (1973), 12 C.P.R. (2d) 75; John Labatt Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1984), 79 C.P.R. (2d) 110).
Compte tenu des définitions qui précèdent, le Bureau est d'avis qu'un seul élément d'une marque de commerce peut être dominant. En conséquence, lorsque l'élément mot et l'élément graphique de la marque sont aussi importants ou frappants l'un que l'autre, le Bureau estime qu'aucun d'eux ne peut constituer la caractéristique dominante de la marque.
Lorsque l'élément mot d'une marque composée n'est pas la caractéristique dominante de celle-ci, le registraire est d'avis que la totalité de la marque ne peut, lorsqu'elle est prononcée, donner une description claire ou donner une description fausse et trompeuse qui va à l'encontre de l'alinéa 12(1)b) de la Loi. Si le registraire n'est pas certain que l'élément mot de la marque constitue la caractéristique dominante de celle-ci, il ne pourra être convaincu que la marque, lorsqu'elle est prononcée, n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi.
S'il conclut que des mots donnant une description claire ne constituent pas la caractéristique dominante d'une marque composée, le registraire pourra demander un désistement à leur égard conformément à l'article 35 de la Loi.
Il est possible d'invoquer le paragraphe 12(2) et l'article 14 de la Loi pour surmonter une objection fondée sur l'alinéa 12(1)b).