Le manuel d'examen des marques de commerce — Page 3 de 5

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  1. Introduction
  2. Examen de la formule de demande
  3. Recherche / Confusion
    1. Objet de la recherche
    2. Définition de la confusion — Paragraphe 6(2)
    3. Critère de la confusion
    4. Recherche
    5. Découverte d'une marque créant de la confusion
    6. Confusion avec des demandes en coinstance

III Recherche / Confusion

III.1 Objet de la recherche

L'examinateur doit d'abord bien connaître la Loi sur les marques de commerce ainsi que le Règlement sur les marques de commerce et s'assurer que les demandes sont conformes aux dispositions de ces documents. Il doit également veiller à protéger les marques de commerce déposées et les droits des propriétaires. À cette fin, il examine les résultats issus de la recherche. L'objet de la recherche consiste à déterminer si la marque faisant l'objet d'une demande :

  1. crée de la confusion avec une marque de commerce qui fait l'objet d'une demande pendante;
  2. crée de la confusion avec une marque de commerce déposée, conformément à l'alinéa 12(1)d);
  3. est composée de, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec une marque protégée en vertu de l'article 9. Voir aussi l'alinéa 12(1)e);
  4. est une dénomination dont l'article 10.1 interdit l'adoption. Voir aussi l'alinéa 12(1)f); ou
  5. est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et que la demande est à l'égard d'un vin ou spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve PAS sur le territoire visé par l'indication géographique, ou de produits agricoles ou aliments appartenant à la même catégorie que celle à laquelle appartient le produit agricole ou l'aliment désigné par l'indication géographique et dont le lieu d'origine ne se trouve PAS sur le territoire visé par l'indication géographique. Voir aussi les alinéas 12(1)g), h) et h.1).

Si la marque de commerce faisant l'objet d'une demande crée de la confusion avec une marque de commerce qui fait l'objet d'une demande pendante, l'examinateur doit déterminer qui a droit à l'enregistrement et s'objecter à la demande de la personne qui n'y a pas droit.

Si la marque de commerce faisant l'objet d'une demande crée de la confusion avec une marque de commerce déposée, une objection sera soulevée conformément à l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce.

Si la marque de commerce faisant l'objet de la demande est composée d'une marque interdite, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec une marque interdite, une objection sera soulevée conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur les marques de commerce.

Si la marque de commerce faisant l'objet de la demande constitue une dénomination d'une variété végétale, ou dont la ressemblance avec une dénomination d'une variété végétale est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre, et que la demande est à l'égard de cette variété ou d'une variété de la même espèce, une objection sera soulevée conformément à l'alinéa 12(1)f) de la Loi sur les marques de commerce.

Si la marque de commerce faisant l'objet de la demande est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et que la demande est à l'égard d'un vin ou spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique, ou que la demande est à l'égard de produits agricoles ou aliments appartenant à la même catégorie que celle à laquelle appartient le produit agricole ou l'aliment désigné par l'indication géographique et dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique, une objection sera soulevée conformément aux alinéas g), h) ou h.1) du paragraphe 12(1) de la Loi sur les marques de commerce, le cas échéant.

Remarque : Conformément au paragraphe 11.12(1) de la Loi sur les marques de commerce, la liste des indications géographiques et, dans le cas d'indications géographiques désignant un produit agricole ou aliment, des traductions de ces indications, est tenue sous la surveillance du registraire.

Dans l'examen d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, la recherche constitue une opération essentielle dont l'importance ne peut être minimisée. L'examinateur est le premier à pouvoir déterminer s'il y a possibilité de confusion. Effectuer des recherches est une lourde responsabilité et une recherche incomplète ou peu soignée peut provoquer l'invalidation d'un enregistrement ou embarrasser considérablement le Bureau et le propriétaire de la marque et occasionner des frais importants. Étant donné que l'enregistrement d'une marque de commerce donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de la marque au Canada en liaison avec les produits ou services à l'égard desquels elle est enregistrée, l'examinateur doit consulter les résultats de la recherche avec logique et faire usage de toutes les sources de référence pertinentes.

III.2 Définition de la confusion — Paragraphe 6(2)

L'article 6 de la Loi sur les marques de commerce, en particulier le paragraphe 6(2), indique la manière et les circonstances dans lesquelles une marque de commerce créerait de la confusion avec une autre. Le paragraphe 6(2) énonce ce qui suit :

L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

Le juge Ritchie, qui devait trancher cette question, a établi les critères suivants dans l'arrêt Rowntree Co. Ltd. c. Paulin Chambers Co. Ltd. (1967), 54 C.P.R. 43, à la page 47 :

[Traduction] Selon moi, il suffit que les mots utilisés dans la marque déposée et dans celle qui ne l'est pas suggèrent que les marchandises auxquelles elles sont associées sont produites et commercialisées par la même personne.

Dans l'arrêt Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St-Regis Tobacco Corp. (1968), 57 C.P.R. 1, le juge Ritchie, après avoir examiné le paragraphe 6(2), déclarait ce qui suit à la page 4 :

[Traduction] J'ai mis en italiques les mots « serait susceptible de faire conclure » car il me semble évident que le titulaire d'une marque de commerce déposée qui s'oppose à une demande d'enregistrement n'a pas à prouver que la « marque » qui fait l'objet de la demande est la même ou à peu près la même que la sienne; il suffit de montrer que l'usage de cette marque laisserait croire que les marchandises qui y sont reliées et celles en rapport avec la marque déposée sont des produits de la même entreprise.

III.2.1 Circonstances de l'espèce – Paragraphe 6(5)

En décidant s'il y a probabilité de confusion, l'examinateur doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce, à savoir :

  1. le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenus connues;
  2. la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage;
  3. le genre de produits, services ou entreprises;
  4. la nature du commerce;
  5. le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

Dans l'affaire Haw Par Brothers International Ltd c. Registraire des marques de commerce (1979), 48 C.P.R. (2e), le juge Marceau a déclaré ce qui suit à la page 70 :

Ainsi, pour déterminer si des marques de commerce peuvent créer de la confusion, au sens de la Loi sur les marques de commerce, i.e. si leur emploi concomitant est susceptible de faire croire à un acheteur que les produits y rattachés (sic) viennent de la même source, il faut tenir compte des circonstances et spécialement de cinq facteurs majeurs.

Dans l'affaire Pianotist, (1906) 23 R.P.C. 774, le juge Parker, après avoir passé en revue les circonstances de l'espèce qui avaient fait l'objet de considérations juridiques en maintes occasions, déclarait à la page 777 :

[Traduction] Il faut considérer les deux mots et les juger d'après leur apparence et leur son. Il faut tenir compte des produits auxquels ils s'appliquent et du genre de clients susceptibles de les acheter. En réalité, il faut envisager toutes les circonstances. En outre, il faut entrevoir ce qui se produira si chacune de ces marques de commerce est utilisée normalement pour les produits de chacun des propriétaires de la marque.

Dans l'affaire Ortho Pharmaceutical Corp. c. Mowatt & Moore Ltd. (1972), 6 C.P.R. (2e) 161, la Cour fédérale du Canada a rejeté un appel interjeté contre une décision rendue par la Commission des oppositions, où il avait été statué que DAYPAK, marque dont l'emploi était projeté en liaison avec des « contenants de médicaments », ne créait pas de confusion avec DIALPAK, marque déposée pour un « distributeur de comprimés ». Le juge Heald a analysé les « circonstances de l'espèce » comme suit, à partir de la page 166 :

Après mûre réflexion sur cet aspect de la question, je conclus que ces deux marques de commerce ne se ressemblent pas beaucoup, que ce soit dans la présentation, le son ou dans les idées qu'elles suggèrent. J'en suis venu à cette conclusion en étudiant ces marques à partir de mes premières impressions, et non pas par une comparaison détaillée. Selon moi, ces deux marques ne se ressemblent ni dans leur présentation ni dans leur son. Enfin, les idées suggérées par ces deux marques sont totalement différentes. La marque de l'appelante évoque clairement un distributeur de comprimés avec un cadran qui permet de « composer son comprimé » ou sa pilule. Par contre, la marque de l'intimée ne fait pas penser à un cadran mais plutôt établit un rapport avec les mots « jour » ou « quotidien », ce qui correspond à l'intention de l'intimée de créer dans l'esprit des intéressés une association entre la marque de commerce et le caractère quotidien du produit.

L'article 6(5) oblige la Cour, sur la question de la confusion entre les marques, à tenir compte des éléments particuliers énumérés aux alinéas a), b), c), d) et e) de cet article, ainsi que de « toutes les circonstances de l'espèce ».

Une circonstance supplémentaire, dont je crois devoir tenir compte, est le fait que les deux marques en question contiennent un élément commun à ce commerce, c'est-à-dire, toutes deux ont pour dernières lettres PAK.

La règle veut que lorsque certains éléments d'une marque de commerce sont communs au commerce en question, ils ne peuvent faire l'objet d'un emploi exclusif de la part d'un commerçant parce que ces éléments ne comportent pas cet aspect vital : un caractère distinctif. Il est établi qu'outre la marque de l'appelante DIALPAK, il existe plusieurs centaines de marques de commerce déposées au Bureau des marques de commerce du Canada concernant des distributeurs ou empaquetages et contenant les lettres PAK, PAC ou PACK ; beaucoup d'entre elles visent des produits pharmaceutiques. Il me semble que, lorsque, dans un cas comme celui-ci, les deux marques ont le même suffixe, ceci incite la clientèle à noter une différence éventuelle entre les préfixes et diminue ainsi les risques de confusion.

Les circonstances de l'espèce ne sont pas exhaustives et on ne doit pas nécessairement leur accorder le même poids. Voir Bally Schufabriken A.G./Bally's Shoe Factory Limited c. Big Blue Jeans Limited Ltd./Ltée (1992), 41 C.P.R. (3e) 205 à 201 (C.F. 1ère inst.).

III.2.1.1 Alinéa 6(5)a) — Caractère distinctif inhérent

Une marque de commerce est réputée avoir un caractère distinctif inhérent si elle est créée de toutes pièces, est unique et non descriptive. Si une marque possédant un caractère distinctif inhérent fait l'objet d'une demande pendante, on considère qu'elle a de fortes chances d'être enregistrable. Si cette marque est déjà enregistrée, l'examinateur doit veiller à protéger les droits qui en dérivent en raison du caractère distinctif inhérent de la marque.

Par exemple, il est évident qu'une marque comme KODAK, qui n'est en fait qu'un mot purement arbitraire, possède un caractère inhérent plus distinctif qu'une marque telle CORTI-VET qui pourrait être employée en liaison avec un produit vétérinaire contenant de la cortisone. En d'autres termes, la qualification de « caractère distinctif inhérent » est facilement applicable au mot KODAK parce que, contrairement à CORTI-VET, il ne suggère ni ne décrit rien, pas plus qu'il n'évoque de lien avec les films ou le matériel photographique. Lorsqu'il s'agit de comparer les deux marques nominales, l'examinateur doit se référer à l'extrait suivant du livre de H.G. Fox, Fox on Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 4ème édition, chapitre 8 :

[Traduction] Si les mots sont distinctifs, en ce sens que ce sont des mots inventés, leurs petites différences ne suffisent pas à les distinguer, tandis que si les mots sont ordinaires ou descriptifs, ils présentent des désavantages dont il faut tenir compte. Personne n'a le droit de restreindre le sens ordinaire des mots et ne peut se réserver exclusivement l'emploi de mots de nature générale.

La portée de la protection qui doit être accordée à un mot ordinaire a été analysée dans la décision General Motors Corp. c. Bellows. En première instance ((1947), 7 C.P.R. (1), le juge Cameron a déclaré ce qui suit, à la page 8 :

[Traduction] Pour déterminer si des marques sont semblables, il faut considérer la nature même des mots et distinguer les mots inventés ou imaginaires des mots ordinaires couramment employés. Un mot créé de toutes pièces a une portée bien plus considérable qu'un mot ordinaire.

La Cour suprême du Canada, statuant en appel de cette décision ((1949), 10 C.P.R. 101), s'est exprimée ainsi à la page 115, par la voix du juge Rand :

[Traduction] M. Fox a soutenu que, lorsqu'une partie s'approprie un mot courant du vocabulaire du commerce pour en faire une marque nominale et cherche à empêcher ses concurrents d'en faire autant, le degré de protection auquel elle a droit doit être moindre que celui dont elle bénéficie dans le cas d'un mot inventé, unique ou non descriptif; et son avis s'appuie sur un fondement juridique très solide : Office Cleaning Services Ltd c. Westminster Window & Gen'l Cleaners Ltd. (1944), 61 R.P.C. 133, à la page 135; (1946), 63 R.P.C. 39; Br. Vacuum Cleaner Co. c. New Vacuum Cleaner Co., [1907] 2 Ch. 312, à la page 321; Aerators Ltd. c. Tollitt, [1902] 2 Ch. 319.

III.2.1.2 Alinéa 6(5)b) — Période d'emploi

De façon générale, l'examinateur jouit d'une compétence limitée lorsqu'il s'agit de juger de la confusion en se fondant sur la durée de l'emploi de la marque de commerce. La preuve de cas réels de confusion ne lui sera pas disponible. Toutefois, une telle preuve sera examinée tant dans le cadre d'une procédure d'opposition que dans le cadre d'une procédure devant la Cour fédérale du Canada. Dans les jugements de cette nature, il est généralement admis qu'une marque dont on a fait un emploi substantiel pendant une longue période est également très connue et mérite par conséquent une protection plus grande qu'une marque qui a été moins employée pendant une courte période et qui est donc moins connue.

Si les deux marques ont été employées pendant longtemps dans la même région sans avoir apparemment créé de la confusion, la confusion ne se produira probablement pas par la suite et les deux marques pourront être enregistrées. Cependant, dans Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3e) 3, la Cour a conclu que les marques MR. SUBS'N PIZZA et MR. 29 MIN. SUBS'N PIZZA de la défenderesse créaient de la confusion avec la marque MR. SUBMARINE bien que la preuve n'ait révélé aucune confusion dans les faits malgré dix années d'emploi simultané dans la même région.

III.2.1.3 Alinéa 6(5)c) — Genre de produits ou services

Lorsqu'il prend une décision à propos de la confusion, l'examinateur doit non seulement s'arrêter au caractère distinctif inhérent des marques, mais aussi étudier le genre de produits ou de services associés aux marques. C'est pourquoi il doit bien comprendre la description des produits ou services qui figure sur la formule de demande d'enregistrement de même que leur classification.

L'examinateur doit se demander si les produits ou services figurant dans la demande et la marque créant de la confusion sont d'emploi courant et si le consommateur les achète aisément sans leur accorder un examen particulier ou bien si elles sont onéreuses et font l'objet d'un choix attentif de la part de l'acheteur. Voir General Motors Corp. c. Bellows (1949), 10 C.P.R. 101, aux pages 116 et 117. Dans le premier cas, l'examinateur doit s'assurer que la marque du requérant diffère suffisamment de la marque mentionnée pour que le consommateur ne les confonde pas lors d'achats courants et hâtifs. Dans le deuxième cas, l'examinateur peut, bien entendu, permettre des différences plus subtiles et complexes étant donné que l'acheteur mettra probablement plus de temps pour choisir un article et, donc, la marque qui y est associée.

Produits pharmaceutiques

Lorsqu'il détermine s'il y a confusion entre des marques de commerce employés dans l'industrie pharmaceutique, l'examinateur doit faire preuve d'une attention toute spéciale afin d'éviter toute confusion compte tenu des conséquences graves qui pourraient découler d'une erreur ou d'une négligence.

Dans la décision Mead Johnson & Co. c. G.D. Searle & Co. (1967), 53 C.P.R. 1, le juge Dumoulin a insisté sur l'importance d'éviter la confusion en ce qui touche la vente et la préparation des produits pharmaceutiques, même dans les cas où les produits en question sont vendus exclusivement sur ordonnance et ne sont préparés que par des pharmaciens, sur les directives écrites d'un médecin.

En outre, il importe de souligner que dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc. (1992), 44 C.P.R. (3e) 289, il a été décidé que dans le domaine des médicaments délivrés sur ordonnance, la clientèle des laboratoires pharmaceutiques comprend les médecins, pharmaciens, dentistes et les patients.

III.2.1.4  Alinéa 6(5)d) — Nature du commerce

Lorsqu'il apprécie la nature du commerce, l'examinateur doit déterminer si les produits sont vendus directement par le fabricant, par l'intermédiaire de grossistes ou détaillants, par catalogue ou par téléphone. Si les produits sont commandés par téléphone, l'aspect sonore devient encore plus important que lorsque le consommateur peut voir la marque sur les produits. Les grossistes pourraient ne pas être induits en erreur parce qu'ils sont en rapport direct avec les fabricants, mais les consommateurs ne possédant pas une connaissance approfondie du marché pourraient être désorientés.

Si, d'emblée, l'examinateur n'est pas certain que les canaux de distribution sont les mêmes pour les deux marques, il doit citer la marque créant de la confusion dans un rapport officiel et demander au requérant d'exposer ses arguments en la matière. Si le requérant montre de façon convaincante que les canaux de distribution sont différents, l'examinateur tiendra compte de ce facteur pour décider s'il retire ou non l'objection.

Toutefois, l'examinateur ne devrait pas nécessairement tenir compte de l'argument selon lequel comme les produits ne sont pas vendues au même endroit, les canaux de distribution sont différents et par conséquent les marques ne créent pas de la confusion. Dans l'affaire Eminence S.A. c. Registraire des marques de commerce (1977), 39 C.P.R. (2e) 40, à la page 43, le juge Dubé a déclaré ce qui suit :

Même si Fabergé n'offre pas ses produits aux mêmes comptoirs que l'appelante, il a le droit de le faire. Il importe peu pour le moment que les marchandises de Fabergé soient vendues dans les salons de coiffure plutôt que dans les pharmacies.

III.2.1.5  Alinéa 6(5)e) — Degré de ressemblance entre les marques

Lorsqu'il traite de la question de la confusion entre des marques de commerce, l'examinateur doit s'attacher au degré de ressemblance dans la présentation ou le son oudans les idées qu'elles suggèrent. Si une marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement se présente dans le même caractère qu'une marque inscrite au registre, il y a lieu de prendre cet élément en considération. Si deux marques sont formées d'un mot et d'un dessin ayant une disposition semblable, ou si elles suggèrent la même idée, elles peuvent prêter à confusion.

De plus, l'examinateur devra porter une attention particulière à deux marques dont la prononciation est la même, même si leur forme écrite est différente. Un consommateur pourrait par exemple confondre les marques PHARSYDE et FARSIDE même si, sur le plan visuel, elles sont différentes.

Des marques peuvent également créer de la confusion si elles suggèrent la même idée, même si leur orthographie ou leur prononciation ne sont pas semblables. Par exemple, un consommateur peut confondre la marque GRILLMASTER avec la marque BROILMASTER.

L'examinateur doit examiner s'il y a un risque de confusion entre des marques de commerce énoncées dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada ou dans les deux. Dans la décision Scott Paper Co. c. Beghin-Say S.A. (1985), 5 C.P.R. (3e) 225, le juge Strayer a déclaré à la page 231 :

Je ne doute pas que le Registraire des marques de commerce et la Cour doivent se montrer vigilants et repérer les possibilités de confusion entre les marques de commerce rédigées dans l'une ou les deux langues officielles du Canada. C'est ce qu'exige le statut constitutionnel et légal des deux langues à l'échelon fédéral, mais cela reflète aussi le fait qu'il existe plusieurs millions de Canadiens bilingues qui peuvent associer les termes d'une langue officielle avec leurs équivalents dans l'autre langue.

Dans l'affaire Rose c. Fraternité Interprovinciale des Ouvriers en Électricité (1977), 32 C.P.R. (2e) 42, le juge Walsh a conclu qu'un dessin-marque portant les mots FRATERNITÉ INTERPROVINCIALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ créait de la confusion avec un autre qui avait été déposé auparavant et qui portait les mots INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS. Voir également Johnson & Johnson Ltd. c. Philippe-Charles Ltd. (1974), 18 C.P.R. (2e) 40, qui y est citée.

Pour déterminer s'il y a confusion entre deux marques de commerce, il faut savoir que le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce est plus important pour établir la distinction que les mots ou les syllabes qui suivent. Dans l'affaire Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes (1979), 46 C.P.R. (2e) 183, le juge Cattanach a déclaré ce qui suit à la page 188 :

Elle [l'intimée] a utilisé la totalité de la marque de commerce de l'appelante et y a ajouté les mots « age tendre ». Il est évident que le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce sert le plus à établir son caractère distinctif. En l'espèce, le premier et plus important mot de la marque dont l'intimée veut obtenir l'enregistrement est identique à la marque que l'appelante a fait enregistrer.

III.3 Critère de la confusion

Le critère qu'il convient d'appliquer en matière de confusion est celui de la première impression. Les consommateurs peuvent connaître une marque de commerce, mais un souvenir imparfait peut cependant les amener à prendre cette marque pour une autre. L'examinateur doit se mettre à la place des consommateurs et se demander si une personne qui a un souvenir imparfait serait portée à penser que les produits ou services liés à la marque de commerce du requérant et ceux qui sont liés à une autre marque sont fabriqués, vendus, donnés à bail, loués ou exécutés par la même personne.

Après avoir examiné plusieurs décisions où l'on traitait de la confusion, le président Thorson a présenté le résumé suivant dans British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals (1944), 4 C.P.R. 48, aux pages 57 et 58 :

[Traduction] Pour déterminer s'il faut radier une marque de commerce parce qu'elle ressemble à une autre qui est déjà enregistrée en liaison avec des produits semblables, il ne faut pas comparer les deux marques, une à côté de l'autre, en vue de relever les différences. Elles ne doivent pas être analysées méthodiquement, mais le juge doit plutôt se mettre à la place de quelqu'un qui se souvient de façon générale et imprécise d'une marque qu'il a déjà vue et qui en voit une autre toute seule plus tard. Si cette personne risque de penser que les produits de la seconde marque viennent des mêmes fabricants que ceux dont elle se souvient vaguement, le tribunal peut alors conclure que ce sont des marques semblables. Cette façon de procéder se justifie très bien. Des marques semblables ne sont pas des marques identiques, ce qui veut dire qu'il existe une certaine différence entre elles, sinon elles seraient identiques. Si on les étudie minutieusement en vue de discerner ce qui les différencie, on passe à côté de cette distinction importante. On doit plutôt s'attacher à l'effet que produira cette dernière marque sur les vendeurs et les usagers ordinaires, compte tenu du fait que les gens en général se souviennent vaguement d'une chose plutôt que d'en avoir un souvenir précis.

Dans la décision Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2e) 1, le juge Cattanach a déclaré ce qui suit à la page 5 :

Lorsqu'il s'agit de dire si deux marques de commerce peuvent être confondues, il faut prendre en considération les personnes qui achèteront vraisemblablement les marchandises, c'est-à-dire les personnes qui forment habituellement le marché, à savoir les consommateurs. Il ne s'agit pas de l'acheteur impulsif, négligent ou distrait ni de la personne très instruite ni d'un expert. On cherche à savoir si une personne moyenne, d'intelligence ordinaire, agissant avec la prudence normale peut être trompée. Le Registraire des marques de commerce ou le juge doit évaluer les attitudes et les réactions normales de telles personnes afin de mesurer la possibilité de confusion.

Une jurisprudence constante a établi que la technique appropriée pour l'étude de marques de commerce semblables ne consistait pas à les placer côte à côte et à analyser d'un œil critique leurs ressemblances et leurs différences, mais bien à trancher la question dans l'ensemble au premier abord.

Dans cette affaire, il a été jugé que la marque TSAREVITCH, en liaison avec des boissons alcoolisées, créait de la confusion avec la marque TOVARICH employée pour un produit semblable.

Dans le cas d'une marque complexe, c'est la totalité de la marque qui doit être appréciée. Dans British Drug Houses, le président Thorson déclarait à la page 60 :

[Traduction] C'est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce et qui lui confère un caractère distinctif; il faut donc considérer l'effet de la marque en son entier plutôt que d'un élément en particulier.

Dans son étude, l'examinateur doit prendre en compte seulement la marque qui fait l'objet d'une demande et seulement celle qui est déposée. Le fait que la marque faisant l'objet d'une demande est employée avec une dénomination sociale ou un logo n'a pas d'importance puisqu'il ne s'agit pas de la marque sur laquelle on cherche à acquérir un droit exclusif. Faisant des observations à ce sujet dans British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals (1944), 4 C.P.R. 48, le président Thorson déclarait, à la page 55 :

[Traduction] … Dans son appréciation de la question principale, qui est de savoir si l'usage de la marque en question est susceptible de semer la confusion dans l'esprit des vendeurs et des usagers, le tribunal ne doit pas se laisser emporter par des considérations non pertinentes. Le défendeur a produit des échantillons des bouteilles dans lesquelles sont vendues les préparations de chacune des parties. Celles-ci varient quelque peu par leur forme et il y a des différences dans leur étiquette. Le tribunal n'a pas à se préoccuper des bouteilles qui servent à la vente des préparations ou des étiquettes sur celles-ci, mais des marques de commerce sous lesquelles elles sortent sur le marché. C'est l'effet produit par la marque et non celui produit par les bouteilles ou les étiquettes qui importe. Si le fait d'utiliser ces marques sur les produits pourrait semer la confusion à leur sujet, les différences sur les bouteilles ou les étiquettes pourraient diminuer la confusion qui en résulte, mais elles ne la feront pas disparaître pour autant. Une différence dans les bouteilles ou les étiquettes ne transformera pas des marques de commerce semblables en des marques de commerce dissemblables. Ces différences n'ont rien à voir avec les questions en litige devant le tribunal, car rien n'empêche chacune des parties de continuer à utiliser les bouteilles et étiquettes actuelles ou d'en modifier la présentation. Ni la bouteille, ni l'étiquette ne font partie de la marque de commerce. La protection accordée par l'enregistrement couvre tout usage normal de la marque et ne se limite pas à un usage particulier, comme la forme d'une bouteille ou d'une étiquette.

III.3.1 Doutes au sujet de la confusion

Si l'examinateur a des doutes sur la question de savoir si la marque du requérant peut créer de la confusion avec une autre marque, il fera annoncer cette demande de la manière prescrite. Si l'autre marque est enregistrée, conformément au paragraphe 37(3) de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire de la marque enregistrée sera avisé, par courrier recommandé, de l'annonce de la demande.

III.4 Recherche

Pour être complète, une recherche doit être assortie d'une vérification des index de marques, pendantes, déposées, abandonnées, et rejetées en vertu de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique, la Loi sur la concurrence déloyale et la Loi sur les marques de commerce ainsi que du Registre de Terre-Neuve. Une recherche des marques rejetées et abandonnées permet de découvrir l'existence de précédentes décisions ou de recherches antérieures susceptibles d'être utiles pour le cas à l'étude.

Les noms des requérants et des propriétaires inscrits constituent des sources de référence précieuses pour l'examinateur, en particulier s'il se rend compte que le requérant est propriétaire de marques de commerce déjà enregistrées qui risqueraient de créer de la confusion. Voir aussi l'article 15 de la Loi sur les marques de commerce.

La liste des indications géographiques doit également faire l'objet d'une recherche et l'article 11.18 de la Loi sur les marques de commerce doit aussi être consulté lorsque la demande couvre de tels produits.

Les marques protégées en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris doivent être consultées lorsqu'on cherche des marques composées de drapeaux, d'armoiries, d'emblèmes héraldiques et d'autres représentations du même genre. Voir aussi l'alinéa 9(1)i) de la Loi sur les marques de commerce. Voir à la section IV.11 du présent manuel les raisons qui justifient cette recherche.

III.5 Découverte d'une marque créant de la confusion

III.5.1 Confusion avec une marque déposée — Alinéa 12(1)d)

Si on détermine que la marque de commerce faisant l'objet de la demande crée de la confusion avec une marque déposée, l'examinateur doit soulever une objection conformément à l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur la marque de commerce. Le paragraphe 37(2) de la Loi sur les marques de commerce prévoit que le requérant doit être averti de cette décision ainsi que des motifs qui la justifient et doit avoir l'occasion d'y répondre. Cette réponse sera prise en considération et, si l'examinateur est convaincu qu'il y a effectivement confusion, la demande peut être refusée conformément au paragraphe 37(1) de la Loi sur les marques de commerce.

Le requérant peut essayer de surmonter une objection fondée sur la confusion avec une marque de commerce enregistrée soit en demandant à la Cour fédérale de radier la marque enregistrée du registre en vertu de l'article 57, ou en demandant qu'un avis soit envoyé conformément aux articles 44 ou 45 de la Loi sur les marques de commerce.

III.5.2  Marques de commerce liées — Article 15

Cet article de la Loi sur les marques de commerce dispose que « les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques, appelées « marques de commerce liées ». Si le requérant est le propriétaire des autres marques qui créent de la confusion avec la marque faisant l'objet de la demande, l'examinateur ne soulèvera pas l'objection selon laquelle les marques créent de la confusion, mais il liera toutes les marques.

Des variations mineures dans la manière dont le nom du titulaire est écrit n'indiquent pas nécessairement de différence quant à la propriété des marques. Lorsqu'il est clair que l'identité du propriétaire de la marque créant de la confusion n'a pas changé, l'examinateur liera toutes les marques. Par exemple, une marque de commerce dont ABC Co Ltée est propriétaire sera liée à des marques créant de la confusion appartenant à ABC Co. Ltée faisant des affaires sous le nom de XYZ Ventures et sera également liée aux marques créant de la confusion avec les marques détenues par ABC Co. Ltée faisant affaire sous la raison sociale de JKL Entreprises.

Dans les cas où un transfert partiel est reconnu, l'énoncé de l'association devrait préciser les produits ou les services en liaison avec lesquelles les marques sont liées. Par exemple, la marque HABITANT est détenue par plusieurs propriétaires et serait liée de la façon suivante : marque liée LMCDF 46783 en liaison avec les produits mentionnés sous (2).

Conformément à l'article 33 du Règlement sur les marques de commerce, le Bureau des marques de commerce peut corriger toute erreur en supprimant l'association entre des marques qui, en raison d'une erreur d'écriture, n'auraient pas dû être liées.

III.5.3 Confusion avec une marque de certification

L'article 24 de la Loi sur les marques de commerce prévoit l'enregistrement d'une marque créant de la confusion avec une marque de certification déposée par une personne autorisée à employer cette dernière marque. Cela est possible seulement si le propriétaire de la marque de certification déposée donne son consentement et que les marques présentent une « différence caractéristique ». La marque doit être employée par le détenteur de licence « en vue d'indiquer que les produits en liaison avec lesquelles elle est employée ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par [lui] comme étant une des personnes ayant droit d'employer la marque de certification ». Toutefois, l'enregistrement de cette marque de commerce doit être radié par le Registraire si le propriétaire retire son consentement ou si l'enregistrement de la marque de certification est annulé. Voir aussi les paragraphes 23(2) et 23(3) de la Loi sur les marques de commerce.

III.5.4 Confusion avec des enregistrements de Terre-Neuve

Les articles 67 et 68 de la Loi sur les marques de commerce traitent de la protection des marques de commerce enregistrées sous les lois de Terre-Neuve, avant que la province de Terre-Neuve ne fasse partie du Canada. Les enregistrements de Terre-Neuve ne sont pas considérés des marques de commerce enregistrées au registre, lequel registre doit être tenu, selon les dispositions de la Loi sur les marques de commerce. Ainsi, l'examinateur ne soulèvera pas d'objection selon l'alinéa 12(1)d) pour des marques de commerce considérées comme créant de la confusion avec des enregistrements de Terre-Neuve. Par ailleurs, l'examinateur attirera l'attention du requérant à l'enregistrement de Terre-Neuve, conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur les marques de commerce et l'informera du fait qu'il peut demander un enregistrement restreint excluant Terre-Neuve.

Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce crée de la confusion avec une marque de commerce enregistrée de Terre-Neuve en liaison avec seulement certains des produits ou services du requérant, ce dernier peut demander un enregistrement restreint excluant Terre-Neuve à l’égard des produits ou services en liaison avec lesquels l’emploi de la marque de commerce du requérant serait susceptible de créer de la confusion avec l’enregistrement de Terre-Neuve, conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur les marques de commerce.

Puisque les marques de commerce déposées conformément aux lois de Terre-Neuve avant le 1er avril 1949 ne font pas partie du registre, les types de modifications permises en vertu de la Loi sur les marques de commerce ne s'y appliquent pas.

Toutefois, puisque les lois de Terre-Neuve permettaient au propriétaire d'une marque de commerce d'annuler son inscription au registre, le Bureau annule la marque de commerce déposée conformément aux lois de Terre-Neuve avant le 1er avril 1949, sur demande du propriétaire de la marque de commerce visée par le certificat d'enregistrement de Terre-Neuve.

De plus, puisque les lois de Terre-Neuve permettaient le transfert de propriété d’une marque de commerce, le Bureau consignera un transfert de propriété d'un enregistrement de Terre-Neuve sur réception de la documentation acceptable qui permettrait au Bureau de consigner le changement de propriété, de même que des frais de 1$, comme requis conformément aux lois de Terre-Neuve.

Lorsqu’il n’y a pas eu de transfert de propriété mais que le nom du propriétaire de l’enregistrement de Terre-Neuve a changé au cours des ans, le Bureau consignera le changement de nom du propriétaire de l’enregistrement de Terre-Neuve sur réception de la documentation acceptable qui démontre les changements successifs du nom, à partir du propriétaire indiqué dans la base de données jusqu’au nom du propriétaire actuel. Si le propriétaire ne peut fournir la documentation démontrant les changements successifs du nom, le Bureau accepterait un affidavit indiquant le nom actuel du propriétaire qui a fait enregistrer la marque de commerce sous les lois de Terre-Neuve.

III.6  Confusion avec des demandes en coinstance

Si la marque qui fait l'objet de la demande crée de la confusion avec une marque en coinstance, c'est-à-dire qui fait aussi l'objet d'une demande, l'examinateur doit déterminer quelle partie a droit à l'enregistrement et soulever une objection dans la demande de la partie n'ayant pas droit à l'enregistrement.

III.6.1  Personnes ayant droit à l'enregistrement

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Droit à l'enregistrement - marques créant de la confusion)

L'alinéa 37(1)c) de la Loi sur les marques de commerce dispose que le Registraire rejette une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante.

Dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Effigi Inc. (2005), 41 C.P.R. (4e) 1, la Cour d'appel fédérale a décidé que pendant le processus d'examen, le Registraire ne doit pas considérer la date de premier emploi ou la date de révélation comme étant un facteur pertinent au sens de l'alinéa 37(1)c) de la Loi sur les marques de commerce. Par conséquent, lorsque des marques pendantes créent de la confusion, le requérant dont la demande porte la date de production ou la date de priorité la plus ancienne sera considéré comme la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce.

Lorsque le Bureau des marques de commerce considère que les dispositions de l'alinéa 37(1)c) s'appliquent, un requérant ayant déposé une demande à une date ultérieure, mais revendiquant une date antérieure de premier emploi ou de révélation, qui désire s'opposer à la demande antérieure, pourra demander des prorogations de délai avant la fin de la procédure d'opposition.

III.6.2  Notification aux requérants

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Cessation de l'envoi de lettres de courtoisie concernant les marques de commerce en co-instance et qui créent de la confusion)

Lorsqu'il y a confusion entre des marques faisant l'objet de demandes pendantes et qu'il n'y a aucune autre objection ou exigence, l'examinateur doit aussitôt accepter pour publication la demande de l'ayant droit. À la même occasion, l'examinateur informera le requérant n'ayant pas droit à l'enregistrement que, compte tenu de la date antérieure de production ou de dépôt prioritaire figurant sur la demande créant de la confusion, celui-ci n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement.

Lorsque la demande de la personne n'ayant pas droit à l'enregistrement porte à confusion avec une autre demande en instance qui a été annoncée dans le Journal des marques de commerce, la personne n'ayant pas droit à l'enregistrement sera avisée par écrit que sa marque porte à confusion avec la marque publiée, de même que de la date de publication.

Lorsque la demande de la personne n'ayant pas droit à l'enregistrement se heurte à une autre demande également en instance et créant de la confusion, laquelle fait l'objet d'une opposition, la demande ne sera pas tenue en suspens jusqu'au dénouement de la procédure d'opposition, mais donnera lieu à un rapport d'examen précisant que la marque porte à confusion et que le requérant dispose d'un délai de réponse. Voir Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. (1982), 69 C.P.R. (2e) 136. Si la personne n'ayant pas droit à l'enregistrement désire s'opposer à la demande produite antérieurement, elle se verra accorder des prorogations de délai en attendant la fin de la procédure d'opposition.

Le Registraire n'émettra pas de correspondance aux requérants pour les informer de l'existence de demandes en instance et créant de la confusion avec une date de dépôt ou de priorité ultérieure.

Remarque : Une demande ayant droit à l'enregistrement à laquelle fait obstacle une demande en coinstance créant de la confusion qui doit être annoncée, mais qui n'a pas encore été publiée officiellement dans le Journal des marques de commerce, sera acceptée pour publication, à condition qu'il n'y ait pas d'autres objections ou exigences, peu importe qu'il soit trop tard pour empêcher la publication de la marque de commerce ne donnant pas droit à l'enregistrement. Le délai de retrait de l'avis d'approbation dans un tel cas est la date réelle de la publication. L'examinateur produira un rapport avisant la partie n'ayant pas droit à l'enregistrement qu'une autre demande porte une date de production ou une date de dépôt prioritaire antérieure et retirera l'avis d'approbation. Si la demande en coinstance créant de la confusion est découverte après la date de publication, le processus devient alors irréversible puisque l'objectif visé est l'annonce. Voir Beaver Knitwear Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1986), 11 C.P.R. (3e) 257.

III.6.3 Même date déterminante

Lorsque deux demandes ont la même date déterminante c'est-à-dire, la même date de production ou de dépôt prioritaire, pour des produits ou services semblables ou identiques, on approuvera les deux demandes aux fins d'annonce. La raison en est qu'on ne peut accorder la préséance à aucune des deux. L'examinateur enverra une lettre à chacun des requérants dans laquelle il les avisera de l'existence de l'autre demande.

III.6.4 Demandes abandonnées

Conformément à l'alinéa 37(1)c), une demande abandonnée ne peut servir d'objection à une demande pendante.


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