Le manuel d'examen des marques de commerce — Page 4 de 5

Sur cette page :

  1. IV Examen de la marque
    1. Objet de l'examen
    2. Définition de marque de commerce
    3. Signes distinctifs et marques de commerce à trois dimensions
    4. Marque de commerce qui consiste en un son
    5. Alinéa 12(1)a) — Noms et noms de famille
    6. Alinéa 12(1)b) — Description claire ou description fausse et trompeuse
    7. Alinéa 12(1)c) — Nom des produits ou services
    8. Renseignements provenant des ministères — Alinéas 12(1)b) et c) et alinéa 30i)
    9. Alinéa 12(1)d) — Confusion
    10. Alinéa 12(1)e) — Marques interdites
    11. Désistements — Article 35
    12. Paragraphe 12(2) — Caractère distinctif
    13. Article 14 — « N'est pas dépourvue de caractère distinctif »
    14. Restrictions territoriales volontaires

IV Examen de la marque

IV.1 Objet de l'examen

L'examinateur étudie tout d'abord la demande pour établir sa conformité avec l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce. Il examine également les renseignements qu'elle contient pour évaluer la nature de la marque, se familiariser avec les produits ou les services qui y sont associés et comprendre le genre d'entreprise en cause. Pourvu de ces connaissances, il peut entreprendre un examen de la marque proprement dite et établir si elle peut être enregistrée. Bien qu'un requérant puisse employer une marque en liaison avec des produits ou services en vue de les distinguer sur le marché et qualifier cette marque de marque de commerce, celle-ci n'est pas nécessairement enregistrable.

Lorsqu'il reçoit une demande, l'examinateur en étudie attentivement le sujet et s'attache en particulier aux points suivants :

IV.2 Définition de marque de commerce

Selon l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, une « marque de commerce » est :

  1. une marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres;
  2. une marque de certification;
  3. un signe distinctif;
  4. une marque de commerce projetée.

Toutes les marques de commerce se définissent en fonction de leur sujet et de leur but. Le sujet constitue la « marque »; le but se définit de la même manière pour une marque de commerce ordinaire, pour un signe distinctif et pour une marque projetée, et différemment pour les marques de certification.

Bien que le mot « marque » ne soit pas défini explicitement dans la Loi sur les marques de commerce, il a été interprété comme ayant la même portée que le mot « symbole », tel qu'il figurait dans la Loi sur la concurrence déloyale, et que les sujets énumérés dans la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique. Il y a exception pour le façonnement des produits ou de leurs contenants ou encore pour le mode d'emballage ou d'empaquetage qui a été défini à part comme signe distinctif.

Le sujet qui pouvait être protégé en vertu de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique était le suivant : « toutes les marques, noms, étiquettes, appellations, emballages et autres dispositifs commerciaux » servant à distinguer les produits d'une personne. À l'heure actuelle, toute marque qui est principalement fonctionnelle ou qui présente une caractéristique résultant d'un procédé de fabrication ou qui constitue un ornement qu'on applique sur un produit en vue d'en rehausser l'apparence n'est pas nécessairement enregistrable comme marque de commerce.

IV.3 Signes distinctifs et marques de commerce à trois dimensions

Les exigences relatives à l'enregistrabilité d'une marque de commerce à trois dimensions dépendent de la question de savoir si la marque tombe sous le coup de la définition de signe distinctif, à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, et, par le fait même, de la question de savoir si la marque est un façonnement de produit ou de leurs contenants, ou un mode d'emballage ou d'empaquetage des produits. Si une marque à trois dimensions ne tombe pas sous le coup de la définition d'un signe distinctif, elle peut alors être enregistrée comme une marque de commerce ordinaire, c'est-à-dire comme le genre de marque visé à l'alinéa a) de la définition de marque de commerce, à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerces. Par contre, si une marque à trois dimensions tombe sous le coup de la définition de signe distinctif, elle peut être alors enregistrée seulement en tant que signe distinctif (et elle est assujettie aux exigences spéciales applicables à l'enregistrement des signes distinctifs) et ne peut être enregistrée comme une marque de commerce ordinaire. Cela tient au fait que le contexte dans lequel le mot « marque » est employé dans la définition de « marque de commerce » indique que ce mot est employé dans un sens strict qui exclut le terme signe distinctif. Voir Registraire des marques de commerce c. Association des brasseries (1982), 62 C.P.R. (2e) 145.

Si une marque de commerce est déposée en tant que marque ordinaire, mais est considérée comme étant le façonnement des produits ou de leurs contenants, ou si elle est un mode d'emballage ou d'empaquetage de produits ou si elle est reliée aux services de façon intrinsèque, la marque de commerce sera considérée comme tombant sous le coup de la définition d'un signe distinctif et le requérant devra se conformer aux dispositions de l'article 13 de la Loi sur les marques de commerce.

Lorsqu'une demande d'enregistrement est soumise à l'égard d'une marque de commerce à trois dimensions qui n'est pas un signe distinctif, la demande doit inclure une description de la marque indiquant clairement que la marque demandée est une marque à trois dimensions. Lorsqu'il n'est pas clair si une demande vise une marque à deux ou à trois dimensions, le Bureau demandera au requérant de lui fournir la précision nécessaire par écrit.

La description de la marque soumise par le requérant sera publiée dans le Journal des marques de commerce.

IV.3.1Marques bidimensionnelles apposées sur des objets à trois dimensions

Selon un principe général valable pour toute demande d'enregistrement de marque bidimensionnelle, le dessin de la marque doit représenter seulement la marque et non la marque apposée sur un objet à trois dimensions. Mais si un dessin montrant la marque apposée sur un objet à trois dimensions peut aider à se faire une meilleure idée de la marque, le Bureau des marques de commerce acceptera le dessin en question, à la condition que le requérant se conforme aux exigences suivantes :

  1. Le contour de l'objet à trois dimensions est représenté en pointillé.
  2. La demande comporte une description de la marque de commerce indiquant clairement que la demande vise uniquement la marque bidimensionnelle.
  3. La description de la marque doit bien préciser que l'objet à trois dimensions montré en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

Dans les cas où la description ou le dessin d'une marque indique explicitement ou implicitement que cette marque a, en tout ou en partie, la forme d'un objet à trois dimensions, cette marque sera considérée comme étant une marque à trois dimensions et doit être identifiée comme telle dans la description. Toutefois, le Bureau ne s'opposera pas à ce qu'une marque soit identifiée comme étant une marque à deux dimensions uniquement parce qu'il est indiqué dans la description que cette marque (qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs éléments) est apposée à un endroit particulier (ou à plusieurs endroits) sur un objet à trois dimensions; on considère qu'une telle indication restreint seulement la portée de la protection revendiquée (pour une marque à deux dimensions).

Dans les cas où le Bureau a des doutes au sujet d'une demande concernant une marque à deux dimensions et dans les cas où le dessin représente une marque apposée sur un objet à trois dimensions, le Bureau peut demander au requérant de lui fournir un dessin qui représente sa marque en deux dimensions (représentation plane); s'il n'est pas possible de représenter cette marque en deux dimensions, le Bureau considérera qu'il s'agit d'une marque à trois dimensions. Le Bureau peut aussi exiger, en vertu de l'alinéa 29c) du Règlement sur les marques de commerce, que le requérant lui fournisse des spécimens de la marque de commerce telle qu'elle est employée.

Dans les cas où l'objet à trois dimensions montré en pointillé dans le dessin est le façonnement de produits ou de leurs contenants ou un mode d'envelopper ou empaqueter des produits, et la marque bidimensionnelle comporte une portion qui est givrée, dépolie, en relief, gravée ou qui traverse l'objet en trois dimensions de quelque façon, la marque sera considérée tombant sous le coup de la définition d'un signe distinctif puisque ces caractéristiques sont considérées être une partie intégrale des produits.

IV.3.2 Signes distinctifs

L'article 2 de la Loi sur les marques de commerce donne la définition suivante de signe distinctif :

  1. façonnement de produits ou de leurs contenants;
  2. mode d'envelopper ou empaqueter des produits,

    dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres.

Il est à noter que les mots suivant la première ligne de l'alinéa b), c.-à-d. « dont la présentation [...] par d'autres », s'appliquent tant à l'alinéa a) qu'à l'alinéa b). Voir Association des brasseries c. Registraire des marques de commerce (1979), 42 C.P.R. (2e) 93.

Il n'est pas nécessaire qu'une demande concernant un signe distinctif se limite soit à un façonnement de produits ou à leurs contenants, d'une part, ou soit à un mode d'emballage ou d'empaquetage des produits, d'autre part. Le Bureau considère qu'un signe distinctif peut inclure une combinaison des éléments décrits en a) et en b) de la définition. Voir Smith, Kline & French c. Registraire des marques de commerce (1987), 14 C.P.R. (3e) 432, page 435.

Lorsqu'une marque de commerce contient des éléments qui tombent sous le coup de la définition de signe distinctif ainsi que des éléments qui ne tombent pas sous le coup de cette définition (par exemple, la combinaison du façonnement d'un produit ou du texte et de la couleur apparaissant sur le produit), les dispositions spéciales de la Loi sur les marques de commerce concernant les signes distinctifs (c.-à-d. les articles 13 et 32) sont considérées applicables. Voir Registraire des marques de commerce c. Association des brasseries (1982), 62 C.P.R. (2e) 145.

Conformément à l'alinéa 13(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, la demande doit être déposée sur la base d'emploi au Canada uniquement. Sinon, le requérant ne pourra soumettre la preuve requise pour démontrer que le signe distinctif est devenu reconnu au Canada à la date de dépôt.

IV.3.3 Couleur

Quand une couleur fait partie des composantes d'une marque de commerce, on considère qu'il s'agit d'un signe distinctif si la couleur en question fait partie intégrante du mode d'emballage ou d'empaquetage dont l'apparence est employée afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou les services d'une personne de ceux des autres. En outre, tel qu'indiqué ci-dessus, quand une marque de commerce consiste en une couleur combinée à un façonnement particulier du produit ou de son contenant, les dispositions spéciales de la Loi sur les marques de commerce concernant les signes distinctifs continuent de s'appliquer.

Par contre, les types de marques suivantes, en particulier, ne sont pas considérées comme des signes distinctifs et peuvent être enregistrées comme des marques de commerce ordinaires (sauf s'ils font partie intégrante du mode d'emballage ou d'empaquetage des produits) :

Les demandes d'enregistrement de marques de commerce qui ne sont pas des signes distinctifs, qui ne sont pas à deux dimensions et qui consistent en, ou incluent, une ou plusieurs couleurs appliquées à la surface d'un objet à trois dimensions doivent contenir i) un ou des dessins démontrant les aspects visibles de l'objet en pointillé, et ii) une description indiquant que la marque de commerce consiste en la couleur ou en les couleurs particulières appliquées à l'objet montré dans le dessin.

La description et le dessin doivent par eux-mêmes clairement définir en quoi consiste la marque de commerce, et même si le Bureau des marques de commerce peut exiger des spécimens, la description de la marque ne doit pas faire de référence aux spécimens étant donné que ces derniers ne font pas partie intégrante d'une demande. Voir Novopharm c. Bayer (1999), 3 C.P.R. (4e) 305.

Voici un exemple d'une description acceptable : « La marque de commerce consiste en la couleur pourpre appliquée à toute la surface visible du comprimé montré dans le dessin. »

La description de la marque ne doit pas contenir une déclaration à l'effet que l'objet en trois dimensions ne fait pas partie de la marque puisque l'objet forme la marque en autant qu'il démontre les limites de la couleur.

Finalement, la couleur ne devrait pas être revendiquée comme caractéristique de la marque puisque, dans de tels cas, la couleur n'est pas principalement une caractéristique de la marque, mais bien la marque elle-même.

IV.3.4 Produits

Le Bureau interprète le mot « produits » comme s'entendant de tout article qui fait normalement l'objet d'un commerce, c'est-à-dire qui est vendu, loué ou autrement écoulé sur le marché. Selon cette interprétation, le mot « produits » exclurait, par exemple, des objets à trois dimensions de fantaisie qui sont créés pour distinguer des produits ou des services, mais qui ne sont pas des articles qui feraient normalement l'objet d'un commerce. Le façonnement d'un tel objet à trois dimensions de fantaisie, qui ne tomberait donc pas sous le coup de la définition de signe distinctif, pourrait être enregistré comme une marque de commerce ordinaire.

IV.3.5 Façonnement de produits ou de leurs contenants

Puisque, dans la définition de signe distinctif, à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, les mots « dont la présentation [...] par d'autres » s'appliquent à l'alinéa a), il est évident qu'un signe constitué du façonnement de produits ou de leurs contenants peut être employé pour distinguer soit des produits, soit des services, ou bien les deux. Cependant, si l'on tient compte de l'esprit de la Loi sur les marques de commerce et surtout de l'objet fondamental des dispositions régissant les signes, le Bureau considère que les marques constituées du façonnement de produits ou de leurs contenants ne doivent pas toutes être traitées comme un signe.

Selon l'article 13 de la Loi sur les marques de commerce, les dispositions sur les signes distinctifs semblent avoir pour principal objet d'empêcher que l'enregistrement d'une marque gêne l'emploi de toute particularité utilitaire ou restreigne de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie. Pour appliquer cet article sans imposer un fardeau indu aux requérants de marques à trois dimensions, le Bureau estime que le fait de traiter ou non comme un signe une marque constituée du façonnement de produits ou de leurs contenants dépend de la nature du rapport entre, d'une part, les produits et leurs contenants, dont le façonnement constitue la marque, et d'autre part, les produits ou services visés par l'état déclaratif des produits ou des services dans la demande.

D'après la position adoptée par le Bureau, lorsqu'un requérant désire enregistrer, à l'égard de services, une marque à trois dimensions constituée du façonnement de produits ou de leurs contenants, celui-ci doit déposer une demande d'enregistrement de signe distinctif seulement dans les cas où les produits où les contenants présentent un rapport fondamental avec les services. Sinon, le requérant peut déposer une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ordinaire. Par exemple, en ce qui concerne le façonnement de contenants d'aliments employés en liaison avec des services de restauration rapide, il faudrait remplir une demande d'enregistrement de signe. Cependant, s'il s'agissait du façonnement d'un parachute employé en liaison avec des services de restauration, le requérant pourrait remplir une demande d'enregistrement de marque de commerce ordinaire.

Le Bureau estime que lorsqu'un requérant désire enregistrer, à l'égard de produits, une marque à trois dimensions constituée du façonnement de produits ou de leurs contenants, il doit déposer une demande d'enregistrement de signe distinctif quand les produits décrits dans l'état déclaratif comprennent les produits ou sont étroitement liés aux produits dont le façonnement ou celui du contenant constitue la marque à trois dimensions. Dans le cas contraire, le requérant peut déposer une demande d'enregistrement de marque de commerce ordinaire.

Le Bureau considère qu'un « façonnement de produits ou de leurs contenants » inclut aussi bien le façonnement de l'ensemble d'un produit ou de son contenant que le façonnement d'une partie d'un produit ou de son contenant, mais pas nécessairement ceux de requérant. Interpréter la définition de signe distinctif comme se limitant au façonnement de l'ensemble d'un produit ou de son contenant n'est pas considéré conforme à l'objectif fondamental des dispositions spéciales de la Loi sur les marques de commerce régissant les signes distinctifs. En effet, une telle interprétation permettrait à un requérant de contourner facilement les restrictions prévues à l'article 13 de la Loi sur les marques de commerce, car il pourrait alors supprimer un détail négligeable du façonnement de l'ensemble du produit et obtenir une protection à l'égard de ce signe en tant que marque de commerce ordinaire.

Les formes tridimensionnelles qui ne font pas partie intégrante d'un produit ou de son contenant, mais qui y sont attachées pour distinguer des produits ou des services, ne sont pas considérées comme faisant partie du produit ou de son contenant au sens de la définition de « signe distinctif ». Qu'une forme tridimensionnelle fasse partie intégrante ou non d'un produit ou de son contenant est essentiellement une question de fait qui varie selon le cas. Par exemple, le Bureau considérerait normalement qu'un ornement de capot ne fait pas partie intégrante d'une automobile et que, par conséquent, la forme tridimensionnelle d'un ornement de capot pourrait être enregistrée comme une marque de commerce ordinaire à employer en liaison avec des automobiles. D'autre part, la calandre ou les feux arrières d'une automobile seraient considérés comme faisant partie intégrante d'une automobile; en conséquence, leur forme tridimensionnelle pourrait être enregistrée seulement comme signe distinctif si l'état déclaratif des produits, dans la demande, englobait les automobiles.

IV.3.6 Mode d'emballage ou d'empaquetage des produits

Lorsqu'un signe est un mode d'emballage ou d'empaquetage, il est considéré que la présentation du mode inclut tous les éléments visuels du signe figurant dans le ou les dessins soumis avec la demande d'enregistrement, exception faite des éléments qui ont été désignés comme ne faisant pas partie du signe. Ainsi, tout texte figurant dans le ou les dessins ferait partie du signe, à moins d'avoir été expressément exclu.

Le Bureau considère qu'un mode d'empaquetage des produits inclurait des contenants ou des supports et que la présentation d'un tel mode d'empaquetage, qui bénéficierait d'une protection en tant que signe distinctif, pourrait inclure la combinaison de la forme d'un contenant et d'autres éléments visuels tels que du texte figurant sur le contenant. Voir Smith, Kline & French c. Registraire des marques de commerce (1987), 14 C.P.R. (3e) 432, page 435.

IV.3.7 Preuve de caractère distinctif acquis

L'alinéa 13(1)a) de la Loi sur les marques de commerce prévoit qu'un signe distinctif n'est enregistrable que s'il a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant. Pour ce faire, la preuve doit être restreinte à la période entre la date de premier emploi au Canada et la date de dépôt de la demande. Si on n'a pas indiqué un jour précis de premier emploi, c'est le dernier jour du mois qui est utilisé et si on n'a pas indiqué un jour et un mois précis, c'est le dernier jour de l'année qui est utilisé.

Pour être distinctif, le signe doit signifier pour les acheteurs que les produits ou les services vendus en liaison avec le signe proviennent d'une source précise, c.-à-d. que le signe doit avoir pour effet sur le marché de distinguer les produits ou les services d'une personne de ceux d'autres personnes. Pour satisfaire au critère du caractère distinctif, il ne suffit pas qu'une marque de commerce soit distinctive seulement dans les circuits de distribution, par exemple pour le fabricant ou le grossiste, mais elle doit aussi avoir un caractère distinctif aux yeux de tous les acheteurs éventuels, y compris le consommateur final. Voir Parke Davis c. Empire Laboratories (1963), 41 C.P.R. 121, page 145 et Calumet Manufacturing c. Mennen (1991), 40 C.P.R. (3e) 76, pages 89 et 90.

Aux termes du paragraphe 32(2) de la Loi sur les marques de commerce, le Registraire est tenu de restreindre l'enregistrement, eu égard à la preuve fournie, aux produits ou services en liaison avec lesquels il est démontré que le signe distinctif a été employé au point d'être devenu distinctif. Le fardeau qui incombe au requérant de démontrer qu'un signe distinctif est devenu distinctif par rapport à un produit ou un service particulier est un fardeau dont il est difficile de s'acquitter, surtout lorsque le signe est faible en soi, par exemple lorsque le signe a une fonction décorative ou utilitaire certaine. Voir Calumet Manufacturing c. Mennen (1989), 27 C.P.R. (3e) 467, page 472, et Parke Davis c. Empire Laboratories (1963), 41 C.P.R. 121, page 145.

La preuve qui sera jugée suffisante pour démontrer le caractère distinctif acquis dépendra dans une forte mesure des circonstances de chaque cas. En général, il ne suffira pas de simplement fournir une preuve concernant la vente et l'annonce des produits au Canada. Dans le cas d'un signe distinctif qui présente un caractère distinctif inhérent marqué, il pourrait être suffisant de fournir la preuve d'un chiffre d'affaires considérable et de montants importants consacrés à la publicité (avec des spécimens démontrant comment le signe a été employé et annoncé); il faudrait aussi prouver qu'aucun autre commerçant n'emploie la même marque ou une marque semblable au Canada. Dans le cas d'un signe distinctif qui est faible en soi (p. ex., qui a une fonction décorative ou utilitaire certaine), il faudra normalement fournir des éléments probants plus directs que les acheteurs sur le marché considèrent que le signe permet de distinguer les produits ou les services de leur propriétaire de ceux d'autres personnes. À cette fin, une preuve obtenue par sondage ou des déclarations assermentées d'acheteurs réels peuvent se révéler nécessaires. Afin de démontrer le caractère distinctif acquis, il n'est pas nécessaire que la preuve soumise établisse que 100 % des acheteurs éventuels considèrent que le signe joue un rôle distinctif; en général toutefois, la preuve devrait être suffisante pour permettre de conclure qu'une forte proportion d'acheteurs éventuels considère que le signe a une fonction distinctive.

Aux termes du paragraphe 32(2) de la Loi sur les marques de commerce, le Registraire est tenu de restreindre l'enregistrement, eu égard à la preuve fournie, à la région territoriale définie au Canada où, d'après ce qui est démontré, la marque de commerce est ainsi devenue distinctive. En conséquence, la preuve soumise en vue de démontrer le caractère distinctif acquis doit indiquer clairement dans quelles régions territoriales au Canada le signe distinctif a acquis un caractère distinctif.

IV.3.8 Fonctionnalité

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque à trois dimensions est produite, soit en tant que signe distinctif ou en tant que marque de commerce ordinaire, le Bureau déterminera si la marque est essentiellement fonctionnelle d'un point de vue décoratif ou utilitaire. Dans l'affirmative, et si cette fonctionnalité a principalement ou essentiellement trait aux produits ou aux services visés par la demande, la marque ne sera pas jugée enregistrable. Voir Remington Rand. c. Philips (1995), 64 C.P.R. (3e) 467.

Le Bureau tiendra également compte de l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur les marques de commerce, qui prévoit qu'un signe distinctif n'est enregistrable que si l'emploi exclusif, par le requérant, d'un signe distinctif en liaison avec les produits ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie. Voir Kirkbi AG et al. c. Ritvik Holdings Inc.; Procureur général du Canada et al., Intervenants (2005), 43 C.P.R. (4e) 385.

IV.3.9 Perspectives

Dans les cas où on a soumis plus d'un dessin de la marque de commerce, afin de se conformer avec l'article 24 du Règlement sur les marques de commerce, la demande doit comporter une déclaration précisant que le dessin démontre 'x' nombre de perspectives de la même marque.

IV. 4 Marque de commerce qui consiste en un son

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Marque de commerce qui consiste en un son)

La demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui consiste en un son devrait:

  1. indiquer que la demande vise l'enregistrement d'une marque sonore;
  2. contenir un dessin qui représente graphiquement le son;
  3. contenir une description du son;
  4. contenir un enregistrement électronique du son.

Si la demande ne permet pas de distinguer clairement qu'elle vise l'enregistrement d'une marque sonore, le Bureau demandera une clarification écrite au requérant.

Lorsqu'une marque sonore est considérée comme étant utilitaire et/ou donne une description claire ou fausse et trompeuse, une objection sera soulevée conformément aux dispositions de l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce. Dans de tels cas, la marque pourrait être enregistrée conformément aux dispositions du paragraphe 12(2) ou de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce.

IV.4.1 L'enregistrement électronique du son

Les nouvelles demandes pour des marques sonores peuvent seulement être soumises par voie d'une demande sur papier, et non par le système de dépôt en ligne de l'OPIC.

Le bureau ne peut accepter qu'un enregistrement électronique du son en format MP3 ou WAVE, limité à cinq méga-octets, et enregistré sur un CD ou un DVD. D'autres types de supports d'enregistrement et les références à un emplacement hyperlien ou lieu d'audio en continu (streaming) ne peuvent être acceptés.

L'enregistrement électronique ne devrait contenir aucune boucle ou répétition du son.

L'enregistrement du son devra être soumis seulement au moment du dépôt de la demande, et le requérant n'aura pas à le resoumettre lors de l'envoi d'une demande modifiée.

IV.5 Alinéa 12(1)a) — Noms et noms de famille

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Alinéa 12(1)a) de la Loi sur les marques de commerce — Nom ou Nom de famille)

Aux termes de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, une marque de commerce est enregistrable sauf si elle est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes.

La législation respecte habituellement le principe de droit coutumier en usage depuis longtemps selon lequel toute personne peut identifier ses produits par son nom ou son nom de famille pourvu qu'elle ne cherche pas ainsi à faire passer ses produits pour ceux d'une autre personne en employant le même nom ou un nom semblable.

Lorsqu'il est question d'une marque constituée d'un ou de plusieurs mots qui évoquent un nom ou un nom de famille, une recherche doit être effectuée afin de déterminer s'il s'agit en fait du nom ou nom de famille d'un particulier vivant. Voir Gerhard Horn Investments Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1983), 73 C.P.R. (2e) 23. Une opposition formulée en vertu de l'alinéa 12(1)a) sera prise en considération seulement si au moins vingt-cinq occurrences du nom ou du nom de famille peuvent être trouvées dans des annuaires téléphoniques canadiens. Une fois que les vingt-cinq occurrences ont été trouvées, il faut appliquer le critère servant à établir le sens premier. À cet égard, les examinateurs doivent déterminer quelle serait, à leur avis, la réaction du public canadien par rapport à ce mot. S'ils considèrent que ce mot évoquerait – pour un Canadien doté d'une intelligence moyenne et possédant un niveau d'instruction moyen en anglais ou en français – le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou décédé au cours des trente dernières années, les examinateurs devront alors soulever une objection en vertu de l'alinéa 12(1)a).

Lorsqu'une recherche révèle que la marque est constituée du nom ou du nom de famille d'un particulier célèbre, une objection pourrait être soulevée même s'il y a moins de vingt-cinq occurrences dans les annuaires canadiens.

Les examinateurs soulèveront aussi une objection en vertu de l'alinéa 12(1)a) lorsque le nom de famille porte la marque du pluriel ou est écrit à la forme possessive.

IV.5.1 Définition de « mot »

La Loi sur les marques de commerce d'interprétation prévoit que le singulier comprend aussi le pluriel; par conséquent, un « mot », à l'alinéa 12(1)a), comprend aussi des « mots ».

Dans l'affaire Standard Oil Co. c. Registraire des marques de commerce (1968), 55 C.P.R. 49, page 58, le président Jackett a déclaré :

[Traduction] En ce qui concerne les marques de commerce, il existe au moins trois catégories de « mots », c'est-à-dire les mots du dictionnaire, les noms et les mots forgés. Ce sont tous des mots, à mon avis, au moins en ce qui regarde la Loi sur les marques de commerce

IV.5.2 Définition de nom ou de nom de famille

Le Bureau des marques de commerce estime qu'un nom de famille est le nom que portent tous les membres d'une même famille et que le nom est la combinaison du prénom ou des initiales avec le nom de famille destinée à distinguer les uns des autres les membres d'une même famille.

Une marque de commerce qui comporte un titre de civilité, du genre Monsieur, Madame, Mademoiselle, Mad., Mme, etc. combiné avec un prénom ou un nom de famille n'est habituellement pas simplement considérée comme un nom ou un nom de famille. Mais dans l'affaire Baroness Spencer-Churchill c. Cohen (1968), 55 C.P.R. 276, le Registraire a jugé que la marque de commerce SIR WINSTON constituait la combinaison de mots sous lesquels Sir Winston Leonard Churchill était connu; il ne s'agissait principalement que du nom porté par un particulier décédé au cours des trente dernières années. Dans le cas d'une marque de commerce formée d'un titre de civilité et d'un mot ne représentant principalement qu'un nom de famille, la partie de la marque représentant le nom de famille doit faire l'objet d'un désistement.

IV.5.3 Uniquement un nom ou un nom de famille

Lorsqu'il est confronté à un mot qui pourrait être interdit aux termes de l'alinéa 12(1)a), l'examinateur doit faire des recherches afin de déterminer si ce mot est uniquement (seulement, rien de plus) qu'un nom de famille. Une objection peut être soulevée en vertu de l'alinéa 12(1)a) si le mot n'est qu'un nom ou un nom de famille qui n'a pas d'autre signification et s'il a au moins vingt-cinq occurrences dans les annuaires téléphoniques canadiens.

Si ces recherches révèlent que le mot est un nom ou un nom de famille qui a par ailleurs une autre signification, il doit entreprendre une seconde analyse.

Il se peut que ce soit un mot inventé (FIOR), que le mot ait un autre sens (COLES) et (ELDER'S), qu'il corresponde au nom d'une communauté, d'une ville, d'une cité, d'une capitale, d'une rivière, d'un courant, d'un château, que ce soit un prénom ou encore, qu'il s'agisse d'une signification en tant que marque de commerce.

Dans la décision Standard Oil Co. c. Registraire des marques de commerces (1968), 55 C.P.R. 49, rendue par la Cour de l'Échiquier, le président Jackett a fait les remarques suivantes à la page 58 :

[Traduction] Par conséquent, en ce qui concerne l'appelante, FIOR est un nom qu'elle a inventé pour sa marque de commerce. De sorte que FIOR n'est pas « que » le nom de famille d'une personne vivante puisqu'il existe aussi en tant que nom inventé par l'appelante ou par des personnes à son emploi, pour une marque de commerce

Et il a ajouté aux pages 58 et 59 :

[Traduction] Naturellement, du point de vue des personnes s'appelant « Fior » et de leurs proches, la réponse veut que le terme FIOR soit principalement, sinon exclusivement, un nom de famille, et du point de vue des conseillers en marque de commerce de l'appelante, la réponse est que le mot soit principalement, sinon entièrement, un mot inventé. Aux fins de l'alinéa 12(1)a), et à mon sens, la réaction de l'une ou l'autre de ces personnes n'est pas un critère. Car le critère réside dans la réaction du public canadien en général devant ce mot, de l'avis de l'intimé ou de la cour, suivant le cas. Ma conclusion est qu'une personne au Canada d'une intelligence et d'une instruction moyennes, de langue française ou anglaise, est aussi, sinon plus, susceptible de réagir au mot (si les deux particularités - nom de famille et mot inventé - sont d'importance égale, on ne peut dire qu'il ne s'agit « principalement que » d'un nom de famille) en pensant qu'il s'agit d'une marque d'une entreprise plutôt que d'une famille de personnes (c'est-à-dire, en pensant qu'il s'agit du nom de famille d'un ou de plusieurs individus). Mais je doute beaucoup qu'une telle personne réagirait à ce mot en pensant qu'il y a vraiment quelqu'un qui porte ce nom de famille.

IV.5.4 Signification de « principalement »

Quand les résultats de la recherche indiquent que le mot est un nom ou un nom de famille et possède aussi une autre signification, l'examinateur doit décider laquelle est la principale signification du mot (première en importance). La signification principale d'un mot est déterminée en appliquant le critère décrit ci-dessous.

IV.5.5 Critère permettant de déterminer la signification principale

Pour arriver à déterminer quelle est la signification principale d'un mot, l'examinateur doit établir quelle serait, selon lui, la réaction du public canadien devant ce mot. Pour ce faire, il ne doit pas se laisser aller à sa subjectivité ni fonder ses conclusions sur ce qu'il juge être la signification principale du mot. Il doit plutôt se demander ce que penserait dans ce cas un Canadien français ou anglais, d'intelligence et d'instruction moyennes.

Il doit alors mettre en regard la signification du mot comme nom ou nom de famille et les autres significations du mot trouvées dans les dictionnaires ou fournies par les requérants. Si, selon lui, la signification du mot comme nom ou nom de famille l'emporte chez le Canadien moyen, il doit faire objection à la demande, aux termes de l'alinéa 12(1)a). Dans le cas contraire, il ne soulèvera aucune objection aux termes du même article.

Lorsqu'il y a équilibre ou égalité entre la signification de nom de famille et l'autre signification du mot lorsqu'on applique le test pour déterminer la signification principale, ou si l'examinateur doute que la signification de nom de famille est plus importante aux yeux des Canadiens moyens que ne l'est l'autre signification du terme, aucune objection aux termes de l'alinéa 12(1)a) ne devrait être soulevée.

Dans l'affaire Elder's Beverages (1975) Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1979), 44 C.P.R. (2e) 59, [1979] A.C.F. nº 86, le juge Cattanach a permis l'enregistrement de la marque ELDER'S en déclarant ce qui suit à la page 63 :

Par conséquent, la seule conclusion que je puisse formuler en l'espèce, c'est qu'une personne d'intelligence moyenne et ayant fait des études normales en anglais ne verrait pas dans le mot "ELDER" un nom de famille davantage qu'un nom commun, ou vice versa.

Dans l'affaire Standard Oil Co. précitée, le président Jackett a conclu, d'après les preuves apportées, que FIOR était « un mot qui représente... le nom de famille d'une personne vivante ». Les preuves ont aussi permis d'établir que FIOR a été inventé par le requérant en combinant les premières lettres de chacun des mots « fluid iron ore reduction ». FIOR était donc un mot inventé; ce n'était pas « seulement » un nom de famille. Après avoir passé en revue les preuves et la jurisprudence, le président Jackett a conclu à la page 59 :

[Traduction] « Ma conclusion est qu'une personne au Canada d'une intelligence et d'une instruction moyennes, de langue française ou anglaise, est aussi, sinon plus, susceptible de réagir au mot (si les deux particularités - nom de famille et mot inventé - sont d'importance égale, on ne peut dire qu'il ne s'agit« principalement que » d'un nom de famille) en pensant qu'il s'agit d'une marque d'une entreprise plutôt que d'une famille de personnes (c'est-à-dire, en pensant qu'il s'agit du nom de famille d'un ou de plusieurs individus). Mais je doute beaucoup qu'une telle personne réagirait à ce mot en pensant qu'il y a vraiment quelqu'un qui porte ce nom de famille. »

Le juge Judson de la Cour suprême du Canada, dans la décision Registraire des marques de commerce c. Coles Book Stores Ltd. (1972), 4 C.P.R. (2e) 1, [1974] R.C.S. 438, a approuvé le critère de la personne hypothétique tel qu'appliqué dans l'affaire FIOR. Il a jugé que COLES constitue un nom de famille bien connu du public canadien, et que le sens du mot « cole » qu'on retrouve dans le dictionnaire, ainsi que le pluriel « coles » étaient vraiment désuets. Refusant l'enregistrement, il déclarait à la page 3 :

En l'espèce, je puis uniquement conclure qu'au Canada une personne d'intelligence moyenne ayant fait des études normales en anglais ou en français réagirait immédiatement à la marque de commerce « Coles » en pensant à un nom de famille et ne saurait probablement pas que ce terme figure dans les dictionnaires.

Dans l'affaire Galanos c. Registraire des marques de commerce (1982), 69 C.P.R. (2e) 144, [1982] A.C.F. nº 1022 (QL), le juge Cattanach s'est fondé sur le critère de la réaction du public pour autoriser l'enregistrement de la marque GALANOS, et a émis l'opinion suivante à la page 155 :

J'ai de la peine à croire que la première réaction d'un consommateur devant un flacon d'eau de toilette arborant sur son étiquette le mot « GALANOS » serait de penser spontanément à un nom de famille.

À mon avis, un Canadien pourvu d'une intelligence moyenne et ayant reçu une éducation normale en anglais ou en français pourrait aussi bien considérer ce mot comme un mot forgé, fantaisiste ou inventé employé par une entreprise à titre de marque de commerce que penser qu'il n'est principalement qu'un nom de famille.

Par conséquent, l'examinateur devrait accorder une certaine valeur à l'argument du requérant selon lequel le mot ou les mots ont été choisis aux fins d'une marque de commerce ou devrait tenir compte de la perception du public de ce mot ou de ces mots. Ensuite, s'il a été décidé que le mot ou les mots ne sont pas « qu'un » nom ou nom de famille, c'est-à-dire qu'ils ont un sens en tant que marque de commerce, un sens dans le dictionnaire, un sens géographique et ainsi de suite, il faut alors décider du sens premier du mot ou des mots. Est-ce principalement un nom ou un nom de famille ou est-ce principalement une marque de commerce, un lieu géographique, etc.?

Le président de la Commission des oppositions, G.W. Partington, dans la décision Juneau c. Chutes Corp. (1986), 11 C.P.R. (3e) 260 (C.O.M.C.), a statué que la marque JUNEAU n'était principalement que le nom de famille d'un particulier vivant même si « Juneau » est la capitale de l'Alaska de même qu'un comté ou une ville dans l'État du Wisconsin. Cette décision a été rendue parce que la majorité des Canadiens, particulièrement ceux de la province de Québec, réagiraient immédiatement à la marque JUNEAU en pensant qu'il s'agit d'un nom de famille et non pas en lui donnant un sens géographique comme le soutenait le requérant.

IV.5.6 Prénom et nom de famille

On ne peut soulever d'objection en vertu de l'alinéa 12(1)a) en ce qui concerne une marque qui semble être la combinaison d'un prénom et d'un nom de famille, ou l'initiale (les initiales) d'un prénom ou de prénoms et d'un nom de famille, à moins qu'il ne soit possible de retrouver au moins vingt-cinq occurrences de la combinaison exacte dans un annuaire téléphonique canadien ou à moins que le prénom ou le nom de famille soit celui d'une personne célèbre.

Dans ces cas seulement, faut-il appliquer les critères permettant de déterminer le sens premier.

Marque de commerce Inscription Mesure à prendre
John Wilson John Wilson 12(1)a)
John Wilson J. Wilson aucune objection
J. Wilson John Wilson, Jack Wilson, etc. 12(1)a)
J. Wilson J. Wilson 12(1)a)

Dans Gerhard Horn Investments Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1983), 73 C.P.R. (2e) 23, [1983] 2 C.F. 878, le juge Cattanach, qui a autorisé l'enregistrement de la marque MARCO PECCI, a déclaré à la page 25 de son jugement :

Ce qu'interdit l'alinéa 12(1)a), c'est d'enregistrer comme marque de commerce le « nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes ». Il n'est donc pas interdit d'enregistrer le nom d'une personne fictive sauf si, par quelque coup du hasard, le nom fictif inventé par celui qui en demande l'enregistrement correspond au nom d'une personne vivante ou d'une personne décédée depuis moins de trente ans.

Et, plus loin, à la page 30:

Il est donc essentiel de déterminer en premier lieu si le ou les mots devant former le nom dont on demande l'enregistrement correspondent au nom ou nom de famille d'un particulier vivant ou récemment décédé. Ce n'est que lorsque cette condition préalable est remplie, et pas avant, que l'on doit se demander si la marque de commerce proposée n'est « principalement que » un nom ou nom de famille, ou autre chose.

Et, de nouveau, à la page 31:

Il ne suffit pas que le nom fictif ressemble à un nom que pourrait porter une personne réelle ou que le public puisse croire qu'il s'agit d'un nom ou d'un nom de famille. Cette opinion du public ne devient pertinente qu'une fois établie l'existence d'une personne vivante portant le nom ou le nom de famille en question.

IV.5.7 Noms de famille suivis de « & Fils », « Frères », « Inc. », « Co. », etc.

Les expressions composées d'un nom de famille suivi de « & Fils », « Frères », « Inc. », « Co. », etc. ne sont pas récusables en leur entier aux termes de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur les marques de commerce comme étant principalement un nom de famille. Toute addition telle que « & Fils » supprime l'élément « principalement que ».

IV.5.8 Noms de famille composés

Une marque de commerce composée d'au moins deux noms de famille, séparés ou non par un trait d'union, ne va pas à l'encontre des dispositions de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, à moins que la même combinaison apparaisse plus de vingt-cinq fois dans un annuaire téléphonique canadien.

Une marque de commerce composée de deux mots, qui ne sont principalement que des noms de famille séparés par un signe quelconque, autre qu'un trait d'union, tel que la conjonction « et » ou une perluette, un trait oblique, un astérisque, une virgule, etc. est enregistrable avec une déclaration de désistement des deux noms de famille. La marque de commerce dans son entier ne peut être considérée comme n'étant principalement que le nom de famille d'un particulier selon le juge Cattanach dans l'affaire Gerhard Horn Investments Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1983), 73 C.P.R. (2e) 23.

IV.5.9 Noms de famille au pluriel

Un nom de famille au pluriel peut être ou non enregistrable. Il est possible de soulever une objection en vertu de l'alinéa 12(1)a) seulement si le nom figure au moins vingt-cinq fois dans les annuaires téléphoniques canadiens. Toutefois, il faut appliquer le critère permettant de déterminer la signification principale.

L'examinateur doit établir quelle serait, selon lui, la réaction du public canadien devant ce mot. S'il considère qu'une personne au Canada d'une intelligence et d'une instruction moyennes, de langue française ou anglaise, réagirait à ce mot en pensant qu'il y a vraiment quelqu'un qui porte ce nom de famille, il soulèvera une objection en vertu des dispositions de l'alinéa 12(1)a).

IV.5.10 Noms de famille à la forme possessive

Un nom de famille à la forme possessive peut être ou non enregistrable. Il est possible de soulever une objection en vertu de l'alinéa 12(1)a) seulement si le nom figure au moins vingt-cinq fois dans les annuaires téléphoniques canadiens. Toutefois, il faut appliquer le critère permettant de déterminer la signification principale. L'examinateur doit établir quelle serait, selon lui, la réaction du public canadien devant ce mot. S'il considère qu'une personne au Canada d'une intelligence et d'une instruction moyennes, de langue française ou anglaise, réagirait à ce mot en pensant qu'il y a vraiment quelqu'un qui porte ce nom de famille, il soulèvera une objection en vertu des dispositions de l'alinéa 12(1)a).

IV.5.11 Noms de famille incluant des accents ou d'autres caractères

Un nom de famille peut comporter des accents, des voyelles infléchies ou d'autres caractères similaires. Lorsqu'on effectue une recherche dans les annuaires téléphoniques du Canada, toute requête incluant les caractères ci-haut mentionnés peut donner des résultats qui ne contiennent pas les caractères démontrés. Par contre, l'examinateur devrait quand même soulever une objection en vertu des dispositions de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur les marques de commerce lorsque la marque comporte ces caractères, même si le nom ou nom de famille résultant de la recherche ne démontrent pas les caractères.

Marque de commerce 25 inscriptions Mesure à prendre
Müller Muller 12(1)(a) objection
Noël Noel 12(1)(a) objection
Côté Cote 12(1)(a) objection

On peut soulever l'objection de la façon suivante :

« Les résultats de recherche dans Canada 411 pour le nom de famille MÜLLER démontre plus de 300 exemples du nom de famille. »

IV.5.12 Sources de référence — Alinéa 12(1)a)

Les sources de référence les plus souvent consultées sur la signification en tant que nom et nom de famille sont notamment les annuaires téléphoniques canadiens, les encyclopédies et les dictionnaires de langue. Il n'est ni possible ni raisonnable que l'examinateur effectue un examen exhaustif des annuaires. La recherche porte toujours sur les annuaires téléphoniques canadiens, mais ne s'y limite pas nécessairement.

L'examinateur consulte aussi les dictionnaires et d'autres sources de référence afin de déterminer si le ou les mots ont d'autres sens.

Dans l'affaire Standard Oil Co. c. Registraire des marques de commerce (1968), 55 C.P.R. 49, l'éminent président de la Cour de l'Échiquier a eu à statuer sur une objection présentée par le requérant selon laquelle même si FIOR figure à titre de nom de famille dans les annuaires téléphoniques de certaines villes canadiennes, cela ne constitue pas pour autant une preuve suffisante pour conclure que FIOR est le nom de famille d'une personne. Le président Jackett a rejeté cette assertion et conclu à la page 57 :

[Traduction] Selon moi, il était loisible à l'intimé de conclure que FIOR est probablement le nom de famille d'une ou de plusieurs personnes vivant au Canada, à partir du fait que FIOR figure dans les annuaires téléphoniques canadiens à titre de nom de famille. Si l'appelant avait eu un doute quelconque sur l'exactitude de cette conclusion, il avait toute latitude de faire vérifier les faits et d'apporter des preuves à ce sujet à l'intimé ou à la Cour. Il ne l'a pas fait et il ne me reste plus qu'à tirer la conclusion suivante, à l'instar de l'intimé, à savoir que la probabilité penche du côté qu'il existe des Canadiens s'appelant Fior.

IV.5.13 Importance historique

Une marque de commerce peut avoir une signification en tant qu'un nom ou un nom de famille et en même temps évoquer un écrivain, un artiste, un musicien, un historien, un politicien, un commerçant ou un scientifique qui porte le même nom ou le même nom de famille. Si l'examinateur pense que le Canadien hypothétique jugera qu'il s'agit du nom ou du nom de famille d'une personne décédée depuis plus de trente ans, le mot peut alors être enregistré. Il doit aussi tenir compte de la façon dont ce nom est présenté ou décrit sur la marque. Par exemple, pour le Canadien hypothétique, le nom Sir John A. MacDonald évoque tout d'abord un sens historique. Par contre, le nom MacDonald seul suscite une réaction tout à fait différente et il faudrait soulever une objection en vertu de l'alinéa 12(1)a).

IV.5.14 Embellissements

Il est possible de soulever une objection en vertu de l'alinéa 12(1)a) si la marque de commerce inclut des embellissements apportés aux caractères dans le nom ou le nom de famille. Dans la décision Davidoff Commercio E Industria Ltda c. Davidoff Extension S.A., (1989) 24 C.P.R. (3e) 230, le président de la Commission des oppositions, G.W. Partington, a fait les remarques suivantes à la page 234 :

[TRADUCTION] À mon avis, le consommateur moyen des marchandises de la requérante considérerait les embellissements apportés aux caractères utilisés par la requérante dans le dessin de la marque de commerce DAVIDOFF, c'est-à-dire le souligné de toute la marque de commerce et le point sur le D majuscule, comme faisant partie intégrante des caractères stylisés du mot « Davidoff » et ne pourraient être dissociés du mot lui-même : voir Canadian Jewish Review Ltd. c. Le registraire des marques de commerce, (1961) 37 C.P.R. 89, 22 Fox Pat. C.49. En outre, je souligne que le point sur le « D », qui constitue un élément supplémentaire de la marque de commerce de la requérante, ne figure pas dans les modèles ou la preuve produite par la requérante. Ainsi, il n'existe aucun autre dessin dans la marque de commerce de la requérante qui constitue une marque enregistrable, selon l'arrêt rendu dans John Labatt Ltd. c. Le registraire des marques de commerce, (1984) 79 C.P.R. (2e) 110.

IV.6 Alinéa 12(1)b) — Description claire ou description fausse et trompeuse

IV.6.1 Définition

Les marques de commerce composées, en tout ou en partie, de mots, doivent être examinées afin de déterminer si elles donnent une description claire ou une description fausse et trompeuse, en anglais ou en français, de la nature, de la qualité, du lieu d'origine et des personnes ou des conditions qui ont entouré la fabrication des produits ou des services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer. Une objection en vertu de l'alinéa 12(1)b) contre l'enregistrement de mots constituant une description claire vise à empêcher qui que ce soit de s'approprier l'emploi exclusif d'un mot descriptif, ce qui désavantagerait indûment ses concurrents par rapport à la langue qui appartient à tout le monde. Voir General Motors Corp c. Bellows (1949), 10 C.P.R. 101, aux pages 112 et 113.

Le mot « claire » n'est pas employé dans le sens « d'exact » mais plutôt dans le sens de « facile à comprendre [...] évident, simple ». Voir Thorold Concrete Products Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1961), 37 C.P.R. 166.

Les marques qui constituent une description fausse et trompeuse sont refusées afin de protéger le public contre ceux qui essaient de le tromper en ce qui a trait aux services et produits et d'empêcher les personnes faisant ces fausses représentations d'être avantagées injustement par rapport à leurs concurrents. Le mot « trompeuse » est particulièrement important. Un mot qui constitue une description fausse peut être enregistré, ce qui n'est pas le cas pour une description fausse et trompeuse. Voir aussi les sections IV.5.5 et IV.5.6 du présent manuel.

IV.6.2 Examen aux termes de l'alinéa 12(1)b)

Les marques de commerce qui, à première vue, ne semblent pas enregistrables pour une question de description doivent être étudiées avec beaucoup d'attention. L'examinateur doit être en mesure de justifier son objection. À cette fin, il doit faire des recherches sur le sens des mots et sur les caractéristiques et les propriétés du large éventail de produits ou de services offerts au consommateur moderne. Lorsqu'il s'agit d'un dessin ou d'une marque composée, il doit étudier l'impression créée par la partie figurative de la marque prise à part et l'effet conjugué du texte et de l'image.

Il devra expliquer en détail au requérant les raisons qui justifient une objection aux termes de l'alinéa 12(1)b). Il ne suffit pas de citer les définitions d'un dictionnaire et de laisser le requérant déterminer comment sa marque constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse des produits ou services décrits dans la demande. Il faut agir avec la même précaution lorsqu'il s'agit de demander un désistement touchant une partie d'une marque de commerce jugée irrecevable en vertu de l'alinéa 12(1)b).

Il est important de garder à l'esprit que le contexte qui entoure la détermination visée à l'alinéa 12(1)b)englobe le sens que dégage la marque de commerce ainsi que son rapport avec les produits ou les services en liaison avec lesquels elle est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer. Voir la décision Provenzano c. Registraire des marques de commerce (1977), 37 C.P.R (2e) 189, et confirmée (1978), 40 C.P.R. (2e) 288 (C.A.F), concernant la marque KOLD ONE.

L'examinateur doit se demander ce que la marque de commerce laisse entendre de prime abord à l'acheteur ou au vendeur éventuel ou ce qu'elle le porte à croire quant à la qualité, à la nature, aux conditions de production, etc. des produits ou des services. Il doit déterminer si la marque indique de quels services ou produits il s'agit, ou si elle les décrit ou encore si elle décrit une propriété qui leur est généralement associée. Dans l'affirmative, la marque devrait pouvoir être employée par toute autre partie se livrant à la production et à la distribution de produits ou l'exécution de services similaires. Un requérant ne pourrait donc pas se voir accorder l'emploi exclusif du mot « juteux » en ce qui a trait aux pommes, et pour les mêmes raisons, une marque de commerce telle que « dessert congelé » figurant sur un emballage de crème glacée ne pourrait pas être déposée.

Si, par ailleurs, la marque décrit faussement une propriété des services ou des produits, l'examinateur doit aussi envisager de s'opposer à son enregistrement en vertu de l'alinéa 12(1)b). Dans ce cas, les acheteurs et vendeurs trompés par cette description fausse achèteraient des produits ou commanderaient des services qui ne seraient pas de la nature ou de la qualité prévue, d'où la nécessité de soulever une objection.

IV.6.3 Critère du caractère clairement descriptif

Pour juger si une marque constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse en français ou en anglais, il faut envisager le mot sous l'angle de la première impression qu'il donne, plutôt qu'en fonction de son sens étymologique. Dans l'affaire Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1978), 40 C.P.R. (2e) 25, [1978] A.C.F. nº 307, à la page 27, le juge Collier déclarait : « La décision qu'une marque constitue une description claire doit être dictée par une impression immédiate; elle ne doit pas s'appuyer sur des recherches concernant le sens des mots. »

L'examinateur ne doit pas se fier à des définitions désuètes, archaïques ou inhabituelles d'un ou de plusieurs mots en rapport avec des services ou des produits. Le sens du mot dans le langage courant, et non son sens étymologique, constitue le facteur déterminant lorsqu'il s'agit de juger si un mot donne une description claire ou une description fausse et trompeuse des services ou des produits. L'examinateur peut avoir recours aux sources autorisées, y compris les dictionnaires. Voir John Labatt Ltd. c. Carling Breweries Ltd. (1974), 18 C.P.R. (2e) 15.

Cependant, le fait qu'une combinaison particulière de mots ne figure dans aucun dictionnaire n'empêche pas de juger qu'une marque de commerce constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse. Si chaque partie d'une marque a un sens bien connu en anglais ou en français, le résultat de cette combinaison pourrait contrevenir à l'alinéa 12(1)b) de la Loi.

Dans la décision Oshawa Group Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1980), 46 C.P.R. (2e) 145, le juge Cattanach énonce ce qui suit aux pages 148 et 149 :

Des mots tels que HYPER-VALUE et HYPER-FORMIDABLE, formés par la combinaison du préfixe HYPER et, dans le premier cas, du mot anglais bien connu VALUE et, dans le second, du terme FORMIDABLE, aussi bien connu en français qu'en anglais, ne figurent dans aucun dictionnaire, mais on ne peut en conclure qu'ils sont pour autant vides de sens. On trouve les éléments qui les composent dans les dictionnaires et on peut par conséquent, selon moi, se fonder sur ceux-ci pour déterminer le sens de ces éléments et, si possible, celui de ces mots composés eux-mêmes. Cette méthode est spécialement indiquée lorsque le premier élément est un préfixe, tel que HYPER, employé comme préposition, adverbe ou adjectif.

Et, plus loin à la page 152 :

Pour déterminer si les marques de commerce Hyper-Formidable et Hyper-Value constituent une description claire, il faut se fonder sur l'impression de l'utilisateur éventuel des services fournis par l'appelante.

Par ailleurs, dans l'affaire Mitel Corporation c. Registraire des marques de commerce (1984), 79 C.P.R. (2e) 202, le juge Dubé a décidé que la marque de commerce SUPERSET était contraire à l'alinéa 12(1)b) lorsqu'elle est employée en liaison avec des appareils téléphoniques appartenant à des abonnés. Le juge Dubé a dit ce qui suit à la page 206 :

On doit sans aucun doute se fonder sur une première impression pour décider si une marque de commerce constitue une description claire. La Cour doit se mettre à la place d'un consommateur ordinaire qui voit la marque de commerce annoncée en vitrine des magasins, la lit dans les messages publicitaires publiés dans les journaux, l'entend à la radio ou la voit à la télévision. Il est parfois utile de s'en remettre au dictionnaire, mais une marque forgée qui n'a pas acquis droit de cité dans le dictionnaire reste assujettie à l'alinéa 12(1)b). Dans un tel cas, la Cour peut examiner les éléments constitutifs de la marque de commerce, afin de l'évaluer comme un tout, phonétiquement ou visuellement. Les mots ou les préfixes ayant une connotation élogieuse sont a priori des termes descriptifs, bien que ces épithètes perdent parfois leur impact descriptif dans certaines associations.

à la page 208, le juge Dubé énonce également un autre principe important : « la marque de commerce ne doit pas être envisagée isolément, mais par rapport aux marchandises qu'elle désigne. »

La seconde étape consiste, pour l'examinateur, à déterminer quelle sera, selon lui, la première impression du vendeur, de l'acheteur ou de l'usager ordinaire des produits ou services en voyant ce mot. Dans la décision Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1978), 40 C.P.R. (2e) 25, le juge Collier, ayant à juger le droit à l'enregistrement de la marque SUPERWASH, l'a ainsi soumise à ce critère à la page 27 :

En décidant si l'expression contestée est une description claire, la Cour doit s'efforcer de se mettre à la place de l'usager ordinaire des produits. Or, il semble que l'usager ou le marchand de chandails de laine et de chaussettes de laine pour hommes devrait savoir que cette matière est depuis toujours susceptible de rétrécir au lavage. À mon avis, le consommateur conclurait d'emblée que le mot SUPERWASH, appliqué à certaines produits en laine, décrit un vêtement qui se lave très bien ou extrêmement bien, sans rétrécir ou très peu.

Si l'examinateur doute que le vendeur ou l'acheteur éventuel penserait de prime abord que la marque de commerce constitue une description claire de la nature ou de la qualité des services ou produits, il ne devrait pas soulever d'objection aux termes de l'alinéa 12(1)b).

Une approche différente a été prise pour de nouveaux mots ou de nouvelles variantes d'anciens mots de la langue française ou anglaise dans l'affaire Home Juice Co. v. Orange Maison Ltée (1970), 1 C.P.R. (2e) 14, [1970] R.C.S. 942. Bien qu'un mot ou une variante d'un mot puisse s'être répandu dans un autre pays de langue française ou anglaise, et être courant dans ce pays tout en étant inconnu du vendeur ou de l'usager de ces produits au Canada, il faut considérer qu'il fait partie du langage courant aux fins d'application de l'alinéa 12(1)b). Dans la décision Home Juice Co., le juge Pigeon a déclaré à la page 16 :

L'intimée a soutenu qu'il ne fallait pas tenir compte du sens courant en France, mais uniquement de celui qui est courant au Canada et qu'en l'absence de toute preuve, par dictionnaires ou autrement, que le sens dont il s'agit était courant au Canada à la date de l'enregistrement, il fallait ne tenir aucun compte d'une signification nouvelle ayant cours en France seulement. Cette prétention aurait des conséquences graves si elle était accueillie. Il en découlerait qu'un commerçant astucieux pourrait monopoliser une expression française nouvelle en l'enregistrant comme marque de commerce dès qu'elle commence à avoir cours en France ou dans un autre pays francophone et avant qu'on puisse démontrer qu'elle a commencé à avoir cours au Canada.

À mon avis, le texte de l'article 12 ne permet pas une telle distinction. Il parle d'une description « en langue anglaise ou française ». Chacune de ces deux langues est internationale. Quand on en parle en langage courant on les considère dans leur totalité et non pas sous l'aspect particulier du seul vocabulaire ayant cours au pays, vocabulaire qui est d'ailleurs extrêmement difficile à définir surtout a une époque où les moyens de communication ne connaissent plus de frontières.

Lorsqu'on examine l'aspect de la description, il est très important de bien se demander si la marque est grammaticalement exacte. Dans l'affaire Clarkson Gordon c. Registraire des marques de commerce (1985), 5 C.P.R. (3e) 252, on a jugé que les marques AUDITCOMPUTER et THE AUDITCOMPUTER ne constituaient pas une description claire puisque le mot AUDITCOMPUTER était une combinaison lourde et maladroite de deux mots. Dans l'affaire Pizza Pizza Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1982), 67 C.P.R. (2e) 202, le juge a statué que la marque PIZZA PIZZA ne constituait pas une description claire puisque la formation de cette expression, sur le plan linguistique, n'est pas considérée comme normalement acceptable en anglais écrit ou parlé.

IV.6.4 Marque sous forme graphique, écrite ou sonore

Lorsqu'il applique le critère d'enregistrement aux termes de l'alinéa 12(1)b), l'examinateur doit être prêt à considérer la description claire ou la description fausse et trompeuse, qu'il s'agisse d'un mot, d'un dessin ou d'une marque composée puisqu'on peut soulever une objection aussi bien contre une représentation ou un dessin que contre un mot écrit ou prononcé.

Dans l'affaire Frost Steel and Wire Co. Ltd. c. Lundy (1925), 57 O.L.R. 494, la Cour devait juger la validité d'une marque de commerce représentant un nœud formé dans une clôture de fils de fer. Jugeant l'enregistrement invalide, le juge Rose déclarait à la page 498 :

[Traduction] Très peu de causes ont été rapportées où les tribunaux ont eu à juger s'il était possible d'enregistrer une marque sous forme d'un dessin descriptif. Mais il est difficile de voir pourquoi on devrait appliquer des règles différentes dans le cas d'un dessin et d'un mot [...]

L'agent d'audition dans l'affaire Ralston Purina Co. c. Effem Foods Ltd. (1990), 31 C.P.R. (3e) 52 (dessin d'une tête de chat en liaison avec de la nourriture pour animaux domestiques, en l'occurrence, pour chats), a déclaré ce qui suit à la page 55:

[Traduction] Le critère à appliquer en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce repose sur la première impression que la marque utilisée en liaison avec les marchandises laisse à l'usager qui l'emploie tous les jours. En l'espèce, je considère que l'emploi de la marque inscrite sur une boîte ou un paquet de nourriture pour chats indique clairement que la marchandise n'est autre qu'un produit destiné aux chats.

Le Registraire a refusé la marque THOR-O-MIX qui devait être employée en liaison avec du ciment prêt à l'emploi parce que celle-ci constituait une description claire de la nature des produits. Dans la décision Thorold Concrete Products Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1961), 37 C.P.R. 166, le juge Kearney a statué à la page 172 :

[Traduction] Quand j'ai entendu pour la première fois le nom de la marque qui nous occupe, celle-ci a eu simplement la même signification pour moi que si elle s'était écrite « thorough-mix », et je pense que le grand public aurait la même impression que moi dans les mêmes circonstances.

IV.6.5 Description fausse

Bien que l'alinéa 12(1)b) interdise l'enregistrement de marques qui constituent des descriptions fausses et trompeuses, rien n'empêche l'enregistrement de marques qui constituent une description fausse si elles ne risquent pas d'induire l'acheteur moyen en erreur en lui faisant croire que les produits ou les services auxquels elles sont liées sont de telle nature ou qualité. D'ailleurs, dans son livre Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3e édition, H.G. Fox justifie le droit à l'enregistrement des mots qui sont clairement des descriptions fausses en affirmant ceci aux pages 93 et 94 :

[Traduction] Un grand nombre de mots sont clairement de fausses descriptions des marchandises ou des services en liaison avec lesquels ils sont ou pourront être employés mais ne sont absolument pas des descriptions trompeuses. En l'instance, un mot qui est clairement une fausse description peut être très distinctif. C'est ce qui attire l'attention et le rend donc distinctif. En pareil cas, un mot de ce genre devrait constituer une bonne marque de commerce et devrait être enregistrable. D'autre part, l'inverse est vrai si une marque de commerce est fausse et trompeuse. Ainsi, la marque « North Pole » (Pôle Nord) peut être descriptive de la nature ou de la qualité de marchandises si elle est employée en liaison avec de la crème glacée ou de la nourriture congelée, tout comme le mot « Frigidaire » a été considéré descriptif de réfrigérateurs et de systèmes de réfrigération. Bien que l'emploi de l'expression« North Pole » constituerait une description fausse pour des bananes ou des oranges, il ne s'agirait pas d'une description fausse et trompeuse. Il s'agirait d'un nom géographique détaché ou dissocié du lieu d'origine des biens.

IV.6.6 Description fausse et trompeuse

L'objection fondée sur l'alinéa 12(1)b), description fausse et trompeuse, repose sur le principe suivant, à savoir qu'une marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement ne doit pas induire le public en erreur en attribuant à des produits une qualité qu'ils n'ont pas. Par exemple, dans l'affaire Deputy Attorney-General of Canada c. Biggs Laboratories (Canada) Limited (1964), 42 C.P.R. 129, la marque de commerce SHAMMI en liaison avec des gants de polythène transparents ne pouvait être enregistrée car ces derniers ne contenaient pas une parcelle de chamois (shammi). Jugeant que la marque SHAMMI constituait une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits, le juge Dumoulin déclarait à la page 130 :

[Traduction] Un article mis en vente qui prétend contenir certains éléments qu'il ne contient pas du tout doit certainement être considéré comme trompeur pour les consommateurs.

Toutefois, dans la décision Lake Ontario Cement Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1976), 31 C.P.R. (2e) 103, [1976] A.C.F. nº 1104, le juge Dubé a affirmé que le mot PREMIER ne constituait pas une description fausse et trompeuse lorsqu'il est employé en liaison avec les produits « sable et gravier et béton pré-malaxé» et « blocs et briques de béton communément utilisés dans la construction d'immeubles et de maisons domiciliaires ». Le juge Dubé a considéré que le mot PREMIER reflétait un degré de qualité qui pourrait être celui des produits et, si les produits étaient inférieurs à cette norme, le mot PREMIER pouvait constituer une description fausse de celle-ci. Mais les commerçants ou acheteurs ordinaires considéreraient le mot PREMIER comme une référence indirecte à la qualité des produits et ne seraient pas portés à penser que les produits achetés sont de la meilleure qualité. Le mot PREMIER n'a donc pas été considéré comme une description fausse et trompeuse mais a été jugé comme étant une description claire; le mot PREMIER a donc dû faire l'objet d'un désistement.

IV.6.7 En langue française ou anglaise

Un mot dans une langue autre que l'anglais ou le français qui décrit clairement la nature ou la qualité des services ou produits n'est pas interdit par l'alinéa 12(1)b). L'interdiction prévue par cet alinéa ne concerne que les mots en anglais ou en français. Dans l'affaire Gula c. Manischewitz Co. (1947), 8 C.P.R. 103, on a jugé que même si le mot TAM signifiait « saveur » ou « savoureux » à une personne de langue hébraïque ou de langue yiddish, la marque TAM TAM pouvait faire l'objet d'une marque de commerce, étant donné que ce n'est ni un mot anglais, ni un mot français.

L'alinéa 12(1)b) n'empêche pas non plus l'enregistrement d'une marque de commerce composée d'une combinaison de mots anglais et français, chacun étant descriptif des produits. Dans l'affaire Coca-Cola Co. c. Cliffstar Corp. (1993), 49 C.P.R. (3e) 358, le requérant a fait une demande d'enregistrement de la marque de commerce LE JUICE pour des jus. Le mot « juice » faisait l'objet d'un désistement. Les opposants ont allégué que la marque était le nom des produits et n'était pas enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)c) de la Loi sur les marques de commerce, et que la marque constituait une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits, ce qui est contraire à l'alinéa 12(1)b). L'opposition a été rejetée et il a été statué ce qui suit à la page 360 :

[Traduction] La preuve des opposants établit que le mot « le » est un article défini en français et que le terme « juice » est un nom commun en anglais qui se rapporte à un liquide issu d'un végétal ou d'un animal. Par conséquent, on ne peut pas dire que la marque de commerce dans son ensemble signifie quelque chose en français ou en anglais.

Et, plus loin, à la page 361:

[Traduction] La marque projetée se compose du mot français « le » et du nom commun anglais « juice ». Le premier est un article défini dans la langue française. Le deuxième est un mot qui constitue une description claire, dans la langue anglaise, de la nature de la marchandise, soit du « jus de fruit », ce qu'a admis par ailleurs le requérant en joignant un désistement à sa demande. La combinaison des deux mots, cependant, n'enfreint pas l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce.

IV.6.8 Nature ou qualité

Une marque de commerce n'a pas droit à l'enregistrement si elle constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse en anglais ou en français de la nature ou de la qualité des services ou produits en liaison avec lesquels elle est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer. En ce qui a trait à la nature des services et des produits, l'examinateur peut suivre la ligne de pensée du juge Cattanach qui, dans l'affaire Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp. (1968), 55 C.P.R. 29, à la page 34, déclarait : [Traduction] « ...le mot « nature », tel qu'il apparaît à l'alinéa 12(1)b), doit être pris dans le sens d'aspect, de trait ou de caractéristique du produit ».

Des mots qui décrivent une fonction ou le résultat de l'emploi des produits ont aussi été rejetés. Les marques STA-ZON, une déformation de « stays on », et SHUR-ON, une déformation de « sure on », concernant des montures de lunette, ont été jugées ne pas convenir pour une marque de commerce. Dans l'affaire Kirstein Sons & Co. c. Cohen Bros., Limited (1907), 39 S.C.R. 286, à la page 288, le juge Davies déclarait : [Traduction] « Il ne pouvait pas revendiquer l'antériorité ni réclamer l'usage exclusif de la description d'un mérite quelconque de l'article. »

Dans la décision Thomson Research Associates Ltd. c. Le Registraire des marques de commerce (1982), 67 C.P.R. (2e) 205, concernant la marque ULTRA FRESH, le juge a statué que la fonction des produits était clairement descriptive de leur nature. Le juge Mahoney énonce ce qui suit à la page 208 :

Je souscris à la prétention de l'intimé que la marque ULTRA FRESH est clairement descriptive. Elle ne décrit pas les bactériostatiques et les fongistatiques en tant que tels, mais elle décrit clairement, ou décrit de façon fausse ou trompeuse, l'état du produit, par exemple l'état du sous-vêtement après qu'il a été traité aux bactériostatiques et aux fongistatiques.

En appel, (1983), 71 C.P.R. (2e) 287, [1983] A.C.F. nº 535, le juge en chef Thurlow a déclaré ce qui suit à la page 288 :

À notre avis, l'expression ULTRA FRESH employée comme marque de commerce décrit clairement la fonction, le but et l'effet des bactériostatiques et des fongistatiques utilisés selon le mode d'emploi. Il s'ensuit que l'inscription a été correctement refusée comme contraire à l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce, R.C.S. 1970, ch. T-10.

Certains mots d'emploi courant dans un domaine particulier tel que « fashions » (mode) ou « pack » (paquet), qui expriment des qualités distinctives de produits ou de services, sont considérés comme une description claire de leur nature et ne sont donc pas enregistrables. En ce qui concerne le sens du mot « qualité » tel qu'on le retrouve à l'alinéa 12(1)b), l'examinateur soulèvera une objection à des mots qui décrivent un degré d'excellence censé être atteint par des produits ou services; p. ex. SUPERWASH pour du fil ou du tissu de chandails ou de bas, ou NO. 1 en liaison avec des boissons alcoolisées brassées.

Des marques telles que SUPÉRIEUR, EXCELLENT, QUALITÉ, MEILLEUR, ULTRA, SUPER, SUPRÊME ou PARFAIT, qui vantent les mérites ou la supériorité des produits, sont clairement descriptives de leur qualité et ne sont pas enregistrables.

Dans l'affaire Mitel Corporation c. Registraire des marques de commerce (1984), 79 C.P.R. (2e) 202, la décision concernant la marque SUPERSET reprend la même ligne de pensée pour les mots élogieux, puisqu'on a statué que la marque concernée était clairement descriptive.

IV.6.9 Embellissement de mots descriptifs

Certaines marques de commerce qui font l'objet d'une demande sont composées de lettres de fantaisie. Ces marques ne sont pas enregistrables puisqu'elles n'ont pas de caractéristiques de dessin à l'exclusion des mots qui les composent. Dans la décision John Labatt Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1984), 79 C.P.R. (2e) 110, le juge Cattanach s'exprimait comme suit sur ce sujet à la page 120 :

Dans la présente affaire, tout comme dans celle de CANADIAN JEWISH REVIEW, les mots « super bock » constituent la partie concrète de la marque de commerce, et en dépit des embellissements ajoutés à certaines des lettres du mot BOCK et de l'enchaînement des lettres du mot SUPER placé au-dessus du mot BOCK, là où le sens de la combinaison exige qu'il soit placé dans un arrondi délicat, ces mots se déchiffrent toujours SUPER BOCK.

Comme l'a dit le juge Cameron, « sans ces mots, il n'y aurait pas de traits spéciaux ou de dessin spécial ».

Étant donné que les deux mots SUPER BOCK constituent une partie éminemment concrète de la marque de commerce, en dépit du désistement dont ils ont fait l'objet, et qu'il n'y a pas de trait dessiné à l'exclusion de ces lettres et de la manière de les « positionner », il s'ensuit, selon le raisonnement du juge Cameron que j'adopte et que j'applique, que la marque de commerce dans son ensemble ne peut être autre chose qu'une description claire de la nature ou de la qualité du produit auquel on l'associe et que, par conséquent, elle n'est pas enregistrable.

Remarque : Ce principe s'appliquerait aussi lorsque la marque n'est pas enregistrable aux termes des alinéas 12(1)a)ou c).

IV.6.9.1 Critère « sous sa forme sonore » appliqué aux marques composées

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Alinéa 12(1)b) : Application du critère « sonore » aux marques composées comprenant des mots qui en constituent la caractéristique dominante)

L'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce énonce qu'une marque de commerce est enregistrable, sauf si, qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces produits ou services.

Dans Best Canadian Motor Inns Ltd. c. Best Western International, Inc. (2004), 30 C.P.R. (4th) 481, la Cour fédérale s'est prononcée sur l'interprétation de l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce à l'égard des marques composées (c.-à-d. des marques qui comportent à la fois un élément mot et un élément graphique).

Plus précisément, la Cour fédérale a conclu dans cette décision que les mots « BEST CANADIAN MOTOR INNS » constituaient la caractéristique dominante de la marque illustrée ci-dessous et que, étant donné que ces mots donnaient une description claire de la nature ou de la qualité des services de la requérante, la totalité de la marque, lorsqu'elle était prononcée, n'était pas conforme à l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce et n'était donc pas enregistrable.

Logo de Best Canadian Motor Inns Ltd

À la lumière de cette décision, le Bureau des marques de commerce considère qu'une marque composée, lorsqu'elle est prononcée, n'est pas conforme à l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce et n'est donc pas enregistrable si elle renferme des éléments mots :

  1. qui donnent une description claire ou description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent ou du lieu d'origine de ces produits ou services; et
  2. qui constituent la caractéristique dominante de la marque.
IV.6.9.1.1 Examen de la question de savoir si des mots constituent la caractéristique dominante d'une marque composée

Dans le Canadian Oxford Dictionary, le mot « dominant » est défini comme suit :

« 1. dominating, prevailing, most influential. 2. (of a high place) prominent, overlooking others. [...] ».

Dans ce même ouvrage, le verbe « dominate » est défini comme suit :

« [...] 2. tr. & intr. (of a person, sound, event, etc.) be the most influential or conspicuous factor in [...] ».

Le Petit Robert définit le mot « dominant » comme suit :

« 1. Qui exerce l'autorité, domine sur d'autres [...] 2. Qui est le plus important, l'emporte parmi d'autres (capital, premier, prépondérant, primordial, principal) [...] »

Il définit également le verbe « dominer » comme suit :

« 1. Exercer une influence qui l'emporte sur les autres [...] 2. Être le plus apparent, le plus fort, le plus important, parmi plusieurs éléments (l'emporter, prédominer) [...] »

Pour déterminer si l'élément mot constitue la caractéristique dominante d'une marque, les examinateurs se demanderont si l'élément mot en question représenterait à prime abord, aux yeux du consommateur éventuel, le trait le plus important ou prépondérant de la marque. À cette fin, ils examineront l'ensemble de la marque et compareront l'impression visuelle créée par l'élément mot de celle-ci avec l'impression visuelle découlant de l'élément graphique. Si l'élément graphique de la marque ne stimule pas l'intérêt visuel, l'élément mot sera considéré comme l'élément dominant.

Pour évaluer l'impression visuelle créée par les éléments d'une marque, les examinateurs pourront tenir compte de facteurs comme les dimensions des mots et du dessin, la police de caractères, le style, la couleur et l'agencement des lettres utilisées, ainsi que le caractère distinctif inhérent de l'élément graphique.

Le Bureau estime que les marques composées comportant des éléments graphiques ajoutés aux mots qui donnent une description claire ne sont pas enregistrables lorsque l'élément graphique ne constitue qu'un embellissement des lettres dont les mots se composent et ne peut être dissocié de ceux-ci. Voir Canadian Jewish Review Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1961), 37 C.P.R. 89; Ingle c. Registraire des marques de commerce (1973), 12 C.P.R. (2e) 75; et John Labatt Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1984), 79 C.P.R. (2e) 110.

Compte tenu des définitions qui précèdent, le Bureau est d'avis qu'un seul élément d'une marque de commerce peut être dominant. En conséquence, lorsque l'élément mot et l'élément graphique de la marque sont aussi importants ou frappants l'un que l'autre, le Bureau estime qu'aucun d'eux ne peut constituer la caractéristique dominante de la marque.

Lorsque l'élément mot d'une marque composée n'est pas la caractéristique dominante de celle-ci, le Registraire est d'avis que la totalité de la marque ne peut, lorsqu'elle est prononcée, donner une description claire ou donner une description fausse et trompeuse qui va à l'encontre de l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce. Si le Registraire n'est pas certain que l'élément mot de la marque constitue la caractéristique dominante de celle-ci, il ne pourra être convaincu que la marque, lorsqu'elle est prononcée, n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce.

IV.6.10 Marques de commerce suggestives

Une marque de commerce qui ne décrit pas clairement la nature ou la qualité des produits est quelquefois appelée marque de commerce suggestive. La marque WATERWOOL a eu droit ainsi à l'enregistrement en rapport avec une liste de vêtements pour hommes et femmes Deputy Attorney-General of Canada c. Jantzen of Canada Limited (1964), 46 C.P.R. 66. à la page 72, le président Jackett a tiré la conclusion suivante après examen de la preuve :

[Traduction] Ma première impression, et elle n'a pas changé d'ailleurs, c'est que le mot WATERWOOL pourrait induire en erreur la personne qui le verrait employé en liaison avec un vêtement; il pourrait même vaguement suggérer une association quelconque avec la laine; mais il ne décrit pas un vêtement fait de la laine d'un animal.

On cite souvent l'affaire GRO-PUP où une marque a été jugée suggestive plutôt que descriptive. Il s'agit de Kellogg Co. of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce,[1940] Ex. C.R. 163. Après avoir examiné la preuve, le juge Angers a déclaré à la page 170 :

[Traduction] « [...] je ne crois pas que le mot « Gro-Pup » décrit l'article en liaison avec lequel il doit être utilisé, c'est-à-dire de la nourriture pour chiens. Il suggère tout au plus les résultats que l'article est susceptible de produire. »

Toutefois, dans l'affaire Quaker Oats Co. of Canada Ltd. c. Ralston Purina Canada Inc. (1987), 18 C.P.R. (3e) 114, la marque de commerce HELPING DOGS LIVE LONGER LIVES a été rejetée car elle constituait une description claire et qu'elle était, en conséquence, non enregistrable. à la page 119 de la décision, le président de la Commission des oppositions des marques de commerce, G.W. Partington, affirmait ce qui suit en concluant que la marque décrivait clairement l'effet du produit :

[Traduction] [...] je suis d'avis que l'acheteur ordinaire de nourriture pour chiens conclurait immédiatement que la marque de commerce HELPING DOGS LIVE LONGER LIVES appliquée à une telle marchandise décrirait clairement à l'usager qu'en employant les marchandises du requérant, son chien vivrait plus longtemps et en meilleure santé. À cet égard, la situation en l'espèce est très distincte de celle examinée par le juge Angers dans l'affaire Kellogg Co. of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce, [1939] 3 D.L.R. 65, [1940] Ex. C.R. 163, où le juge du procès a conclu que la marque de commerce GRO-PUP appliquée à de la nourriture pour chiens suggérait « tout au plus les résultats que l'article est susceptible de produire ». En outre, je ne considère pas que la décision concernant la marque GRO-PUP puisse encore faire autorité quant à la proposition selon laquelle le résultat d'un article n'est pas suffisant pour rendre impossible l'enregistrement d'une description de ce résultat à titre de marque de commerce. Voir la décision Sharp Kabushiki Kaisha c. Dahlberg Electronics, Inc. (1983), 80 C.P.R. (2e) 47, aux pages 51 à 55.

IV.6.11 Conditions de production

Si la marque qui fait l'objet d'une demande constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse des conditions de production, il faut alors envoyer un rapport au requérant s'opposant à l'enregistrement. Dans la décision Staffordshire Potteries Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1976), 26 C.P.R. (2e) 134, la Cour a rejeté la demande d'enregistrement concernant la marque KILNCRAFT au motif qu'une personne voyant cette marque penserait de prime abord que ces produits (vaisselle) sont fabriqués selon un procédé de cuisson au four. Si tel n'est pas le cas, la marque représente une description fausse et trompeuse des produits.

IV.6.12 Personnes employées à la fabrication

Un mot qui constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse des personnes employées à la fabrication des produits ou à l'exécution des services n'est pas enregistrable. Le mot « potier » n'est pas enregistrable pour de la poterie, pas plus que le mot « boulanger » ne l'est pour du pain.

IV.6.12.1 Désignations professionnelles

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Titres professionnels et leurs initiales — Alinéa 12(1)(b) de la Loi sur les marques de commerce)

Lorsqu'il se heurte à une marque, ou une partie de celle-ci, qui semble être le nom d'une profession, l'examinateur effectue une recherche afin de déterminer si la marque, ou une partie de celle-ci, s'agit d'un titre professionnel. Si la recherche révèle que la marque, ou une partie de celle-ci, visée par la demande est effectivement composée d'un titre professionnel, l'examinateur doit appliquer le critère de la première impression eu égard aux produits et/ou services du requérant. Voir Wool Bureau of Canada Ltd. v. Registraire des marques de commerce (1978), 40 C.P.R. (2e) 25 et Mitel Corp. v. Registraire des marques de commerce (1984), 79 C.P.R. (2e) 202.

S'il est jugé que le consommateur éventuel, au vu de la marque visée par la demande, aurait immédiatement l'impression que les produits ou services sont produits par un membre de cette profession, la marque sera considérée comme donnant une description claire ou une description fausse et trompeuse des personnes ayant produit les produits et services et donc non enregistrable conformément aux dispositions de l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce. Voir Life Underwriters Assn. of Canada v. Provincial Assn. of Québec Life Underwriters (1988), 22 C.P.R. (3e) 1 et Lubrication Engineers, Inc. v. Canadian Council of Professional Engineers (1992), 41 C.P.R. (3e) 243.

Le Bureau considère que l'ajout d'une abréviation, d'un acronyme ou d'initiales représentant le titre professionnel compris dans la marque de commerce ne rendra pas une marque enregistrable. Voir Life Underwriters Assn ci-dessus et College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of British Columbia v. Council of Natural Medicine College of Canada (2009) 80 C.P.R. (4e) 265.

IV.6.13 Lieu d'origine

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Lieu d'origine — Alinéa 12(1) b) de la Loi sur les marques de commerce)

Une marque de commerce décrit clairement le lieu d'origine si, dans son ensemble, elle est un nom géographique et que les produits ou services qui y sont associés proviennent du lieu correspondant au nom géographique.

Une marque de commerce donne une description fausse et trompeuse du lieu d'origine si la marque, ou une partie de la marque, désigne un nom géographique qui n'est pas le lieu d'origine des produits ou services associés, et si le consommateur canadien moyen ou le vendeur serait induit en erreur en croyant que les produits ou services qui y sont associés proviennent du lieu correspondant au nom géographique figurant dans la marque de commerce.

Nom géographique

On déterminera qu'une marque de commerce est un nom géographique si la recherche indique qu'elle n'a pas d'autre signification que le nom géographique. Dans l'affaire MC Imports Inc. c. Afod Ltd., 2016 CAF 60, Trudel, J.A. a déclaré au paragraphe 65 :

Si les produits ou les services proviennent du lieu auquel renvoie la marque de commerce, alors cette marque donne une description claire du lieu d'origine. Il n'y a aucune ambiguïté lorsque la marque de commerce est le nom d'un lieu d'origine qui inviterait à une enquête plus approfondie : faire référence au lieu d'origine par son nom est le summum de la clarté. C'est pourquoi le point de vue du consommateur ordinaire des produits ou des services n'est pas nécessaire. Comme il a été signalé précédemment, en déposant une demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui renvoie à un lieu géographique, le demandeur ne doit pas être autorisé à bénéficier du manque de connaissances du consommateur en géographie.

Toutefois, si la recherche démontre que la marque de commerce possède différentes significations, tels un prénom, un nom de famille, un mot du dictionnaire, un terme ordinaire du commerce, ou une autre signification reconnue par une source reconnue, l'examinateur doit alors considérer la première impression du consommateur canadien moyen ou du vendeur des produits ou services du requérant pour déterminer si le nom géographique est la signification principale ou prédominante de la marque de commerce.

Pour évaluer si une marque de commerce est un nom géographique, les examinateurs peuvent tenir compte des noms de continents, de pays, de provinces, d'états, de régions, de villes, de quartiers et de rues. Voir Lum c. Dr. Coby Cragg Inc. (2015), 134 C.P.R. (4e) 409 et General Motors of Canada c. Decarie Motors Inc. (2000), 9 C.P.R. (4e) 368.

Les examinateurs doivent garder à l'esprit qu'une marque sous forme de dessin peut être considérée comme l'équivalent du nom géographique de ce lieu si le consommateur canadien moyen ou le vendeur des produits ou services qui y sont associés, reconnaît, à sa première impression, que le dessin consiste en une représentation de ce lieu géographique. Par exemple, une représentation d'une carte de l'Italie pour des vins peut être considérée comme l'équivalent du nom géographique de l'Italie.

Les examinateurs doivent également tenir compte que, lorsque prononcés, une variante orthographique ou un équivalent phonétique d'un nom géographique sont traités de la même façon que le nom géographique lui-même, p. ex. SHECAWGO, KAYBEK.

Un nom géographique au pluriel, sous forme d'adjectif ou à la forme possessive est également traité de la même façon que le nom géographique lui-même, p. ex. CUVEE DU VATICAN, TORONTOS, CANADA'S NATIONAL LAW FIRM.

Origine des produits ou services

Si l'on détermine qu'une marque de commerce est un nom géographique, le lieu d'origine réel des produits ou services associés à cette marque sera vérifié suite à une confirmation fournie par le requérant, soit volontairement lors du dépôt de la demande, ou en réponse à une demande par écrit de la part de l'examinateur.

L'examinateur demandera une confirmation du lieu d'origine des produits et services associés, quelle que soit l'adresse du requérant.

Il est possible de déterminer que les produits ou services proviennent d'un lieu géographique s'ils y sont fabriqués, produits, cultivés, assemblés, conçus, fournis ou vendus, ou si la composante principale ou l'ingrédient principal provient de ce lieu géographique.

Malgré qu'une marque de commerce puisse identifier plus d'un lieu géographique, elle reste assujettie à l'alinéa 12(1)b) puisque sa signification principale demeure celle d'un nom géographique. Par exemple, le fait que QUÉBEC peut faire référence à la province ou à la ville n'enlève pas son sens principal d'être un nom géographique.

Dans certains cas, le sens d'un mot peut signifier plusieurs endroits géographiques, mais son sens premier demeure celui d'un endroit particulier. Par exemple, les mots AMÉRIQUE ou AMÉRICAIN peuvent faire référence aux continents de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, mais peuvent aussi désigner le pays des États-Unis d'Amérique. Malgré qu'ils fassent référence à plusieurs lieux géographiques, pour le consommateur canadien moyen, le sens des mots AMÉRIQUE et AMÉRICAIN est principalement celui du pays des États Unis d'Amérique.

Lorsque deux termes géographiques sont combinés dans une même marque de commerce, la signification principale de la combinaison peut demeurer géographique si le consommateur en vient à croire que les produits ou services proviennent des deux lieux nommés dans la marque de commerce, p. ex. CANADA USA.

Description fausse et trompeuse du lieu d'origine

Si les produits et services associés ne proviennent pas du lieu correspondant au nom géographique compris dans la marque, l'examinateur doit déterminer si la marque est une description fausse et trompeuse du lieu d'origine. Si, à sa première impression, le consommateur canadien moyen ou le vendeur des produits et services du requérant serait induit en erreur en croyant que les produits ou les services associés ont leur origine dans le lieu géographique visé par la marque de commerce, la marque de commerce sera considérée être une description fausse et trompeuse du lieu d'origine.

Pour déterminer si une marque de commerce est fausse et trompeuse du lieu d'origine, l'examinateur tiendra compte du fait que le Canadien moyen est conscient que certaines villes, états, régions, et pays sont généralement reconnus comme étant des centres de fabrication, de commerce ou d'industrie et une source probable d'une grande variété de produits ou services, ou ont une réputation établie en tant que producteurs ou fabricants de certains produits ou services. Par exemple, la Suisse est reconnue pour le chocolat, les fromages, et les montres, la Grande-Bretagne est reconnue pour la porcelaine et l'acier trempé, et l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Californie, l'Australie, Okanagan, et Niagara sont reconnues pour des vins.

Dans Promotions Atlantiques Inc. c. Registraire des marques de commerce (1984), 2 C.P.R. (3e) 183, la Cour a confirmé la décision du Registraire selon laquelle la marque projetée MILAN SHOWERGEL pour des savons moussants, des lotions de rinçage et autres articles de douche analogues, constituait une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits.

De même, dans l'affaire T.G. Bright & Co., Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1985), 4 C.P.R. (3e) 64, la Cour a maintenu le refus du Registraire d'enregistrer la marque de commerce CASABLANCA, marque projetée pour des vins. Elle a jugé que la marque constituait une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits. On peut se reporter également à la décision concernant la marque BRIGHTS FRENCH HOUSE (1986), 9 C.P.R. (3e) 239.

Nature des produits ou services

Dans certains cas, un nom géographique peut faire partie d'une expression unitaire qui pourrait décrire clairement la nature des produits ou services associés à la marque de commerce, mais pas nécessairement leur lieu d'origine. Par exemple, BACON CANADIEN est un terme utilisé pour faire référence au bacon de dos et décrit clairement la nature des viandes préparées. De la même façon, MASSAGE SUÉDOIS est un type de massage qui décrit clairement la nature des services de massothérapie.

IV.6.14 Pharmaceutiques

Lorsqu'une marque de commerce est déposée en liaison avec des produits et/ou des services reliés aux produits pharmaceutiques, l'examinateur doit effectuer une recherche pour déterminer si la marque consiste en une dénomination commune internationale (DCI). Une DCI ou International Nonproprietary Name (INN) identifie une substance pharmaceutique ou un ingrédient pharmaceutique actif par un nom unique qui est reconnu globalement et qui est de propriété publique. Afin d'offrir universellement les DCI, elles sont formellement inscrites au domaine publique par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), rendant ainsi leur désignation 'commune internationale'. Elles peuvent aussi être employées sans aucune restriction pour identifier des substances pharmaceutiques.

IV.6.15 Abréviations, acronymes ou initiales

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Caractère descriptif et abréviations, acronymes, sigles ou initiales)

Le Bureau examine les marques de commerce composées d'abréviations, d'acronymes, de sigles ou d'initiales afin de déterminer si elles donnent une description claire ou une description fausse et trompeuse, en français ou en anglais, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elles sont employées, ou des conditions de leur production ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine.

Pour décider si une marque de commerce donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, il faut déterminer quelle est la première impression que donnerait la marque à l'utilisateur ou au consommateur moyen des produits et/ou services. Voir Wool Bureau of Canada Ltd. v. Registraire des marques de commerce (1978), 40 C.P.R. (2e) 25 et Mitel Corporation v. Registraire des marques de commerce (1984), 79 C.P.R. (2e) 202.

On considère qu'une marque de commerce composée d'abréviations, d'acronymes, de sigles ou d'initiales n'est pas enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce si la marque, envisagée dans son ensemble et d'après la première impression qu'elle crée par rapport aux produits et/ou aux services, donne une description claire ou une description fausse et trompeuse. Le Bureau considère en outre que l'ajout d'une abréviation, d'un acronyme, d'un sigle ou d'une initiale à une phrase ou un mot clairement descriptif qui fait partie d'une marque de commerce ne rendra pas celle-ci enregistrable.

IV.6.16 Caractère descriptif d'éléments tels que .com, .ca, .fr, .uk et .us

Le Bureau examine les marques de commerce composées d'éléments tels que .com, .ca, .fr, .uk et .us afin de déterminer si elles donnent une description claire ou une description fausse et trompeuse, en français ou en anglais, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elles sont employées, ou des conditions de leur production ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine.

Le Bureau considère que ces éléments signifient :

Une marque de commerce qui est composée de l'un de ces éléments est considérée non enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce si la marque, envisagée dans son ensemble et d'après la première impression qu'elle crée par rapport aux produits et/ou aux services, donne une description claire ou une description fausse et trompeuse. Donc, l'ajout de l'un de ces éléments à une marque qui est clairement descriptive ne rendra pas celle-ci enregistrable.

Pour décider si une marque de commerce donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, il faut déterminer quelle est la première impression que donnerait la marque à l'utilisateur ou au consommateur moyen des produits et/ou services. Voir Wool Bureau of Canada Ltd. v. Registraire des marques de commerce (1978), 40 C.P.R. (2e) 25 et Mitel Corporation v. Registraire des marques de commerce (1984), 79 C.P.R. (2e) 202.

IV.6.17 Mot-clic (#)

Les marques de commerce, qu’elles soient sous formes graphiques, écrites ou sonores, contenant ou comprenant le symbole (#), souvent désigné comme mot-clic, doivent être examinées afin de déterminer si elles donnent une description claire ou une description fausse et trompeuse, en anglais ou en français, de la nature ou de la qualité des produits ou services, du lieu d'origine, des conditions de leur production ou des personnes qui les produisent.

Un mot-clic est une forme de métadonnée composé d’un mot ou d’une phrase précédé par le symbole du mot-clic(#) fréquemment utilisé par les sites de réseautage sociaux pour identifier et faciliter la recherche de mot clefs ou sujets d’intérêts.

Le grand dictionnaire terminologique du Québec définit le terme Mot-clic de la façon suivante :

Série de caractères précédée du signe #, cliquable, servant à référencer le contenu des micromessages par l'indexation de sujets ou de noms, afin de faciliter le regroupement par catégories et la recherche thématique par clic.

Le dictionnaire Termium définit le terme Mot-clic de la façon suivante :

Mot-clé, série de mots-clés ou thème précédé du symbole numéro (dièse ou croisillon) servant à indexer et à classer du contenu.

Pour décider si une marque de commerce donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, il faut déterminer quelle est la première impression que donnerait la marque à l'utilisateur ou au consommateur moyen des produits et/ou services. Voir Wool Bureau of Canada Ltd. v. Registraire des marques de commerce (1978), 40 C.P.R. (2e) 25 et Mitel Corporation v. Registraire des marques de commerce (1984), 79 C.P.R. (2e) 202.

Une marque de commerce contenant ou comprenant le symbole mot-clic(#) ou le mot MOT-CLIC peut être considérée non enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce si la marque, envisagée dans son ensemble et d'après la première impression qu'elle crée par rapport aux produits et/ou aux services, donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits ou services. Donc, l’ajout du symbole (#) ou l’équivalent écrit à une marque qui est clairement descriptive ne rendra pas celle-ci enregistrable.

Par exemple, la marque de commerce #ITALIE pour des souliers et la vente au détail de vêtements et de souliers, serait jugée comme étant clairement descriptive ou donnant une description fausse et trompeuse de lieu d’origine des produits et des services puisque la marque de commerce décrit clairement que les souliers et les vêtements proviennent de l’Italie, un endroit réputé dans le monde de la mode.

Un autre exemple serait la marque de commerce MOT-CLIC FRAIS pour des fruits et des légumes et la vente au détail de nourriture. Le mot FRAIS après le mot MOT-CLIC décrit clairement la nature des produits et des services. Donc, la marque de commerce, dans son ensemble, est considérée clairement descriptive puisque la marque de commerce décrit clairement que les fruits et légumes sont frais.

Lorsqu’on considère le symbole(#) ou le mot MOT-CLIC, les examinateurs doivent aussi prendre en considération l’impression globale et le positionnement de ceux-ci. Dépendamment du positionnement du symbole (p. ex : Votre Choix #1, #19 RALPH) ou l’utilisation du symbole comme croisillon numérique ou téléphonique (p. ex : LE CHIEN #, CHOISSISEZ VOTRE #), dans certaines circonstances le symbole ne sera pas considéré comme étant utilisé à titre d’un mot-clic.

En conséquence, chaque marque de commerce doit être examinée sur ses propres mérites et les marques contenant ou comprenant le symbole (#) ou le mot MOT-CLIC seront toujours évaluées sur la base du cas par cas.

IV.7 Alinéa 12(1)c) — Nom des produits ou services

IV.7.1 Raison d'être de l'alinéa 12(1)c)

Le nom des produits ou des services, dans quelque langue que ce soit, ne constitue pas une marque de commerce enregistrable pour la raison évidente qu'il ne permettrait pas de distinguer les produits ou services offerts par une personne d'autres produits ou services identiques offerts par d'autres personnes.

IV.7.2 Interprétation et application

Lorsque la marque de commerce se compose de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains, l'examinateur doit demander une translittération de ces caractères en caractères latins ou de ces chiffres en chiffres arabes (afin d'évaluer l'effet sonore de la marque) conformément à l'alinéa 29b) des Règlements sur les marques de commerce.

Lorsqu'il s'agit d'une marque comprenant un ou des mots qui n'est rédigée ni en anglais ni en français, l'examinateur doit, en vertu de l'alinéa 29a) du Règlement sur les marques de commerce, demander au requérant d'en fournir la traduction.

Si une marque de commerce est un mot composé écrit en un seul mot, il ne sera pas nécessairement requis de fournir une traduction ou une translitération d'aucune portion comprenant la marque. Par contre, si une portion de la marque se distingue particulièrement, par exemple en ayant un caractère d'imprimerie différent, une couleur différente, etc., le requérant devra fournir une traduction en anglais ou en français de tout mot en toute autre langue qui fait partie de la marque. Le requérant peut aussi devoir fournir une translitération de toute matière exprimée en caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains dans la marque de commerce.

La traduction et la translittération d'un ou de mots seront incluses dans les détails de la demande lors de son annonce dans le Journal des marques de commerce, avec la déclaration selon laquelle la traduction et la translittération du ou des mots ont été fournies par le requérant.

Si la marque ou sa traduction indique le nom des produits ou services, il doit y avoir objection en vertu de l'alinéa 12(1)c) de la Loi sur les marques de commerce.

Si la partie contrevenante est une partie seulement de la marque et n'est pas essentielle à l'emploi de la marque, elle peut être supprimée complètement en soumettant une demande ou des dessins révisés, pour autant que ce changement ne soit pas contraire à l'alinéa 31b) du Règlement sur les marques de commerce.

Une marque de commerce qui constitue le nom des produits ou des services ne peut devenir enregistrable du fait qu'on démontre qu'elle a acquis un caractère distinctif.

IV.8 Renseignements provenant des ministères — Alinéas 12(1)b) et c) et alinéa 30i)

Il est important de remarquer que l'enregistrement d'une marque de commerce en vertu de la Loi sur les marques de commerce ne garantit pas nécessairement l'observance des autres lois fédérales. L'emploi d'une marque enregistrée, d'un nom inventé ou d'un nom commercial peut, selon ce qui est sous-entendu ou exprimé, contrevenir à une loi fédérale.

IV.8.1 Alinéa 30i) et produits et services

L'examinateur doit aussi tenir compte de la législation suivante lors de l'évaluation de la conformité avec l'alinéa 30i), soit l'exigence d'une « déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande ».

IV.8.1.1 Loi sur les banques

Le paragraphe 983(2.1) de la Loi sur les banques se lit comme suit :

983. (2.1) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1), (6) et (12), commet une infraction toute personne, à l'exception d'une banque, qui utilise le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d'une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

Si le nom du requérant ne figure pas sur les Annexes I, II ou III de la Loi sur les banques (ces annexes se trouvent sur le site Web de l'Association des banquiers canadiens) une objection sous les dispositions de l'alinéa 30i) doit être soulevée lorsque le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » apparaît :

  1. soit dans la marque comme telle, si celle-ci est liée à des produits ou services financiers;
  2. soit dans les énoncés de produits ou services.

Cette objection ne sera pas retirée si le requérant ne fait que répéter qu'il est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce en liaison avec les produits ou services. Le requérant doit soumettre une déclaration à l'effet que le requérant ou son licencié est autorisé à employer le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », sous les dispositions de la Loi sur les banques ou d'une autre loi fédérale.

Si la demande d'enregistrement est basée sur l'intention d'employer, le Bureau acceptera un énoncé de la part du requérant indiquant qu'il est dûment autorisé ou sera dûment autorisé à employer le terme selon les dispositions de la Loi sur les banques ou d'une autre loi fédérale.

Les paragraphes 983(4) à (5.1), (6) et (12) prévoient des exceptions où les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » peuvent être employés sans l'autorisation de la Loi sur les banques. Le paragraphe 983(13) prévoie l'interprétation des termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires ». L'objection soulevée au terme de l'alinéa 30i) doit être retirée lorsque le requérant avise le Bureau qu'il rencontre l'une de ces exceptions. De plus, un arrêté du Ministre des finances conformément à la Loi sur les banques autorisant une banque étrangère à ouvrir une succursale au Canada est également acceptable :

Article 983

Utilisation autorisée

(4) Ne commet pas une infraction prévue à l'un des paragraphes (2) à (2.3) la personne qui accomplit l'acte visé à ce paragraphe dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a)pour décrire les rapports unissant une entité à la banque qui la contrôle;
b)sous réserve des règlements. pour décrire les rapports unissant une entité appartenant au groupe d'une banque à celle-ci;
b.1) pour décrire les rapports unissant une entité à la société de portefeuille bancaire qui la contrôle;
c) dans une annonce publiée au Canada par une banque étrangère ou en son nom et concernant ses installations situées à l'étranger;
d) pour signaler des bureaux de représentation situés au Canada d'une banque étrangère;
e) dans le cadre de l'exercice par une banque étrangère autorisée de ses activités au Canada;
f) pour décrire les rapports unissant une banque ou une société de portefeuille bancaire à une banque étrangère qui contrôle la banque ou la société de portefeuille bancaire;
f.1) pour décrire les rapports unissant une banque ou une société de portefeuille bancaire à une entité liée à une banque étrangère et qui contrôle la banque ou la société de portefeuille bancaire;
g) sous réserve des règlements, pour décrire les rapports unissant un établissement affilié à une banque étrangère au sens du paragraphe 507(1) à une banque étrangère qui contrôle l'établissement si celui-ci n'est pas une société de portefeuille bancaire ou une entité contrôlée par une société de portefeuille bancaire;
h) sous réserve des règlements, pour décrire les rapports unissant un établissement affilié à une banque étrangèreau sens du paragraphe 507(1) à une entité liée à une , banque étrangère qui contrôle l'établissement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l'établissement n'est pas une société de portefeuille bancaire ou une entité contrôlée par une société de portefeuille bancaire,
(ii) l'entité n'est ni une banque, ni une société de portefeuille bancaire, ni une banque étrangère, ni une entité contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire;
i) pour signaler une personne morale qui, à quelque moment avant le 1er juin 1981, était un établissement non bancaire membre d'un groupe bancaire étranger au sens du paragraphe 303(1) de la Loi sur les banques, chapitre B-1 des Lois révisées du Canada (1985);
j) pour signaler une institution financière canadienne qui remplit les conditions suivantes:
(i) elle était contrôlée par une banque qui était la filiale d'une banque étrangère avant le 15 juin 1997 et ne l'est plus,
(ii) elle est contrôlée par la banque étrangère qui, avant le 15 juin 1997, contrôlait la filiale,
(iii) elle utilisait, avant le 15 juin 1997, les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » pour se désigner;
k) pour signaler une société de portefeuille bancaire.

Utilisation autorisée

(4.1) Ne commet pas l'infraction prévue à l'un des paragraphes (2.01) à (2.04) la personne qui accomplit l'acte visé à ce paragraphe dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) dans le cadre d'une activité réglementaire;
b) dans le cadre de circonstances réglementaires;
c) elle agit conformément à un agrément réglementaire et se conforme aux modalités fixées par le ministre.

Utilisation autorisée

(5) Ne constitue pas une infraction le simple fait pour la filiale d'une banque d'utiliser la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ou d'utiliser, dans l'exercice de ses activités, une marque d'identification de cette banque.

Utilisation autorisée

(5.1) Ne commet pas l'infraction prévue aux paragraphes (2) à (2.1) la personne qui accomplit l'acte visé à l'un de ces paragraphes relativement à une entreprise — autre qu'une entreprise exploitée par une entité visée par règlement — n'ayant pas d'activités financières.

Utilisation autorisée

(6) Ne constitue pas une infraction le simple fait pour une institution financière qui était contrôlée par une banque le 25 juin 1999 et qui, à cette date, utilisait le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale d'utiliser ce terme dans sa dénomination sociale ou la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités si elle est la filiale d'une société de portefeuille bancaire qui contrôle la banque.

Utilisation autorisée

(12) Ne commet pas l'infraction prévue à l'un des paragraphes (2) à (3) la personne qui accomplit l'acte visé à ce paragraphe si elle a obtenu l'agrément du surintendant et se conforme aux modalités qu'il fixe et, dans le cas où l'acte comporte l'utilisation de la dénomination ou d'une marque d'identification d'une banque, d'une société de portefeuille bancaire ou d'une banque étrangère, si elle a obtenu le consentement de celle-ci.

« banque », « banquier » et « opérations bancaires »

(13) Pour l'application du présent article, les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » s'entendent en outre :
a) de l'un ou l'autre de ces termes dans quelque langue que ce soit;
b) d'un ou de plusieurs mots ayant un sens équivalent à l'un de ces termes, dans quelque langue que ce soit.

IV.8.1.2 Loi sur la Société canadienne des postes

La Loi sur la Société canadienne des postes inclut les dispositions suivantes :

14. (1) Sous réserve de l'article 15, la Société a, au Canada, le privilège exclusif du relevage et de la transmission des lettres et de leur distribution aux destinataires.

57. Commet une infraction quiconque se livre, sans le consentement de la Société, à la vente de timbres-poste au public en vue de l'affranchissement postal.

58. (1) Commet une infraction quiconque, sans le consentement écrit de la Société, appose ou fait apposer sur ses locaux ou permet qu'y soit apposée ou qu'y demeure la mention « bureau de poste » ou toute autre mention ou marque de nature à faire penser que les locaux constituent un bureau de poste ou que des lettres peuvent y être postées.

Dans les cas où une marque de commerce est déposée pour enregistrement en liaison avec :

Les examinateurs doivent considérer de soulever une objection conformément à l'alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce sur le motif que le requérant ne peut déclarer qu'il est convaincu qu'il peut employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande, puisqu'un tel emploi est interdit par les articles 14, 57 ou 58 de la Loi sur la Société canadienne des postes.

L'objection peut être surmontée sur réception d'une confirmation écrite de la part du requérant à l'effet qu'il a été autorisé par la Société canadienne des postes à employer la marque de commerce en liaison avec les produits ou services listés dans la demande.

IV.8.1.3 Autres lois

D'autres lois doivent aussi être considérées lors de l'évaluation de la conformité à l'alinéa 30i), soit :

  1. La Loi sur les produits agricoles au Canada et la Loi sur l'inspection des viandes interdisent l'emploi des estampilles et des noms de catégories de produits agricoles sauf si le requérant est autorisé à les employer par la Loi sur les produits agricoles au Canada et la Loi sur l'inspection des viandes.
  2. La Loi concernant la Légion royale canadienne
  3. La Loi constituant en corporation le 'Canadian Council of the Girl Guides Association'
  4. La Loi constituant en corporation le 'Canadian General Council of The Boy Scouts Association'
  5. La Loi pour la protection des quintuplées Dionne interdit l'enregistrement des mots 'Quins', 'Quints', 'Quintuplets' or 'Cinq Jumelles' per se. Cette interdiction ne s'étend pas aux marques qui contiennent ces mots avec d'autre matière à lire ou d'autres éléments graphiques.
  6. La Loi constituant en corporations l'Association des infirmières et infirmiers du Canada
  7. La Loi sur la généalogie des animaux
  8. La Loi sur l'étiquetage des textiles interdit toute annonce fausse ou trompeuse relative à un produit de fibres textiles, que ce soit dans l'étiquetage, l'annonce du produit ou autrement.
  9. La Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation interdit toute annonce fausse ou trompeuse se rapportant à l'étiquetage des produits préemballés.
  10. La Loi sur la concurrence interdit toute annonce fausse ou trompeuse visant la promotion d'un intérêt commercial.
  11. La Loi sur les aliments et drogues interdit d'étiqueter ou de vendre des aliments, ou d'en faire la publicité, d'une manière fausse, trompeuse ou de manière à induire en erreur.
  12. La Loi sur le poinçonnage des métaux précieux interdit l'emploi de marques, fausses, trompeuses ou incorrectes à l'égard des articles de métal précieux

L'examinateur doit aussi être au courant des noms génériques s'appliquant aux différentes variétés de semences. Toute marque de commerce qui consiste en un nom de semence qui fait l'objet d'une demande pour l'emploi de la marque en liaison avec des semences contreviendrait à l'alinéa 12(1)b). La liste des variétés de semences enregistrées est mise à jour par l'Agence canadienne d'inspection des aliments et est disponible sur son site Web.

IV.8.2 Métaux précieux

Le Bureau des marques de commerce collabore avec la Section du poinçonnage des métaux précieux du bureau de la concurrence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada en vue de réduire les possibilités d'enregistrement de marques pouvant être considérées à tort dans le commerce comme représentant des marques de qualité. L'examinateur doit déchiffrer les abréviations et les autres symboles du genre et déterminer leur relation avec les produits ou les services concernés pour pouvoir prendre une décision relativement à leur caractère descriptif.

Lorsqu'une marque de commerce inclut des termes, des abréviations et des nombres pour les métaux précieux énumérés dans la liste fournie par la Section du poinçonnage des métaux précieux, l'examinateur doit recevoir la confirmation que les produits sont composées de cet élément particulier ou en contiennent.

Dans le cas contraire, la marque dans son ensemble constitue une description fausse et trompeuse de la nature des produits et, par conséquent, n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce.

Si une marque de commerce doit être employée en liaison avec un objet fait de métal précieux, une marque de commerce doit être apposée sur celui-ci et la demande d'enregistrement doit parvenir au Bureau des marques de commerce avant qu'il puisse être distribué au Canada. Par exemple, un envoi de bijoux importés au Canada ne passerait pas la douane à moins de satisfaire à ces deux exigences. De plus, la Section du poinçonnage des métaux précieux relève les marques déposées au Bureau des marques de commerce dont l'emploi est associé à des objets faits de pierres et de métaux précieux.

La Section du poinçonnage des métaux précieux a établi la liste suivante de marques de qualité qui, si elles devaient faire l'objet d'une demande à titre de marque de commerce employée en liaison avec des métaux précieux ou des articles de métal précieux, seraient jugées contraires à l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce.

Poinçonnage Pour Définition
HGE abréviation pour « électro-plaqué d'or massif »
GF « doublé d'or »
RGP « plaqué d'or laminé »
GEP « électro-plaqué d'or »
R.P. « plaqué laminé »
S.F. « doublé d'argent »
S.P. « plaqué d'argent »
E.P. « plaqué d'argent »
ST « sterling »
STER « argent ou sterling »
800 « qualité en dessous du minimum pour l'argent importé »
835 « qualité en dessous du minimum pour l'argent importé »
925 nombre équivalent pour « argent ou argent sterling qualité minimale »
333 en dessous du minimum « 8 carats importés pour l'or »
375 « or 9 carats »
416 « or 10 carats »
4167 « or 10 carats »
583 « or 14 carats »
5833 « or 14 carats »
585 « or 14 carats »
750 « or 18 carats »
800 « or 19,2 carats importé du Portugal »
916 « or 22 carats importé »
9167 « or 22 carats importé »
9C à 24C inclus. « désignations en carats acceptables pour l'or »
Articles Non Plaqués
Or

Les expressions ou les abréviations « karat », « carat », « Karat », « Carat », « Kt », « Ct », « K », « C » ou une désignation en millièmes peuvent être employées pour exprimer le titre d'un article en or dont la qualité minimale est de 9K.

Par exemple, les articles en or de 10K, 14K et de 18K peuvent aussi être marqués 0,416, 0,583, 0,750 respectivement.

Argent

Les expressions « silver », « sterling silver », « sterling », « argent » et « argent sterling » ou toute abréviation de celles-ci (p.ex., « ster », « STG ») correspondent aux marques de qualité prévues pour tout article contenant au moins 925 millièmes d'argent pur, poids à poids.

Il est également possible d'employer l'inscription « 0,925 » pour désigner la qualité d'un article contenant 925 millièmes d'argent pur, poids à poids.

Platine

Les expressions ou abréviations « platinum », « plat » ou « platine » sont les marques de qualité prévues pour tout article contenant au moins 95 pour cent de platine ou au moins 95 pour cent d'un alliage de platine, d'iridium ou de ruthénium.

Palladium

L'expression « »palladium« » et l'abréviation « pall » sont les marques de qualité prévues pour tout article contenant 95 pour cent de palladium. Cette marque de qualité peut aussi être employée pour un alliage d'au moins 90 pour cent de palladium, seulement dans le cas où il y a un alliage de cinq pour cent de platine, d'iridium, de ruthénium, de rhodium, d'osmium ou d'or.

Articles Plaqués

La présente partie ne traite pas des exigences relatives aux boîtiers de montres, aux montures de lunettes et à l'argenterie (couverts et vaisselle), qui seront examinés plus loin.

Remarque : L'abréviation « E.P. » signifie électro-plaqué d'argent et, comme elle est employée depuis longtemps dans le commerce, elle constitue une marque de qualité acceptable.

Boîtiers De Montres De Poche Plaqués Et Boîtiers De Bracelets-Montres Plaqués
Montures De Lunettes Plaquées
Couverts De Table Plaqués
Argenterie (Vaisselle) Plaquée

IV.8.3 Liste des estampilles de noms de catégorie et des produits agricoles

L'application conjuguée de certains articles de la Loi sur les produits agricoles au Canada et de la Loi sur l'inspection des viandes, de même que de l'alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce, a pour effet d'interdire au Registraire d'accepter des demandes qui contiennent des éléments faisant l'objet d'une interdiction. Par conséquent, lorsqu'une marque contient une telle interdiction, une objection doit être soulevée en vertu de l'alinéa 30i).

Voici des marques de commerce nationales en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada et de la Loi sur l'inspection des viandes.

Estampilles des produits de volaille transformés

une image d'estampille volaille qui consiste d'une feuille d'érable avec le mot Canada au dessous de la lettre A

une image d'estampille volaille qui consiste d'une feuille d'érable avec le mot Canada au dessous du mot UTILITY au dessous du mot UTILITÉ

une image d'estampille volaille qui consiste d'une feuille d'érable avec le mot Canada au dessous de la lettre C

Règlement sur les œufs transformés — Estampille d'inspection

une image d'estampille d'inspection de règlement sur les œufs qui consiste d'une feuille d'érable avec le mot CANADA au dessous du numéro 210

Règlement sur les œufs — Estampilles

une image d'estampille d'insepction de règlement sur les œufs qui consiste d'une feuille d'érable avec le mot CANADA au dessous de la lettre A avec un entourage

une image d'estampille d'inspection de règlement sur les œufs qui consiste d'une feuille d'érable avec le mot CANADA au dessous de la lettre B avec un entourage

une image qui consiste du mot CANADA au dessous de la lettre C

une image qui consiste des mots CANADA NEST RUN / CANADA OEUFS TOUT VENANT

une image qui consiste des mots REJECTS / REJETÉS

Règlement sur les produits transformés — Estampilles

An image consisting of the words CANADA FANCY

une image qui consiste des mots CANADA DE CHOIX

une image qui consiste des mots CANADA DE CHOIX

une image qui consiste des mots CANADA A

une image qui consiste des mots CANADA B

une image qui consiste des mots CANADA C

une image qui consiste des mots CATÉGORIE DE FANTAISIE OU CATEÉGORIE A

une image qui consiste des mots CATÉGORIE DE CHOIX OU CATÉGORIE B

une image qui consiste des mots CATÉGORIE RÉGULIÈRE OU CATÉGORIE C

Règlement sur les produits laitiers — Estampilles

une image d'estampille qui consiste d'une feuille d'érable avec le mot CANADA au dessous du numéro 1avec un entourage

une image d'estampille qui consiste d'une feuille d'érable avec le mot CANADA au dessous du numéro 2 avec un entourage

une image d'estampille qui consiste d'une feuille d'érable avec le mot CANADA au dessous du numéro 3 avec un entourage

Règlement sur le miel
Règlement sur les produits de l'érable
Règlement sur les fruits et légumes frais
Estampilles Canada

une image d'estampille de produit qui consiste d'une feuille d'érable avec le mot AGRICULTURE au dessous du mot Canada et au dessous des numéros 00 et la lettre A au dessous de la feuille d'érable, la lettre B à droite, la lettre C au bas et la lettre D à gauche

Règlement sur l'inspection des viandes — Estampille de l'inspection des viandes

Remarque : Seule l'estampille de l'inspection des viandes est déclarée comme une marque de commerce nationale en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes.

une image d'estampille de produit de viande qui consiste d'un circle avec le mot CANADA au dessous d'un autre circle qui a une couronne dans le milieu au dessous des numéros 00

une image d'Estampille de produit de viande qui consiste d'un circle a avec le mot CANADA au dessous d'une couronne dans le milieu au dessous des numéros 00

une image d'estampille qui consist d'un ovale avec le mot CANADA au dessous des numéros 00

Règlement sur le classement des carcasses de bétail
Catégories de bœuf
  • Canada A
  • Canada AA
  • Canada AAA
  • Canada B1
  • Canada B2
  • Canada B3
  • Canada B4
  • Canada D1
  • Canada D2
  • Canada D3
  • Canada D4
  • Canada E
Estampille catégorie de bœuf

une image d'une estampille catégorie de boeuf qui consiste d'une feuille d'érable avec le mot CANADA au dessous des lettres AAA et au dessous du numéro 210

Estampille de rendement du bœuf

une image d'une estampille "Yield" de boeuf qui consiste d'un triangle inversé avec les coins ronds et avec le mot CANADA au dessous du numéro 1 qui est au dessous du numéro 301

Catégories de veau
  • Canada A1
  • Canada A2
  • Canada A3
  • Canada A4
  • Canada B1
  • Canada B2
  • Canada B3
  • Canada B4
  • Canada C1
  • Canada C2
Estampille catégorie de veau

une image d'une estampille catégorie de veau qui consiste d'un triangle inversé avec les mots NOM DE CATÉGORIE EN MAJUSCULE au-des sous des mots Code de la catégorie

Catégories de porc (Catégorie de rendement — nº 1 à 7)
Catégories de bison
  • Canada A1
  • Canada A2
  • Canada A3
  • Canada B1
  • Canada B2
  • Canada C1
  • Canada C2
  • Canada D1
  • Canada D2
Estampille catégorie de bison

une image d'une estampille catégorie de bison qui consiste d'un rectangle avec une ligne doublée autour des mots NOM DE CATÉGORIE EN MAJUSCULE au haut sur le coté gauche et les mots Code de la catégorie au coin du bas à droite

IV.9 Alinéa 12(1)d) — Confusion

Se reporter à la section III du présent manuel qui traite de la confusion en fonction des dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce.

IV.10 Alinéa 12(1)e) — Marques interdites

Les marques dont l'adoption est interdite sont précisées  au paragraphe 9(1) et à l'article 10 de la Loi sur les marques de commerce. L'examinateur doit garder à l'esprit que l'interdiction s'applique à la fois aux marques qui sont des écussons, emblèmes, etc., ainsi qu'aux marques dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre avec celles-ci.

Compte tenu des principes élaborés dans la décision Olympic Association c. Allied Corp. (1989), 28 C.P.R. (3d) 161 (CAF), le Registraire est d’avis que la date pertinente pour l’évaluation de l’enregistrabilité, en vertu de l’alinéa 12(1)e) de la Loi, est la date de refus de la demande d’enregistrement de la marque de commerce du requérant.

IV.10.1 Alinéas 9(1)a), b) et c)

Une marque ne peut être enregistrée si elle est composée des objets suivants ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec l'une de ces marques :

  1. les armoiries, l'écusson ou le drapeau de Sa Majesté;
  2. les armoiries ou l'écusson de tout membre de la famille royale;
  3. le drapeau, les armoiries ou l'écusson de Son Excellence le gouverneure général.

Dans l'affaire T.S. Simms & Co. Ltd. c. Commissioner of Patents [1938] Ex. C.R. 326, l'enregistrement de la représentation d'une couronne ressemblant à la Couronne royale incluse dans l'écusson royal a été refusé au motif qu'il était interdit en vertu de l'article 14 de la Loi sur la concurrence déloyale, qui est aujourd'hui l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce. Le juge de première instance Angers a déclaré ce qui suit :

[Traduction] Je ne pense pas que l'article 14 interdise l'utilisation d'une couronne en général; mais selon moi, elle défend d'employer une couronne faisant partie des armoiries ou de l'écusson de Sa Majesté ou d'un membre de la famille royale ou une couronne qui y ressemble assez pour porter à confusion.

IV.10.2 Alinéa 9(1)d)

Il faut faire objection à l'enregistrement de toute marque qui suggère un lien avec une autorité royale, vice-royale ou gouvernementale, comme le prévoit l'alinéa 9(1)d).

Toutefois, un mot faisant allusion en général à une royauté ou à une couronne peut être enregistré. Par exemple, dans A.B. Statens Skogsindustrier c. Registraire des marques de commerce (1964), 46 C.P.R. 96, il a été jugé que la marque ROYAL BOARD THREE CROWNS, accompagnée d'un dessin, ne contrevenait pas à l'alinéa 9(1)d) de la Loi sur les marques de commerce.

Il faudra par contre faire objection, conformément à l'alinéa 9(1)d), à une marque ou un mot de ce genre qui est employé de façon à indiquer un patronage royal ou gouvernemental.

Dans l'affaire Canada Post Corp. c. MacLean Hunter Ltd. (1994), 55 C.P.R. (3e) 559, le requérant avait fait une demande d'enregistrement de la marque LASER POST employée en liaison avec des services et des produits d'envois postaux directs personnalisés. Les mots LASER et POST faisaient l'objet d'un désistement.

L'opposant a allégué que la marque de commerce n'était pas enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur les marques de commerce parce qu'elle porterait à croire que les produits et les services en liaison avec lesquels elle est employée avaient reçu l'approbation gouvernementale ou étaient produits, vendus ou exécutés sous une autorité ou un patronage gouvernemental, contrairement à l'alinéa 9(1)d) de la Loi sur les marques de commerce.

La demande a été refusée parce qu'on a conclu qu'il existait une forte association dans l'esprit du public entre les mots « post » et l'opposant lorsque la marque était employée pour des services ou des produits touchant la poste. En outre, les clients de LASER POST présumeraient que la Société canadienne des postes avait approuvé, autorisé, parrainé ou octroyé une licence pour l'emploi par le requérant de la marque LASER POST.

Remarque : L'alinéa 9(1)d) ne s'applique aux gouvernements étrangers, compte tenu de la décision rendue dans Institut National des Appellations d'Origine c. Chock Full O'Nuts Corp. (2000), 9 C.P.R. (4e) 394.

IV.10.3 Alinéa 9(1)e)

Voici des exemples d'armoiries, d'écussons et de drapeaux dont l'adoption et l'emploi par les autorités gouvernementales ou municipales ont fait l'objet d'un avis public et qui ne sont pas acceptables en tant que marques de commerce :

  1. Les armoiries du Canada, qui ont fait l'objet d'un avis en vertu de l'alinéa 9(1)e) dans le Journal des marques de commerce du 13 avril 1955;
  2. Le Red Ensign canadien avec l'écusson contenant les armoiries du Canada inscrit dans le drapeau, qui a été annoncé à la même occasion;
  3. Le drapeau canadien.

Le 14 avril 1965, et conformément à l'alinéa 9(1)e), l'adoption et l'emploi du drapeau canadien ont fait l'objet d'un avis public dans le Journal des marques de commerce. Ce drapeau consiste en une feuille d'érable à onze pointes placée sur un carré blanc, lequel est encadré de part et d'autre par deux rectangles rouges, la longueur de l'ensemble étant le double de la largeur. Puisque le drapeau national du Canada constitue une marque interdite, l'examinateur doit soulever une objection en vertu de l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur les marques de commerce pour toute demande visant une marque de commerce composée du drapeau canadien ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec le drapeau canadien.

Malgré ce qui précède, un décret du conseil C.P. 1965-1623 intitulé « Buts et conditions d'utilisation par le public de certains symboles et emblèmes canadiens » a été pris le 2 septembre 1965 qui autorise, à l'article 4, l'emploi d'une feuille d'érable sur une marque de commerce ou un dessin incorporant la feuille d'érable à onze pointes qui fait partie du drapeau national (Voir marque interdite 970441 publiée conformément à l'alinéa 9(1)i) de la Loi sur les marques de commerce), à condition que :

  1. l'emploi du dessin ou de la marque de commerce respecte le bon goût;
  2. le requérant renonce, dans sa demande d'enregistrement, au droit à l'emploi exclusif de la feuille d'érable;
  3. le propriétaire de ce dessin ou de cette marque de commerce n'essaie pas d'empêcher quelqu'un d'autre d'employer la feuille d'érable.

Cette autorisation concerne l'emploi de la feuille d'érable à onze pointes lorsque celle-ci fait partie d'une marque composée. La marque de commerce doit inclure une autre partie qui est enregistrable. Cette marque composée sera examinée de la façon habituelle, conformément à l'article 12.

Dans les cas où une marque de commerce comprend la représentation du drapeau canadien, il faut obtenir à la fois un consentement et un désistement. Le consentement peut être demandé à l'adresse suivante :

IV.10.3.1 Avis public — Alinéa 9(1)e)

Le gouvernement du Canada, un gouvernement provincial ou une administration municipale peut, après l'adoption et l'emploi d'armoiries, d'un écusson ou d'un drapeau, demander au Registraire qu'un avis public de cette adoption et cet emploi soit donné. La demande écrite doit préciser qu'elle est faite conformément à l'alinéa 9(1)e) de la Loi sur les marques de commerce.

On considère qu'il y a avis public de la part du Registraire lorsque les détails concernant la matière protégée sont annoncés dans le Journal des marques de commerce. Ces avis paraissent dans une section spéciale du Journal intitulé « Avis sous l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce ».

Le Registraire doit donner avis public lorsque la demande lui en est faite en vertu de l'alinéa 9(1)e)de la Loi sur les marques de commerce. Dans la décision Insurance Corporation of British Columbia c. Le Registraire des marques de commerce (1979), 44 C.P.R. (2e), 1, à la page 12, [1980] 1 C.F. 669, le juge Cattanach disait :

Les demandes prévues par les articles 9(1)e) et 9(1)n) sont aussi faites par le gouvernement du Canada, par une province, une corporation municipale, une université ou une autorité publique et émanent donc d'une haute autorité (quoique moindre). En dépit de l'usage, par politesse, du mot « demande », elles ont également un caractère impératif.

Et, plus loin :

[...] je conclus que le Registraire n'a pas le pouvoir discrétionnaire de refuser de donner l'avis public prévu aux articles 9(1)e) et 9(1)n), quelle que soit l'entité mentionnée à l'un ou l'autre des deux alinéas qui le lui demande.

IV.10.4 Alinéas 9(1)f), g), g.1) et h)

L'interdiction concernant l'adoption, à titre de marque de commerce, des emblèmes ou signes énumérés aux alinéas 9(1)f), g) et h) est très précise et n'a pas à être expliquée très en détail, sauf en ce qui concerne une pratique adoptée dans le cas de l'emblème de la Croix-Rouge.

L'examinateur soulèvera une objection fondée sur les alinéas 9(1)f) et 12(1)e) de la Loi sur les marques de commerce à l'égard de toute marque de commerce en entier (et non seulement pour l'élément de la croix) illustrant la représentation de la Croix-Rouge ou y ressemblant tellement qu'on pourrait vraisemblablement les confondre. Si des éléments additionnels, tels que des mots, des éléments graphiques, etc. sont ajoutés à la marque, la marque de commerce en entier peut ne pas illustrer ou y ressembler tellement qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec la Croix-Rouge. Si la marque du requérant ressemble toujours tellement qu'on pourrait la confondre avec la Croix-Rouge, on doit soulever une objection. Il est à noter que si on revendique une couleur autre que rouge, on ne considèrerait pas que la marque contrevient aux dispositions de l'alinéa 9(1)f) de la Loi sur les marques de commerce.

Une marque composée incluant la Croix-Rouge peut être enregistrée avec un consentement, tel que défini à l'alinéa 9(2)a).

La même approche peut être adoptée pour les alinéas 9(1)g), g.1) et h).

IV.10.4.1 Alinéa 9(1)h.1)

Cet alinéa interdit l'adoption de toute marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec le signe distinctif international de la protection – triangle équilatéral bleu sur fond orange – visé au paragraphe 4 de l'article 66 de l'annexe V de la Loi sur les conventions de Genève.

IV.10.5 Alinéas 9(1)i) et 9(1)i.1)

Aux termes de l'article 6ter de la Convention de Paris, le Registraire peut recevoir du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle une demande de protection concernant des drapeaux territoriaux ou civiques, des armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques ou encore tout signe ou poinçon officiel de contrôle et garantie.

L'avis public de la communication du Bureau international est donné dans le Journal des marques de commerce. Les renseignements qui sont publiés dans le Journal des marques de commerce sont aussi saisis dans la base de données, de sorte qu'un membre public ou qu'un examinateur peut trouver toute marque interdite lors de ses recherches.

IV.10.5.1 Alinéa 9(1)i.2)

L'interdiction concernant l'emploi, à titre de marque de commerce, du drapeau national d'un pays de l'Union ne requiert pas une communication du Bureau international et un avis public du Registraire. Cependant, si le Bureau international envoie une communication concernant un drapeau national, celle-ci sera traitée de la même façon qu'au point « Alinéas 9(1)i) et 9(1) i.1) ».

IV10.5.2 Alinéa 9(1)i.3)

Conformément à l'article 6ter de la Convention de Paris, le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle peut communiquer avec le Registraire pour l'informer d'une demande de protection à l'égard d'armoiries, d'un drapeau ou autre emblème ou encore du sigle du nom d'une organisation intergouvernementale internationale.

L'avis public est donné dans le Journal des marques de commerce. Les renseignements qui sont publiés dans le Journal des marques de commerce sont aussi saisis dans la base de données, de sorte qu'un membre du public ou un examinateur peut trouver toute marque de commerce interdite lors de ses recherches.

IV.10.6 Alinéa 9(1)j)

Le présent alinéa interdit l'adoption de toute marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral.

Bien que le Bureau des marques de commerce n'ait pas connaissance d'interprétation de cet alinéa par les tribunaux canadiens, les dispositions semblables de la législation anglaise et américaine sur les marques de commerce ont déjà fait l'objet de délibérations. L'examinateur qui veut appliquer l'alinéa 9(1)j) à une marque de commerce peut tenir compte des éléments suivants :

Une marque représentant deux danseuses aux seins nus a été jugée contraire à l'alinéa 9(1)j) et a été refusée par le Registraire conformément à l'alinéa 12(1)e). (Voir la demande nº 409,882)

Pour déterminer si un mot ou un dessin est scandaleux, obscène ou immoral, l'examinateur doit juger si la marque de commerce offenserait les sentiments ou la sensibilité d'une partie importante de la population.

Dans la décision Oomphies Trade Mark (1946), 64 R.P.C. 27, le juge Evershed a infirmé la décision du Registraire de refuser d'enregistrer le mot OOMPHIES pour des chaussures, qui n'est pas un mot inventé, au motif reconnu que le mot « oomph » fait allusion à l'attrait sexuel dans l'argot américain. Le juge Evershed, tout en infirmant la décision du Registraire, a clairement statué qu'il était d'accord avec les principes sur lesquels le Registraire s'était appuyé, en déclarant à la page 30 :

[Traduction] Je dois sans aucun doute accepter le fait qu'il incombe au Registraire (et j'espère qu'il n'hésitera jamais à agir ainsi) de ne pas seulement tenir compte des goûts de l'époque, mais aussi des susceptibilités des personnes, qui sont loin d'être des cas isolés, qu'on peut toujours qualifier de vieux jeu. Et, si le Registraire pense que la marque peut heurter les sentiments ou les susceptibilités de ces personnes, il envisagera à juste titre le refus de l'enregistrement.

Aussi, la décision Miss Universe, Inc. c. Bohna (1991), 36 C.P.R. (3e) 76 (C.O.M.C.) [confirmée (1992), 43 C.P.R. (3e) 462 (C.F.), et renversée pour confusion (1994), 58 C.P.R. (3e) 381 (C.A.F)] indique à la page 82 de la décision:

Je dois dire que présentement, nous vivons dans ce qui est généralement appelé une 'période permissive' où les normes de moralité acceptées dans le passé sont en train de changer. La difficulté est de déterminer ce que sont les normes de moralité acceptables aujourd'hui et ce qui serait toujours considéré immoral, scandaleux ou obscène pour certaines personnes, si peu soient-elles, d'aucune façon.

Même si on ne dit pas spécifiquement « non négligeable », la mention « si peu soient-elles » sous-entend la même idée.

Dans un autre cas, l'enregistrement a été refusé parce qu'il avait été allégué que la marque heurterait les sentiments religieux des gens. Dans la décision Hallelujah Trade Mark [1976], R.P.C. 605, le mot HALLELUJAH en liaison avec des articles de vêtements pour femmes s'est vu refuser l'enregistrement pour le motif que ce mot avait un sens religieux évident et qu'il offenserait les mœurs de l'époque s'il était associé à ces produits.

Le Bureau est d'avis que les marques de commerce à connotation religieuse ne sont généralement pas considérées comme étant appropriée pour l'obtention d'un enregistrement d'une marque de commerce.

IV.10.7 Alinéa 9(1)k)

L'alinéa 9(1)k) de la Loi sur les marques de commerce se lit comme suit:

(1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit,

(k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant;

Une marque de commerce composée ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant n'est pas enregistrable aux termes de l’alinéa 12(1)e) de la Loi sur les marques de commerce.

Faussement suggérer un rapport

Puisque le libellé de l'alinéa 9(1)k) peut être interprété dans un sens très large, l'examinateur doit se préoccuper plus particulièrement de la façon dont une marque pourrait « faussement suggérer un rapport  avec un particulier vivant ».  L’examinateur doit avoir connaissance de tout détail tel qu’un sobriquet, une caricature, un détail vestimentaire ou toute autre caractéristique que le public associe à ce particulier et ceci ne peut être enregistré en tant que marque de commerce s’il suggère faussement un rapport avec ce particulier.  Voir Carson c. Reynolds (1980), 49 C.P.R. (2e) 57. Le particulier vivant n'a pas besoin d'être célèbre.

Il faut considérer si le consommateur moyen des produits ou des services du requérant serait induit en erreur, par l’emploi de la marque de commerce, et supposant que l’individu a parrainé, approuvé ou supporté les produits ou services du requérant ou que les produits ou services du requérant sont une dérivée des activités de l’individu. Voir Jean Cacharel, S.A. c. Reitman's (Canada) Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3e) 459 et Daniel Hecter c. SA Daniel D. Société Anonyme (1990), 31 C.P.R. (3e) 61.

Soulever une objection conformément à l'alinéa 9(1)k) de la Loi sur les marques de commerce n'a pas pour but de refuser l'enregistrement du nom d’un particulier, ni de toute matière qui a rapport avec ce particulier, mais est de bien assurer qu'il n'y a pas d'appropriation ou d'exploitation à des fins  commerciales du nom ou autre matière sans la permission de ce particulier. Dans la décision Baron Philippe de Rothschild, S.A. c. La Casa de Habana Inc. (1987),19 C.P.R. (3e) 114, le juge Montgomery a indiqué : « [Traduction] De plus, il y a une appropriation de personnalité. Une personne ne peut exploiter commercialement le nom ou la ressemblance d'une autre personne sans permission. À mon avis, le délit d'appropriation de personnalité a été commis et doit être prohibé. »

Si le particulier vivant est aussi le requérant, il n'y a pas de faux rapport et la marque de commerce ne contrevient pas à l'alinéa 9(1)k). Cependant, si le requérant n'est pas le particulier vivant, il y a donc un faux rapport avec le particulier vivant et un consentement tel que décrit à l'alinéa 9(2)a) sera requis afin de surmonter l'objection. Une fois soumise, la déclaration « Le consentement de (le particulier vivant) est au dossier. » sera incluse dans les détails de la demande lors de la publication dans le Journal des marques de commerce.

Compte tenu de la décision Jack Black L.L.C. c. Canada (Procureur général) (2014), 127 C.P.R. (4e) 192 et dans les cas où il y a absence d’un consentement pour l’emploi et l’enregistrement de la marque de commerce au sens de l'alinéa 9(2)a) de la Loi, le Registraire pourrait considérer des arguments déposés sous forme d'affidavit ou de déclaration solennelle qui démontrent que le requérant n’avait pas l’intention de suggérer un rapport avec le particulier vivant, qu’il n’y a pas eu de plaintes de particulier vivant au sujet de l’emploi de la marque au Canada et qu’il n’y a eu aucune occurrence dans laquelle la vente ou la provision des produits et des services ont été fournies sur la fausse croyance d’un lien avec le particulier vivant.

Remarque : Si le particulier vivant est aussi une personne célèbre, on peut aussi soulever une objection conformément à l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, conformément à l'énoncé de pratique intitulé Alinéa 12(1)a) de la loi – Nom ou Nom de famille.

Réputation solide au sein du public

Lors de l'évaluation de l'enregistrabilité du nom d’un particulier vivant ou de toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant, l’examinateur doit déterminer si le particulier vivant a une « réputation solide au sein du public ». Au Canada, un particulier vivant aura une « réputation solide au sein du public »  lorsqu’un grand nombre de Canadiens connaissent le particulier vivant avec lequel la marque de commerce suggère faussement un rapport. Voir Carson, supra; Bousquet c. Barmish Inc. (1991), 37 C.P.R. (3e) 516, affirmé (1993), 46 C.P.R. (3e) 510; et Jack Black L.L.C., supra.

Dans le cadre de l’examen selon l’alinéa 9(1)k) de la Loi, et tout en respectant les principes élaborés dans la décision Bousquet, supra, l’examinateur devrait effectuer des recherches parmi les informations accessibles au grand public pour déterminer s’il y a des preuves que le particulier vivant a une « réputation solide au sein du public » et qu’un grand nombre de Canadiens serait porté à croire que les produits et services liés à la marque de commerce du requérant ont un rapport avec le particulier vivant. Voir Jack Black L.L.C., supra. Au cours des recherches, il est possible de prendre en considération les sites web faisant référence au particulier vivant, les preuves quant au nombre de Canadiens qui ont accédé à ces dits sites web, ainsi qu’aux reportages des grands quotidiens canadiens ayant une distribution substantielle. Voir Villeneuve c. Mazsport Garment Manufacturing Inc. (2005), 50 C.P.R. (4e) 127 et Waltrip c. Boogiddy Boogiddy Racing Inc, (2007), 64 C.P.R. (4e) 357.

IV.10.7.1 Alinéa 9(1)k) et les groupes musicaux

L'alinéa 9(1)k) de la Loi sur les marques de commerce peut s'appliquer aux marques de commerce consistant en nom de groupe musical ou incorporant toute matière pouvant suggérer un faux rapport avec un groupe musical.

Le terme « groupe » est défini dans Le Petit Robert comme un « ensemble de musiciens et de chanteurs appartenant à une même formation ».

Le paragraphe 33(2) de la Loi d'interprétation se lit comme suit :

Le pluriel ou le singulier s'appliquent, le cas échéant, à l'unité et à la pluralité.

En vue de la Loi d'interprétation, l'alinéa 9(1)k) de la Loi sur les marques de commerce s'applique également à un particulier vivant et à des particuliers vivants.Voir Baron Philippe de Rothschild, S.A., supra

Lorsqu’une marque de commerce incorpore le nom d’un groupe musical ou toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un groupe musical, une objection peut être soulevée en vertu de l’alinéa 9(1)k) de la Loi sur les marques de commerce si, suite à des recherches, la preuve établit que le groupe musical a une « réputation solide au sein du public ».

On peut surmonter une objection soulevée conformément à l'alinéa 9(1)k) de la Loi sur les marques de commerce en soumettant une lettre de consentement comme décrite à l'alinéa 9(2)a). La déclaration peut être soumise par les membres du groupe, par un membre du groupe s'il ou elle a droit de donner le consentement, ou par quelqu'un qui est autorisé à le faire en leur nom, par exemple le gérant, la compagnie de disques, etc. La question de déterminer qui est autorisé à fournir le consentement au nom du groupe revient au requérant. Lorsque soumise, la déclaration « Le consentement de (le groupe) est au dossier » sera incluse dans les détails de la demande lors de la publication dans le Journal des marques de commerce.

IV.10.8 Alinéa 9(1)l)

L'alinéa 9(1)l) de la Loi sur les marques de commerce interdit l'adoption de toute marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec le portrait ou la signature d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes.

Cette interdiction peut être surmontée aux termes de l'alinéa 9(2)a) de la Loi sur les marques de commerce avec une lettre de consentement du particulier dont le portrait ou la signature contient la marque en tout ou en partie. La déclaration « Le consentement de (nom du particulier) est au dossier. » sera ajoutée à la demande lors de sa publication dans le Journal des marques de commerce.

Une lettre de consentement n'est pas exigée si le particulier est le requérant, ou si la marque de commerce représente en tout ou en partie une signature créée. Toutefois, une déclaration à cet égard serait demandée et ajoutée à la demande lors de sa publication dans le Journal des marques de commerce.

Une lettre de consentement d'une personne autorisée, telle que l'exécuteur de la succession du particulier, est exigée si le particulier est décédé dans les trente années précédentes.

Remarque : Une marque de commerce qui constitue en tout ou en partie un portrait ou une signature peut aussi être interdite en vertu des dispositions de l'alinéa 9(1)k) de la Loi sur les marques de commerce si la marque faussement suggère un rapport avec un particulier vivant. (Cette interdiction peut être surmontée en vertu de l'alinéa 9(2)a) de la Loi sur les marques de commerce avec une lettre de consentement du particulier vivant.)

L'examinateur doit aussi examiner l'enregistrabilité de la signature en vertu des dispositions de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur les marques de commerce. Le Bureau des marques de commerce estime que la signature d'un particulier a un caractère distinctif inhérent puisqu'elle est unique au particulier. Par conséquent, une signature est considérée enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)a) même si le ou les mots sont considérés comme n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes.

IV.10.9 Alinéa 9(1)m)

Cet alinéa interdit l'adoption de toute marque composée des mots« Nations Unies » ou du sceau ou emblème officiel des Nations Unies, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait la confondre avec ceux-ci.

IV.10.10 Alinéa 9(1)n)

IV.10.10.1 Sous-alinéas 9(1)n)(i) et (ii)

Ces sous-alinéas protègent tout insigne, écusson, marque ou emblème des forces de Sa Majesté ou d'une université, qui deviennent des marques interdites une fois que l'avis public de leur emploi et leur adoption est donné dans le Journal des marques de commerce. Les renseignements publiés dans le Journal des marques de commerce sont aussi saisis dans la base de données, de sorte qu'un membre du public ou un examinateur peut trouver les marques interdites lors de ses recherches.

IV.10.10.2 Sous-alinéa 9(1)n)(iii) – Marques officielles

Le sous-alinéa 9(1)n)iii) diffère sur deux points des sous-alinéas précédents. Tout d'abord, une demande concernant l'adoption et l'emploi d'un insigne, d'un écusson, d'un emblème ou d'une marque doit provenir d'une autorité publique. Et ensuite, pour qu'un avis public soit donné pour cet insigne, écusson, emblème ou marque, il faut que cette autorité l'ait adopté et employé à titre de marque officielle.

Une marque officielle est une marque autorisée, provenant de personnes en charge, ou sanctionnée par elles, qui est adoptée et employée par une autorité publique au Canada, pour des produits ou des services. Dans l'affaire Insurance Corporation of British Columbia c. Registraire des marques de commerce (1979), 44 C.P.R. (2e) 1, [1980] 1 C.F. 669, le juge Cattanach s'est penché sur la définition d'une marque officielle. à la page 9, il déclare :

Qu'est-ce alors qu'une marque « officielle » au sens de l'alinéa 9(1)n)(iii). La Loi sur les marques de commerce n'en donne aucune définition.

Dans ses motifs du 14 avril 1978, le Registraire invoque le sens que les dictionnaires donnent au mot « officiel ». L'une de ces définitions est [traduction] « émanant du bureau, du fonctionnaire ou de l'autorité compétents ».

Celle du The Shorter Oxford English Dictionary est analogue: [traduction] « 4. émanant de ou approuvé par une autorité reconnue; autorisé ».

Et, plus loin, à la page 10 :

Cette marque correspond à la définition que le dictionnaire donne du mot « officiel ». Elle est donc une « marque officielle » dans toute l'acception du terme.

IV.10.10.2.1 Autorité publique – Marques officielles

Obligation d'évaluer le statut d'autorité publique au Canada

Pour qu'une entité puisse revendiquer le bénéfice du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce, elle doit être une autorité publique au Canada. Voir Canada Post Corporation c. United States Postal Service (2005), 47 C.P.R. (4e), 177 (C.F. 1ère instance), affirmé (2007), 54 C.P.R. (4e), 121 (C.A.F).

Le Registraire des marques de commerce exigera une preuve du statut d'autorité publique à l'égard de chaque demande de publication d'une marque officielle, conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. Voir Société ontarienne du Stade Limitée c. Wagon-Wheel Concessions Ltd. (1989), 3 F. C. 132 (C.F. 1ère instance).

Critère d'évaluation du statut d'autorité publique

Le Registraire des marques de commerce se fonde sur le critère à deux volets, adopté par la Cour d'appel fédérale. Voir Ontario Association of Architects c. Association of Architectural Technologists of Ontario (2002), 19 C.P.R. (4e) 417, ci-après « Ontario Association of Architects ». Le critère à deux volets repose sur les éléments suivants :

Contrôle exercé par le gouvernement au Canada

Afin de satisfaire au premier élément du critère d'évaluation à deux volets, une entité doit être assujettie à un contrôle gouvernemental au Canada. Voir Canada Post Corporation c. United States Postal Service. Le critère du contrôle gouvernemental exige une supervision continue, par le gouvernement, des activités de l'organisme qui prétend être une autorité publique aux fins du sous-alinéa 9(1)n)(iii).

Le fait qu'un organisme auto-réglementaire soit établi par la loi, et que sa mission et ses pouvoirs puissent être modifiés de façon unilatérale et exclusive par le corps législatif qui l'a créé ne constitue pas selon la loi un « contrôle exercé par le gouvernement » dans ce contexte.

Le critère du contrôle gouvernemental exige que le gouvernement soit habilité, directement ou par l'entremise de personnes désignées, à exercer une influence continue sur la gouvernance et le processus décisionnel de l'organisme.

Voici des exemples de contrôle exercé par le gouvernement que le Registraire peut rechercher en vue d'évaluer le statut d'autorité publique (Ontario Association of Architects) :

Le fait qu'un organisme soit constitué en société de bienfaisance à but non lucratif, qu'il bénéficie d'une exemption fiscale, qu'il ait la capacité d'émettre des reçus pour dons de bienfaisance ou que, en tant qu'organisme de bienfaisance étranger œuvrant dans une province canadienne, le gouvernement puisse lui demander de fournir des renseignements sur ses comptes ainsi que de l'information financière et corporative ne permet pas de conclure que l'organisme est soumis à un contrôle suffisant pour être une autorité publique. Voir Big Sisters Association of Ontario et Grandes Sœurs du Canada c. Grands Frères du Canada (1997), 75 C.P.R. (3e) 177, et Congrès juif canadien c. Chosen People Ministries, Inc. et le Registraire des marques de commerce (2002), 19 C.P.R. (4e) 186, confirmé (2003), 27 C.P.R. (4e) 193 (C.A.F).

Intérêt public

Pour déterminer si les activités d'un organisme servent un intérêt public, il est pertinent d'examiner sa mission, ses obligations et ses pouvoirs, de même que la répartition de son actif. Dans ce contexte, l'obligation de faire quelque chose qui profite à la population peut être considérée comme un facteur d'« intérêt public », même si elle ne constitue pas une « obligation publique », dans le sens qu'elle n'ouvre pas droit à un recours de droit public, comme une ordonnance de mandamus ou un redressement équivalent. (Ontario Association of Architects).

Voici des exemples d'activités d'intérêt public :

Le fait que les activités d'un organisme puissent aussi profiter aux membres de l'organisme ne constitue pas une objection fatale à ce que l'on considère ces activités comme profitables à la population.

Preuve d'« adoption » et d'« emploi » d'une marque officielle

En vue de la décision de la Cour fédérale See You In - Canadian Athletes Fund Corporation c. Canadian Olympic Committee [(2007), 57 C.P.R. (4e) 287, confirmée (2008), 65 C.P.R. (4e) 421, (C.A.F)], le Registraire des marques de commerce exigera la preuve d'« adoption » et d'emploi d'une marque officielle. Même si la Loi sur les marques de commerce ne définit pas les termes '« adoption »' ou '« emploi »' en lien avec les marques officielles, on a maintenu qu'une caractéristique commune à 'l'« adoption »' et à 'l'« emploi »' est l'affichage public. Voir FileNET Corporation c. Canada (Registraire des marques de commerce) (2002), 22 C.P.R. (4e) 328 (C.A.F). Même si les articles 3 et 4 de la Loi sur les marques de commerce ne s'appliquent pas aux marques officielles, ces articles peuvent quand même être utiles dans l'interprétation de la signification de '« adoption »' et de '« emploi »' des marques officielles.

La preuve présentée doit démontrer un élément d'affichage public. Dans FileNET Corporation c. Canada (Registraire des marques de commerce), l'« emploi » étant l'annonce de la marque sur un site web gouvernemental en liaison avec un service Internet a été considéré comme un « emploi » suffisant même si le service réel n'était pas encore disponible.

Par contre, la preuve dans les exemples suivants a été considérée preuve insuffisante d'« adoption » et d'« emploi » de marques officielles :

Dans Piscitelli c. Ontario (Liquor Control Board) (C.F. 1ère instance) [2002] 1 F.C. 247, on a maintenu que l'affichage d'un écriteau ne peut constituer l'« adoption » ou l'« emploi » de « millennium » comme marque officielle parce que le mot millennium ne se distinguait d'aucune façon dans le texte. Dans ce cas, l'emploi du mot « millennium » sur l'écriteau n'était pas plus qu'une expression générique ou descriptive et non une 'marque' au sens de l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce.

L'« emploi » d'une marque dans la correspondance interne, dans les courriels et les mémos n'est pas considéré une preuve d'« adoption » et d'« emploi » de la marque. Voir You In- Canadian Athletes Fund Corporation c. Canadian Olympic Committee (non publié) 2007 FC 406.

La preuve de l'« adoption » et de l'« emploi » d'une marque officielle par un licencié ne sera pas considérée comme « adoption » et « emploi » par l'autorité publique. Voir Canada Post Corp. c. Post Office (2000), 8 C.P.R. (4e) 289, Canadian Rehabilitation Council for the Disabled d.b.a. Easter Seals/March of Dimes National Council c. Rehabilitation Foundation for the Disabled d.b.a. Ontario March of Dimes (2004), 35 C.P.R. (4e), 270 (C.F. 1ère instance).

IV.10.10.2.2 Avis public – Marques officielles

Un avis public des marques officielles est donné dans le Journal des marques de commerce. Bien que le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce fasse référence aux produits ou aux services, il n'est pas nécessaire de les préciser pour les marques officielles. Les renseignements publiés dans le Journal des marques de commerce sont aussi saisis dans la base de données, de sorte qu'un membre du public ou un examinateur peut trouver toute marque interdite lors de ses recherches.

Une fois que l'avis public des marques officielles est donné, elles deviennent des marques interdites et ne peuvent, généralement, être adoptées comme marques de commerce. Par conséquent, la marque de commerce ordinaire doit déférer à la marque officielle lorsqu'un avis public d'une marque officielle a été donné et qu'une marque identique, ou une marque lui ressemblant au point qu'il pourrait y avoir confusion, fait l'objet d'une demande pendante qui n'a pas encore été annoncée dans le Journal des marques de commerce. Dans la décision de la Cour d'appel fédérale Association olympique canadienne c. Olympus Optical Co. (1991), 38 C.P.R. (3e) 1, le juge Stone déclarait aux pages 3 et 4 :

L'avocat de l'appelante soutient avec vigueur que l'avis public du 11 juin 1986 ne doit pas être pris en considération parce que la date à laquelle l'enregistrabilité est établie est celle où la demande d'enregistrement est publiée ou, au plus tard, celle à laquelle la déclaration d'opposition est déposée. Nous ne partageons pas ce point de vue. Selon nous, l'appelante n'a acquis aucun droit à l'enregistrement à l'une ou l'autre de ces dates, et l'enregistrabilité n'a pas été établie avant qu'une décision finale ne soit rendue en l'espèce. La Cour s'appuie à cet égard sur la décision Association Olympique canadienne, supra, dans laquelle le juge MacGuigan déclare, à la page 775, que « ...le droit d'enregistrer la marque n'existe plus à compter du moment où l'avis public est donné ». (Se reporter également à Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd., nº du greffe : A-263-89, jugement rendu par le juge Desjardins le 24 juin 1991, aux pages 9 à 12) [publié depuis dans 37 C.P.R. (3e) 413, aux pages 422 à 424, 28 A.C.W.S. (3e) 103].

Il importe peu, selon nous, que l'appelante ait présenté une demande d'enregistrement, qu'une telle demande ait été publiée ou qu'une déclaration d'opposition ait été présentée avant la publication de l'avis public du 11 juin 1986. Il était cependant crucial que, au moment où l'on a statué sur la demande, cet avis avait été donné. Le Registraire était tenu, lorsqu'il a statué sur la demande, de tenir compte de l'interdiction ainsi créée.

IV.10.10.2.3 Critère de ressemblance – Marques officielles

Dans l'évaluation de l'enregistrabilité de la marque du requérant à l'égard d'une marque officielle, l'examinateur tient seulement compte de la ressemblance entre les marques, même s'il peut y avoir des produits ou services en liaison avec la marque officielle.

Dans l'évaluation de la ressemblance entre les marques, l'examinateur applique le critère énoncé dans Big Sisters Assn. of Ontario c. Grands Frère du Canada (1997), 75 C.P.R. (3e) 177. Dans cette décision, le juge Gibson a rejeté le critère de la « comparaison directe » et a cité et approuvé le critère énoncé par le juge Rothstein dans Association olympique canadienne c. Health Care Employees Union of Alberta (1992), 46 C.P.R. (3e) 12, c'est-à-dire « la question qui se pose est de savoir si une personne qui ne connaît qu'une des marques en cause et en garde un vague souvenir, pourrait, sous l'effet d'une première impression, se tromper ou se méprendre ». Le juge Gibson a aussi dit qu'il faut prendre en considération les facteurs indiqués à l'alinéa 6(5)e) de la Loi sur les marques de commerce, en particulier le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

IV.10.10.2.4 Alinéa 9(1)n.1)

Ce sous-alinéa prévoit la protection de toutes les armoiries octroyées, enregistrées ou agréées pour l'emploi, au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le Gouverneur général relativement à celles-ci, à la condition que le Registraire ait, à la demande du Gouverneur général, donné un avis public en ce sens.

Une fois que l'avis public a été donné au Journal des marques de commerce, elles deviennent des marques interdites. Les renseignements publiés dans le Journal des marques de commerce sont aussi saisis dans la base de données, de sorte qu'un membre du public ou un examinateur peut trouver toutes marques interdites lors de ses recherches.

IV.10.11 Alinéa 9(1)o)

Cet alinéa de la Loi interdit l'adoption de toute marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait la confondre avec le nom « Gendarmerie royale du Canada » ou « G.R.C. », ou de toute autre combinaison de lettres se rattachant à la Gendarmerie royale du Canada, ou toute représentation illustrée d'un membre de ce corps en uniforme.

IV.10.12 Article 10

Pour être en mesure de refuser une marque en vertu de l'article 10, l'examinateur doit tout d'abord établir qu'en raison d'une pratique commerciale ordinaire, cette marque est reconnue par les vendeurs ou acheteurs au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de services ou de produits.

Un premier rapport d'examen serait justifié si le requérant ou d'autres personnes emploient la marque de commerce qui fait l'objet de la demande dans des imprimés, tels les catalogues, en lui donnant un sens autre que celui d'une marque de commerce pour désigner le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de produits ou de services. Cependant, les examinateurs doivent s'assurer que la date de parution des imprimés dont il est question (et qui permettent de justifier une objection en vertu de l'article 10) est antérieure à la date indiquée dans la demande d'enregistrement comme étant la date d'adoption (voir l'article 3) de la marque par le requérant.

Rendant une décision lors d'une opposition dans l'affaire Simmonds Aerocessories Ltd. c. Elastic Stop Nut Corp. (1960), 34 C.P.R. 245, le Registraire a eu à statuer sur le droit à l'enregistrement d'une marque en liaison avec un manchon rouge de blocage en fibre pour contre-écrou. Après examen de la preuve qui démontrait que les autres fabricants canadiens employaient déjà des manchons de ce genre depuis plusieurs années, il a rejeté la demande conformément à l'article 10.

L'examinateur peut aussi rejeter des mots qui, après avoir été longtemps employés sur le marché (p. ex. : « moped » pour des véhicules motorisés), sont reconnus par les commerçants ou acheteurs comme désignant le genre de produits.

IV.10.13 Articles 9 et 10 — Notification au requérant

Lorsque l'examinateur relève une marque ou une partie d'une marque qui est composée d'une marque interdite ou qui est d'une ressemblance telle qu'on pourrait la confondre à cette marque, il doit en informant le requérant identifier les dispositions du paragraphe 9(1) ou de l'article 10 qui s'appliquent. Il doit aussi prévenir le requérant que la marque n'est pas enregistrable en vertu des dispositions de l'alinéa 12(1)e).

IV.10.14 Alinéa 9(2)a) — Consentement à l'emploi de marques interdites

Cet alinéa autorise, avec le consentement de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou organisation que le paragraphe 9(1) est censé avoir voulu protéger, l'emploi ou l'enregistrement d'une marque interdite en tant que marque de commerce en liaison avec une entreprise. Le consentement doit inclure soit le numéro de demande ou la marque de commerce déposée, et doit être pour l'enregistrement de la marque. Un consentement à l'emploi de la marque sans référence à l'enregistrement n'est pas suffisant pour surmonter l'objection. La déclaration « Le consentement de (nom de l'autorité) est au dossier. » sera ajoutée à la demande lors de sa publication dans le Journal des marques de commerce.

IV.10.14.1 Questions courantes relativement au consentement

Restrictions temporelles: Le consentement ne peut être restreint à une période de temps et doit être sans conditions.

Changement de nom: Dans les cas où le consentement indique le nom d'une autorité publique différent du nom qui apparaît dans la base de données, il sera nécessaire de commander le dossier de l'article 9 et de vérifier si une requête de changement de nom a été soumise par l'autorité publique. Si le changement de nom est au dossier, le consentement est acceptable; par contre, si le changement de nom n'est pas au dossier, le consentement n'est pas acceptable à moins que la preuve de changement de nom soit soumise avec le consentement.

L'autorité publique n'existe plus: Si le requérant soumets une preuve que l'autorité publique n'existe plus, l'objection peut être retirée conformément à l'article 37 de la Loi sur les marques de commerce puisque le Registraire ne peut être convaincu que la marque n'est pas enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)e).

Transferts, fusions ou regroupements d'entreprises: Le Registraire ne reconnaît pas les transferts, fusions ou regroupements d'entreprises pour les marques officielles, sans égard au fait qu'on ait reçu et placé au dossier de la documentation à cet effet. Conséquemment, les examinateurs ne peuvent accepter de consentement provenant de la nouvelle autorité publique. Si le requérant a déposé de la documentation à l'effet que l'entité n'existe plus suite à une fusion ou un regroupement, ou que la marque interdite a été transférée, il faudra obtenir le consentement provenant de la nouvelle autorité publique. Dans de tels cas, l'objection peut être retirée conformément à l'article 37 de la Loi sur les marques de commerce puisque le Registraire ne peut être convaincu que la marque n'est pas enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)e).

IV.10.14.1.1 Alinéa 9(2)b)

Selon le sous-alinéa 9(2)b)(i), si la marque de commerce faisant l'objet de la demande est constituée d'un signe ou poinçon officiel mentionné à l'alinéa 9(1)i.1), ou y ressemble tellement qu'on pourrait vraisemblablement les confondre, une objection sera soulevée si les produits sont identiques ou semblables à ceux à l'égard desquels le signe ou poinçon a été adopté. Par ailleurs, si les produits en question sont totalement différents, aucune objection ne sera soulevée.

Le sous-alinéa 9(2)b)(ii) dispose que si la marque de commerce qui fait l'objet de la demande est constituée d'armoiries, d'un drapeau, d'un emblème ou d'un sigle mentionnés à l'alinéa 9(1)i.3), ou y ressemble tellement qu'on pourrait les confondre, une objection sera soulevée si l'emploi de la marque est susceptible d'induire le public en erreur quant au lien qu'il y aurait entre l'utilisateur de la marque et l'organisme. Par ailleurs, s'il est peu probable que le public soit induit en erreur, aucune objection ne sera soulevée.

IV.10.15 Alinéa 12(1)f) et article 10.1 — Dénominations de variétés végétales

Dans les cas où une dénomination doit, au titre de la Loi sur la protection des obtentions végétales, être employée pour désigner une variété végétale, nul ne peut adopter la dénomination comme marque de commerce relativement à cette variété ou à une variété de la même espèce, ni l'employer d'une manière susceptible d'induire en erreur, ni adopter, ou employer ainsi, une marque dont la ressemblance avec la dénomination est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

Agriculture et Agroalimentaire Canada a pour mandat de délivrer des certificats d'obtention pour la dénomination de variétés végétales en vertu de la Loi sur la protection des obtentions végétales. Un certificat permet aux propriétaires de contrôler la multiplication et la vente du matériel de reproduction. La durée de la protection peut aller jusqu'à dix-huit ans.

Les certificats d'obtention sont publiés dans le Bulletin des variétés végétales dont un exemplaire est régulièrement transmis au Bureau des marques de commerce. Ce dernier inscrit les renseignements dans l'index officiel. De la sorte, les membres du public et les examinateurs peuvent trouver ces marques interdites lors de leurs recherches.

Dans les cas où la marque de commerce qui fait l'objet de la demande est la même qu'une de ces marques interdites ou y ressemble et que la demande est à l'égard de cette variété ou d'une variété de la même espèce, l'examinateur doit soulever une objection en vertu de l'alinéa 12(1)f).

Remarque : Un désistement ne peut surmonter une objection soulevée en vertu de l'alinéa 12(1)f).

IV.10.16 Alinéas 12(1)g), h) et h.1) — Indications géographiques protégées pour des vins, spiritueux ou produits agricoles ou aliments

Ces alinéas portent sur les indications géographiques protégées pour des vins, des spiritueux ou des produits agricoles ou aliments. La liste des indications géographiques protégées et, dans le cas d'indications géographiques désignant un produit agricole ou aliment, des traductions de ces indications, est tenue sous la surveillance du Registraire des marques de commerce conformément au paragraphe 11.12(1) de la Loi sur les marques de commerce.

Si la marque de commerce faisant l'objet de la demande est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et que la demande est à l'égard d'un vin ou spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique, ou que la demande est à l'égard de produits agricoles ou aliments appartenant à la même catégorie que celle à laquelle appartient le produit agricole ou l'aliment désigné par l'indication géographique et dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique, une objection sera soulevée conformément aux alinéas g), h) ou h.1) du paragraphe 12(1) de la Loi sur les marques de commerce, le cas échéant.

Pour surmonter une objection soulevée conformément à l'alinéa 12(1)g), h) ou h.1), le requérant doit confirmer par écrit que les produits proviennent d'un territoire visé par l'indication géographique.

Un désistement ne surmonte pas une objection soulevée conformément à l'alinéa 12(1)g), h) ou h.1).

V.10.17 Alinéa 12(1)i) — Loi sur les marques olympiques et paralympiques

L'alinéa 12(1)i) de la Loi sur les marques de commerce indique :

Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) elle est une marque dont l'adoption est interdite par le paragraphe 3(1) de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques, sous réserve de l'alinéa 3(4)a) de cette loi.

L'article 3 de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques indique :

3. (1) Nul ne peut adopter ou employer à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou non, une marque olympique ou paralympique, ou une marque dont la ressemblance avec celle-ci est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent ni à un comité d'organisation, ni au COC, ni au CPC.

(4) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'empêcher ce qui suit :

a) l'adoption, l'emploi ou l'enregistrement — comme marque de commerce ou non — d'une marque visée aux paragraphes (1) ou (2) en conformité avec le consentement écrit d'un comité d'organisation obtenu pendant une période réglementaire, ou avec celui du COC ou du CPC obtenu pendant toute autre période;…

On doit soulever une objection si la marque de commerce consiste ou est telle qu'elle ressemble à s'y méprendre à une marque olympique ou paralympique. Depuis le 1er janvier 2011, seules les marques listées sur l'annexe 1 de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques doivent être considérées. Ces marques apparaîtront sur les résultats de recherche pour confusion. Afin de les distinguer des autres marques, une note en bas de page a été ajoutée indiquant que ces marques ne sont pas des marques de commerce officielles mais qu'elles ont été ajoutées en vue du projet de loi C-47.

IV.11 Désistements — Article 35

L'article 35 de la Loi sur les marques de commerce dispose :

Le Registraire peut requérir celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce de se désister du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable. Ce désistement ne porte pas préjudice ou atteinte aux droits du requérant, existant alors ou prenant naissance par la suite, dans la matière qui fait l'objet du désistement, ni ne porte préjudice ou atteinte au droit que possède le requérant à l'enregistrement lors d'une demande subséquente si la matière faisant l'objet du désistement est alors devenue distinctive des produits ou services du requérant.

L'article 35 permet au requérant de se désister de certaines parties de sa marque de commerce qui autrement n'auraient pas droit à l'enregistrement, à condition de respecter les exigences énoncées dans la présente partie.

En général le Registraire n'exigera plus, de celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce, l'inscription à des désistements conformément à l'article 35 de la Loi sur les marques de commerce. Les désistements volontaires continueront d'être acceptés.

Remarque : Lorsqu'une portion de la marque de commerce consiste en la feuille d'érable à onze pointes, un désistement est requis conformément à l'ordre en conseil PC 1965, 1623 publié le 2 septembre 1965.

IV.12 Paragraphe 12(2) — Caractère distinctif

IV.12.1 Généralités

Une marque de commerce qui, de prime abord, n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada de telle façon qu'elle est devenue distinctive à la date de la production de la demande d'enregistrement au Canada, conformément au paragraphe 12(2). Un requérant ne peut pas revendiquer les bénéfices du paragraphe 12(2) si la marque suscite une objection aux termes des alinéas 12(1)c), d), e), f), g), h) ou i).

Une marque de commerce acquiert un caractère distinctif partout au Canada ou dans une ou plusieurs provinces lorsqu'elle en vient à être reconnue du public canadien, non comme un mot qui n'a pas droit à l'enregistrement, mais comme un mot qui, étant associé à certains services ou produits, sert à distinguer ceux du requérant de ceux de ses concurrents. Ce mot passe alors pour avoir acquis un deuxième sens par rapport aux services et produits en ce sens que, lorsque le mot est présenté au public, sa signification première disparaît et seule demeure la désignation comme marque de commerce.

Une preuve touchant le caractère distinctif ou un deuxième sens doit être déposée sous forme d'affidavit ou de déclaration solennelle respectant les exigences du paragraphe 32(1). Le caractère distinctif doit être établi à la date de production de la demande. La preuve doit être fournie de la façon décrite ci-dessous.

IV.12.2 Preuve

Il est possible d'interjeter appel devant la Cour fédérale de tout refus d'une demande ayant revendiqué le bénéfice du paragraphe 12(2) ou de toute décision d'opposition dont elle peut faire l'objet. Par conséquent, les documents présentés au Bureau des marques de commerce devraient être sous une forme acceptable par la Cour fédérale du Canada et être assujettis aux règles de preuve de cette dernière.

En outre, l'article 40 de la Loi sur la preuve au Canada énonce ce qui suit :

Dans toutes les procédures qui relèvent de l'autorité législative du Parlement du Canada, les lois sur la preuve qui sont en vigueur dans la province où ces procédures sont exercées, y compris les lois relatives à la preuve de la signification d'un mandat, d'une sommation, d'une assignation ou d'une autre pièce s'appliquent à ces procédures, sauf la présente loi et les autres lois fédérales. L.R., ch. E-10, art. 37.

Cette preuve se présente sous la forme d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle conforme au paragraphe 32(1) et doit être soumise par une personne qui a une connaissance directe des faits. Il incombe au requérant de produire la meilleure preuve possible.

Les affidavits doivent être signés par une personne assermentée, et les déclarations solennelles doivent satisfaire aux exigences de l'article 41 de la Loi sur la preuve au Canada. Les pièces doivent toutes être identifiées et il faut que chacune d'elles soit identifiée devant le notaire ou le commissaire qui a reçu l'affidavit.

IV. 12 .2.1 Affidavit principal

Lorsqu'un requérant soumet une demande fondée sur le caractère distinctif aux termes du paragraphe 12(2), il doit déposer un affidavit principal. Lorsqu'il s'agit d'une société, cet affidavit doit être présenté par un officier bien informé. Dans tous les cas, l'auteur de l'affidavit doit se nommer et s'expliquer sur la source et les justifications de ses renseignements et inclure le statut du déclarant, c.-à-d. président, gestionnaire, secrétaire et ainsi de suite et les caractéristiques de la société requérante, c'est-à-dire la date et l'historique de sa fondation, et l'adresse de son bureau d'affaires. L'affidavit doit être accompagné aussi de spécimens de la marque telle qu'elle est employée en liaison avec les services ou produits et comporter ce qui suit :

  1. Une déclaration sur le genre d'emploi de la marque en liaison avec les produits ou services;
  2. Une explication sur la façon dont la marque est liée aux produits au moment d'un transfert de propriété ou de possession de produits;
  3. Une déclaration sur la façon dont est utilisée la marque dans la publicité pour les services ou produits, conformément aux articles 4 et 5 de la Loi sur les marques de commerce, ainsi que des spécimens de matériel publicitaire;
  4. Des déclarations qui indiquent clairement l'étendue de l'emploi de la marque dans chaque territoire (province) où elle est censée avoir acquis un caractère distinctif. Par exemple, si le requérant allègue que sa marque a acquis un caractère distinctif au Canada à la date de production de la demande, il doit montrer qu'elle a acquis un deuxième sens dans chacune des provinces;
  5. Des déclarations qui attestent la durée d'emploi de la marque en liaison avec les produits ou services.

L'étendue de l'emploi peut s'exprimer en fonction de la quantité, prix par article, ou de la valeur pécuniaire des ventes ou encore du pourcentage du marché pour les services loués ou exécutés ou pour les produits vendus, donnés à bail ou loués en liaison avec la marque et divisée par province et par année. Aussi, les chiffres de ventes ne doivent pas être divisés par provinces et basés sur des calculs au pro-rata de la population, mais ils doivent démontrer les chiffres de ventes réels. La preuve peut se rapporter au mode de distribution, au nombre de distributeurs et de points de vente de ces produits ou services.

Quant à l'importance et à la forme de la publicité, les affidavits doivent indiquer le nombre d'annonces et les sommes consacrées à chaque média divisé par province et par année. Il est indispensable d'indiquer quel est le territoire géographique couvert.

La preuve soumise doit être limitée à la période pertinente, soit entre la date de premier emploi au Canada et la date de dépôt de la demande.

IV.12.2.2 Affidavits supplémentaires

Il ne sera pas nécessaire de demander, dans tous les cas, des affidavits supplémentaires (par exemple : des distributeurs ou des acheteurs des produits) afin d'étayer une revendication en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur les marques de commerce.

En général, l'affidavit principal suffira, à condition que tous les critères énumérés à la section IV.12.2.1 du présent manuel aient été remplis, surtout en ce qui concerne les ventes et la publicité par région.

Le Bureau demandera d'autres preuves, possiblement au moyen d'affidavits supplémentaires, seulement lorsque la marque de commerce ne semble pas avoir acquis un caractère distinctif à la date de production de la demande, compte tenu de la marque visée ainsi que des circonstances de l'affaire.

Ces affidavits supplémentaires peuvent provenir d'agences de publicité, de distributeurs, de grossistes, de détaillants et de clients qui peuvent attester que le ou les mots a ou ont acquis un deuxième sens en rapport avec les produits ou services, à la date de production de la demande au Canada ou avant. Ces affidavits doivent aussi se rapporter à la forme, à l'importance et à la durée de l'emploi de la marque qui fait l'objet de la demande de même qu'au territoire où elle est employée, en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande.

IV. 12.2.3 Preuve sous forme de sondage

Les sondages sont maintenant très répandus dans le commerce et bon nombre de décisions d'affaires reposent sur leurs résultats. Si une étude de marché doit servir de preuve, elle doit, pour être valable, être effectuée par une personne qui peut produire un affidavit attestant le fait qu'elle est spécialisée dans la conception, l'organisation et la mise en oeuvre d'un sondage ainsi que dans l'interprétation de ses résultats. Un enquêteur expérimenté établira la stratégie et les données statistiques sur lesquelles repose son sondage et expliquera la formulation des questions posées et la méthode suivie. Il doit rapporter tous les résultats, qu'ils soient négatifs ou positifs, et les expliquer en détail.

Le juge Cameron a accepté comme preuve d'un deuxième sens un sondage mené en bonne et due forme, dans l'affaire Aluminum Goods Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1954), 19 C.P.R. 93. Après avoir examiné l'ensemble de la preuve, il déclarait ce qui suit à la page 97 :

[Traduction] Il suffit de déclarer qu'à la suite du questionnaire, 91 % des 3 007 ménagères et 96,5 % des 505 commerçants interrogés ont reconnu « Wear-Ever » comme une marque. Fait significatif, alors que 44 % des commerçants n'étaient pas dépositaires de la marque, 96,5 % l'ont reconnue comme telle, indiquant ainsi qu'ils connaissent très bien la façon dont est utilisé ce mot.

Compte tenu de l'ensemble de la preuve dans son ensemble, je n'ai aucune hésitation à conclure que le requérant s'est acquitté de la charge qui pesait sur lui en vertu de l'article 29 [...]

Et, plus loin :

Comme l'a souligné l'avocat du Registraire des marques de commerce, il est vrai que les commerçants et acheteurs ne reconnaissent pas tous la marque, un petit nombre de personnes interrogées déclarant penser que ce mot avait trait à la qualité des produits et non à une marque. Toutefois, la disposition exige seulement que la marque soit généralement reconnue de la manière décrite. J'emprunte une formule au maître des Rôles dans l'affaire Sheen ¾ Re J. & P. Coats Ltd's Application (1936), 53 R.P.C. 355, à la page 381, qui dit que le caractère distinctif dans ce cas va aussi loin qu'on peut espérer aller dans toute cause.

Dans l'affaire Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2e) 1, [1975] A.C.F. nº 1120, le juge Canattach, après avoir analysé la législation concernant la preuve sous forme de sondage et examiné la formulation ainsi que le contenu du sondage en question, a admis cette forme de preuve. Il déclarait à la page 9 :

Selon moi, la recevabilité des enquêtes et la force probante de ce type de preuve, s'il est accepté, dépendent de la manière dont le sondage a été fait, des questions posées, de la manière dont elles ont été posées, de leur formulation et de l'objectif visé par la preuve. Il n'y a pas lieu de s'opposer à la recevabilité de la preuve si le sondage est produit non pas dans le but d'établir la vérité des affirmations qu'il contient mais plutôt simplement en vue d'établir sur quelles données s'est fondé l'expert ou, comme en l'espèce, en vue de présenter une évaluation des données de l'enquête.

Dans la décision Boyle-Midway (Canada) Ltd. c. Farkas Arpad Homonnay (1976), 27 C.P.R. (2e) 178, le Registraire intérimaire a rejeté un sondage d'opinion publique en invoquant que celui-ci allait à l'encontre de toutes les règles régissant la recevabilité en preuve de sondages d'opinion publique. Voir aussi la décision du juge Mahon dans l'affaire Customglass Boats Ltd. c. Salthouse Brothers Ltd. (1975), R.P.C. 589, pour une étude de la législation canadienne, américaine et britannique sur la recevabilité de sondages d'opinion publique.

Les résultats du sondage doivent être soumis en plus de l'affidavit principal présenté par le requérant ou un dirigeant responsable de la société requérante.

IV.12.2.4 Restriction territoriale

Bien qu'il puisse être difficile d'établir qu'une marque a acquis un deuxième sens, conformément au paragraphe 32(2) de la Loi l'examinateur devrait, s'il est convaincu par l'examen des preuves que c'est le cas, autoriser l'annonce avec une restriction quant au territoire, s'il y a lieu. Dans la décision Standard Coil Products (Canada) Ltd. c. Standard Radio Corp. (1971), 1 C.P.R. (2e) 155, le juge Cattanach, après avoir passé en revue la preuve, déclarait à la page 173 :

Dans les circonstances de l'espèce, je conclus que l'appelante a réussi à établir que la marque de commerce « Standard » distingue véritablement son produit.

Voir aussi l'affaire Home Juice Co. c. Orange Maison Ltée (1967), 53 C.P.R. 71, aux pages 77 et 78, où le tribunal a jugé que ORANGE MAISON avait acquis une signification distinctive en liaison avec le jus d'orange de l'intimé et de ses prédécesseurs en titre auprès des vendeurs et acheteurs de jus d'orange dans la province de Québec.

IV.12.3 Détermination du caractère distinctif — Paragraphe 12(2)

Le requérant doit produire une preuve suffisante pour permettre à l'examinateur de conclure que le public du Canada (ou d'un territoire ou d'une province) perçoit un mot descriptif ou un nom/nom de famille employé par le requérant en liaison avec les produits ou services inscrits dans la demande comme un mot qui permet de les distinguer de ceux des autres concurrents. La connotation descriptive première du mot ou sa signification en tant que nom de famille sera alors devenue secondaire dans l'esprit du public par rapport aux produits ou services en question alors que le deuxième sens sera devenu prépondérant.

Un mot qui, à prime abord, a une connotation descriptive ou une signification en tant que nom/nom de famille ne peut vraisemblablement pas avoir acquis un deuxième sens comme marque de commerce pour tous les habitants d'un territoire. Pour faire la preuve du caractère distinctif exigé par le paragraphe 12(2), il suffit que les vendeurs ou le public du territoire reconnaissent en grand nombre le deuxième sens de la marque de commerce.

Néanmoins, il faut apporter une preuve solide et convaincante pour établir que la marque a acquis un caractère distinctif ou un deuxième sens. Comme le disait Fox, dans son ouvrage Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3e édition, à la page 131 :

[Traduction] Il sera toujours très difficile de convaincre le Registraire ou le tribunal qu'un mot non enregistrable au premier abord a acquis un deuxième sens suffisant pour en autoriser l'enregistrement, car le législateur et les tribunaux ont toujours été peu disposés à accorder ainsi à une personne un monopole sur ce que les autres pourraient légitimement vouloir utiliser aussi.

IV.12.3.1 Décision antérieure

Les mots « aptes à distinguer » figuraient à l'alinéa 2m) de la Loi sur la concurrence déloyale (1932), mais n'apparaissent pas dans la Loi sur les marques de commerce. Cette expression nécessite non seulement qu'un mot soit réellement distinctif mais aussi qu'il soit, de façon inhérente, apte à distinguer. En appliquant les dispositions de la Loi sur la concurrence déloyale, les tribunaux ont jugé que certains mots élogieux tels que SUPER-WEAVE n'étaient pas, de façon inhérente, aptes à distinguer et ne seraient jamais enregistrables en se basant sur l'acquisition d'un deuxième sens. Voir la décision Registraire des marques de commerce c. G.A. Hardy & Co. Ltd. (1949), 10 C.P.R. 55.

IV.12.3.2 Fardeau de la preuve

Un requérant qui soutient qu'un nom, nom de famille ou un mot descriptif a acquis un deuxième sens assume une charge très lourde. Comme le déclarait le juge Cattanach dans la décision Standard Coil Products (Canada) Ltd. c. Standard Radio Corp. (1971), 1 C.P.R. (2e) 155, à la page 172, [1971] C.F. 106, alors qu'il avait à juger si la marque STANDARD avait acquis un deuxième sens au Canada en liaison avec les syntoniseurs de télévision :

Il me reste à apprécier la force probante de ces affidavits. Ce faisant, je suis conscient que la charge de la preuve incombant à une personne qui prétend qu'une marque de commerce décrivant ou faisant l'éloge de ses marchandises est parvenue à distinguer véritablement ces marchandises est difficile et qu'elle l'est d'avantage du fait de l'adoption d'un mot qui, en soi, ne comporte aucun caractère distinctif.

On trouve aussi dans la décision Carling Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1984), 1 C.P.R. (3e) 191, la déclaration suivante du juge Strayer :

Non seulement j'estime qu'il appartient plutôt à la requérante d'établir le caractère distinctif au sens du paragraphe 12(2), mais je crois également qu'il s'agissait d'une charge très lourde étant donné la nature de la marque « Canadian ». Il existe de nombreux arrêts selon lesquels lorsqu'il faut démontrer qu'un terme habituellement descriptif a acquis une seconde signification de sorte qu'il décrit un produit particulier, la charge est en vérité très lourde: voir par exemple, The Canadian Shredded Wheat Co., Ld. c. Kellogg Co. of Canada Ld. et al. (1938), 55 R.P.C. 125, à la page 142 (P.C.); J.H. Munro Limited v. Neaman Fur Company Limited, [1946] R.C.é. 1, aux pages 14 et 15; 5 Fox Pat. C. 194, à la page 208. à mon avis, c'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'un mot tel que « Canadian » qui, d'abord et avant tout, tant au point de vue légal qu'au point de vue réel, est un adjectif décrivant tout citoyen de ce pays et, plus particulièrement pour les fins de l'espèce, toute sorte de produit y ayant son lieu d'origine. Joint au mot « bière », il peut décrire toute bière produite au Canada par n'importe lequel brasseur. Comme je l'ai fait remarquer plus haut, il appartient à la requérante de l'enregistrement d'une telle marque de démontrer clairement que le mot est devenu si distinctif de son produit qu'il a acquis une signification secondaire que le public concerné ne confondrait habituellement pas avec son sens premier.

Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel fédérale ((1988), 19 C.P.R (3e) 129).

IV.13 Article 14 — « N'est pas dépourvue de caractère distinctif »

D'après le paragraphe 31(2) de la Loi sur les marques de commerce, un requérant peut présenter une demande d'enregistrement d'une marque de commerce déposée dans son pays d'origine pour autant qu'il puisse prouver que sa marque « n'est pas dépourvue de caractère distinctif » au Canada, suivant l'alinéa 14(1)b).

Les marques de commerce qui ne sont pas enregistrables parce qu'elles constituent un nom ou un nom de famille selon la définition de l'alinéa 12(1)a), ou qui constituent une description claire selon la définition de l'alinéa 12(1)b), peuvent être enregistrées suivant l'article 14. Pour pouvoir se prévaloir de l'article 14, le requérant doit montrer que la marque de commerce a été déposée dans ou pour son pays d'origine ou dans celui de son prédécesseur en titre en liaison avec les mêmes produits ou services. En outre, il doit fournir une copie certifiée de l'enregistrement correspondant et toute autre preuve exigée par le Registraire. Il n'est pas nécessaire d'invoquer l'article 14 au moment de produire la demande. Voir les paragraphes 31(1) et 31(2).

Le requérant doit présenter un affidavit, des spécimens et des détails concernant la valeur et le volume des ventes, bien que l'importance de la preuve du caractère distinctif soit beaucoup plus réduite que dans le cas d'un requérant qui se prévaut du paragraphe 12(2).

IV.13.1 Comparaison du paragraphe 12(2) et de l'article 14

L'article 14 de la Loi sur les marques de commerce diffère de façon importante de l'alinéa 28(1)d) de la Loi sur la concurrence déloyale en ce sens que l'on peut en bénéficier :

  1. seulement si la marque de commerce au Canada n'est pas dépourvue de caractère distinctif; et
  2. seulement une fois que le Bureau des marques de commerce a pris en considération toutes les circonstances de l'espèce, y compris la durée de l'emploi qui en a été fait dans tout pays.

Le mot « distinctif » dans l'expression « non dépourvue de caractère distinctif » doit être compris selon la définition qui en est donnée à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce. La personne qui se prévaut de l'article 14 est en quelque sorte avantagée par rapport à un requérant qui se prévaut du paragraphe 12(2) de la Loi sur les marques de commerce en ce sens que, bien que les deux personnes doivent fournir au Registraire la preuve du caractère distinctif de leur marque de commerce, la personne qui se prévaut de l'article 14 doit, en ce qui concerne la preuve, satisfaire à des exigences moins sévères, en partie puisque l'emploi de la marque au Canada en liaison avec les produits et services n'est pas requis.

Par exemple, afin de prouver le caractère distinctif acquis d'une marque conformément au paragraphe 12(2), le requérant doit montrer qu'elle a acquis un sens secondaire à l'échelle du Canada, sauf s'il est prêt à accepter des restrictions territoriales. Toutefois, le requérant qui invoque l'article 14 n'a qu'à démontrer que la marque n'est pas dépourvue de caractère distinctif au Canada, compte tenu de la manière et la mesure selon laquelle elle a été employée ou annoncée. Il n'est pas nécessaire de montrer qu'un tel caractère distinctif existait à la date de dépôt de la demande. Les restrictions territoriales ne sont pas applicables.

La preuve exigée en vertu de l'article 14 sera remise en question s'il est démontré que l'emploi antérieur ou la révélation antérieure d'une marque de commerce a été fait par une personne autre que le requérant. La preuve sera acceptable si elle démontre que l'emploi ou la révélation antérieure a été fait par le requérant, ses prédécesseurs en titre ou, dans certaines conditions, par le titulaire d'une licence. Voir le paragraphe 50(1). La preuve d'un emploi ou d'une révélation par une filiale, etc. n'est pas acceptable. Cependant, dans les cas où il y a eu un déversement de la publicité au Canada, la preuve d'un emploi réel au Canada n'est pas nécessairement un prérequis.

IV.13.2 Renseignements devant figurer dans les affidavits

L'affidavit ou la déclaration solennelle qui est produit à l'appui d'une demande d'enregistrement aux termes de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce doit contenir les renseignements suivants :

  1. le statut du déclarant, c.-à-d. président, gestionnaire, secrétaire et ainsi de suite;
  2. les caractéristiques de la société requérante, c'est-à-dire la date et l'historique de sa fondation, et l'adresse de son bureau d'affaires;
  3. les produits ou les services en liaison avec lesquels la marque est employée (liste détaillée), et la date du premier emploi n'importe où dans le monde;
  4. la date à laquelle les produits ou services ont commencé à être vendus sous la marque de commerce au Canada. Si la marque de commerce n'a jamais été employée au Canada, le Bureau exigera une preuve du déversement de la publicité au Canada;
  5. une liste des pays où la marque de commerce est employée en liaison avec les mêmes produits ou services;
  6. une liste des pays où la marque de commerce a été déposée;
  7. la valeur et le volume total approximatifs des produits ou services vendus ou exécutés au Canada en liaison avec la marque de commerce, et la valeur totale approximative de ces produits ou services vendus dans d'autres pays;
  8. la valeur et le volume total approximatifs consacrés à la publicité de la marque de commerce au Canada et dans d'autres pays;
  9. des modèles d'annonces, d'étiquettes, etc. (montés si possible sur papier) tels qu'employés au Canada et ailleurs, qui iront dans le dossier de la demande.

IV.13.3 Observations diverses concernant l'article 14

  1. La marque de commerce que le requérant désire faire enregistrer au Canada peut différer de la marque de commerce déposée à l'étranger dans la mesure où son identité n'est pas touchée et son caractère distinctif changé. Voir le paragraphe 14(2). En pratique, seules de minimes différences sont autorisées.
  2. La demande d'enregistrement de la marque de commerce au Canada ne peut englober que les produits ou services sur lesquels porte l'enregistrement fait à l'extérieur du Canada. Par exemple, une marque de commerce déposée dans ou pour un pays de l'Union en liaison avec des « bouilloires électriques » ne peut pas servir à appuyer une demande d'enregistrement de la marque au Canada en liaison avec des « petits appareils électriques, nommément des bouilloires, des cafetières, des percolateurs et des carafes ».
  3. Si le Registraire n'est pas convaincu que la preuve fournie en vertu du paragraphe 31(2) établit que la marque de commerce « n'est pas dépourvue de caractère distinctif au Canada », il peut exiger une preuve supplémentaire. Il peut s'agir alors d'affidavits faits par des personnes indépendantes au Canada, qui certifient qu'elles reconnaissent que la marque de commerce identifie les produits ou les services du requérant. Le requérant peut cependant réussir à prouver sa revendication en soumettant plus de publicité au Canada que ne l'indiquait son premier affidavit.
  4. Tous les affidavits soumis selon les dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi sur les marques de commerce doivent être accompagnés de spécimens d'annonces et de pièces démontrant l'emploi de la marque de commerce.
  5. Un requérant qui désire se prévaloir des dispositions de l'article 14 et dont l'emploi au Canada inclut des produits ou des services supplémentaires peut, s'il y a emploi considérable, se prévaloir des dispositions du paragraphe 12(2) et de l'article 32 de la Loi sur les marques de commerce pour établir que la marque de commerce est devenue distinctive en liaison avec ces produits ou ces services supplémentaires.
  6. Une copie certifiée est requise dans tous les cas où le bénéfice de l'article 14 est revendiqué, sans égard au fait de soulever une objection en vertu des alinéas 12(1)a) ou b).

IV.14 Restrictions territoriales volontaires

L'article 19 de la Loi sur les marques de commerce ne permet pas de restrictions territoriales volontaires. Le paragraphe 32(2) de la Loi sur les marques de commerce stipule que le Registraire doit restreindre, eu égard à la preuve fournie, l'enregistrement à la région territoriale définie en ce qui a trait au paragraphe 12(2) et à l'article 13 uniquement. Les restrictions de Terre-Neuve sont possibles puisque l'article 19 est assujetti à l'article 67, mais c'est possible uniquement s'il y a confusion avec des enregistrements de Terre-Neuve.


Précédente | Table des matières | Suivante

Date de modification :