Le manuel d'examen des marques de commerce — Page 5 de 5

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  1. V Rapports de l'examinateur
    1. Objection à l'enregistrement — Paragraphe 37(2)
    2. Premier rapport
    3. Produits ou services
    4. Alinéa 12(1)a)
    5. Alinéa 12(1)b)
    6. Alinéa 12(1)c)
    7. Alinéa 12(1)d)
    8. Alinéa 12(1)e)
    9. Dates déterminant l'ayant droit
    10. Revendications multiples
    11. Deuxième et troisième rapports
    12. Troisième rapport et rapports subséquents
    13. Absence de réponse de la part du requérant
    14. Prolongations de délai — Rapports d'examen et article 36
    15. Effet d'une demande de marque de commerce abandonnée
    16. Lettre de refus

V Rapports de l'examinateur

V.1 Objection à l'enregistrement — Paragraphe 37(2)

Le paragraphe 37(2) de la Loi sur les marques de commerce dispose :

Le Registraire ne peut rejeter une demande sans, au préalable, avoir fait connaître au requérant ses objections, avec les motifs pertinents, et lui avoir donné une occasion convenable d'y répondre.

Le requérant prend connaissance des objections à l'enregistrement par l'entremise des rapports de l'examinateur. Ces objections porteront sur :

  • la conformité de la demande avec les exigences de l'article 30;
  • l'enregistrabilité de la marque au regard des dispositions de l'article 12; et
  • les droits du requérant à l'enregistrement par rapport aux demandes en co-instance et créant de la confusion.

V.2 Premier rapport

L'examinateur prépare son rapport après avoir fait l'examen initial de la demande d'enregistrement et de la marque de commerce en faisant l'objet; on parle alors du « premier rapport ». Le premier rapport de l'examinateur doit porter sur toutes les anomalies à corriger avant que la demande ne puisse être annoncée. L'examinateur ne doit pas produire un rapport fragmentaire pour éviter de prolonger inutilement le processus d'examen de la demande et de provoquer des oublis et des erreurs. Le requérant (ou son agent) qui a satisfait à toutes les exigences du rapport de l'examinateur sera déconcerté s'il apprend par un rapport subséquent que l'examinateur s'oppose maintenant à l'enregistrement de sa marque.

Toutefois, il faut également souligner qu'il peut exister des circonstances justifiant de soulever les questions qui n'ont pas été traitées dans un rapport initial. Tant que l'annonce de la demande n'a pas été faite, le Registraire peut exercer son pouvoir de déterminer si la marque de commerce est enregistrable ou non. Voir Beaver Knitwear Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1986), 11 C.P.R. (3e) 257.

Les premiers rapports sont généralement formulés de façon standard. Conformément au paragraphe 37(2) de la Loi sur les marques de commerce, les examinateurs doivent indiquer les motifs des objections et inclure les renseignements nécessaires pour expliquer le bien-fondé de l'objection. Les circonstances justifiant l'émission d'un rapport d'examen sont décrites ci-bas.

V.3 Produits ou services

L'état des produits ou services sera jugé inacceptable et une demande modifiée devra être requise dans les cas suivants :

  1. Lorsque le requérant ne désigne pas les produits ou services spécifiques qui font l'objet de sa demande dans les termes ordinaires du commerce. Des termes tels que « accessoires », « matériel »ou « produits » employés dans des expressions comme « robes et accessoires pour dames », « matériel d'artiste » ou « produits agricoles » devraient être redéfinis en termes ordinaires du commerce.
  2. Lorsque l'examinateur a besoin de précisions sur la façon dont les produits ou les services sont employés sur le marché en vue de déterminer dans quel domaine les produits ou services sont employés. En pareil cas, il peut demander au requérant de fournir des documents publicitaires ou justificatifs.

Le Manuel des produits et services en ligne offre des informations détaillées concernant les principes et les directives à appliquer lors de l'évaluation des énoncés de produits ou de services et offre des exemples de ce qui est considéré acceptable.

V.4 Alinéa 12(1)a)

Une objection ou une demande de désistement fondée sur l'alinéa 12(1)a) doit être accompagnée du nombre exact ou approximatif de noms ou de noms de famille trouvés dans les annuaires téléphoniques canadiens, à moins que l'objection soit basée sur l'existence d'un particulier célèbre. Dans ce cas, l'examinateur devra fournir la preuve établie.

V.5 Alinéa 12(1)b)

Une objection selon laquelle une marque en entier donne une description claire ou une description fausse et trompeuse (soit une partie de la marque ou la marque en entier) devrait être justifiée par l'identification des sources de référence sur lesquelles s'appuie l'examinateur et/ou par une explication de la pertinence de ces renseignements avec les produits ou les services. On fait exception lorsque l'objection portant sur la description est fondée sur le fait que la marque de commerce est un terme élogieux évident.

V.6 Alinéa 12(1)c)

Une objection fondée sur le fait que la marque de commerce est le nom des produits ou des services dans une langue quelconque doit être appuyée par la traduction de la marque fournie par le requérant.

V.7 Alinéa 12(1)d)

Une objection à l'enregistrement fondée sur l'alinéa 12(1)d) doit toujours être accompagnée d'une copie de l'enregistrement de la marque de commerce avec laquelle celle du requérant est considérée comme créant de la confusion aux termes du paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce. L'examinateur doit toujours s'assurer que la copie est bien celle de l'enregistrement dont il a relevé le numéro et que la marque de commerce déposée est en bonne et due forme.

V.8 Alinéa 12(1)e)

Lorsque l'examinateur soulève une objection aux termes de l'alinéa 12(1)e), il doit prendre bien soin de faire la distinction entre le fondement de l'objection et les motifs invoqués. Les motifs de l'objection sont définis au paragraphe 9(1) et à l'article 10 de la Loi sur les marques de commerce tandis que le fondement fait l'objet des dispositions de l'alinéa 12(1)e).

Lorsqu'il y a objection à l'enregistrement d'une marque qui est interdite à cause d'un avis public émis en vertu des alinéas 9(1)e), i) ou n), il faut toujours inclure une copie de l'avis public.

V.8.1 Alinéa 12(1)f)

Lorsqu'une objection est soulevée en vertu de l'alinéa 12(1)f), l'examinateur doit fournir une copie de la dénomination de la variété végétale publiée dans le Bulletin des variétés végétales.

V.8.2 Alinéas 12(1)g), h) et h.1)

Lorsqu'une objection est soulevée en vertu des alinéas 12(1)g), h) ou h.1), l'examinateur doit fournir des renseignements concernant l'indication géographique protégée.

V.9 Dates déterminant l'ayant droit

Comme nous l'avons vu dans la section III.6 du présent manuel, suivant la décision Procureur général du Canada c. Effigi Inc. (2005), 41 C.P.R. (4e) 1, la date à laquelle la marque de commerce a été employée pour la première fois n'est pas pertinente au titre de l'alinéa 37(1)c) de la Loi sur les marques de commerce lorsqu'il s'agit de déterminer si le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque parce que celle-ci crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante.

Si la demande qui porte la date de production la plus récente révèle une date de priorité antérieure en liaison avec des produits ou des services semblables ou identiques, elle sera alors considérée comme étant la demande autorisée, indépendamment de l'existence d'une date antérieure de premier emploi ou de révélation, comme l'illustre l'exemple suivant :

  • Requérante Société XYZ
  • Marque AJAX
  • Produits camions — employés au Canada depuis au moins novembre 1992
  • Date de production 17 septembre 2005
  • Requérante Société ABC
  • Marque AJAX
  • Produits fourgonnettes — enregistrement et emploi à l'étranger
  • Date de production 1er décembre 2005
  • Date de priorité 3 août 2005

Dans le cas susmentionné, la société XYZ a droit à l'enregistrement puisque la date de priorité du 3 août 2005 est antérieure à la date de production de la demande par la société XYZ.

V.10 Revendications multiples

Il se peut qu'une demande soit accompagnée d'une allégation d'emploi ou de révélation au Canada, ou d'emploi et d'enregistrement à l'étranger, ou encore d'emploi projeté au Canada, pour une marque de commerce qui est considérée comme créant de la confusion avec une marque de commerce figurant dans une demande produite par la suite. L'examinateur doit soigneusement évaluer les dates déterminant l'ayant droit relativement à chacun des produits ou services en liaison avec les marques. Voir l'exemple ci-dessous :

  • Requérant Société ABC
  • Marque AJAX
  • Produits :  régulateurs de croissance des plantes – emploi au Canada depuis avant le 11 juin 1993 – enregistrement et emploi à l'étranger
    • insecticides – enregistrement et emploi à l'étranger
    • teinture à cheveux – emploi projeté
  • Date de production 17 septembre 2005
  • Requérant : Société XYZ 
  • Marque AJAX
  • Produits :  shampoings – connue au Canada depuis le 11 mai 1993
    • produits chimiques pour l'agriculture – emploi projeté au Canada
  • Date de production 2 décembre 2005.
  • Date de priorité 3 août 2005 en liaison avec les « produits chimiques pour l'agriculture »

Dans cet exemple, la société ABC est l'ayant droit relativement aux produits que sont les « préparations de colorants capillaires » puisque la date de production de sa demande est antérieure à celle de la société XYZ compte tenu qu'elle a fait connaître la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits que sont les « shampoings ».

Toutefois, la société XYZ est l'ayant droit respectivement aux produits que sont les « produits chimiques pour l'agriculture » puisque sa date de priorité est antérieure à la date à laquelle la société ABC a produit sa demande, compte tenu de leur emploi au Canada en liaison avec les produits que sont les « régulateurs de croissance des plantes » et l'enregistrement et l'emploi à l'étranger en liaison avec les « insecticides ».

L'examinateur doit envoyer un rapport aux deux requérants et leur expliquer qu'ils sont les ayants droit relativement à un ensemble de produits et qu'ils ne le sont pas relativement à l'autre ensemble de produits.

V.11 Deuxième et troisième rapports

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Prolongation du délai pour répondre aux rapports d'examen)

Dans le rapport de l'examinateur, il est indiqué que le requérant doit produire une réponse complète dans les six mois, sans quoi le Registraire mettra en marche la procédure d'abandon. Ce délai est considéré comme suffisamment long pour permettre au requérant de répondre aux objections tel qu'il est prévu au paragraphe 37(2).

Le Bureau considère qu'une réponse en bonne et due forme traite de toutes les objections et les demandes soulevées dans le rapport d'examen. Si le requérant omet de fournir une réponse en bonne et due forme dans le délai de six mois, il sera considéré comme faisant défaut dans la poursuite de la demande, conformément à l'article 36 de la Loi sur les marques de commerce, et un avis de défaut sera délivré. Le requérant doit répondre à tous les points soulevés dans le rapport de l'examinateur pour que sa demande soit approuvée aux fins d'annonce dans le Journal des marques de commerce.

Alors que le premier rapport signale les problèmes propres à la demande, le deuxième rapport tient compte de la réponse du requérant et identifie les domaines dans lesquels le requérant n'a pas réussi à répondre de façon satisfaisante aux objections émises dans le rapport initial. Ce deuxième rapport revoit aussi toutes les questions ayant trait à la forme de la demande et à l'enregistrabilité de la marque de commerce, auxquelles le requérant n'a pas répondu de façon satisfaisante au premier stade.

En outre, lorsque l'examinateur analyse les observations dans lesquelles le requérant souligne un certain nombre de marques annoncées et enregistrées semblables à la marque qui fait l'objet de la demande, il doit expliquer jusqu'à un certain point, dans le second rapport, les contradictions perçues. Voir Canadian Parking Equipment Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1990), 34 C.P.R. (3e) 154.

Le deuxième rapport contient habituellement un paragraphe qui est un avertissement informant le requérant qu'il ne lui reste plus qu'une seule chance pour répondre aux objections soulevées par le Registraire. Le requérant bénéficie à nouveau d'un délai pour répondre. Voici un exemple du « paragraphe d'avertissement ». « La présente demande peut vous être refusée en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur les marques de commerce si vous ne parvenez pas, dans votre prochaine réponse, à écarter l'objection précitée ».

Si le requérant réussit à écarter toutes les objections à l'enregistrement dans sa seconde réponse, sa demande pourra être acceptée aux fins d'annonce. L'acceptation aux fins d'annonce est considérée comme la conclusion de la demande par l'examinateur.

La Loi sur les marques de commerce ne prévoit pas l'intervention d'un tiers avant l'annonce. Après celle-ci, les intéressés peuvent intervenir conformément à la procédure d'opposition établie dans la Loi et du Règlement sur les marques de commerce. Le Bureau ne tient aucun service d'avis; il appartient à l'opposant éventuel de veiller à ses intérêts en surveillant cette demande. Ainsi, toute lettre d'intervention reçue au Bureau avant l'annonce sera retournée à l'envoyeur.

V.11.1 Modifications effectuées par téléphone

(Voir aussi l'énoncés de pratique intitulé Modifications aux demandes de marques de commerce et Modifications aux demandes de marques de commerce antérieur à l'examen)

L'article 4 du Règlement sur les marques de commerce dispose :

  1. Toute communication portant sur une marque de commerce est présentée par écrit, mais le Registraire peut aussi tenir compte des communications orales.
  2. Le Registraire peut demander qu'une communication orale soit confirmée par écrit.

Dans certains cas, il est plus efficace de traiter certaines questions par téléphone. Les questions délicates telles les modifications à l'état des produits et des services, à la marque de commerce elle-même, à la date du premier emploi, à la base de production ou à l'identité du requérant doivent faire obligatoirement l'objet d'une lettre d'autorisation signée par le requérant ou son agent. Par ailleurs, il peut être pratique pour les examinateurs de discuter par téléphone des modifications ou objections possibles avec le requérant/agent afin d'accélérer la résolution de toutes les questions soulevées dans le rapport d'examen.

V.11.1.1 Confirmation non requise

Les modifications suivantes peuvent être effectuées par l'examinateur sans qu'il soit nécessaire de communiquer avec le requérant ou son agent :

  • Changer le mot « produits » pour le mot « services » ou vice versa dans le paragraphe sur le droit à l'enregistrement lorsqu'il est évident qu'une erreur s'est glissée.
  • Ajouter la phrase « et le requérant demande l'enregistrement de la marque en liaison avec les produits ou services décrits ci-haut ».
  • Modifier l'identification de la marque de commerce lorsqu'il est évident que la marque est un mot ou un dessin.
  • Rayer le nom du représentant pour signification antérieur lorsqu'un nouveau a été nommé.
V.11.1.2 Confirmation écrite non requise

Les modifications suivantes peuvent être effectuées par l'examinateur à la suite d'une conversation téléphonique avec le requérant ou son agent sans confirmation écrite :

  • Insérer la date du premier emploi ou de la révélation de la marque de commerce lorsqu'on a oublié de l'indiquer dans la demande modifiée.
  • Insérer le pays d'emploi lorsqu'on a oublié de l'indiquer dans la demande modifiée.
  • Insérer le désistement lorsqu'il a été oublié dans la demande modifiée mais qu'il est mentionné dans la lettre d'accompagnement.
  • Supprimer les symboles « mc » ou « md » du dessin (sans nuire à la qualité du dessin).
  • Corriger les fautes d'orthographe dans l'énoncé des produits et des services.
  • Insérer le numéro de série dans une revendication de priorité.
V.11.1.3 Confirmation écrite requise

Les modifications suivantes devraient toujours faire l'objet d'une autorisation par écrit à cause de leur caractère délicat :

  • Modifier, ajouter ou supprimer l'énoncé des produits ou des services.
  • Modifier, ajouter ou supprimer une déclaration de désistement.
  • Corriger une erreur typographique dans le nom du requérant.
  • Changer la marque de commerce.
  • Ajouter la déclaration portant que le « requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada » conformément à l'alinéa 30i).

V.11.2 Approbation et annonce

Une fois que la demande d'enregistrement de la marque de commerce satisfait à toutes les exigences formelles et que toutes les objections ont été surmontées, l'examinateur approuvera la demande pour l'annonce dans le Journal des marques de commerce. Une recherche sera effectuée avant l'annonce et si l'on ne trouve aucune marque de commerce en instance susceptible de créer de la confusion, l'avis d'approbation sera émis. Les détails de la demande seront alors publiés dans le Journal des marques de commerce.

Après que la demande ait été annoncée dans le Journal des marques de commerce, si l'on découvre, avant l'admission, que le Bureau des marques de commerce a commis une erreur d'écriture dans l'annonce initiale, le requérant peut demander par écrit que l'annonce erronée soit déclarée nulle et que le Registraire annonce la demande d'enregistrement avec les bons renseignements dans le Journal des marques de commerce. Autrement, selon la nature de l'erreur d'écriture, le Bureau peut publier un erratum dans le Journal des marques de commerce. Voir : Enterprise Car & Truck Rentals Ltd. c. Enterprise Rent-A-Car Co. (2000), 7 C.P.R. (4e) 368 et McDonald's Corp. c. Registraire des marques de commerce (1989), 24 C.P.R. (3e) 463.

V.12 Troisième rapport et rapports subséquents

Certaines circonstances peuvent se produire durant l'instruction de la demande qui empêchent le règlement rapide de celle-ci et qui nécessitent la production de nouveaux rapports.

V.12.1 Exigences en matière de preuve

Il peut s'agir d'une objection à l'enregistrement de la marque de commerce telle celle soulevée en vertu des alinéas 12(1)a) ou b). Le requérant peut se prévaloir des dispositions de l'article 14 ou du paragraphe 12(2). Si l'une de ces situations se produit, l'examinateur peut rédiger un rapport précisant les exigences en matière de preuve et/ou en faisant une évaluation de la preuve présentée.

V.12.2 Suppression de produits ou de services

La deuxième réponse du requérant peut être accompagnée d'une demande révisée dans laquelle certains produits ou certains services spécifiques auront été retranchés pour éviter une éventuelle confusion avec une marque déposée ou en instance citée par l'examinateur. Celui-ci devra alors procéder à un nouvel examen de la demande en vue de pouvoir prendre une décision au sujet de la confusion, laquelle pourrait donner lieu au retrait de l'objection relativement à la confusion ou à la production de rapports supplémentaires.

V.12.3 Renseignements supplémentaires

Lorsque l'examinateur estime que la situation l'exige, il peut produire un rapport pour demander des renseignements supplémentaires concernant certains points mentionnés dans les observations du requérant.

V.12.4 Demande d'éclaircissements effectuée par l'examinateur

La production d'un rapport peut aussi se révéler nécessaire lorsque, selon l'examinateur, le requérant n'a pas saisi la nature d'une exigence ou les raisons d'une objection à l'enregistrement.

V.12.5 Autres objections soulevées relativement à l'ayant droit – Recherche effectuée avant la publication

Un rapport peut également se révéler nécessaire lorsqu'une demande nouvellement produite, découverte à la suite d'une recherche effectuée avant la publication crée de la confusion avec une marque qui a déjà été examinée mais qui n'a pas encore été publiée. Dans de tels cas, l'examinateur doit déterminer la partie qui a droit à l'enregistrement, informer le requérant de l'existence de la demande subséquente et, s'il y a lieu, informer la partie qui n'a pas droit à l'enregistrement qu'elle ne semble pas être la personne ayant droit à l'enregistrement.

V.12.6 Avis aux termes des articles 44 et/ou 45

Conformément aux dispositions des articles 44 et 45, le requérant peut demander qu'un avis soit envoyé au propriétaire inscrit de la marque de commerce avec laquelle on considère que la demande d'enregistrement crée de la confusion. La période de traitement de la demande peut ainsi se trouver prolongée; l'examinateur devra examiner le dossier de nouveau et établir des rapports supplémentaires.

V.12.7 Consentement — Marques créant de la confusion

Bien qu'il n'y ait pas, en droit canadien, de dispositions qui reconnaissent le consentement mutuel des parties comme base pour renoncer aux critères énumérés à l'article 6 de la Loi sur les marques de commerce, l'examinateur peut considérer l'entente conclue entre le requérant et le propriétaire d'une marque citée relativement à la coexistence des deux marques de commerce comme l'une des « circonstances de l'espèce » dont il faut tenir pour décider s'il y a confusion suivant le paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce.

Normalement, le Registraire ne sera pas favorable à un consentement quand les marques en question sont identiques ou s'appliquent à des services ou des produits qui se chevauchent. Par conséquent, outre la déclaration de consentement du propriétaire de la marque citée à l'enregistrement de la marque du requérant, l'entente devrait également indiquer ce qui suit :

  • Les produits ou les services doivent être assez dissemblables pour ne pas emprunter les mêmes canaux commerciaux sur le marché.
  • L'emploi concomitant des marques de commerce sur le marché ne créera vraisemblablement pas de confusion dans l'esprit du public.
  • Les deux parties vont prendre toutes les mesures possibles pour éviter le risque de confusion sur le marché.
  • Si les deux marques de commerce ont été employées simultanément pendant un certain temps sur le marché sans avoir apparemment suscité des problèmes de confusion.

V.13 Absence de réponse de la part du requérant

Le requérant peut ne pas répondre à un rapport de l'examinateur à n'importe quel moment durant l'instruction de la demande. Si aucune réponse n'a été reçue après le délai de six mois, une procédure d'abandon sera engagée conformément à l'article 36 de la Loi sur les marques de commerce. La demande sera jugée comme ayant été abandonnée si le requérant ne remédie pas au défaut dans le délai stipulé dans l'avis qu'il reçoit aux termes de l'article 36 de la Loi sur les marques de commerce.

V.13.1 Article 36 — Abandon des demandes

L'abandon des demandes peut être volontaire ou résulter de l'absence d'une réponse de la part du requérant à l'avis du Registraire selon les termes de l'article 36. En vertu de cet article, le Registraire délivre un avis lorsqu'un requérant ne répond pas au rapport d'un examinateur, interrompant ainsi le traitement de la demande. L'avis informe le requérant que, selon le Registraire, il fait défaut dans l'instruction de sa demande parce qu'il n'a pas répondu à la communication de l'examinateur et, qu'à moins qu'il ne remédie à ce défaut dans les deux mois suivant la date de l'avis, sa demande sera considérée comme abandonnée.

V.14 Prolongations de délai — Rapports d'examen et article 36

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Prolongation de délai en matière d'examen)

Un avis est ajouté à chaque rapport d'examen indiquant qu'une réponse complète doit être soumise dans le délai indiqué afin d'éviter les procédures d'abandon. De façon générale, le Bureau accordera aux requérants une prolongation de délai maximale de six mois pour déposer une réponse à un rapport d'examen, si la demande est justifiée. En règle générale, le Bureau ne prendra en considération aucune autre demande de prolongation.

Après l'expiration d'une période de douze mois suivant la date du rapport d'examen, le Bureau exigera dorénavant que le requérant démontre l'existence des circonstances exceptionnelles expliquant les raisons pour lesquelles il n'est pas encore en mesure de donner une réponse en bonne et due forme au rapport. Le Bureau considère qu'une réponse en bonne et due forme traite de toutes les objections et les demandes soulevées dans le rapport d'examen.

Si, à l'expiration du délai de douze mois mentionné ci-dessus, le requérant omet de fournir une réponse en bonne et due forme ou si le Bureau considère que les raisons fournies ne justifient pas une nouvelle prolongation de délai, le requérant sera considéré comme faisant défaut dans la poursuite de la demande, conformément à l'article 36 de la Loi sur les marques de commerce, et un avis de défaut sera délivré.

Voici quelques exemples de circonstances exceptionnelles qui justifieraient une nouvelle prorogation de délai.

  • Nomination d'un autre agent de marques de commerce

    En cas de nomination récente d'un autre agent de marque de commerce, le Registraire peut accorder une nouvelle prolongation de délai permettant au nouvel agent de prendre connaissance du dossier.

  • Circonstances hors du contrôle des personnes concernées

    Ces circonstances comprendraient une maladie, un accident, un décès, une faillite ou toute autre circonstance grave et imprévue.

  • Cession

    La marque de commerce a fait très récemment l'objet d'une cession.

  • Copies certifiées

    La copie d'un enregistrement certifiée par le bureau qui l'a produite n'a pas encore été délivrée parce que la marque faisant l'objet d'une demande déposée à l'étranger n'a pas encore été enregistrée.

  • Référence de la demande pendante

    Si la marque créant de la confusion et faisant l'objet d'une instance sera probablement abandonnée dans les deux mois qui suivent ou si elle fait l'objet d'une procédure d'opposition.

  • Référence de la marque déposée

    Si la marque de commerce déposée fait l'objet d'une procédure d'opposition prévue à l'article 45.

  • Marque officielle

    Si le requérant a engagé des négociations avec le propriétaire d'une marque officielle, en vue d'obtenir son consentement.

Voici quelques exemples de circonstances exceptionnelles qui ne justifieraient pas une nouvelle prorogation de délai.

  • Le requérant voyage beaucoup et est souvent hors du pays mais sera de retour au Canada dans les mois suivants.
  • L'entreprise est inactive depuis quelque temps mais reprendra ses activités sous peu.
  • Le requérant est en attente d'une copie certifiée étrangère, mais la revendication du paragraphe 16(2) est basée sur un enregistrement étranger depuis la date de dépôt.
  • La demande contient une revendication du paragraphe 16(2) incomplète et le requérant demande plus de temps pour envoyer la copie certifiée.
  • La demande étrangère a été abandonnée et le requérant désire déposer une nouvelle demande dans le pays étranger pour remplacer la demande étrangère abandonnée.
  • L'agent est en attente d'instructions du client et a l'intention de modifier la demande pour y ajouter une revendication du paragraphe 16(2).
  • Le requérant a besoin de plus de temps pour commencer à employer la marque aux États-Unis.
  • Le requérant recueille les éléments de preuves nécessaires pour un signe distinctif.
  • Le requérant éprouve des difficultés à colliger les informations et documents nécessaires à la préparation d'affidavits. Le requérant indique qu'il est difficile et exigeant en temps de rassembler la preuve d'emploi sur une longue période puisque les documents datent de plusieurs années passées.
  • Le requérant recueille les éléments de preuves nécessaires pour pouvoir réclamer le bénéfice du paragraphe 12(2) afin de surmonter une objection soulevée en vertu de l'alinéa 12(1)(b).

V.15 Effet d'une demande de marque de commerce abandonnée

Lorsqu'il effectue une recherche pour trouver les marques créant de la confusion, l'examinateur peut découvrir des marques pouvant créer de la confusion avec des demandes en instance. Il peut consulter l'index pour obtenir divers renseignements, mais il faut cependant noter que ces demandes n'ont pas de statut particulier au Bureau des marques de commerce et qu'elles ne peuvent servir à déterminer le droit à l'enregistrement entre des demandes en co-instance et créant de la confusion.

V.16 Lettre de refus

Le paragraphe 37(1) de la Loi sur les marques de commerce prévoit ce qui suit :

  • Le Registraire rejette une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que, selon le cas
    1. la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30;
    2. la marque de commerce n'est pas enregistrable;
    3. le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante.
  • Lorsque le Registraire n'est pas ainsi convaincu, il fait annoncer la demande de la manière prescrite.

Lorsque le rapport de l'examinateur contient le paragraphe informant du refus, que la réponse subséquente du requérant ou du mandataire n'a pas convaincu l'examinateur de retirer l'objection et qu'aucun autre moyen de défense, nécessitant une réponse de la part de l'examinateur conformément au paragraphe 37(2) de la Loi sur les marques de commerce, n'a été invoqué par le requérant ou l'agent, l'examinateur recommandera au Registraire de refuser la demande.

Si le Registraire y consent, le requérant est notifié par lettre à cet égard. La lettre doit être aussi explicite que possible de sorte que le requérant soit bien informé des raisons qui sous-tendent le refus d'enregistrement de sa marque. La lettre doit aussi attirer l'attention du requérant sur les dispositions de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce, en vertu desquelles le requérant peut interjeter appel de la décision du Registraire devant la Cour fédérale.


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