Document d’information : le nouveau Règlement sur les marques de commerce du Canada

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Document d'information

Le nouveau Règlement sur les marques de commerce (le « Règlement ») a été rédigé pour faciliter l'adhésion du Canada à trois traités internationaux administrés par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), soit le Traité de Singapour, le Protocole de Madrid et l'Arrangement de Nice, et pour mettre en application les modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce en 2014. En plus de s'harmoniser avec les normes internationales, le nouveau Règlement modernise également le régime des marques de commerce du Canada en mettant à jour, codifiant et simplifiant le cadre réglementaire.

Le Règlement a été élaboré en étroite collaboration avec les intervenants notamment lors des consultations initiales sur les instructions de rédaction en 2014, lors des consultations publiques en ligne sur une première ébauche du Règlement à l'été 2017 et lors des consultations publiques dans la Gazette du Canada, Partie I, tenues de février à mars 2018.

Modifications apportées suite à la publication dans la Gazette du Canada, Partie I

À la suite de la période de consultation, un seul changement substantiel a été introduit. L'article 10, « Accusé de réception des communications écrites », a été supprimé, car il a été établi qu'un tel processus était contraire à l'engagement de réduire la charge administrative.

Tous les autres changements sont mineurs et se concentrent sur l'harmonisation de la langue de certaines sections administratives avec les sections et dispositions correspondantes dans le Règlement sur les dessins industriels et les Règles sur les brevets.

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada souhaite remercier tous ceux et celles qui ont participé aux consultations et qui ont contribué à finaliser le présent Règlement.

Ce qui suit est un résumé technique des modifications apportées au Règlement. Le document est divisé en trois parties principales : les règles d'application générales, la mise en œuvre du Protocole de Madrid, les procédures d'opposition en matière de marque de commerce et d'indications géographiques et la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45 de la Loi.

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Partie 1 - Règles d'application générales

Objectif

Les nouvelles dispositions relativement à la correspondance générale ont été rédigées afin de se conformer au Traité de Singapour. Dans d'autres cas, des dispositions ont été rédigées afin de mieux tenir compte des pratiques de communication modernes, incluant la possibilité de communiquer avec l'OPIC par voie électronique. Les dispositions s'applicables à la fois aux demandes domestiques et à celles visées par le Protocol de Madrid.

En outre, des dispositions transitoires ont été incluses pour préciser comment les demandes produites avant la date d'entrée en vigueur seront traitées.

Traitement des communications

Les dispositions exigent qu'une communication écrite ne concerne qu'une demande ou un enregistrement. La liste des exceptions à cette disposition comprend: la capacité de verser le droit de renouvellement d'un enregistrement; la nomination ou la révocation de la nomination d'un agent de marques de commerce; et toute communication écrite concernant la preuve, les observations écrites et les demandes d'audience transmise dans le cadre des procédures d'opposition en matière de marque de commerce et d'indication géographique et de la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45.

Toute communication écrite envoyée au registraire relativement à une demande ou à un enregistrement doit identifier le nom du requérant ou du propriétaire inscrit et le numéro de la demande (si connu) ou de l'enregistrement, selon le cas. De plus, les dispositions précisent que le registraire ne sera pas tenu de prendre connaissance de tout document qui lui est présenté dans une langue autre que le français ou l'anglais, sauf si une traduction française ou anglaise du document lui est présentée.

Adresse

La disposition précise que les requérants et les opposants doivent fournir une adresse de correspondance unique.

Toute personne qui fait affaire avec le Bureau est responsable d'aviser le registraire de tout changement d'adresse postale. Cette disposition demeure inchangée.

Date de réception

Toutes les communications électroniques seront réputées avoir été reçues à la date à laquelle le Bureau les reçoit, incluant les congés et les fins de semaine.

Renonciation

En vertu de cette disposition, le registraire peut, s'il est convaincu que les circonstances le justifient, accorder une renonciation de tout droit prescrit par la Loi.

Remboursement

Le registraire doit rembourser tout montant versé en trop des droits prescrits par la Loi, tant qu'une demande de remboursement est présentée dans les trois ans suivant le paiement en trop.

Affidavits ou déclarations solennelles

Le Règlement précise que si une déclaration solennelle ou un affidavit présenté au registraire n'est pas l'original, l'original doit être conservé par la personne qui a présenté la déclaration solennelle ou l'affidavit pendant une année suivant l'expiration de tous les délais d'appel applicables, ou, en cas d'appel, jusqu'à la date du jugement définitif rendu en l'espèce. L'original doit être présenté au registraire, sur demande, au cours de ce délai.

Jours prescrits pour la prolongation des délais

Une nouvelle disposition est introduite pour préciser la pratique actuelle concernant les jours quand le Bureau est fermé, pendant tout ou partie des heures normales. Si un délai prend fin lors d'un jour réglementaire (comme la fête du Canada), ce délai est prolongé jusqu'au jour suivant où le Bureau est ouvert au public. Il est à noter que la liste de jours en question sera la même pour les autres secteurs d'activité de l'OPIC. Il convient de noter que cette disposition ne s'applique pas à la date de production d'une demande, qui peut être obtenue même lorsque le Bureau est fermé.

Agents de marques de commerce

Liste des agents de marques de commerce

Les règles portant sur l'inscription, le maintien, la suppression et la réinscription d'agents de marques de commerce demeurent relativement inchangées, avec des changements mineurs dans la langue découlant des pratiques rédactionnelles modernes.

Représentation par des agents

La Loi modifiée élargit le cadre opérationnel selon lequel les agents de marques de commerce peuvent représenter des clients auprès du Bureau. Par conséquent, le Règlement précise que les agents de marques de commerce seront dorénavant en mesure de représenter toutes les parties, dans toutes affaires devant le Bureau.

L'exigence pour des agents de marques de commerce qui ne résident pas au Canada de nommer un agent de marques de commerce associé résidant au Canada demeure inchangée. De plus, les agents de marques de commerce qui résident au Canada peuvent également nommer un agent associé.

Lorsqu'un agent a été nommé, le Bureau reconnaît uniquement les communications de la part de l'agent de marques de commerce nommé ou associé. Autrement dit, si une personne a nommé un agent de marques de commerce pour toute affaire devant le Bureau, la personne, en règle générale, ne peut agir en son propre nom. Des exceptions à cette règle comprennent la production d'une demande d'enregistrement, le versement d'un droit (comme pour le renouvellement d'un enregistrement de marque de commerce) ou la demande d'un transfert.

Demande d'enregistrement d'une marque de commerce

Langues

À l'exception de la marque de commerce elle-même, le contenu d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce doit être présenté en anglais ou en français.

Façon de décrire les produits ou services

En plus d'être décrits dans les termes ordinaires du commerce, selon les exigences de la Loi, la disposition dans le Règlement exige que l'état des produits ou services doit décrire les produits ou services de façon claire et de façon à identifier des produits ou services spécifiques.

Ça veut dire, les descriptions techniques, longues ou ambiguës des produits ou des services ne seront pas acceptables et seront questionnées par un examinateur.

Représentation ou description de la marque de commerce

Les dispositions actuelles exigeant des « dessins » et des lignes pour les couleurs ont été remplacées par de nouvelles dispositions qui visent à simplifier les exigences relatives à la représentation.

La nouvelle disposition exige que la représentation et/ou la description définisse clairement la marque de commerce. Le registraire peut exiger qu'un requérant présente une nouvelle représentation ou description si la marque de commerce n'est pas clairement définie.

Le requérant peut comprendre plusieurs vues de la marque de commerce pour définir la marque de commerce clairement, mais la représentation ne doit pas dépasser 8 cm x 8 cm afin d'être harmonisée à la production de marque de commerce par l'entremise du système de Madrid.

Si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une forme tridimensionnelle, toute représentation doit consister en une représentation graphique ou photographique bidimensionnelle.

Lorsque le requérant désire revendiquer la couleur comme caractéristique de la marque de commerce ou si la marque de commerce consiste exclusivement en une couleur ou plusieurs couleurs, la demande devra comporter une représentation de couleur de la marque de commerce. Subsidiairement, si une couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique d'une marque de commerce ou si la marque de commerce ne consiste pas exclusivement en une couleur ou plusieurs couleurs, toute représentation fournie par le requérant doit être en noir et blanc.

Si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en un son, toute représentation doit inclure un enregistrement du son. Les formats acceptables d'enregistrement du son seront précisés par un énoncé de pratique, et dépendront des technologies disponibles et des normes internationales communément admises.

Les exigences pour d'autres types de marques de commerce non traditionnelles (par ex. une odeur, une texture, un hologramme, une image en mouvement ou une façon d'emballer des produits) seront disponibles par la voie d'un énoncé de pratique publié sur le site Web de l'OPIC. En procédant par la voie d'un énoncé de pratique, le Bureau peut procéder à tout changement nécessaire plus facilement et rapidement pour s'adapter aux tendances et aux pratiques émergentes.

Contenu d'une demande

Ces dispositions réglementaires établissent les exigences de contenu relativement aux demandes en plus de celles établies par la Loi. Ils comprennent :

Droit relatif à la demande et date de production

En vertu des nouvelles dispositions, une personne qui produit une demande versera seulement le droit relatif à la demande, qui comprend la première classe de produits ou de services et le droit pour chacune des autres classes de produits ou de services visées par la demande à la date de production. Dans des situations où l'examinateur détermine qu'il y a plus de classes de la Classification de Nice qu'identifiées dans la demande à la date de production, le requérant devra verser les droits applicables pour chacune des autres classes de produits et services avant l'annonce.

Demande de priorité

La disposition précise les modalités de production et de retrait d'une demande de priorité. Une demande de priorité doit être produite dans les six mois suivant la date de production de la demande sur laquelle la demande est fondée En outre, une demande de retrait d'une demande de priorité doit être produite avant l'annonce de la marque de commerce.

Délai pour remédier à un défaut

Le délai à l'intérieur duquel il est possible de remédier à un défaut dans le traitement d'une demande est de deux mois suivant la date de l'avis relatif à un défaut. Cela ne constitue pas un changement dans la pratique et une disposition est inclue dans le Règlement pour ajouter plus de clarté.

Modification d'une demande

Les dispositions donnent aux requérants plus de latitude pour modifier une demande avant l'enregistrement. Une demande ne peut être modifiée pour ajouter ou supprimer l'un des éléments suivants :

Les modifications permis :

Transfert d'une demande

Les dispositions réduisent le fardeau du requérant en exigeant seulement le paiement du droit prescrit, et le nom et l'adresse postale complète du cessionnaire.

Demande divisionnaire

Les demandes divisionnaires peuvent avantager les requérants qui reçoivent des objections au cours de l'examen de la demande et des procédures d'opposition. Par exemple, le requérant peut diviser les produits ou les services litigieux dans une demande distincte.

Les demandes divisionnaires doivent indiquer le numéro de demande de la demande originale, s'il est connu, à la date de production de la demande divisionnaire.

À quelques exceptions près, tout acte accompli en ce qui concerne la demande originale sera réputé avoir été accompli en ce qui concerne la demande divisionnaire. En effet, la demande divisionnaire sera un aperçu de la demande originale à une date en particulier. Une fois divisée, la demande divisionnaire sera traitée indépendamment de la demande originale et recevra un nouveau numéro de demande. Enfin, tout délai relatif aux actions du requérant qui sont en instance dans la demande originale au moment de la division s'appliquera à chaque nouvelle demande divisionnaire.

Annonce

Le Règlement énumère les renseignements minimaux que le registraire publiera sur le site Web de l'OPIC lorsqu'une marque est annoncée à des fins d'opposition.

Registre

Détails

Les mentions relatives aux représentants à des fins de signification, aux marques de commerce liées et aux demandes fondées sur l'emploi et l'enregistrement à l'étranger ont été retirées.

Modification permettant la fusion d'enregistrements

Une demande divisée peut être fusionné de nouveau à l'enregistrement découlant de sa demande originale. Il est également possible de fusionner des enregistrements ayant été divisés de la même demande originale. Pour être fusionnées, les marques de commerce doivent être la même et avoir le même propriétaire inscrit.

Délai pour fournir l'état déclaratif des produits ou des services des marques de commerce enregistrées

Les propriétaires inscrits qui ont des enregistrements de marques de commerce pour lesquels les produits ou les services n'ont pas été groupés selon les classes de la classification de Nice devront le faire avant le renouvellement de la marque de commerce. Le Règlement, prévoient que les propriétaires inscrits devront présenter au registraire un état déclaratif des produits ou des services groupés selon les classes de la classification de Nice dans les six mois suivant la date de l'avis envoyé par le registraire.

Transfert d'une marque de commerce

Les dispositions réduisent le fardeau du requérant en exigeant seulement le paiement du droit prescrit, et le nom et l'adresse postale complète du cessionnaire.

Renouvellement d'un enregistrement

Droit

Le droit de renouvellement mentionné à l'annexe, inclut à la fois le droit pour la première classe de produits ou de services et le droit pour chacune des autres classes de produits ou de services, selon le cas.

Délai

Le délai prescrit pour verser le droit de renouvellement commence à compter de six mois avant l'expiration de l'enregistrement et se termine à la plus tardive de deux dates (c.-à-d. celle qui accorde au propriétaire de marque de commerce plus de temps pour le renouvellement) :

Par exemple, si le registraire envoie l'avis de renouvellement un mois après l'expiration de l'enregistrement, le propriétaire inscrit dispose de six mois à partir de la date d'expiration pour renouveler l'enregistrement. D'un autre côté, si le registraire envoie l'avis de renouvellement cinq mois après l'expiration de l'enregistrement, le propriétaire inscrit dispose de deux mois à partir de la date de l'avis de renouvellement.

Date réputée pour les enregistrements fusionnés

Si des enregistrements sont fusionnés, l'enregistrement fusionné qui en découle disposera de la première date de renouvellement que l'enregistrement auquel il a été fusionné. Cela permet de veiller à ce que les enregistrements ne se voient pas accorder plus de dix ans en raison de la fusion de nouveaux enregistrements avec des enregistrements précédents.

Dispositions transitoires

Date de production déjà acquise

Si une demande a obtenu une date de production en vertu du Règlement précédent avant la date d'entrée en vigueur, la demande conservera cette date de production.

Date de production à la date d'entrée en vigueur

Certaines des modifications apportées à la Loi simplifient les exigences en ce qui concerne l'obtention d'une date de production. Par conséquent, si une demande n'a pas obtenu de date de production avant la date d'entrée en vigueur, mais est conforme aux exigences de la Loi modifiée, elle obtiendra la date de production de la date d'entrée en vigueur. Des exemples de situations pour lesquelles le Bureau accepterait une demande préalablement acceptable incluent ce qui suit :

Si une demande n'a pas obtenu une date de production avant la date d'entrée en vigueur, et que toutes les exigences en vertu de la Loi modifiée n'étaient pas respectées avant la date d'entrée en vigueur, le registraire émettra un avis à l'intention du requérant en y indiquant les exigences non respectées. Le requérant disposera de deux mois suivant la date de l'avis pour remédier aux irrégularités de la demande. Si le requérant ne remédie pas aux irrégularités dans ces deux mois, le registraire jugera que la demande n'a jamais été produite en vertu de la Loi modifiée.

Considérant que la structure des droits en ce qui concerne les demandes changera à la date d'entrée en vigueur, il se pourrait que la seule exigence non respectée soit le versement du droit de production prescrit. Dans une telle situation, le registraire enverra un avis au requérant indiquant cette irrégularité, à moins que la demande originale ne comporte un énoncé général autorisant le prélèvement d'un montant en souffrance qui permet au Bureau de prélever tout montant en souffrance supplémentaire sur une carte de crédit ou dans un compte de dépôt déjà fourni.

Droit d'enregistrement

Pour les demandes produites avant la date d'entrée en vigueur et qui ne sont pas encore enregistrées à la date d'entrée en vigueur, le droit d'enregistrement de 200 $ doit tout de même être versé.

Droit pour nouvelles demandes

Les demandes produites avant la date d'entrée en vigueur, et qui n'ont pas encore été annoncées à la date d'entrée en vigueur, ne seront pas sujettes aux nouveaux droits relatifs aux demandes, incluant le droit par classe de la Classification de Nice puisqu'elles ont été produites avant l'entrée en vigueur des changements.

Avis de défaut

Si un avis de défaut dans le traitement d'une demande a été émis avant la date d'entrée en vigueur, le délai pour y remédier est le délai prescrit par l'avis.

Modifications

Les demandes produites avant la date d'entrée en vigueur, et qui n'ont pas été annoncées à la date d'entrée en vigueur, tant que la marque de commerce demeure sensiblement la même, peuvent être modifiées pour ajouter une déclaration précisant que :

Droit de renouvellement

Si l'enregistrement expire avant la date d'entrée en vigueur, il ne sera pas sujet aux nouveaux droits de renouvellement.

Premier renouvellement

Il est actuellement possible de renouveler un enregistrement pour un délai supplémentaire à tout moment avant son expiration ou dans les six mois suivant l'envoi de l'avis de renouvellement.

En vertu des dispositions nouvelles, il sera uniquement possible de renouveler une marque de commerce six mois avant ou dans les six mois suivant l'expiration du délai de renouvellement, ou dans les deux mois suivant l'envoi d'un avis par le registraire.

Cependant, il y aura une exception pour une marque de commerce enregistrée qui figure au registre à la date d'entrée en vigueur, mais qui n'a pas été renouvelée. Pour les marques de commerce qui expireront après la date d'entrée en vigueur, et uniquement dans le cas d'un premier renouvellement qui s'inscrit après la date d'entrée en vigueur, il sera possible de renouveler en tout temps jusqu'à six mois suivant la date d'expiration de l'enregistrement. Si pour une raison ou une autre un avis de renouvellement est émis en retard, le propriétaire disposera de six mois suivant l'expiration de l'enregistrement ou deux mois suivant la date de l'avis, selon la plus tardive des deux dates.

Produits ou services non groupés

Après la date d'entrée en vigueur, le droit de renouvellement des marques de commerce enregistrées inclut un droit pour la première classe de produits ou de services et un droit pour chacune des autres classe de produits ou de services. Donc, les enregistrements doivent d'abord être groupés selon les classes de la Classification de Nice afin d'évaluer le droit de renouvellement approprié.

Le Règlement prévoit que le droit pour la première classe sera exigible dans le délai de renouvellement prescrit. Le droit pour chacune des autres classes sera exigible dans les deux mois suivant l'envoi par le registraire au propriétaire d'une confirmation portant que les produits ou les services sont correctement groupés. Si ces droits supplémentaires ne sont pas payés dans les deux mois, l'enregistrement sera radié. Ce délai additionnel permettra au Bureau et au propriétaire inscrit de finaliser la classification des produits ou services.

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Partie 2 - Mise en œuvre du Protocole de Madrid

Objectif

Cette partie contient de nouvelles dispositions qui régissent spécifiquement les demandes de marques de commerce produites en vertu du Protocole de Madrid. Ces dispositions ont été élaborées dans le but de minimiser les différences de format, de contenu et de traitement d'une demande de marque de commerce produite au Canada et l'une reçue par l'intermédiaire du système de Madrid.

Il convient de noter que plusieurs définitions importantes relatives au système de Madrid ont été introduites pour faciliter la compréhension des nouvelles dispositions telles que « demande de base », «enregistrement de base», «demande prévue au Protocole», «enregistrement prévu au Protocole» et « partie contractante».

Demande d'enregistrement international
(Le bureau du registraire comme Office d'origine)

Les dispositions en vertu de cette partie du Règlement s'appliqueront aux demandes d'enregistrement international (également nommées « demandes internationales ») qui proviennent du Canada et sont produites auprès de l'OPIC qui, à son tour, les envoie au Bureau International de l'OMPI. Il est important de noter que les requérants canadiens ne peuvent produire une demande d'enregistrement international sans d'abord avoir produit une demande d'enregistrement de marque de commerce au Canada puisqu'une demande ou un enregistrement de base est nécessaire pour ce faire.

Certaines exigences en ce qui concerne l'admissibilité doivent être respectées pour pouvoir demander un enregistrement international; par exemple, la personne qui produit la demande doit avoir la citoyenneté canadienne, son domicile au Canada ou un établissement industriel ou commercial au Canada.

Le Bureau International n'effectue pas d'examen de fond des demandes d'enregistrement international. Cependant, il veille à ce que les produits ou les services soient correctement groupés selon les classes de la Classification de Nice et qu'ils ne soient pas décrits on termes trop vagues.

Contenu et modalités de la demande d'enregistrement international

Le Règlement précise les renseignements qui doivent être inclus dans la demande d'enregistrement international. Ce contenu est le même que celui qui est exigé pour remplir le formulaire officiel [MM2] du Bureau International au moyen du service de production électronique du Protocole de Madrid qui sera accessible sur le site Web de l'OPIC. Le requérant peut choisir de naviguer et de correspondre en français ou en anglais comme langue de production électronique.

L'OPIC n'exige pas de droits pour la certification d'une demande d'enregistrement international; cependant le requérant doit payer au Bureau International les droits pour la production de la demande et pour chaque partie contractante désignée. Tout droit est payable à l'OMPI en francs suisses (CHF).

Fonctions du registraire comme Office d'origine

Lorsqu'une demande d'enregistrement international est produite auprès de l'OPIC, elle est revue par un examinateur pour certifier que les détails qui figurent dans la demande d'enregistrement international correspondent aux détails qui figurent dans la demande ou l'enregistrement de base, selon le cas. Si la demande peut être certifiée, l'OPIC l'envoie au Bureau International. Si des précisions ou de plus amples renseignements sont requis, le registraire communique avec le requérant.

La date d'enregistrement international est la date à laquelle le registraire reçoit la demande d'enregistrement international si elle est certifiée et transmise au Bureau International dans les deux mois suivant sa réception. Si, cependant, le Bureau International ne reçoit pas la demande d'enregistrement international dans ce délai de deux mois, la date d'enregistrement international est plutôt la date à laquelle le Bureau International reçoit la demande.

L'OPIC a également la responsabilité d'aviser le Bureau International de tout changement relatif à l'étendue de la protection d'une demande ou d'un enregistrement de base, comme la suppression de produits ou de services de la demande de base ou de l'enregistrement de base avant l'enregistrement, dans les cinq ans suivant la date de l'enregistrement international. La même obligation s'applique si une procédure, comme une opposition, entreprise avant la fin de ce délai de cinq ans entraîne un changement d'étendue de la protection au Canada après ce délai.

Dans des circonstances ordinaires, lorsque la propriété d'un enregistrement international est transférée, la demande d'inscription du transfert est présentée directement au Bureau International en utilisant le formulaire prescrit. Cependant, dans les cas où le nouveau propriétaire est incapable d'obtenir la signature du propriétaire précédent de l'enregistrement international, le transfert de propriété d'un enregistrement international peut être produit auprès du registraire pour être présenté au Bureau International si le destinataire du transfert a la citoyenneté canadienne, son domicile au Canada ou un établissement industriel établi au Canada. La demande doit être accompagnée d'une preuve de transfert et d'une déclaration portant que les efforts déployés pour obtenir la signature du propriétaire précédent ont été infructueux.

Extension territoriale au Canada
(Le bureau du registraire comme l'Office d'une partie contractante désignée)

Lorsqu'une demande d'enregistrement international inclut une demande d'extension de la protection de la marque de commerce au Canada, le Bureau International transmet la requête au registraire.

Une fois que le registraire reçoit la requête d'extension de la protection de la marque de commerce au Canada de la part du Bureau International, la demande devient une demande prévue au Protocole comme définie par le Règlement sur les marques de commerce. La date de production d'une demande prévue au Protocole est la date de l'enregistrement international ou la date de la désignation postérieure, selon le cas.

Examen des demandes prévues au Protocole

Une demande prévue au Protocole est réputée être une demande d'enregistrement de marque de commerce au Canada et, de façon générale, le processus interne s'applique pour l'examen de la demande prévue au Protocole.

Le Règlement précise qu'une demande prévue au Protocole doit être examinée comme une demande d'enregistrement de marque de commerce au Canada et que, si elle est réputée être conforme à toutes les exigences canadiennes pour l'enregistrement, la marque de commerce est annoncée aux fins d'opposition.

Comme différents pays utilisent différentes terminologies en ce qui concerne les marques de commerce, le Règlement précise également que, si la désignation vise une marque collective, de certification ou garantie, elle est prise en considération et examinée comme une marque de certification au Canada.

Revendication prioritaire

Lorsqu'une demande d'enregistrement international comporte une date de priorité, elle est évaluée par le Bureau International avant d'être transmise à l'OPIC.

Refus

Un refus provisoire est émis lorsque la marque de commerce est réputée ne pas être enregistrable au Canada ou si certaines exigences relatives à une demande prévue au Protocole ne sont pas fournies. Le Règlement exige que le registraire indique tous les motifs sur lesquels le refus est fondé dans un avis de refus provisoire envoyé au Bureau International et au requérant.

Le registraire doit également confirmer au Bureau International, dans les dix-huit mois suivant la notification de désignation du Canada, si la demande prévue au Protocole s'est vue octroyer la protection, que toutes les procédures canadiennes sont terminées, et qu'il n'y a aucun motif possible de refus de protection par le registraire (c.-à-d. qu'aucune opposition n'a été produite). De façon générale, le registraire n'est pas en mesure de refuser une demande prévue au Protocole sans d'abord envoyer un avis de refus provisoire au Bureau International dans un délai de dix-huit mois ou dans toute prolongation de délai qu'exige une opposition potentielle.

Le registraire doit confirmer au Bureau International qu'une demande prévue au Protocole est refusée si elle devient abandonnée lorsque le requérant ne répond pas à une demande d'action dans les délais prescrits ou pour toute autre raison, si elle est volontaire.

Divisions et fusions

Lors de l'Assemblée générale de l'OMPI à Genève en octobre 2016, des modifications au Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (texte en vigueur le ) ont été approuvées pour permettre la division et la fusion d'enregistrements internationaux. La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions est prévue pour février 2019.

Un requérant peut envoyer à l'OPIC une demande de division d'un enregistrement international pour tout produit ou tout service qui était inscrit dans la portée de la demande prévue au Protocole originale. L'OPIC doit transmettre cette demande au Bureau International et, lorsque le registraire est avisé par le Bureau International de la création d'un enregistrement international complémentaire, le registraire inscrit la division de la demande prévue au Protocole; la demande complémentaire profite de toute étape (c.-à-d. décision ou jugement) franchie concernant la demande prévue au Protocole originale.

Le propriétaire d'enregistrements internationaux complémentaires peut envoyer au registraire une demande de fusion d'enregistrements internationaux complémentaires s'ils découlent de la même demande prévue au Protocole originale, concernent la même marque de commerce et ayant le même propriétaire. Le registraire doit transmettre cette demande au Bureau International et, lorsqu'il est avisé par le Bureau International de la fusion des enregistrements internationaux complémentaires, modifier le registre en conséquence.

Enregistrement

Dans le cas d'une demande prévue au Protocole qui respecte toutes les exigences en ce qui concerne la protection (incluant de réfuter tout refus provisoire) et qu'aucune opposition n'a été produite, ou qu'aucune opposition n'a été tranchée en faveur du requérant, l'OPIC délivre un certificat d'enregistrement et envoie une déclaration d'octroi de la protection au Bureau International. Lorsque la demande est enregistrée, un enregistrement prévu au Protocole demeure au registre jusqu'à son annulation ou sa radiation.

Si le registraire omet d'aviser le Bureau International d'un refus ou de la production d'une déclaration d'opposition dans le délai prescrit par le Protocole de Madrid, la demande prévue au Protocole se verra automatiquement octroyé protection au Canada.

Si la demande prévue au Protocole est enregistrée et qu'une demande de prolongation de délai pour produire une déclaration d'opposition a été produite, mais n'a pas été prise en considération, le registraire peut retirer l'enregistrement aussi longtemps que le délai prescrit par le Protocole de Madrid pour la production d'un refus provisoire n'est pas expiré.

Renouvellement de l'enregistrement international

Un enregistrement prévu au Protocole est valide pour dix ans suivant la date de l'enregistrement international. Le registraire inscrit au registre canadien un renouvellement d'un enregistrement international reçu du Bureau International.

Non-renouvellement d'un enregistrement international

Si l'enregistrement international n'est pas renouvelé auprès du Bureau International, le registraire reçoit un avis à cet effet qui pourrait concerner une demande ou un enregistrement prévu au Protocole. Du fait du non-renouvellement, à l'expiration de l'enregistrement international, la demande prévue au Protocole est réputée avoir été retirée ou l'enregistrement prévu au Protocole est réputé avoir été radié.

Changement de nom ou d'adresse

Lorsque le Bureau International avise le registraire d'un changement de nom ou d'adresse du propriétaire d'un enregistrement international, la demande ou l'enregistrement prévus au Protocole est modifié en conséquence.

Transferts

Lorsqu'il y a un changement de propriété d'un enregistrement international, le registraire doit, lorsqu'il est avisé par le Bureau International, inscrire le transfert de la demande prévue au Protocole ou enregistrer le transfert de l'enregistrement prévu au Protocole en conséquence.

Modifications ou corrections apportées à des enregistrements internationaux qui concernent les demandes ou les enregistrements prévus au Protocole

Certaines dispositions de ce Règlement expliquent les incidences des divers types de modifications ou de corrections apportées à l'enregistrement international en ce qui concerne une demande ou un enregistrement prévu au Protocole. Ce qui suit décrit la façon de procéder pour le registraire en fonction de la portée des produits ou des services concernés et de l'état de la demande ou de l'enregistrement prévu au Protocole. La date d'entrée en vigueur de la modification ou de la correction est réputée être la date à laquelle elle est inscrite au registre international de l'OMPI.

Limitations

Une limitation est une restriction dans la protection de l'enregistrement international qui consiste au retrait de certains des produits ou des services. Elle peut concerner une ou l'ensemble des parties contractantes désignées. Si la limitation vise la suppression de certains des produits ou des services, les produits ou les services applicables sont réputés être supprimés de la demande prévue au Protocole ou le registre est modifié en conséquence. Si la limitation vise la suppression de tous les produits ou les services, la demande prévue au Protocole est retirée ou l'enregistrement prévu au Protocole est annulé.

Dans le cas où une limitation entraîne une nouvelle liste de produits ou de services, le registraire veille à ce que les produits ou les services soient décrits en des termes ordinaires du commerce de façon claire et de façon à identifier des produits ou services spécifiques et détermine si la nouvelle liste s'inscrit dans la portée de la demande prévue au Protocole comme elle a été produite ou annoncée, ou dans la portée de l'enregistrement prévu au Protocole. Le registraire modifie la demande prévue au Protocole ou le registre en conséquence ou, dans le cas où la nouvelle liste n'est pas réputée être acceptable, envoie au Bureau International, dans les 18 mois suivant la date de l'avis, une déclaration portant que la limitation ne s'applique pas à ces produits ou services à l'égard du Canada.

Retrait ou annulation

Une annulation de produits ou de services énumérés dans l'enregistrement international peut être partielle ou complète, mais concerne toutes les parties contractantes désignées. Lorsque le registraire est avisé par le Bureau International d'une annulation complète, la demande prévue au Protocole est réputée être retirée ou l'enregistrement prévu au Protocole est annulé par le registraire. Dans le cas d'une annulation partielle, le registraire modifie ou retire la demande prévue au Protocole en conséquence, ou modifie le registre ou annule l'enregistrement prévu au Protocole en conséquence.

Renonciation

Une renonciation concerne tous les produits ou les services pour certaines, mais pas pour l'ensemble des parties contractantes désignées. C'est l'équivalent d'un abandon volontaire ou d'une annulation. Si le registraire est avisé par le Bureau International d'une renonciation, la demande prévue au Protocole est réputée être retirée ou l'enregistrement prévu au Protocole est annulé par le registraire.

Corrections

Si le Bureau International prend connaissance d'une erreur en ce qui concerne un enregistrement international inscrit au registre international, le registraire est avisé de la correction si elle a une incidence sur la demande ou l'enregistrement prévu au Protocole.

En ce qui concerne les demandes prévues au Protocole :

En général, à la réception d'un avis de correction apporté à une demande prévue au Protocole, la demande prévue au Protocole est réputée être modifiée en conséquence. Si la correction est réputée être importante et que la demande prévue au Protocole n'a pas encore été annoncée dans le Journal des marques de commerce, le registraire dispose de 18 mois suivant la date de l'avis de correction pour envoyer un refus provisoire relativement à la partie corrigée.

Si la correction est réputée être importante pour tous les produits ou les services et que la demande prévue au Protocole a été annoncée, la demande prévue au Protocole est réputée n'avoir jamais été annoncée et est renvoyée à l'examen. Le registraire dispose de 18 mois suivant la date de l'avis de correction pour envoyer un refus provisoire relativement à la partie corrigée.

Si la correction est réputée être importante pour certains des produits ou des services et que la demande prévue au Protocole a été annoncée, le requérant a deux possibilités, à savoir de supprimer les produits ou les services concernés ou de considérer la demande prévue au Protocole comme n'ayant jamais été annoncée et de la renvoyer à l'examen. Dans ce dernier cas, le registraire dispose de 18 mois suivant la date de l'avis de correction pour envoyer un refus provisoire relativement à la partie corrigée. Si aucune réponse n'est reçue dans le délai prescrit relativement à ces possibilités, les produits ou les services concernés sont supprimés et la demande prévue au Protocole est annoncée sans ces produits ou ces services.

En ce qui concerne les enregistrements prévus au Protocole :

En général, à la réception d'un avis de correction apportée à un enregistrement prévu au Protocole, le registre est modifié en conséquence. Si, cependant, le registraire considère que la protection ne doit plus être octroyée à l'enregistrement prévu au Protocole corrigé (c.-à-d. que la marque de commerce incorrecte a été enregistrée), le registraire doit envoyer une déclaration à cet effet, accompagnée d'un refus provisoire au Bureau International dans les 18 mois suivant la date de l'avis de correction. Le propriétaire inscrit a la possibilité d'apporter des commentaires suivant le refus provisoire et une décision finale du registraire est transmise au Bureau International.

Transformation

Le Bureau International peut annuler un enregistrement international en tout ou en partie à la demande de l'Office d'origine en raison de l'annulation de la demande ou de l'enregistrement de base. Ces produits ou ces services annulés peuvent être inclus dans une demande en transformation, ce qui consiste essentiellement à créer une demande ou un enregistrement au niveau national comprenant une partie ou l'ensemble des produits ou des services annulés. L'avantage d'une transformation porte que la demande ou l'enregistrement au niveau national profite de toutes les étapes franchies relativement à la demande ou à l'enregistrement prévus au Protocole (même date de production, même documentation, etc.).

Le propriétaire doit produire la demande en transformation directement auprès du registraire, par voie électronique, dans les trois mois suivant l'inscription de l'annulation au registre international et chaque demande ne peut concerner qu'une demande ou qu'un enregistrement prévus au Protocole. Le délai de trois mois ne peut pas être prolongé et la transformation n'est pas possible si l'enregistrement international expire à défaut d'être renouvelé, est annulé ou est limité à la demande du propriétaire, ou s'il est annulé ou limité pour toute autre raison.

Si une transformation est demandée pour un enregistrement prévu au Protocole, le registraire enregistre la marque de commerce au nom du requérant et délivre un certificat d'enregistrement. La date d'enregistrement est réputée être la date à laquelle l'enregistrement prévu au Protocole a été enregistré et la durée de la protection dépend du temps restant à cet enregistrement prévu au Protocole. Des délais de renouvellement subséquents de dix ans s'appliqueront alors. Si un enregistrement international était dû pour être renouvelé au cours des trois mois du délai de transformation, le propriétaire doit payer le droit de renouvellement avant que la transformation ne soit acceptée.

Remplacement

Les dispositions relatives au remplacement ne sont pas incluses dans le Règlement proposé puisque le registraire a l'intention de procéder par l'entremise d'énoncés de pratique. Si le propriétaire d'un enregistrement prévu au Protocole est déjà propriétaire d'un enregistrement canadien pour la même marque de commerce en liaison avec une partie ou l'ensemble des produits ou des services énumérés dans l'enregistrement prévu au Protocole, l'enregistrement prévu au Protocole profite automatiquement de la date antérieure de priorité ou de production pour les produits ou les services pertinents.

Le propriétaire pourrait éventuellement décider de ne pas renouveler son enregistrement canadien et de ne maintenir que son enregistrement prévu au Protocole; cependant, il est très important de noter que même dans le cas d'un remplacement, l'enregistrement canadien n'est pas renouvelé automatiquement, même si l'enregistrement prévu au Protocole a été renouvelé.

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Partie 3 - Les procédures d'opposition en vertu des articles 38 et 11.13 de la Loi et la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45 de la Loi

Ce qui suit est un résumé des dispositions contenues dans le Règlement relatives aux procédures d'opposition en matière de marque de commerce et d'indication géographique et à la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45.

Correspondance

Pour plus de clarté et afin de veiller à ce que les mêmes exigences relatives à la correspondance soient en place pour les trois types de procédures, le Règlement prévoit qu'une personne qui correspond avec le registraire en ce qui concerne les procédures d'opposition en matière de marque de commerce et d'indication géographique ou de la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45 doit clairement indiquer que la correspondance concerne cette procédure.

Transmission de copies de documents

Le Règlement prévoira qu'une partie à une procédure d'opposition doit, après que le registraire ait fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition au requérant, faire parvenir à l'autre partie à la même date, une copie de tout document relatif à la procédure d'opposition envoyé au registraire, autre que les documents qui doivent autrement être signifiés à l'autre partie.

Il y aura des dispositions similaires en ce qui a trait à la procédure d'opposition en matière d'indication géographique et la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45, afin d'aligner les trois procédures. Une fois que le registraire a émis l'avis prévu dans le cadre de la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45 ou qu'une déclaration d'opposition a été produite dans le cadre des procédure d'opposition en matière de marque de commerce et d'indication géographique, une copie de tout document envoyé au registraire, mais dont la signification n'est pas exigée, doit également être transmise à l'autre partie, à la même date.

Adresse à des fins de signification

Le Règlement comprend des dispositions pour faciliter la signification de documents au Canada dans le cadre des procédures d'opposition et de la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45, dans les cas où aucune adresse au Canada n'a été fournie à des fins de signification dans une demande ou un enregistrement. Ces dispositions répondent aux préoccupations des intervenants en ce qui concerne les coûts liés à la signification de documents à l'extérieur du Canada.

Dans le cadre des procédures d'opposition, un requérant peut indiquer dans sa contre-déclaration, ou peut produire auprès du registraire et signifier à l'opposant, un avis distinct indiquant le nom et l'adresse au Canada d'une personne ou d'une firme à qui la signification de tout document relatif à l'opposition peut être faite avec le même effet que s'il avait été signifié au requérant.

Un tel avis peut également être produit auprès du registraire et signifié à l'autre partie dans le cadre de la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45.

Le Règlement n'inclut pas de disposition similaire pour la procédure d'opposition en matière d'indication géographique, puisque l'exigence de fournir une adresse au Canada ou une adresse à des fins de signification au Canada pour une autorité compétente est déjà requise par la Loi.

Signification

Les exigences relatives à la signification et à la date de prise d'effet de la signification en ce qui concerne les procédures d'opposition et la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45 ont été clarifiées dans le Règlement. Le Règlement répond aussi aux situations où les renseignements nécessaires pour effectuer correctement la signification n'ont pas été mis à disposition.

Dans le but de veiller à ce que les documents soient dûment signifiés, le registraire a le pouvoir d'exiger que les parties fournissent une preuve de la signification des documents.

Modalités de la signification

La signification dans le cadre des procédures d'opposition et de la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45 doit être effectuée comme suit :

  1. par signification à personne au Canada;
  2. par courrier recommandé à une adresse au Canada;
  3. par messager à une adresse au Canada;
  4. si la partie qui entend signifier le document n'a pas les renseignements nécessaires pour signifier le document à l'autre partie conformément aux points (1) à (3), par envoi d'un avis à l'autre partie portant que le document a été produit auprès du registraire ou lui a été soumis;
  5. par tout mode dont conviennent les parties.

Date de prise d'effet de la signification

La signification dans le cadre des procédures d'opposition et de la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45 prend effet le jour de livraison du document, sous réserve de ce qui suit :

  1. la signification par courrier recommandé prend effet le jour où le document est mis à la poste;
  2. la signification faite par messager prend effet le jour où le document est remis au messager;
  3. la signification faite par un moyen électronique prend effet le jour où le document est transmis;
  4. la signification faite par envoi d'un avis conformément au point (4) ci-dessus prend effet le jour où l'avis est envoyé;
  5. la signification d'un document qui n'a pas été faite conformément aux points (1) à (5) ci-dessus est néanmoins valide si le registraire constate que le document a été remis à la partie visée par la signification et qu'il en informe les parties. Dans un tel cas la signification prend effet à la date à laquelle le document a été remis à la partie visée par la signification.

Le but du paragraphe (e) ci-dessus vise à permettre au registraire de considérer un document comme valablement signifié s'il détermine que le document a été remis à la partie visée par la signification.

Avis du mode et de la date de signification

La partie qui procède à la signification dans le cadre des procédures d'opposition et de la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45 doit aviser le registraire du mode de signification et de la date de prise d'effet de celle-ci.

Preuve de la signification

Une partie qui signifie un document dans le cadre des procédures d'opposition et de la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45 doit, sur demande du registraire, fournir preuve de la signification dans le mois suivant la date de la demande. Si la preuve n'est pas présentée à l'intérieur de ce délai, le document est réputé ne pas avoir été signifié.

Permission

Il est possible de modifier une déclaration d'opposition dans le cadre des procédures d'opposition en matière de marque de commerce ou d'indication géographique. Il est également possible de produire une preuve additionnelle dans le cadre de ces deux procédures.

Par souci de transparence, le Règlement prévoit que le registraire doit accorder la permission si cela est « dans l'intérêt de la justice de le faire », en référence au critère qui est énoncé dans la jurisprudence et mis en application par le registraire pour déterminer s'il doit accorder la permission.

Preuve

Procédure d'opposition prévue à l'article 38 de la Loi

Le Règlement prescrit clairement le délai pour soumettre et signifier la preuve et les « circonstances » dans lesquelles l'omission de soumettre et de signifier la preuve entraîneront le retrait réputé d'une opposition ou l'abandon réputé d'une demande.

Preuve de l'opposant

Le Règlement prévoit que le délai à l'intérieur duquel l'opposant peut soumettre et signifier sa preuve est dans les quatre mois suivant la date de prise d'effet de la signification à l'opposant de la contre-déclaration du requérant. Si l'opposant omet de soumettre et de signifier une preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve durant cette période, il s'agira des circonstances faisant en sorte que l'opposition sera réputée retirée.

Preuve du requérant

Le Règlement prévoit que le délai à l'intérieur duquel le requérant peut soumettre et signifier sa preuve est dans les quatre mois suivant la date de prise d'effet de la signification de la preuve de l'opposant ou de la déclaration de l'opposant énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve. Si le requérant omet de soumettre et de signifier une preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve durant cette période, il s'agira des circonstances faisant en sorte que la demande sera réputée abandonnée.

Preuve en réponse

Le Règlement prévoit que le délai à l'intérieur duquel l'opposant peut soumettre et signifier une contre-preuve est dans le mois suivant la date de prise d'effet de la signification de la preuve du requérant.

Article 45

Le Règlement prévoit que le délai à l'intérieur duquel le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit signifier sa preuve à la personne à la demande de laquelle l'avis a été donné, est le délai de trois mois auquel il est fait référence au paragraphe 45(1) de la Loi.

Procédure d'opposition en matière d'indication géographique

Le Règlement prescrit clairement le délai pour soumettre et signifier la preuve et les « circonstances » dans lesquelles l'omission de soumettre et de signifier la preuve entraîneront le retrait réputé de l'opposition, que l'indication ou la traduction ne sera pas inscrite sur la liste, ou que les parties perdront la possibilité de présenter une preuve ou de faire des représentations.

Preuve de l'opposant

Le Règlement prévoit que le délai à l'intérieur duquel l'opposant peut présenter et signifier sa preuve est dans les quatre mois suivant la date de prise d'effet de la signification de la contre-déclaration par l'autorité compétente. Si l'opposant omet de présenter et de signifier une preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve durant cette période, il s'agira des circonstances faisant en sorte que l'opposition sera réputée retirée.

Preuve de l'autorité compétente

Le Règlement prévoit que le délai à l'intérieur duquel l'autorité compétente peut soumettre et signifier sa preuve est dans les quatre mois suivant la date de prise d'effet de la signification de la preuve ou de la déclaration de l'opposant énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve.

Si l'autorité compétente omet de soumettre et de signifier sa preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire durant cette période, il s'agira des circonstances faisant en sorte que les parties perdront la possibilité de soumettre la preuve et faire des représentations au registraire et qui auront pour conséquence que l'indication ou la traduction ne sera pas inscrite sur la liste.

Contre-preuve

En vertu du Règlement, le délai à l'intérieur duquel un opposant peut présenter une contre-preuve au registraire et signifier une telle preuve à l'autorité compétente est dans un mois suivant la date de prise d'effet de la signification de la preuve de l'autorité compétente.

Présentation de preuve par moyens électronique de transmission

Le Règlement n'interdit pas la production de preuve électronique dans le cadre des procédures d'opposition et de la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45. Les documents peuvent être fournis au registraire sous la forme électronique ou par les moyens électronique précisés par le registraire.

Contre-interrogatoire

Le Règlement fournit une clarté quant au contre-interrogatoire dans le cadre des procédures d'opposition en matière de marque de commerce et d'indication géographique. Il n'y a pas de contre-interrogatoire dans le cadre de la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45.

Le Règlement prévoit que, à la demande d'une partie faite avant l'envoi d'un avis aux parties portant qu'elles peuvent présenter des observations écrites, le registraire doit, dans le délai qu'il fixe, ordonner la tenue d'un contre-interrogatoire.

La responsabilité de signifier et de soumettre les documents liés au contre-interrogatoire est partagée entre les parties; ainsi, la partie qui procède au contre-interrogatoire sera responsable de signifier et de produire la transcription et la partie dont le déposant a été contre-interrogé sera responsable de signifier et de produire les engagements qu'elle s'est engagée à soumettre. De cette façon, la partie qui procède au contre-interrogatoire ne sera pas tenue responsable des retards causés par l'autre partie qui doit soumettre les réponses aux engagements.

Le registraire est requis de retourner un affidavit ou une déclaration solennelle dans le cas où leur auteur refuse ou omet de se présenter au contre-interrogatoire. Dans de tels cas, l'affidavit ou la déclaration solennelle ne seront pas considérés comme faisant partie de la preuve au dossier.

Observations écrites

Oppositions en matière de marque de commerce et d'indication géographique

En vertu du Règlement, des délais sont prescrits aux parties pour soumettre et signifier leurs observations écrites de façon successive dans le cadre des procédures d'opposition en matière de marque de commerce ou d'indication géographique. Cela a l'avantage de permettre aux observations écrites du requérant de répondre aux observations écrites de l'opposant.

Pour ces deux procédures, après la production de l'ensemble de la preuve, le registraire donnera aux parties l'avis portant qu'elles peuvent présenter des observations écrites. Le délai à l'intérieur duquel l'opposant peut soumettre et signifier ses observations écrites est de deux mois suivant la date de l'avis. Le délai à l'intérieur duquel le requérant (ou l'autorité compétente) peut soumettre et signifier ses observations écrites est de deux mois suivant la date de prise d'effet de la signification par l'opposant au requérant (ou à l'autorité compétente) des observations écrites ou d'une déclaration énonçant son désir de ne pas produire d'observations écrites. Si la signification ne prend pas effet, le délai du requérant (ou de l'autorité compétente) est de deux mois suivant l'expiration du délai de l'opposant.

Compte tenu de la soumission successive des observations écrites des parties, le Règlement ne comptera plus de disposition permettant aux parties de demander la permission de produire des observations écrites après les délais prescrits. Si une partie désire soumettre des observations additionnelles, elle peut le faire de vive voix lors d'une audience.

Article 45

Afin d'harmoniser les trois procédures, le Règlement inclut des dispositions similaires dans le cadre de la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45. Par conséquent, un délai de deux mois est prescrit pour la production successive des observations écrites de chacune des parties et les parties sont requises non seulement de soumettre leurs observations écrites, mais également de les signifier. Le Règlement traite du délai de production des observations écrites dans le cas où un avis a été donné à l'initiative du registraire et dans le cas où un avis a été donné à la demande d'une personne.

Une fois que le propriétaire inscrit dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45 a fourni un affidavit ou une déclaration solennelle au registraire, le registraire donnera aux parties l'avis qu'elles peuvent présenter des observations écrites de façon successive.

Dans le cadre d'une procédure à l'initiative du registraire, le délai à l'intérieur duquel le propriétaire inscrit peut présenter des observations écrites au registraire est de deux mois suivant la date de l'avis susmentionné.

Dans le cadre d'une procédure à l'initiative d'une personne :

  1. le délai à l'intérieur duquel cette personne peut présenter des observations écrites au registraire et signifier celles-ci au propriétaire inscrit est de deux mois suivant la date de l'avis du registraire demandant la présentation d'observations écrites; et
  2. le délai à l'intérieur duquel le propriétaire inscrit peut présenter des observations écrites au registraire et signifier celles-ci à cette personne est de deux mois suivant la date à laquelle la signification des observations écrites de cette personne prend effet ou, si cette signification ne prend pas effet dans le délai mentionné en i) ci-dessus, dans les deux mois suivant l'expiration de ce délai.

Audiences

Le Règlement établit un délai prescrit dans la cadre des procédures d'opposition et de la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45 et pour harmoniser celles-ci. Le Règlement clarifie également quels renseignements sont exigés de la part des parties si la tenue d'une audience est demandée et comment les parties peuvent procéder pour apporter des changements une fois que le registraire a émis un avis concernant les renseignements relatifs à l'audience (c.-à-d. l'heure, la date, le lieu, etc.). De plus, le Règlement clarifie si une partie est autorisée à présenter des observations lors d'une audience si elle ne demande pas à être entendue.

Demande

Chaque partie qui désire présenter des observations au registraire lors d'une audience doit produire auprès du registraire une demande qui :

  1. précise si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais et s'il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où l'autre partie présente les siennes dans l'autre langue officielle;
  2. précise si elle entend présenter ses observations en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication qu'offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires à l'utilisation des moyens de communication choisis.

Si une partie ne produit pas une demande tel qu'indiqué ci-dessus, elle peut ne pas être autorisée à présenter des observations lors de l'audience.

Changements

Si une partie avise le registraire de changements à apporter aux renseignements fournis en application des paragraphes a) et b) ci-dessus au moins un mois avant la date de l'audience, le registraire doit modifier en conséquence les arrangements administratifs pour l'audience.

Délai

Le Règlement prescrit un délai pour demander la tenue d'une audience. Il ne sera donc plus nécessaire pour le registraire d'émettre un avis à l'intention des parties.

Procédure d'opposition en matière de marque de commerce

Dans le cadre de la procédure d'opposition en matière de marque de commerce, le délai à l'intérieur duquel une partie doit produire une demande auprès du registraire pour présenter des observations lors de l'audience est d'un mois suivant la date de prise d'effet de la signification par le requérant à l'opposant d'observations écrites ou d'une déclaration indiquant son intention de ne pas le faire ou, si une telle signification ne prend pas effet dans le délai de production de ces observations ou de cette déclaration, dans le mois suivant l'expiration de ce délai.

Article 45

Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, dans le cas où la procédure est à l'initiative du registraire, le délai à l'intérieur duquel le propriétaire inscrit doit produire une demande auprès du registraire pour faire des observations lors de l'audience est d'un mois suivant la date à laquelle le propriétaire inscrit a présenté ses observations écrites ou une déclaration indiquant son intention de ne pas le faire ou, si une telle présentation n'est faite dans le délai prescrit pour présenter ces observations écrites ou cette déclaration, dans le mois suivant l'expiration de ce délai.

Dans le cas où les procédures sont à l'initiative d'une personne, le délai à l'intérieur duquel une partie doit produire une demande auprès du registraire pour faire des observations lors de l'audience est d'un mois suivant la date à laquelle le propriétaire inscrit a signifié des observations écrites ou une déclaration indiquant son intention de ne pas le faire ou, si une telle signification ne prend pas effet dans le délai prescrit pour présenter ces observations écrites ou cette déclaration, dans le mois suivant l'expiration de ce délai.

Procédure d'opposition en matière d'indication géographique

Dans le cadre de la procédure d'opposition en matière d'indication géographique, le délai à l'intérieur duquel une partie doit produire une demande auprès du registraire pour soumettre des observations lors de l'audience est d'un mois suivant la date de prise d'effet de la signification par l'autorité compétente à l'opposant des observations écrites ou d'une déclaration indiquant son intention de ne pas le faire ou, si une telle signification ne prend pas effet dans le délai de production de ces observations écrites ou de cette déclaration, dans le mois suivant l'expiration de ce délai.

Déclaration d'opposition à produire en double exemplaire

En raison de l'utilisation croissante de la soumission électronique de documents, en vertu du Règlement, un opposant n'a plus l'obligation de produire une déclaration d'opposition en double exemplaire dans une procédure d'opposition.

Prolongations de délai dans le cadre de procédures d'opposition

Le Règlement ne comporte pas de dispositions relatives à l'octroi de prolongations de délai dans le cadre des procédures d'opposition; par conséquent, les prolongations de délais peuvent être obtenues conformément aux paragraphes 47(1) et (2) de la Loi.

Documents mis à la disponibilité du public

Le Règlement ne contient plus de dispositions relatives à la mise à la disponibilité du public de documents, puisque ceci est couvert par l'article 29 de la Loi. De plus, puisque les observations écrites ne sont plus présentées de façon successive et transmises aux parties par le registraire, une telle exception pour ces documents n'est plus requise.

Traitement des demandes divisionnaires dans le cadre d'une procédure d'opposition en matière de marque de commerce

Les demandes d'enregistrement de marque de commerce, incluant celles qui font l'objet d'une opposition, peuvent être divisées en deux ou plusieurs demandes, avec pour effet que certains produits et services demeureront dans la demande originale alors que d'autres se retrouveront dans une ou plusieurs nouvelles demandes. La possibilité de diviser les demandes permettra aux requérants de faire progresser certains produits ou services lorsque, par exemple, l'opposition s'applique seulement à certains produits ou services de la demande originale.

Le traitement d'une demande divisionnaire produite suite à l'annonce de la demande originale peut varier dépendamment du moment où la demande a été produite et si les produits et services divisés s'inscrivent dans la portée de l'état des produits et services de la demande originale à la date de production de la demande divisionnaire.

Si une demande divisionnaire est produite pendant la période d'opposition de deux mois, la date d'annonce de la demande originale demeure inchangée mais la demande divisionnaire devra être annoncée de nouveau.

Si tous les produits ou services de la ou des demandes divisionnaires s'inscrivent dans la portée de ceux visés par la demande originale à la fin de la période d'opposition de deux mois, chaque nouvelle demande et la demande originale demeureront sujettes à la procédure d'opposition en cours. De plus, tout acte accompli dans le cadre d'une procédure d'opposition à l'égard de la demande originale est réputé être accompli à l'égard de la ou des demandes divisionnaires. Finalement, si après le retrait d'une opposition, un requérant produit une demande divisionnaire à l'égard de tout produit ou service ayant été supprimé avant la fin de la procédure d'opposition, un opposant aura la possibilité de poursuivre son opposition à l'encontre de ces produits ou ces services.

Si, d'autre part, un requérant supprime un ou plusieurs des produits ou services pendant la période d'opposition de deux mois et produit une demande divisionnaire pour ceux-ci à une date ultérieure, la ou les nouvelles demandes seront annoncées de nouveau pour veiller à ce que le public ait la possibilité de s'opposer à ces produits ou services auparavant supprimés.

Opposition aux demandes prévues au Protocole

Dans le cadre de ses obligations en vertu du Protocole de Madrid, dans les 18 mois suivant l'envoi par le Bureau international d'une demande pour l'extension de la protection d'une marque de commerce au Canada, le registraire doit aviser le Bureau international : 1) d'un refus provisoire fondé sur une opposition; ou 2) de la possibilité qu'une opposition soit produite après le délai de 18 mois. Une fois l'opposition terminée, le registraire doit envoyer soit une confirmation du refus provisoire total confirmant au Bureau international que la protection a été refusée au Canada ou une déclaration d'octroi de la protection confirmant les produits et les services pour lesquels la protection a été octroyée.

Aux fins d'opposition, une demande prévue au Protocole sera de façon générale traitée de la même manière qu'une demande domestique. Les règles qui gouvernent les procédures d'opposition s'appliqueront à l'exception des changements précisés ci-dessous, qui sont nécessaires afin de se conformer au Protocole de Madrid.

Prolongations du délai pour produire une déclaration d'opposition

Le Bureau international doit recevoir un refus provisoire fondé sur la production d'une déclaration d'opposition avant l'expiration du délai de 18 mois ou, si un avis a été envoyé au Bureau international qu'une opposition peut être produite après le délai de 18 mois, dans les 7 mois suivant le début de la période d'opposition ou dans le mois suivant la fin de la période d'opposition, selon la date qui survient en premier.

De ce fait, le Règlement limite la prolongation de délai maximum qui peut être accordée à un opposant pour produire une déclaration d'opposition à l'encontre d'une demande prévue au Protocole à quatre mois. Cela vise à assurer que le Bureau international soit avisé de tous les refus provisoires dans les délais imposés par le Protocole de Madrid. Malgré cette restriction, le registraire conserve le pouvoir discrétionnaire de prolonger ce délai de plus de quatre mois; le registraire peut exercer ce pouvoir discrétionnaire dans des circonstances telles que l'interruption du système de transmission électronique de l'OPIC.

De manière semblable au traitement des demandes domestiques, si une demande est enregistrée sans que le registraire n'ait pris en considération une demande de prolongation de délai préalablement produite et qu'il reste encore du temps pour aviser le Bureau international d'un refus provisoire fondé sur la production d'une opposition, le registraire peut retirer l'enregistrement afin qu'une opposition puisse être produite.

Déclaration d'opposition devant être produite par voie électronique et avis automatique du Bureau international

Le Règlement exige qu'une déclaration d'opposition à l'égard d'une demande prévue au Protocole soit produite auprès du registraire en français ou en anglais au moyen du service en ligne accessible par l'entremise du site Web de l'OPIC. La raison derrière cette règle est de permettre au registraire de remplir son obligation de notifier rapidement le Bureau international d'une opposition à l'encontre d'une demande prévue au Protocole. Par conséquent, ce service en ligne exigera qu'un opposant fournisse les renseignements nécessaires au titre du paragraphe 38(3) de la Loi pour la production d'une opposition, ainsi que les renseignements précis exigés par le Protocole de Madrid. Ce service en ligne vise à générer à la fois la déclaration d'opposition etl'avis de refus provisoire fondé sur une déclaration d'opposition, et à les envoyer automatiquement au Bureau international.

Restriction relative aux modifications apportées à une déclaration d'opposition

Une fois qu'un avis de refus provisoire fondé sur une déclaration d'opposition est envoyé, une déclaration d'opposition ne peut être modifiée afin d'ajouter un nouveau motif d'opposition. Cela est dû au fait qu'une demande prévue au Protocole peut uniquement être rejetée sur la base d'un motif d'opposition contenu dans le refus provisoire envoyé au Bureau international.

Nouveau motif d'opposition

Le Règlement inclut un nouveau motif d'opposition relatif aux demandes prévues au Protocole. Une marque de commerce qui fait l'objet d'une demande prévue au Protocole n'est pas enregistrable si les produits ou services visés par la demande ne s'inscrivent pas dans la portée de l'enregistrement international.

Puisque le Bureau international détient la décision finale à savoir dans quelles classes de la Classification de Nice les produits et les services d'une demande prévue au Protocole s'inscrivent, ce nouveau motif d'opposition ne vise pas à inclure la question à savoir si les produits et les services sont correctement classés en vertu de la Classification de Nice.

Déclaration d'octroi de la protection ou confirmation de refus provisoire total

Si une demande prévue au Protocole est abandonnée, réputée abandonnée, ou rejetée, une fois que la décision est finale, une confirmation de refus provisoire total sera envoyée au Bureau international. Si l'opposition est retirée, réputée retirée, ou que rejetée, en tout ou en partie, une fois que la décision est finale, la demande prévue au Protocole sera enregistrée et une déclaration d'octroi de la protection précisant les produits et les services protégés au Canada sera envoyée au Bureau international.

Procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45 et enregistrements prévus au Protocole

Aux fins de la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45, un enregistrement prévu au Protocole sera traité de la même façon qu'un enregistrement domestique. Si une décision finale vise la radiation de l'enregistrement en tout ou en partie, l'enregistrement prévu au Protocole sera radié ou modifié et le Bureau international sera avisé du changement dans la protection au Canada.

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