Nom ou nom de famille — Paragraphe 12(1)a) de la Loi sur les marques de commerce

Date de publication : 2019-01-02

Le présent énoncé a pour but de préciser les pratiques du Bureau des marques de commerce en ce qui concerne l’application des dispositions liées aux noms et noms de famille figurant à l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur les marques de commerce (ci-après nommée la « Loi »).

L’alinéa 12(1)a) de la Loi stipule qu’une marque de commerce est enregistrable si elle n’est pas constituée d’un mot n’étant principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes.

Les arrêts-clés concernant l’alinéa 12(1)a) sont Canada (Registraire des marques de commerce) c. Coles Book Stores Ltd. (1972), 4 C.P.R (2d) 1 (C.S.C.), Gerhard Horn Investments Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1983), 73 C.P.R. (2d) 23 (CF 1re inst) et Standard Oil Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1968), 55 C.P.R. 49. Comme il est énoncé dans ces arrêts, le test à appliquer pour l’interprétation de l’alinéa 12(1)a) comporte deux volets :

  1. La première condition est de déterminer si la marque de commerce est le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;
  2. Si la réponse à la première question est affirmative, le Registraire doit alors déterminer si la marque de commerce sera perçue comme n’étant « principalement que » un nom ou un nom de famille plutôt qu’autre chose dans l’esprit du consommateur canadien moyen.

Dorénavant, afin de mieux refléter l’objectif de l’alinéa 12(1)a), et plus précisément de la première partie du test, les examinateurs ne sont plus tenus de relever un nombre minimum d’inscriptions d’un nom ou d’un nom de famille dans des annuaires téléphoniques canadiens avant qu’une objection ne puisse être soulevée. En raison des contraintes inhérentes aux annuaires en ligne, (c’est-à-dire l’utilisation d’initiales ou l’absence d’inscriptions relatives aux téléphones cellulaires), une objection pourrait être soulevée malgré l’absence d’inscriptions sur ces annuaires. En suivant cette logique, un nombre plus élevé d’inscriptions dans un annuaire téléphonique pourrait indiquer que le consommateur canadien moyen verrait la marque de commerce comme étant principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant. Malgré cette modification apportée aux pratiques d’examen, le test en deux volets concernant « principalement que » un nom ou un nom de famille n’a pas changé.

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