Prolongation de délai en matière d'examen et pour répondre à l'avis prévu à l'article 44.1

De : Office de la propriété intellectuelle du Canada

Date de publication : 17 janvier 2020

Date de modification : 27 février 2020

Cet énoncé de pratique remplace l'énoncé du même nom publié le 17 juin 2019 sur le site web de l'OPIC.

Pour obtenir des renseignements sur les prolongations de délais dans des cas de force majeure, veuillez consulter notre énoncé de pratique intitulé Prolongation de délai dans des cas de force majeure pour une priorité ou un renouvellement.

Prolongation de délai en matière d'examen

À noter : Dans l'objectif d'effectuer une transition en douceur suite aux modifications à la pratique sur les prolongations de délai à l'examen, la pratique de ne pas accorder de prolongations de délai afin de répondre à un rapport d'examen à moins que des circonstances exceptionnelles ne le justifient ne s'appliquera qu'aux demandes de marques de commerce pour lesquelles un rapport d'examen a été émis en date de la publication de cet énoncé de pratique ou après cette date.

Conséquemment, pour les demandes pour lesquelles un rapport d'examen a été émis avant la date de publication de cet énoncé, le Bureau accordera de façon générale au requérant une (1) prolongation de délai maximale de six (6) mois pour soumettre une réponse à un rapport d'examen, si la demande est justifiée. Après l'expiration d'une période de douze mois suivant la date du rapport d'examen, le Bureau exigera que le requérant démontre l'existence de circonstances exceptionnelles expliquant les raisons pour lesquelles il n'est pas encore en mesure de donner une réponse en bonne et due forme au rapport.

Auparavant, le Bureau accordait de façon générale une (1) prolongation de délai maximale de six (6) mois au requérant afin de produire une réponse à un rapport d'examen si la demande était justifiée et ne prenait généralement en considération aucune autre demande de prolongation de délai.

Après l'expiration d'une période de douze mois suivant la date du rapport d'examen, le Bureau exigeait que le requérant démontre l'existence de circonstances exceptionnelles expliquant les raisons pour lesquelles il n'était pas encore en mesure de donner une réponse en bonne et due forme au rapport.

À partir d'aujourd'hui, le Bureau n'accordera généralement pas au requérant une prolongation de délai afin de soumettre une réponse à un rapport d'examen qui a été émis à la date de publication du présent énoncé de pratique ou après cette date à moins que le requérant puisse démontrer que des circonstances exceptionnelles l'empêchent de soumettre une réponse en bonne et due forme. Le Bureau considère qu'une réponse en bonne et due forme est une réponse qui répond à toutes les objections, exigences ou demandes soulevées dans le rapport d'examen.

Si, à l'expiration du délai de six mois suivant la date du rapport d'examen, le requérant omet de donner une réponse en bonne et due forme ou si le Bureau considère que les raisons fournies dans une demande de prolongation de délai ne justifient pas une telle prolongation, le requérant sera considéré comme faisant défaut dans la poursuite de la demande, conformément aux dispositions de l'article 36 de la Loi sur les marques de commerce, et un avis de défaut sera délivré.

Voici des exemples de circonstances exceptionnelles qui justifieraient une prolongation de délai :

  1. Nomination récente d'un autre agent de marques de commerce
    En cas de nomination récente d'un autre agent de marques de commerce et si le nouvel agent nécessite du temps pour prendre connaissance du dossier.
  2. Circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée
    Ces circonstances comprennent une maladie, un accident, un décès, une faillite ou toute autre circonstance grave et imprévue.
  3. Transfert
    Dans le cas où une requête est en instance au Bureau pour faire inscrire ou enregistrer le transfert d'une demande ou d'une marque de commerce déposée, et si ledit transfert permettrait de réfuter une objection fondée sur la confusion.
  4. Opposition
    La marque de commerce en instance créant de la confusion fait l'objet d'une procédure d'opposition en instance.
  5. Article 45
    La marque de commerce déposée créant de la confusion fait l'objet d'une procédure en instance prévue à l'article 45.
  6. Marque officielle
    Le requérant négocie activement avec le propriétaire d'une marque officielle, en vue d'obtenir son consentement.
  7. Division d'une demande prévue au Protocole
    Le requérant a produit une demande de division, à l'égard du Canada, d'un enregistrement international sur lequel se fonde la demande originale prévue au Protocole. Le requérant est en attente de la notification du Bureau International attestant de la création de l'enregistrement international divisionnaire.
  8. Répondre à une objection qui pourrait mener à un rejet en vertu des alinéas 37(1)b), c), ou d) de la Loi
    Le requérant a besoin de plus de temps pour étudier une objection et y répondre en bonne et due forme. Note : Le requérant peut demander une prolongation de délai pour cette raison qu'une seule fois dans la poursuite de la demande. Par contre, si le requérant a obtenu des prolongations de délai pour cette raison avant le 17 janvier 2020, celui-ci peut demander une seule prolongation de délai supplémentaire pour cette raison.
  9. Rassembler de la preuve du caractère distinctif en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi
    Le requérant rassemble présentement la preuve exigée afin de démontrer que la marque de commerce était distinctive à la date de la production de la demande. Note : Le requérant peut demander une prolongation de délai pour cette raison qu'une seule fois dans la poursuite de la demande. Par contre, si le requérant a obtenu des prolongations de délai pour cette raison avant le 17 janvier 2020, celui-ci peut demander une seule prolongation de délai supplémentaire pour cette raison.

Prolongation de délai pour répondre à l'avis prévu à l'article 44.1 de la Loi sur les marques de commerce

En vertu du paragraphe 44.1(1) de la Loi sur les marques de commerce, le registraire peut donner au propriétaire d'une marque de commerce déposée un avis lui enjoignant de fournir, dans les six mois suivant la date de l'avis, un état des produits ou des services à l'égard desquels la marque est enregistrée, groupés de la façon prévue au paragraphe 30(3).

Si, à l'expiration du délai de six mois mentionné ci-dessus, le requérant omet de produire un état, le registraire donnera un autre avis indiquant que l'enregistrement pourrait être radié si l'état n'est pas fourni dans les deux mois suivant ce second avis.

De façon générale, le Bureau accordera seulement une prolongation de délai si le propriétaire inscrit peut démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles expliquant les raisons pour lesquelles il n'est pas encore en mesure de fournir l'état groupé.

Voici des exemples de circonstances exceptionnelles qui justifieraient une prolongation de délai de six mois pour fournir l'état groupé :

  1. Nomination récente d'un autre agent de marques de commerce
    En cas de nomination récente d'un autre agent de marques de commerce et si le nouvel agent nécessite du temps pour prendre connaissance du dossier.
  2. Circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée
    Ces circonstances comprennent une maladie, un accident, un décès, une faillite ou toute autre circonstance grave et imprévue.
  3. Transfert
    Dans le cas où une requête est en instance au Bureau pour faire inscrire le transfert de la marque de commerce déposée.

Droit

Compte tenu de l'article 14 du Règlement sur les marques de commerce, une personne qui demande une prolongation de délai au titre de l'article 47 de la Loi sur les marques de commerce doit payer le droit prescrit de 125 $. Ce droit est requis que lorsqu'une personne demande une prolongation d'un délai fixé par la Loi ou prescrit par le Règlement. Par conséquent, un droit serait requis lorsque le propriétaire inscrit doit fournir un état en vertu du paragraphe 44.1 (1) de la Loi, mais ne serait pas requis pour la demande d'une prolongation de délai pour répondre à un rapport d'examinateur, étant donné que le délai pour répondre n'est fixé ni dans la Loi ni dans son Règlement.

Une personne est tenue de payer le droit prescrit pour demander la prolongation de délai que la prolongation soit accordée ou refusée.

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