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Ébauche – Demande d’avis public en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur les marques de commerce

De : Office de la propriété intellectuelle du Canada

Date de publication : 202X-XX-XX

Le présent énoncé vise à clarifier la pratique du Bureau des marques de commerce et du registraire des marques de commerce relativement à la demande au registraire de donner un avis public au titre du paragraphe 9(4) de la Loi sur les marques de commerce (« la Loi »).

Aperçu

Le paragraphe 9(4) de la Loi prévoit que le registraire peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui paie le droit prescrit (la « partie requérante »), donner un avis public indiquant que le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi ne s'applique pas à l'égard d'une marque officielle particulière. Cet avis peut être donné si l'entité pertinente (le « titulaire ») qui a présenté la demande d'avis public visée au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi n'est pas une autorité publique ou n'existe plus.

À la réception d'une demande et du paiement du droit prescrit, la demande et le dossier correspondant seront examinés. Si le registraire est convaincu de la nécessité de le faire, un avis sera envoyé au titulaire de la marque officielle pour lui demander de prouver son statut d'autorité publique; voir l'énoncé de pratique intitulé « Marques officielles en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) » relativement à l'évaluation du statut d'autorité publique. Si le registraire n'en est pas convaincu, un avis ne sera pas envoyé au titulaire de la marque officielle.

Procédures de communication

Toutes les demandes doivent être par écrit, envoyées par courrier ou par télécopieur, à l'adresse suivante :

Demande en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur les marques de commerce
a/s Directeur(trice) adjoint(e), Division des examens
Bureau des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Télécopieur : 819-953-2476

Les demandes présentées en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi seront versées au dossier pertinent. La réception des demandes sera indiquée par une note « Demande en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur les marques de commerce reçue le [AAAA/MM/JJ] » sur la page de l'historique des actions de la marque officielle pertinente dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes. Si le registraire n'est pas convaincu de la nécessité d'envoyer un avis au titulaire de la marque officielle, il en informera par écrit la partie requérante. Si un avis est envoyé au titulaire, le registraire fera part de l'évaluation finale de la demande aux deux parties.

Renseignements et droits requis

Les demandes présentées en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi doivent indiquer la marque officielle pertinente, y compris le numéro de dossier et le nom du titulaire de la marque officielle. De plus, la partie requérante doit fournir des renseignements ou des preuves démontrant que le titulaire de la marque officielle n'est pas une autorité publique ou n'existe plus.

Comme la demande ne crée pas de procédure entre le titulaire de la marque officielle et la partie requérante, les renseignements fournis par le titulaire ne seront pas communiqués à la partie requérante. Toute information supplémentaire soumise par la partie requérante après la présentation de la demande sera versée au dossier pertinent, mais ne sera pas prise en compte par le registraire.

Une demande ne peut porter sur plus d'une marque officielle.

Une demande présentée en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi doit être accompagnée du droit prescrit de XXX $, tel que prévu à l'article XX du Règlement sur les marques de commerce et à l'article XX de l'annexe du Règlement.

Le droit prescrit concerne la demande elle-même et ne dépend pas de l'issue de la demande.

Raisons pour lesquelles le registraire peut ne pas envoyer un avis au titulaire de la marque officielle

Le registraire détermine au cas par cas si un avis au titulaire de la marque officielle est nécessaire. En général, un avis n'est pas nécessaire dans les cas suivants :

Avis au titulaire de la marque officielle

Si, après avoir examiné la demande et le dossier pertinent, l'évaluation initiale du registraire conclut que le titulaire n'est pas une autorité publique ou n'existe plus, le registraire enverra, de façon générale, un avis au titulaire de la marque officielle demandant une preuve du statut d'autorité publique de celui-ci.

Le registraire enverra l'avis à l'adresse au dossier du titulaire ou de l'agent de marques de commerce nommé, le cas échéant.

Le registraire n'est pas responsable de la correspondance non reçue par le titulaire ou son agent de marques de commerce nommé dans les cas où le registraire n'a pas été informé d'un changement d'adresse [voir le paragraphe 6(2) du Règlement].

Délai

Si un avis est envoyé au titulaire de la marque officielle, il doit répondre dans un délai de trois mois à compter de la date de l'avis en fournissant la preuve de son statut d'autorité publique.

Preuve du statut d'autorité publique

Le registraire appliquera le critère à deux volets, adopté par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Ordre des architectes de l'Ontario c. Association of Architectural Technologists of Ontario, (2002), 19 C.P.R. (4th) 417 (C.A.F.); infirmant (2000), 19 C.P.R. (4th) 417 (1re inst.), pour évaluer le statut d'autorité publique. Le critère à deux volets est constitué des éléments suivants :

Pour de plus amples renseignements concernant les informations nécessaires pour évaluer le statut d'autorité publique, veuillez vous référer à l'énoncé de pratique intitulé « Marques officielles en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) » ainsi que la section 5 du manuel d'examen des marques de commerce (MEMC).

Veuillez noter que le registraire n'exigera pas de preuve de l'adoption et de l'emploi de la marque officielle.

Prolongation de délai

Le registraire peut accorder une prolongation de délai pour fournir la preuve du statut d'autorité publique s'il est convaincu que les faits justifient la nécessité d'une prolongation de délai.

Puisque l'objectif est de fournir une procédure efficace et sommaire pour le retrait de la protection d'une marque officielle, la prolongation de délai pour la production de preuves sera accordée que dans des circonstances exceptionnelles et le registraire n'accueillera qu'une seule demande de prolongation de délai, pour une période maximale de trois mois.

Voici des exemples de ce que le registraire peut considérer comme des circonstances exceptionnelles justifiant une prolongation de délai.

Nomination récente d'un autre agent de marques de commerce

En cas de nomination récente d'un autre agent de marques de commerce et le nouvel agent nécessite du temps pour prendre connaissance du dossier.

Circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée

Ces circonstances comprennent une maladie, un accident, un décès, ou toute autre circonstance grave et imprévue.

Si le délai a déjà expiré, le registraire peut examiner une demande de prolongation de délai rétroactive. Les demandes de prolongation de délai rétroactive doivent comporter des faits suffisants pour permettre au registraire de constater que le défaut du titulaire de respecter le délai ou de demander une prolongation dans le délai imparti n'était pas raisonnablement évitable. Le registraire considère qu'il n'a pas le pouvoir d'accorder une prolongation de délai rétroactive après avoir donné un avis public indiquant que le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi ne s'applique pas à l'égard de l'insigne, de l'écusson, de la marque ou de l'emblème.

Conséquences du défaut du titulaire de fournir des preuves

Si le titulaire ne répond pas ou ne fournit pas de preuve en réponse à l'avis dans le délai imparti, le registraire donne, de façon générale, un avis public indiquant que le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi ne s'applique pas à l'égard de l'insigne, de l'écusson, de la marque ou de l'emblème. La confirmation de l'évaluation finale du registraire de la demande de donner un tel avis public sera envoyée au titulaire ou à son agent de marques de commerce nommé, le cas échéant. Si un tel avis public est donné par le registraire, le statut de la marque officielle dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes sera modifié pour indiquer « inactivé ».

Conséquences d'une preuve insuffisante du statut d'autorité publique de la part du titulaire

Si, après que le titulaire a fourni des preuves en réponse à l'avis, le registraire est toujours d'avis que le titulaire n'est pas une autorité publique ou n'existe plus, il donne un avis public indiquant que le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi ne s'applique pas à l'égard de l'insigne, de l'écusson, de la marque ou de l'emblème. La confirmation de l'évaluation finale du registraire de la demande de donner un tel avis public sera envoyée au titulaire ou à son agent de marques de commerce nommé, le cas échéant. Si un tel avis public est donné par le registraire, le statut de la marque officielle dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes sera modifié pour indiquer « inactivé ».

Envoi d'office d'un avis par le registraire au même titulaire

Si le titulaire ne répond pas à l'avis, ne fournit aucune preuve en réponse à l'avis, ou fournit des preuves en réponse à l'avis et que le registraire est toujours d'avis que le titulaire n'est pas une autorité publique ou n'existe plus, le registraire envoie de sa propre initiative un avis au titulaire demandant une preuve de son statut d'autorité publique à l'égard de toutes les marques officielles indiquant le même titulaire.

Évaluation finale de la demande

L'évaluation finale de la demande sera communiquée au titulaire et à la partie requérante.

Le registraire agira conformément à l'évaluation finale dès que cela sera administrativement possible si aucun processus d'appel ou de contrôle judiciaire n'est lancé; en revanche, si un tel processus est lancé, le registraire agira conformément au jugement final, selon le cas.

Avertissement

Le présent énoncé de pratique a pour objet de fournir une orientation sur la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et l'interprétation de la législation pertinente. Toutefois, en cas d'incompatibilité entre le présent énoncé et la législation applicable, la législation doit prévaloir. Les dispositions du présent énoncé de pratique constituent seulement des lignes directrices générales, elles n'ont force obligatoire dans aucun cas particulier et sont sujettes à changement.

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