Le manuel d'examen des marques de commerce — Page 2 de 5

Sur cette page :

  1. Introduction
  2. Examen de la formule de demande
    1. Examen préliminaire
    2. Demande d'examen accéléré
    3. Exigences formelles — Article 30
    4. Genre de demande — Article 16, alinéas 41(1)c) et 30b) à f)
    5. Renseignements nécessaires dans toute demande
    6. Indications figurant dans certaines demandes
    7. Contenu des demandes particulières

II Examen de la formule de demande

II.1 Examen préliminaire

De nombreux services d'exploitation distincts du Bureau des marques de commerce prennent part à l'ensemble des formalités à accomplir relativement à une formule de demande, entre le moment où celle-ci est produite et celui où la marque de commerce est enregistrée (rejetée ou abandonnée). La majorité des demandes d'enregistrement de marques de commerce sont produites par voie électronique. Les autres demandes sont reçues à la salle du courrier ministériel où on y appose la date, puis elles sont transmises à la Direction des finances et de l'administration de l'OPIC qui est chargée de percevoir les droits appropriés et de leur attribuer un code.

La demande est envoyée à la Section des formalités administratives où un numéro de dossier est attribué. On la vérifie afin de s'assurer qu'elle répond aux exigences liées à la production prévues à l'article 25 du Règlement sur les marques de commerce et, le cas échéant, on attribue une date de production.

La demande est alors traitée, saisie dans une base de données et classée dans l'index électronique. On accuse ensuite réception de la demande. Enfin, elle est envoyée à la Section de l'examen où la recherche et l'examen y afférents sont effectués.

II.2 Demande d'examen accéléré

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Demandes d'examen accéléré)

Les demandes sont généralement examinées dans un ordre chronologique, c'est-à-dire selon la date de production. L'examen accéléré d'une demande privilégie un requérant au détriment de tous les autres, et le registraire ne tiendra pas compte des demandes d'examen accéléré.

II.3 Exigences formelles — Article 30

Une fois qu'une demande d'enregistrement de marque de commerce a été traitée par la section des formalités du Bureau des marques de commerce, l'examen initial commence, en partie pour s'assurer que la demande satisfait aux exigences formelles de l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce. Voir aussi la partie intitulée « Dispositions générales » du Règlement sur les marques de commerce.

Dans le cadre d'une évaluation préliminaire, l'examinateur analysera également la description des produits et services qui auront été groupés selon la classification de Nice.

II.4 Genre de demande — Article 16, alinéas 41(1)c) et 30b) à f)

Outre la vérification qui s'impose pour s'assurer que la demande est conforme à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce, l'examinateur doit aussi examiner le fondement de la demande d'enregistrement. Le requérant pourra préparer sa demande en se reportant au Règlement sur les marques de commerce, notamment à l'article 25, et aux alinéas 30b) à 30f) de la Loi sur les marques de commerce.

Bien que le Bureau des marques de commerce ne fournisse pas de formules préimprimées, des formules suggérées sont disponibles.

Les requérants peuvent également remplir et soumettre leurs demandes en ligne.

II.5 Renseignements nécessaires dans toute demande

II.5.1 Identité du requérant

Le requérant doit être une « personne » ayant droit à l'enregistrement, tel que défini à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce. Les examinateurs font généralement référence aux « personnes » comme des « entités légales ». La « personne », « entité légale » ou « personne morale » peut être un particulier, une société de personnes, une association, une entreprise en coparticipation ou une société.

Le nom inscrit dans la demande à titre de requérant de l'enregistrement d'une marque de commerce doit être une personne morale. On entend par personne morale toute personne qui a une existence juridique, peut engager des poursuites judiciaires ou faire l'objet de poursuites et peut prendre des décisions par l'intermédiaire d'agents, comme dans le cas des sociétés.

Par ailleurs, le Registraire n'exigera plus qu'un requérant ou son agent atteste que le requérant est une personne morale, tel que défini à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce. C'est au requérant qu'incombe en définitive la responsabilité d'observer les dispositions de la Loi sur les marques de commerce.

Lorsque plus de deux particuliers ou personnes morales déposent une demande d'enregistrement de marque de commerce, ils doivent confirmer qu'ils forment une association légitime. Le fait que les particuliers indiquent qu'ils font affaires ensemble n'est pas suffisant ; les individus doivent confirmer, par écrit, qu'il y a entre eux une entente légale, c'est-à-dire une association légitime telle qu'une société de personnes ou une entreprise en coparticipation. Une déclaration à cet effet est suffisante. Il n'est pas nécessaire de soumettre de la preuve, un affidavit ou une demande révisée. Si le requérant ne peut confirmer qu'il est une association légitime, il devra déposer une nouvelle demande d'enregistrement accompagnée des frais prescrits, en identifiant correctement le requérant.

Dans tous les cas appropriés, il faut indiquer le nom du prédécesseur-en-titre, ce qui permet de connaître les propriétaires précédents.
II.5.1.1 Particuliers

Lorsque le requérant est un particulier, il doit donner son nom de famille et au moins un prénom. Le nom commercial employé peut aussi faire partie de l'identification du requérant.

Exemple : Jean Dupont faisant affaire sous la raison sociale de Pâtisserie Dupont.

Le requérant ne doit pas donner uniquement sa raison sociale. Chaque fois que la demande semble avoir été faite d'après la raison sociale du requérant et non en son nom propre, l'examinateur lui demandera de produire une demande modifiée dans laquelle le nom du propriétaire légitime, c'est-à-dire le particulier à titre de requérant, doit être inscrit suivi de la raison sociale employée.

II.5.1.2 Sociétés de personnes

Bien que le Bureau n'enregistre pas de marque de commerce au nom de plus d'une personne physique ou morale, on peut présenter en bonne et due forme des demandes d'enregistrement de marque de commerce au nom d'une société de personnes, qui est considérée comme une association reconnue par la loi. En général, un groupe de personnes dirigeant une entreprise sous forme de société le fait sous une raison sociale (par exemple, Marie Gagné et Jean Lemieux, une société de personnes, faisant affaire sous la raison sociale de Entreprises Gagnélemieux).

Il peut arriver que deux ou plusieurs particuliers fassent une demande d'enregistrement d'une marque de commerce sans signaler l'existence d'une société de personnes. Une confirmation écrite qu'une société de personnes existe sera suffisant et le requérant peut indiquer le nom commercial, le cas échéant.

Il incombe au requérant ou au propriétaire t de déterminer que la société est une personne morale. Par conséquent, le Bureau accepte les demandes, les cessions, etc., produites au nom de la société seulement, sans référence aux associés. Cependant, la société doit être identifiée en tant que telle.

II.5.1.3 Associations

Les associations qui sont des personnes morales (c'est-à-dire qu'elles sont reconnues par la loi) peuvent obtenir les droits relatifs à une marque de commerce en liaison avec des services fournis à leurs membres, ou pour des produits ou services employés dans le commerce.  Il faut préciser le nom de l'association et l'adresse postale des bureaux d'affaires de l'association.

II.5.1.4 Entreprises en coparticipation

Le Bureau peut également être saisi d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce présentée par deux requérants ou plus qui produisent en collaboration des produits ou fournissent des services, par exemple, une entreprise en coparticipation, qui est une autre forme d'association reconnue par la loi. Les noms et adresses d'affaires des requérants doivent être inscrits au complet dans la demande. Seuls les noms des associés commandités d'une entreprise en coparticipation doivent être indiqués et non ceux de tous les associés.

Par contre, dans les cas où les parties ont des adresses distinctes, l'information devrait être consignée comme suit :

  • ABC Inc. et XYZ Ltée, une entreprise en coparticipation
  • 123, 1ère Rue
  • Ottawa, ON K1K 0A0 et
  • 789, 2ème Avenue
  • Ottawa, ON K3K 1B1

Puisqu'il y a une limite au nombre de caractères pouvant être consignés dans le champ de l'adresse, on doit quelquefois demander aux requérants impliqués dans une entreprise en coparticipation de confirmer quelle adresse doit être consignée.

Le Bureau ne demande plus les renseignements établissant le degré de participation de chaque partenaire comme c'était le cas par le passé.

De tels renseignements peuvent être requis, toutefois, afin que le Bureau puisse préciser de quelle façon la marque de commerce peut être transférée, ou l'identité du titulaire établie au cas où l'entreprise en coparticipation venait à se dissoudre. Il faudrait prendre en considération les faits entourant chaque cas, et les documents soumis au moment d'une cession devraient traiter de cette question.

II.5.1.5 Sociétés

Les instructions pour remplir une demande d'enregistrement n'imposent pas de préciser les lois en vertu desquelles la société du requérant a été constituée. Toutefois, le nom complet de la société doit figurer sur la demande. Celle-ci peut être une société privée ou un organisme public, par exemple, une société municipale ou provinciale ou un organisme du gouvernement provincial ou fédéral.

Il arrive fréquemment qu'une personne produise une demande au nom d'une société en donnant sa propre identité ou en donnant la sienne en plus du nom de la société qu'elle représente. Dans les exemples qui suivent, si le requérant est XYZ Ltée, tous les renseignements qui précèdent XYZ Ltée, sont jugés superflus et ne devraient pas être inclus pour identifier le requérant :

  • Jean Dionne, président de XYZ  Ltée
  • Jean Dionne, au nom de XYZ  Ltée
  • Jean Dionne, procureur de XYZ  Ltée

Quelquefois, une personne qui a l'intention de constituer une société présentera une demande d'enregistrement d'une marque de commerce en demandant que l'enregistrement soit fait au nom de la société qu'il envisage de former. Bien qu'une société non encore constituée ne puisse être une « personne » selon la définition donnée à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, le requérant peut déposer la demande à son nom et peut ensuite céder la propriété de sa marque à la société qu'il envisage de former lorsqu'elle sera constituée.

Lorsqu'une filiale ou une unité constituante d'une société exerce une activité commerciale liée à l'emploi d'une marque de commerce, l'examinateur acceptera les exemples suivants comme indication convenable d'emploi par une filiale :

  • General Furniture Ltd., exploitant par le biais de la filiale Bowes Furniture Manufacturing Co.

ou

  • General Furniture Ltd., faisant affaire parfois sous le nom de Bowes Furniture Manufacturing

Dans les deux cas, « General Furniture Ltd. » est considéré l'entité légale.

II.5.1.6 Emploi d'une dénomination sociale française ou anglaise

Le paragraphe 10(3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions énonce ce qui suit :

Sous réserve du paragraphe 12(1), la société peut, dans ses statuts, adopter une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues, pourvu que la forme combinée soit conforme aux critères réglementaires; elle peut employer l'une ou l'autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l'une ou l'autre de celles-ci.

Par conséquent, une société dont la dénomination sociale comporte deux versions, une anglaise et une française, par exemple, Pamplemousse Inc./Grapefruit Inc., sera reconnue comme étant la même personne morale, qu'elle soit identifiée sous le nom de Pamplemousse Inc. ou sous celui de Grapefruit Inc.

II.5.1.7 Erreur dans l'identification du requérant

Il arrive parfois qu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce soit produite sous le mauvais nom, et que l'on tente de rectifier l'erreur. Les exemples qui suivent illustrent les types d'erreurs les plus fréquentes de même que la façon dont le Bureau les corrige :

  1. Sur la demande est inscrit « Incorporated » au lieu de « Limited » ou vice-versa; « Company Limited » au lieu de « Company Inc. » ou vice-versa; « Company of Canada Ltd. » au lieu de « Company Ltd. », ou vice-versa et ainsi de suite, afin d'effectuer la correction on exigera une lettre du requérant attestant que la personne morale ainsi mentionnée n'existait pas à la date de production de la demande de même qu'une description détaillée de l'erreur.
  2. La demande est produite sous l'ancien nom du requérant lorsqu'un changement de nom a eu lieu avant la date de production de la demande. Le Bureau acceptera ce changement avec la présentation d'une lettre expliquant l'erreur en détail de même qu'avec une demande modifiée où le nom du requérant est correctement inscrit. Cette situation ne va pas à l'encontre de l'alinéa 31a) du Règlement sur les marques de commerce puisque la véritable « identité » du requérant n'a pas changé.

Remarque : Le Bureau modifiera, sur réception d'une demande écrite, une demande de marque de commerce en instance afin que cette dernière reflète le changement du nom du requérant; aucun frais n'est requis. De manière générale, il n'est pas nécessaire de fournir au Bureau la preuve d'un changement de nom. Cependant, si le changement de nom résulte d'une fusion, ou d'un changement du statut de l'entreprise, le Bureau exigera une forme de preuve démontrant dans quelles circonstances le changement de nom s'est opéré. Des extraits non notariés de registres de sociétés ou des copies du certificat de fusion/regroupement suffiront comme preuves de changement du statut ou du changement de nom résultant d'une fusion.

  1. Le requérant signale qu'une cession a eu lieu avant la production de la demande; toutefois, la demande a été produite sous l'ancien nom. Le Bureau n'acceptera pas d'affidavit énonçant les circonstances dans lesquelles l'erreur s'est produite, puisque le requérant n'était pas le propriétaire à la date de production. Cette situation est incompatible avec les dispositions de l'alinéa 31a) du Règlement sur les marques de commerce et une nouvelle demande doit être produite sous le nom du nouveau propriétaire.
  2. Le requérant est une société des États-Unis et la demande indique qu'il s'agit d'une société d'État par exemple, une société relevant de l'État de l'Illinois, mais on informe le Bureau qu'il s'agit en fait d'une société du Delaware. Si la société n'a jamais relevé de l'Illinois, le Bureau exigera alors une lettre expliquant l'erreur en détail avant d'accepter que la demande soit modifiée pour indiquer qu'il s'agit d'une société du Delaware.

    Si la société relevait de la compétence des deux États (Illinois et Delaware) à la date de dépôt et que le requérant s'est trompé dans le nom de l'État, rien alors ne peut être fait pour corriger l'erreur puisqu'on changerait l'identité du requérant, ce qui n'est pas conforme à l'alinéa 31a) du Règlement sur les marques de commerce. La demande doit être à nouveau produite sous le nom du bon propriétaire.
  1. Lorsque la demande est produite sous le nom d'une personne qui n'est pas une personne morale, il n'est pas nécessaire de produire un affidavit visant à rectifier le nom du requérant, comme Farm Foods à Farm Foods Ltée ou à Mary Smith faisant affaire sous le nom de Farm Foods.

Remarque : Tout changement au nom du requérant, incluant les erreurs typographiques, devrait être fait par la section des cessions. Une fois que le changement est fait, une confirmation écrite indiquant le changement est envoyée au requérant.

II.5.2 Adresse du requérant — Alinéa 30g)

Dans chaque cas, le requérant doit fournir l'adresse de son principal bureau ou siège d'affaires. Il est possible de fournir une adresse postale distincte si le requérant souhaite que sa correspondance ne soit pas envoyée à l'une ou l'autre de ces adresses. Si un particulier n'a pas d'adresse de bureau, celle du lieu de résidence suffira. Lorsqu'une demande d'enregistrement vise plusieurs personnes, comme dans les sociétés de personnes ou dans les entreprises en coparticipation, et qu'il n'existe pas de lieu d'affaires unique, une adresse distincte pour chacun peut être fournie.

Si le requérant n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada, il doit donner l'adresse de son principal bureau ou siège d'affaires à l'étranger ainsi que le nom et l'adresse, au Canada, d'une personne ou d'une firme qui lui sert de représentant pour signification.

Remarque : Tout changement à l'adresse du requérant, incluant les erreurs typographiques, doit être fait par la section des cessions. Une fois que le changement est fait, une confirmation écrite indiquant le changement est envoyé au requérant. Voir aussi la section II.5.6.2 du présent manuel.

II.5.3 Identification et description de la marque — Alinéa 30h), article 24 du Règlement

(Voir aussi section II.6.2 du présent manuel et l'énoncé de pratique intitulé Conformité à l'alinéa 30h) — marques dans une forme spéciale)

L'alinéa 30h) de la Loi sur les marques de commerce dispose que sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce est requis.

La marque de commerce est considérée comme étant un mot non décrit en une forme spéciale si elle consiste en :

  1. Un ou des mots en lettres majuscules.
  2. Un ou des mots comprenant des lettres minuscules.
  3. Un ou des mots comprenant des chiffres.
  4. Un ou des mots comprenant un accent en français.
  5. Un ou des mots comprenant tout signe de ponctuation normalement indiqué sur les claviers français ou anglais.

La marque de commerce doit être illustrée sous forme de dessin si elle consiste en :

  1. Un mot ou des mots en une forme spéciale.
  2. Un mot ou des mots qui contiennent des accents dans une langue étrangère tels que le tilde espagnol.
  3. Une marque composée de mots et d'éléments graphiques.
  4. Une marque comprenant des caractères étrangers.
  5. Un mot ou des mots démontrés en couleur (lorsqu'on revendique la couleur comme faisant partie de la marque) et le dessin est ligné pour représenter la couleur.

Lorsque la marque de commerce contient des éléments graphiques, il y aurait lieu d'annexer le dessin à la demande et d'insérer la mention « La marque de commerce apparaît dans le dessin ci-joint ». Les détails du dessin peuvent être décrits dans les cas où des portions de la marque ne peuvent être reproduits clairement dans le Journal des marques de commerce. On ne doit pas faire référence à un spécimen. Des exemples comme ceux qui suivent ne seraient PAS acceptables :

  1. La marque de commerce se compose du mot AJAX et d'une étoile.
  2. La marque de commerce se compose du mot AJAX et d'une étoile comme l'illustre le dessin ci-joint.
  3. La marque de commerce est un dessin comme l'illustre le spécimen ci-joint.

Il suffit donc de mentionner dans la demande : « La marque de commerce apparaît dans le dessin ci-joint. »

L'article 24 du Règlement sur les marques de commerce dispose qu'une demande distincte est produite pour l'enregistrement de chaque marque de commerce. Les exemples suivants illustrent ce que l'examinateur ne devrait pas accepter :

  1. Le requérant précise qu'il acceptera n'importe laquelle des marques de commerce suivantes :
    1. JIMMY'S PIZZA
    2. JIMMY'S HAMBURGERS
    3. JIMMY'S MUFFINS
  2. Le requérant énumère les marques en indiquant la préférence qu'il leur accorde :
    1. HEAVEN'S FAVOURITE (premier choix)
    2. ECSTATICA (deuxième choix)
    3. FABUTASTIC (troisième choix)

Si une demande est produite alors que la marque de commerce se compose en tout ou en partie de mots dans plus d'une langue, la marque de commerce doit être employée telle quelle pour les produits ou les services à l'égard desquels elle a été déposée. Prenons l'exemple de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement 224,146. Elle se compose des mots suivants :

  • LA FONTAINE DE TREVI THE TREVI FOUNTAIN LA FONTANA DI TREVI

La marque est enregistrée de la sorte, à la condition qu'elle soit toujours employée de cette façon en liaison avec les produits; les trois versions ne peuvent être employées séparément, mais doivent être employées ensemble. Toutefois, lorsque la marque de commerce se compose de versions distinctes rédigées en trois langues différentes et que ces versions doivent être employées séparément en liaison avec les produits ou services, le requérant doit alors faire enregistrer trois marques de commerce distinctes.

II.5.4 État des produits et services spécifiques — Termes ordinaires du commerce — Alinéa 30a)

L'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce stipule qu'une demande d'enregistrement de marque de commerce doit renfermer « un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée ».

Manuel des produits et des services une liste représentative des produits et services acceptables qui sont considérés comme étant spécifiques et dans les termes ordinaires du commerce, conformément à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce, se retrouve dans le Manuel des produits et des services.

Pour ce qui est des produits et services qui ne se trouvent pas dans le Manuel des produits et des services, les entrées acceptables dans le Manuel des produits et des services peuvent être utilisées afin de déterminer, par voie d'analogie, le type d'énoncés pouvant être considérés comme étant acceptables afin de décrire des produits et services similaires. Un énoncé de produits ou de services est acceptable lorsque celui-ci est aussi précis, ou même plus précis, qu'une entrée semblable ou similaire.

II.5.4.a Les termes ordinaires du commerce

Conformément à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce, l'énoncé des produits et des services doit être « dans les termes ordinaires du commerce ».

Un énoncé de produits et services est considéré  comme étant dans les termes ordinaires du commerce lorsqu'une recherche  révèle que les produits et les services sont définis selon l'utilisation courante dans le commerce et qu'un langage similaire, avec une portée communément utilisée par d'autres dans le même domaine commercial, est utilisé pour décrire les produits et services du requérant. Voir Dubiner c. Heede International Ltd. (1975), 23 C.P.R. (2e) 128 et  Mövenpick-Holding AG c. Sobeys Capital Incorporated, 2010 COMC 41.

De plus, le fait qu'un énoncé de produits et services est compréhensible ne signifie pas que la description est utilisée couramment dans le commerce. Voir Decra-Loc Canada Ltd. c. Pave Tech Inc. (1995), 61 C.P.R. (3e) 553.

Les examinateurs  devront effectuer des recherches pour déterminer s'il y a plusieurs utilisations commerciales de la description des produits et services en question afin  de démontrer que ceux-ci représentent une description habituelle dans le commerce.

Lorsque des termes ordinaires du commerce sont introuvables, l'énoncé des produits et services doit être clair et précis. Une description technique, volumineuse ou  ambiguë des produits ou des services n'est pas acceptable. L'énoncé des produits et services doit être compréhensible pour le secteur commercial du requérant lorsque celui-ci décrit ses produits et services.

Veuillez noter que les marques de commerce enregistrées ne peuvent pas être employées dans un énoncé de produits et services puisque  celles-ci ne sont pas considérées comme étant des termes ordinaires du commerce.

II.5.4.b Les produits et services spécifiques

Les produits et services dans les termes ordinaires du commerce doivent aussi être « spécifiques » conformément à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce. Par exemple, bien que le mot « vêtement » soit un terme ordinaire du commerce, celui-ci n'est pas spécifique, tandis que « vêtements d'exercice » est considéré comme étant spécifique puisque le type de vêtement a été précisé.

Il sera parfois nécessaire d'indiquer le domaine d'emploi d'un produit afin d'en donner une description spécifique. Par exemple, « catalyseurs » est un produit insuffisamment défini ; par contre, « catalyseurs pour la transformation du pétrole » ou « catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques d'usage industriel » sont deux catalyseurs employés dans des domaines spécifiques, et rendent les produits acceptables. Ceci est d'autant plus important lorsque le terme commercial peut avoir deux significations complètement différentes. Par exemple, un « fer à onduler » peut être employé pour la coiffure, mais peut aussi être employé pour onduler le cuir ou plisser les métaux.

De façon similaire, des services en termes ordinaires du commerce, tels que les services de « consultation », peuvent être décrits spécifiquement en indiquant le domaine des services. Par exemple, service de « consultation dans le domaine de la sécurité au travail ».

Bien qu'il puisse être plus difficile de préciser un énoncé de services qu'un énoncé de produits, l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce exige davantage de précisions en liaison avec les services lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'un requérant puisse soumettre un énoncé de services en termes ordinaires du commerce plus précis. Voir Sentinel Aluminium Products Co. c. Sentinel Pacific Equities Ltd. (1983), 80 C.P.R. (2e) 201.

Il n'existe aucune disposition dans la Loi afin de restreindre les services à ceux qui ne sont pas « accessoires » ou « secondaires » à la vente de produits, pour autant que les services ne soient pas une exigence contractuelle normale ou en accord avec les attentes habituelles de l'acheteur en liaison avec la vente de produits. Voir Kraft Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1984), 1 C.P.R. (3e) 457. Toutefois, pour que les services soient acceptables conformément à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce, ils doivent offrir un avantage pour le public. Le simple fait de faire connaître les propres produits du requérant au public ne peut être considéré comme un service acceptable, puisque la seule personne qui en tirera un avantage sera le requérant.

Le critère à trois volets suivant s'applique pour déterminer si l'état déclaratif des produits ou services est considéré « spécifique » et conforme à l'interprétation de l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce:

  • Les produits ou services sont-ils assez spécifiques pour permettre de déterminer si l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce s'applique? Une marque qui donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits ou services n'est pas enregistrable.
  • Les produits ou les services sont-ils assez spécifiques pour garantir que le requérant n'obtiendra pas une protection trop étendue? Par exemple, l'approbation de produits décrits comme étant un logiciel, sans plus de précisions, accorderait au requérant une protection trop étendue.
  • Les produits ou les services sont-ils assez spécifiques pour permettre d'évaluer la confusion? Une marque qui peut être confondue avec une marque de commerce déposée ou avec une marque de commerce en instance d'enregistrement peut ne pas être enregistrable.
II.5.4.1 Étendre l'état déclaratif des produits ou services

Il est important de souligner que l'état des produits ou des services dans la demande telle que déposée peut être précisé par la suite. Toutefois, l'alinéa 31e) du Règlement sur les marques de commerce interdit la modification d'une demande d'enregistrement si elle vise à modifier l'état déclaratif des produits ou services pour étendre la portée de celui qui figurait dans la demande au moment du dépôt.

II.5.4.2 Contexte des produits et services

Dans certains cas, le contexte de l'énoncé des produits et services peut servir à préciser une description qui autrement serait inacceptable. En effet, les produits ou les services peuvent être acceptables lorsque le contexte de l'énoncé est suffisamment précis.

Par exemple, « étuis » seul n'est pas acceptable, car il peut s'appliquer à n'importe quel type d'étui, des étuis d'appareils photo aux étuis à lunettes. Cependant, si la demande porte sur les « appareils photos, trépieds et étuis », le terme « étuis » est acceptable, car il est évident d'après le contexte qu'il s'agit d'étuis d'appareils photo.

De même, le service « livraison » seul ne serait pas acceptable, car il pourrait s'agir de n'importe quel type de services de livraison, de la livraison de fleurs à la livraison de meubles. Cependant, une demande portant sur des « services de restaurant » qui inclurait le terme « livraison » serait acceptable, car il est évident d'après le contexte qu'il s'agit de livraison de nourriture.

Remarque : Les produits ou les services qui sont séparés par un point-virgule (;) sont généralement considérés comme des services distincts les uns des autres et doivent rencontrer les exigences de l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce sans égard aux autres produits ou services listés.

II.5.4.3 Précision de termes flous ou vagues -- « et autres », « et produits similaires », « incluant », « relative à », « et services reliés », « et autres produits semblables », « etc. », « contenant », et « notamment »

L'énoncé des produits et services doit être précis et l'on doit éviter l'emploi des expressions ou des mots flous ou vagues. En général, les termes flous ou vagues suivants ne peuvent être employés pour spécifier un produit ou un service qui, comme tel, requiert plus de spécificité : « et autres », « et produits similaires », « incluant », « relative à », « et produits reliés », « et autres produits semblables », « etc. », « contenant », et « notamment ». De tels termes sont généralement seulement acceptables lorsqu'ils suivent des produits ou des services spécifiques.

Par exemple, puisque « services de restaurant » est une description spécifique, la description « services de restaurant, incluant la livraison » sera aussi acceptable. Puisque « services de courtage en fonds communs de placements » est une description spécifique, la description « services de courtage en fonds communs de placements, incluant la distribution de fonds mutuels » sera aussi acceptable. Par contre, « services financiers reliés aux services de courtage en fonds communs de placement » ne serait pas acceptable puisque la description n'est pas considérée comme étant spécifique conformément à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce.

Dans certaines circonstances, des termes flous ou vagues peuvent être employés pour donner des spécifications qui ne sont pas essentielles pour déterminer la nature spécifique. Par exemple, « rouleau collant pour retirer les peluches des vêtements, du mobilier, de la tapisserie et d'autres items » est acceptable puisque les produits sont déjà définis spécifiquement en étant un « rouleau collant pour retirer les peluches des vêtements, du mobilier et de la tapisserie » et le terme flou ou vague « d'autres items » ne sert qu'à indiquer un autre emploi du produit.

En français, le terme anglais « featuring » peut être traduit par les termes « contenant » ou « notamment » selon le contexte. De façon générale, ces termes ne seront acceptables que lorsqu'ils seront précédés de produits ou de services jugés assez précis. À titre d'exemple, puisque l'énoncé « vêtements tout-aller » est acceptable, « vêtements tout-aller notamment pantalons, robes et culottes-courtes » est aussi acceptable. Cependant, l'énoncé « vêtements notamment pantalons, robes et culottes-courtes » ne serait pas acceptable puisque « vêtements »  n'est pas considéré comme étant spécifique conformément à l'alinéa 30(a) de la Loi sur les marques de commerce.

Le Bureau accepte l'emploi du terme « contenant » lorsque le requérant doit indiquer le contenu ou champ d'intérêt (par exemple livres, jeux d'ordinateurs, films, musique, photos, etc.) de CD, DVD, disque optique ou toute autre sorte de disque. À titre d'exemple, « disque compact contenant de l'information sur l'astronomie » et « disque numérique polyvalent contenant des jeux d'ordinateur » seraient acceptables.

II.5.4.4 Termes précis – « nommément », « spécifiquement », « à savoir », ou « consistant en »

On peut préciser davantage des produits ou des services inacceptables en énumérant des termes précis précédés de « nommément », « spécifiquement », « à savoir », ou « consistant en ».

Par exemple,  les produits « alarmes » sont jugés trop  ambigus, mais peuvent être précisés davantage en utilisant le terme « nommément » afin d'énumérer les différents types d'alarmes, comme suit : « alarmes, nommément alarmes d'incendie », « alarmes, à savoir alarmes pour voitures », « alarmes, consistant en des alarmes antivol ».

De façon similaire, le service « consultation » est jugé trop ambigu, mais peut être précisé davantage en utilisant le terme « nommément», comme suit : « consultation, nommément consultation en gestion des affaires » ou « consultation, spécifiquement consultation en investissement de capitaux ».

Remarque : À des fins de clarté, le Bureau n'accepte pas les deux points (:) en remplacement du terme « nommément ».

II.5.4.5 « soit », « tel que », « comprenant », « contenant », « en particulier » ou « particulièrement »

Ces termes peuvent être acceptables dans une déclaration de produits ou de services s'ils indiquent le genre, la sorte ou le type de produits ou de services et si les produits et services suivant ces termes sont acceptables conformément à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce.

Par exemple, l'énoncé « vêtements en particulier vêtements décontractés »  sera interprété comme étant limité aux  « vêtements décontractés » qui sont acceptables selon le Manuel des produits et des services.

Cependant, l'énoncé « vêtements tels que vêtements d'extérieur » ne serait pas considéré acceptable puisque « vêtements d'extérieur » n'est  pas considéré comme étant un type, genre ou sorte de vêtements.

Les produits « emballages cadeaux contenant fromage, pain et viandes préparées » sont considérés comme étant limités aux produits énumérés après le terme « contenant » qui sont acceptables en vertu de l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce.

Cependant, l'énoncé « systèmes électriques comprenant des modules » ne serait pas acceptable puisque le terme « modules » n'est pas considéré comme étant un terme ordinaire du commerce et n'est pas assez précis.

De façon similaire, il est sous-entendu que « service de divertissement tel que partie de hockey »  fait référence à une « partie de hockey » et est considéré comme un terme ordinaire du commerce spécifique puisque ce service n'inclut pas d'autres services.

Cependant, l'énoncé « service de divertissement soit évènements musicaux » n'est pas considéré comme étant acceptable puisque le genre ou le type d'événement n'a pas été précisé.

II.5.4.6  « Accessoires », « Équipement/matériel », « Appareils », « Systèmes », et « Produits »

De façon générale, les produits décrits par les termes   « Accessoires », « Équipement/l matériel », « Appareils », « Systèmes », ou « Produits » ne sont pas considérés comme étant acceptables s'ils ne sont pas précisés davantage, car ces termes  peuvent inclurent  différents types de produits ayant des circuits de commercialisation différents et qui ne sont pas nécessairement vendus en étroite proximité.

Par exemple, la description « accessoires pour automobiles » pourrait inclure n'importe quel article  depuis les désodorisants jusqu'aux trousses de premiers soins et aux téléviseurs portables.  Cependant, les « accessoires pour cheveux » se limitent à des produits comme les barrettes, les pinces, les peignes de parure, qui sont connus dans le commerce comme un ensemble d'articles avec les mêmes circuits de commercialisation et normalement vendus en étroite proximité.

De façon similaire, « équipement de télécommunications » pourrait inclure des articles pour l'utilisateur comme des télécopieurs et des émetteurs-récepteurs et des produits pour les télécommunications, comme les tours de transmission et les câbles à fibres optiques.

Cependant, l'énoncé « matériel pour la coupe de cheveux », est acceptable puisque la fonction ou le domaine d'emploi peuvent être compris comme étant très proches, puisque la coupe de cheveux est une activité précise et le matériel nécessaire est limité aux outils manuels ou mécaniques s'y rattachant.

Un autre exemple est « appareils d'enseignement » qui pourrait très bien inclure des logiciels, des carnets et des bandes-vidéo. Cependant, l'énoncé « appareils d'anesthésie » est acceptable puisque la fonction ou le domaine d'emploi peuvent être compris comme étant très proches et ces produits sont compris dans le commerce comme se rapportant à un ensemble limité d'articles dans le domaine médical, tels que les vaporisateurs, les ventilateurs et les moniteurs.

Les produits qui incluent le terme « systèmes » peuvent être acceptables si le système est généralement compris dans le commerce comme un assemblage d'items souvent vendus ensemble comme une unité, comme le « système de suspension pour véhicules moteurs », lequel est un terme ordinaire du commerce spécifique donné au système d'amortisseurs et de ressorts qui assurent la liaison flexible entre le cadre de châssis et les essieux.

Les produits qui incluent le terme « produits » peuvent être acceptables si le produit tel quel est un terme ordinaire du commerce, comme « produits laitiers », lequel est un terme ordinaire du commerce reconnu pour les produits de nourriture dérivés de l'industrie du lait et qui sont vendus côte à côte dans les mêmes circuits de commercialisation.

II.5.4.7 Pièces et raccords

En général, les « pièces et raccords » sont acceptables si le produit pour lequel les pièces et raccords sont destinés est indiqué et qu'il est acceptable selon l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce. Par exemple, « pièces automobiles », et « lave-vaisselles et leurs pièces et raccords » sont acceptables puisqu'« automobiles » et « lave-vaisselles » sont considérés comme étant des termes ordinaires du commerce pour des produits spécifiques.

II.5.4.8 Instruments/dispositifs

Lorsque les termes ordinaires du commerce sont introuvables, les termes « instruments/dispositifs » peuvent être acceptables si la fonction et le domaine d'emploi sont clairement précisés et si les principes fondamentaux qui régissent l'acceptabilité des produits et des services décrits dans la section II.5.4.b du présent manuel sont respectés. Par exemple, on retrouve dans le Manuel des produits et des services les produits acceptables suivants : « instruments médicaux pour la détection de la qualité des anticorps de spécimens humains recueillis du plasma ou de sang séché » et « dispositifs électroniques médicaux installés dans l'œil pour restaurer la vision ».

II.5.4.9 Logiciels

Les produits listés comme « logiciels » ne sont pas acceptables s'ils ne sont pas précisés davantage. La fonction précise du logiciel doit être indiquée et, si le domaine d'emploi n'est pas évident de par la fonction du logiciel, on doit aussi clairement indiquer le domaine d'emploi. On peut trouver des exemples de descriptions acceptables dans le Manuel des produits et des services.

II.5.4.10 Disques et autres supports média magnétiques pré-enregistrés tel que supports magnétiques pour données

Les produits « disques pré-enregistrés » et « supports média magnétiques pré-enregistrés » ne sont pas considérés comme étant spécifiques, conformément à l'alinéa 30 a) de la Loi sur les marques de commerce. Le format spécifique de ces produits doit être précisé ,  par exemple « disques souples, « disques durs », « CD », « DVD », « CD-ROM », et « cartes à bande magnétique ». Le contenu peut aussi être spécifié, par exemple, des films, de la musique, des photos, l'enseignement des langues, des jeux d'ordinateur, des cartes magnétiques encodées comme clés de chambres d'hôtel ou des télécartes.

Pour les disques avec du contenu pré-enregistrée, le contenu peut aussi être précisé en indiquant le domaine spécifique, suivi d'expressions telles que « contenant des sujets traitant de » ou « contenant de l'information ». Par exemple, « contenant de l'information reliée au baseball », « contenant des sujets d'instruction en astronomie », « contenant de l'information en matière de marques de commerce ». Par contre, « CD contenant des sujets dans le domaine de la consultation d'affaires » n'est pas considéré comme étant acceptable puisque « le domaine de la consultation d'affaires » est un terme général qui inclut une grande variété de sujets.

Si le contenu des disques est décrit en indiquant un seul domaine d'intérêt, on considère que le but premier est de fournir de l'information. Même si les disques peuvent inclure différentes informations audio-visuelles, on considère qu'ils ne contiennent pas de logiciels ni de livres, jeux vidéo, films, musique, etc., à moins d'indication contraire de la part du requérant.

Lorsque les disques pré-enregistrés ou les supports média magnétiques pré-enregistrés contiennent des logiciels, la fonction du logiciel doit être indiquée et, si le domaine d'emploi n'est pas évident, le domaine d'emploi doit aussi être indiqué.

Remarque : On considère que les produits « bandes sonores pré-enregistrées », « rubans vidéo pré-enregistrés », « cassettes vidéo pré-enregistrées », « cassettes audio pré-enregistrées », « bandes d'enregistrements vidéo » et « enregistrements sur bande sonore » ont un format précis ainsi qu'un contenu spécifique puisque la nature du support média magnétique limite le contenu à des enregistrements magnétiques de sons ou d'images visuelles.

II.5.4.11 Préparations, Remèdes, Suppléments, Extraits, Aliments fonctionnels, et Eaux additionnées, Pharmaceutiques, Vétérinaires, Botaniques, Nutraceutiques, Homéopathiques, Médicinales et Médicamenteux

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Respect de l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce - produits pharmaceutiques)

Les produits décrits comme des « préparations », « remèdes », ou « suppléments » pour l'utilisation « pharmaceutique », « vétérinaire » ou « médicinale », et des descriptions de produits similaires, ne sont pas considérés spécifiques conformément à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce. Les principes fondamentaux qui régissent l'acceptabilité des produits et des services décrits dans la section II.5.4.b du présent manuel s'appliquent également à ce genre de produits. Les descriptions doivent permettre :

  • d'évaluer si l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce s'applique;
  • d'évaluer la possibilité de confusion avec une autre marque;
  • d'évaluer si l'acceptation des produits décrits donnera au requérant une protection trop étendue.

En vertu de ces principes et aux fins de l'alinéa 30a), le Bureau du registraire exige que ce genre de produits soient précisés avec plus de détails :

  • en nommant la maladie; ou, en précisant le groupe de maladies ou le type de maladie, de trouble ou de condition à traiter; ou,
  • en indiquant le type précis de médicament

Les produits pharmaceutiques vétérinaires, les préparations vétérinaires ou les médecines vétérinaires sont souvent divisés en secteurs portant sur des animaux ou des groupes d'animaux particuliers et portent souvent sur la prévention plutôt que sur le traitement de la maladie. Par exemple, l'énoncé « préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses, nommément, infections respiratoires, infections oculaires » exige que le type de « maladies infectieuses » soit précisé. Cependant, l'énoncé « préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille » exige seulement que le type d'animal ou que les groupes d'animaux soient précisés.

II.5.4.12 Biens intangibles

Les biens intangibles, comme « sites Web », « électricité », « noms de domaine », « vapeur », « gaz naturel » et « gaz usés » sont normalement considérés comme étant des services et énumérés dans le Manuel des produits et des services comme « hébergement de sites Web », « conception de sites Web », « services d'utilité pour la transmission d'électricité et de gaz naturel », « récupération d'énergie consistant en la capture et conversion de rebuts en électricité et vapeur productive », « services d'utilité pour la génération et la distribution d'électricité et de gaz naturel », « vente de noms de domaine », « enregistrement des noms de domaine », et « services d'épuration des gaz usés ». Lorsqu'une demande énumère de tels biens intangibles dans des énoncés de produits, et qu'il semble que le requérant offre en fait un service, on demandera davantage de précisions.

II.5.4.13 Avantage pour le public (publicité, promotion et mise en marché)

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Conformité à l'article 4 et l'alinéa 30a) services de publicité, mise en marché et promotion)

Compte tenu de la décision Ralston Purina Co., supra, une objection relativement aux services sera soulevée lorsqu'on ne peut établir clairement qu'un véritable service sera offert au public. Le critère consiste à déterminer si le service profitera à un tiers. Par exemple, si les services de « publicité » et de « mise en marché » du requérant visent simplement à faire connaître les propres produits du requérant, on considère que les services n'offrent pas d'avantage au public.

Pour déterminer si le service est effectivement offert à un tiers, on demandera davantage de précisions en cherchant à savoir par quels moyens ou de quelles façons le service est offert. Ainsi, les descriptions suivantes sont acceptables :

  • « Services de gestion de bases de données pour la compilation de données relatives aux clients et consultation, création, imprimerie et collecte d'informations de commercialisation »;
  • « Promotion de la vente de produits et services par l'attribution de points pour l'emploi de cartes de crédit ».

Si le public profite effectivement des services de promotion, malgré le fait qu'ils concernent exclusivement la promotion des propres produits et services du requérant, on considère qu'ils sont acceptables. Par exemple, « offrir des programmes de coupons-rabais se rapportant à une gamme de produits alimentaires » est considéré comme étant un service au sens de l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce.

Par contre, la description « publicité collective » n'est pas considérée acceptable puisqu'il s'agit généralement d'une modalité de partage des coûts entre détaillant et fournisseur pour faire la publicité et la promotion de leurs produits.

Pour que les services soient acceptables, l'énoncé doit clairement indiquer que les services sont offerts à une tierce partie et qu'ils sont définis en termes spécifiques et ordinaires du commerce conformément à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce.

II.5.4.14 Services reliés à la transmission électronique de données

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Conformité à l'alinéa 30a) — programmes — services de transmission de données)

En règle générale, les services incluant le terme « données » ou « informations » tels que « services de transmission de données », « transmission électronique de données », « télécommunications de données et de la parole », « diffusion d'informations aux moyens de terminaux informatiques » ou des services qui se rapportent aux données et informations comme la «livraison de messages par transmission électronique » ou « messagerie électronique différée » ne sont pas acceptables sans plus de spécificité. Dans ce contexte, les termes « données » et « informations » peuvent inclure toute information pouvant être transmise ou traitée numériquement, incluant les données audio, vidéo, de la voix ou toute autre forme de données.

Si la caractéristique inhérente du service consiste en la fourniture de données ou d'informations aux clients, le requérant devrait indiquer spécifiquement le type de données (par exemple, avis financiers, listes de clients, communiqués de presse vidéo, musique, etc.) ainsi que le moyen par lequel l'information est communiquée aux clients (par exemple, bases de données en ligne, magasins en ligne, sites Internet, courrier électronique, téléavertisseurs ou messagerie texte cellulaire, etc.).

Si la caractéristique inhérente du service consiste en la fourniture de moyens de communication (services de transmission), le requérant devrait indiquer précisément les moyens de communication (par exemple, par satellite, téléphonie sans fil, lignes téléphoniques, réseau par câbles, téléphonie cellulaire, réseau longue portée, télécopie, etc.) ainsi que le caractère général des données et informations transmises. Il est entendu que le requérant peut avoir un contrôle limité sur les données et informations transmises s'il fournit seulement le mode de transmission.

II.5.4.15 Services liés à la communication et à la télécommunication

En règle générale, les services incluant les termes « télécommunications », par exemple « services de télécommunications » ou qui ont trait à des « services de télécommunications », par exemple « services de communications », « services de technologie de l'information », « services de commerce électronique », ne sont pas acceptables sans plus de précisions, puisque dans ce contexte, les termes communications et télécommunications peuvent inclure tout type de communication à distance. Ainsi, dans les cas de services de communication ou de télécommunication, le requérant doit préciser la nature des services (le type précis de communication) ainsi que le domaine de services (soit le secteur d'activité dans lequel le requérant offre ces services).

Par exemple, les descriptions suivantes sont considérées comme étant acceptables :

  • « Fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique »;

Dans certains cas, les services sont tellement précis que le domaine d'affaires est clairement défini par le type de communication.

Par exemple, les descriptions suivantes seraient considérées comme étant acceptables :

  • « Services de vidéoconférence »;
  • « Services de messagerie vocale sans fil »;
  • « Services de communications personnelles »;
  • « Radiodiffusion ».

II.5.5 Date de premier emploi ou date à laquelle la marque de commerce a été révélée — Alinéas 30b) ou c)

Il est extrêmement important d'employer toujours la même méthode pour classer et grouper les produits ou les services par catégories en ce qui concerne la date de premier emploi de ces produits ou services. Lorsqu'un requérant désire enregistrer une marque de commerce qui a été employée ou révélée au Canada, il est avantageux d'inscrire la date d'emploi ou de révélation la plus ancienne pouvant être établie en liaison avec les produits ou les services, pour chaque catégorie générale.

II.5.5.1 Emploi d'une marque de commerce

La notion d'emploi est importante afin d'établir le droit d'une personne à l'enregistrement d'une marque de commerce et d'assurer le maintien d'une marque une fois celle-ci enregistrée. Voir l'alinéa 18(1)c) et l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce.

Selon l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, le mot « emploi » ou « usage » à l'égard d'une marque de commerce signifie « tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des produits ou services ».

Le paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce indique que l'emploi revient au propriétaire si, selon certaines conditions, la marque de commerce a été employée par un licencié. Dans ces cas, un prédécesseur-en-titre doit être nommé, indiquant la propriété antérieure. Par exemple, afin d'établir que l'emploi de la marque de commerce du requérant au Canada a été continu, le requérant doit soumettre une liste de tous les prédécesseurs-en-titre, en ordre descendant, pour couvrir la période allant de la date de premier emploi à la date actuelle.

Le paragraphe 4(1) dispose qu' « une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée ».

Comme les termes « dans la pratique normale du commerce » le laissent entendre, l'emploi doit s'effectuer dans le cadre normal d'une transaction commerciale. Voir les décisions suivantes :

  • Gordon A. MacEachern Ltd. c. National Rubber Co. Ltd. (1963), 41 C.P.R. 149.
  • Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1982), 63 C.P.R. (2e) 179.

Le mot « commerce » (« trade ») employé au paragraphe 4(1) sous-entend un paiement ou un échange pour les produits fournis. La distribution gratuite de matériel promotionnel ou de gadgets publicitaires montrant la marque ne sera pas nécessairement considérée comme un emploi commercial. Voir les décisions suivantes :

  • C.I.S. Ltd. c. Sherren (1978), 39 C.P.R. (2ed) 251, aux pages 257 et 258.
  • Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Corby Distilleries Ltd. (1978), 42 C.P.R. (2e) 264, aux pages 267 et 268 (suivant la décision Hospital World Trade Mark, [1967] R.P.C. 595, aux pages 598 et 599).
  • Ports International Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1983), 79 C.P.R. (2e) 191, à la page 193.

Le paragraphe 4(2) dispose qu'« une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services ».

Cette disposition présume que les services sont de fait fournis ou offerts au Canada. Par conséquent, les services annoncés au Canada doivent effectivement être exécutés au Canada. Voir les décisions suivantes :

  • Porter c. Don the Beachcomber (1966), 48 C.P.R. 280, à la page 287.
  • Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd. (1974), 16 C.P.R. (2e) 97, à la page 109.

La législation ne renferme aucune définition de « services ». Par conséquent, il n'y a aucune distinction entre des services principaux ou accessoires. D'après la jurisprudence, il semble qu'à partir du moment où des personnes du public tirent un bénéfice de l'activité, il peut s'agir d'un service. Voir les décisions suivantes :

  • Kraft Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1984), 1 C.P.R. (3e) 457.
  • Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. — Les Brasseries Carling O'Keefe du Canada Ltée trading as Carling O'Keefe Breweries c. Anheuser-Busch, Inc. (1985), 4 C.P.R. (3e) 216.
  • Ralston Purina Co. c. Effem Foods Ltd. (1997), 81 C.P.R. (3e) 528.

Selon le paragraphe 4(3) de la Loi sur les marques de commerce, « une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits ».

Dans le contexte global de la Loi sur les marques de commerce, on a statué que les termes « exportées du Canada » devaient signifier « envoyées du Canada vers un autre pays dans le cadre d'une activité commerciale » ou « transportées du Canada vers un autre pays dans la pratique du commerce ». Voir les décisions suivantes :

  • Molson Companies Ltd. c. Moosehead Breweries Ltd. (1990), 32 C.P.R. (3e) 363, aux pages 372 et 373.
  • National Sea Products Ltd. c. Scott & Aylen (1988), 19 C.P.R. (3e) 481.

II.5.6 Agents de marques de commerce et représentants pour signification

II.5.6.1 Agents de marques de commerce

Selon l'article 2 du Règlement sur les marques de commerce, un agent de marques de commerce est une personne dont le nom paraît sur la liste des agents de marques de commerce visée à l'article 21 du Règlement sur les marques de commerce.

Le paragraphe 8(2) du Règlement sur les marques de commerce dispose que la correspondance relative à la poursuite d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce est échangée avec l'agent de marques de commerce si celui-ci est autorisé à agir au nom du requérant du fait, selon le cas :

  1. qu'il a produit la demande au bureau à titre d'agent de marques de commerce du requérant;
  2. qu'il est nommé agent de marques de commerce du requérant dans la demande ou tout document l'accompagnant;
  3. qu'il est nommé agent de marques de commerce du requérant après la production de la demande.

Le paragraphe 11(1) du Règlement sur les marques de commerce dispose qu'il n'est pas obligatoire que la nomination de l'agent de marques de commerce soit faite par écrit; le Registraire peut toutefois exiger que l'agent de marques de commerce produise une autorisation écrite émanant de la personne ou de la firme qu'il prétend représenter lorsque les circonstances visées aux alinéas 8(2)a) à c) du Règlement n'existent pas ou que la nomination n'est pas clairement établie.

Remarque : L'article 9 du Règlement dispose que lorsque l'agent de marques de commerce ne réside pas au Canada, il nomme un agent de marques de commerce associé résidant au Canada et si un agent de marques de commerce associé n'est pas nommé, le Registraire échange toute nouvelle correspondance avec le requérant.

II.5.6.1.1. Agents inactifs

Aucune correspondance ne doit être envoyée ou reçue d'un agent qui n'est pas autorisé à agir au nom du requérant. Un "agent inactif" est un agent qui a été radié de la liste d'agent pour non-conformité au paragraphe 22(3) du Règlement sur les marques de commerce. Dans de tels cas, une lettre devrait être envoyée directement au requérant pour l'informer de la situation.

La correspondance sera envoyée directement au requérant et une copie de la même correspondance sera envoyée à l'agent inactif, avisant que le Bureau des marques de commerce ne peut correspondre avec l'agent en question puisque son nom a été radié de la liste d'agents. L'examinateur doit modifier la correspondance MANUELLEMENT pour indiquer le nom et l'adresse du requérant et non celui de l'agent.

Dans tous les cas où le statut de l'agent est inactif mais qu'un représentant pour signification est nommé au dossier, le Bureau correspondra avec le requérant, aux soins du représentant pour signification.

II.5.6.2 Représentants pour signification

Selon l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, un représentant pour signification est la personne ou firme nommée en vertu de l'alinéa 30g), du paragraphe 38(3), de l'alinéa 41(1)a) ou du paragraphe 42(1) de la Loi sur les marques de commerce.

L'alinéa 30d) exige que si le requérant n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada, le requérant doit soumettre les nom et adresse, au Canada, d'une personne ou firme à qui tout avis concernant la demande ou l'enregistrement peut être envoyé et à qui toute procédure à l'égard de la demande ou de l'enregistrement peut être signifiée avec le même effet que si elle avait été signifiée au requérant ou à l'inscrivant lui-même;

Remarque : Étant donné que le paragraphe 8(1) du Règlement sur les marques de commerce dispose que « la correspondance relative à la poursuite d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce est échangée avec le requérant », un représentant pour signification ne peut pas agir au nom du requérant. Par conséquent, lorsqu'un agent de marques de commerce n'a pas été nommé, la correspondance relative à la poursuite d'une demande d'enregistrement sera échangée avec le requérant, à l'adresse du représentant pour signification.

Si la correspondance papier ou électronique provient d'un représentant pour signification, une lettre sera envoyée directement au requérant et une copie de la même correspondance sera envoyée au représentant pour signification, avisant que le Bureau des marques de commerce ne peut correspondre qu'avec le requérant ou son agent dûment inscrit.

Dans de tels cas, si la date d'échéance pour la réponse du requérant est échue, le requérant sera considéré être en défaut dans la poursuite de sa demande et on lui accordera une période de grâce de deux mois pour soumettre une réponse appropriée.

Si la date d'échéance pour la réponse du requérant n'est pas échue, le requérant sera aussi considéré être en défaut dans la poursuite de sa demande mais il profitera du reste de la période pour soumettre une réponse appropriée.

II.5.6.3 Changements de nom et d'adresse

Une liste sera tenue pour tous les agents et représentants pour signification.

Tous les changements de noms et d'adresses des agents et des représentants pour signification seront traités par la Section des formalités.

L'agent ou le représentant pour signification ne seront pas tenus de fournir une liste des marques de commerce visées (déposées ou en instance).

Les changements seront effectués automatiquement pour toutes les marques de commerce en instance et déposées pour lesquelles la personne ou la firme agit à titre d'agent ou de représentant pour signification.

Les dossiers et les documents papier actuels ne seront pas modifiés, mais la correspondance ultérieure portera le nouveau nom et la nouvelle adresse.

Si la personne ou la firme désire se faire enregistrer à titre d'agent et de représentant pour signification, il faut le préciser clairement dans la correspondance.

II.5.7 Déclaration du requérant sur son droit à l'emploi de la marque — alinéa 30i)

Conformément à l'alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce, la demande doit renfermer une déclaration portant que « le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande ». Cet énoncé établit que tous les renseignements et les documents à l'appui, y compris les corrections et les modifications apportées aux renseignements, sont donnés de bonne foi et que la demande ainsi remplie a reçu l'approbation du requérant. L'examinateur peut alors procéder à l'examen de la marque. Voir aussi la section IV.8 du présent manuel.

II.5.8 Signature du requérant

Une signature n'est pas requise pour la production d'une demande d'enregistrement. Le Bureau des marques de commerce acceptera aussi les signatures autographiées sur les demandes d'enregistrement et lettres de poursuite, comme bon nombre d'entreprises le font maintenant.

Dans le cas d'une société de personnes, la demande peut être signée par un seul des associés si ces derniers sont mentionnés. Si la société comprend des associés commandités et des commanditaires, la demande peut porter la signature d'un associé habilité à engager la responsabilité de la société. Une demande faite par une société peut être signée par un de ses responsables dûment autorisés et le titre de cette personne devrait être indiqué. Un agent peut également signer au nom des personnes mentionnées ci-dessus.  La signature de chacun des membres d'une entreprise en coparticipation peut être apposée sur la demande, à moins que leur agent ne la signe.

II.6 Indications figurant dans certaines demandes

II.6.1 Prédécesseur en titre — Alinéas 30b), c) et d)

Le paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce indique que l'emploi revient au propriétaire si, selon certaines conditions, la marque de commerce a été employée par un licencié. Dans ces cas, un prédécesseur-en-titre doit être nommé, indiquant la propriété antérieure. Par exemple, afin d'établir que l'emploi de la marque de commerce du requérant au Canada a été continu, le requérant doit soumettre une liste de tous les prédécesseurs-en-titre, en ordre descendant, pour couvrir la période allant de la date de premier emploi à la date actuelle.

II.6.2 Dessins — Alinéa 30h) de la Loi, paragraphe 27(1) et article 28 du Règlement

(Voir aussi la section II.5.3 du présent manuel et l'énoncé de pratique intitulé Conformité à l'alinéa 30h) — marques dans une forme spéciale)

L'alinéa 30h) de la Loi sur les marques de commerce dispose que sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, une demande d'enregistrement de marque de commerce doit renfermer un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque. Des dessins sont requis dans les cas suivants :

  1. la marque est un mot composé de lettres minuscules et ces lettres sont une caractéristique de la marque;
  2. la disposition du mot ou des mots présentés diffère de la présentation horizontale habituelle;
  3. le requérant revendique une (des) couleur(s) spécifique(s) pour une partie ou la totalité de la marque et le dessin est ligné pour représenter les couleurs;
  4. le mot ou les mots contiennent des accents utilisés dans une langue autre que le français. Puisque le Canada reconnaît le français et l'anglais comme langues officielles, les accents utilisés en français ne sont pas considérés être des éléments graphiques bien qu'ils peuvent l'être dans d'autres langues;
  5. la marque comprend des caractères étrangers (Remarque : Conformément à l'article 29 du Règlement sur les marques de commerce, le requérant doit fournir une traduction et une translittération, lesquelles seront incluses dans les détails de la demande lorsque celle-ci sera annoncée dans le Journal des marques de commerce).

En outre, le Bureau ne considère pas qu'une demande d'enregistrement d'un mot ou des mots est présentée en une forme spéciale seulement parce qu'on y trouve les signes de ponctuation suivants :

le point (.), le point d'interrogation (?), le point d'exclamation (!), la virgule (,), le point-virgule (;), les deux points (:), les points de suspension (...), les parenthèses ( ), les crochets [ ], les guillemets (« »), les guillemets anglais (" "), les guillemets simples (' '), les guillemets allemands (' '), le tiret (-), l'astérisque (*), la barre oblique (/ \), le signe de dollar ($) et le souligné ( _ ).

Par conséquent, lorsqu'un des signes de ponctuation ci-dessus apparaît dans la marque, celle-ci ne devient pas pour autant une marque présentée en une forme spéciale ni un élément graphique, comme c'était le cas auparavant.

II.6.2.1 Format et dimensions — Paragraphe 27(1) du Règlement

Le Bureau des marques de commerce saisit de façon électronique tous les dessins soumis avec les demandes, ce qui permet de les rechercher et de les visionner au moyen d'appareils électroniques. Pour s'assurer que le Bureau puisse saisir une bonne qualité d'image, l'original en noir et blanc devrait être produit en haute résolution et/ou de très bonne qualité. Les dimensions sont limitées pour que le dessin puisse s'insérer dans l'espace prévu à cet effet dans le Journal des marques de commerce.  Actuellement, le fichier graphique doit être en format TIFF et doit être moins d'un méga-octet afin d'être accepté par le système de dépôt électronique.

Le dessin représente les éléments essentiels de la marque de commerce et, par conséquent, il ne doit pas être encadré dans un rectangle, un cercle ou une autre figure, à moins que cela ne fasse partie intégrante de la marque telle qu'elle est employée ou sera employée. Les appellations « Marque de fabrication », « Marque déposée », « MD », « Marque de commerce », « MC », « Marque de commerce en instance » ou « Marque de commerce déposée », au long ou sous une forme abrégée, ne doivent jamais figurer sur le dessin. Il en est de même pour le symbole « R » entouré d'un cercle (®).

Toute matière ajoutée à une marque de commerce sur les emballages ou les contenants dans lesquels les produits sont vendus, mais qui ne fait pas partie de la marque de commerce, ne doit pas figurer sur le dessin. Il peut s'agir par exemple de listes d'ingrédients, de dimensions, de poids, de volume, de la teneur en alcool, de l'adresse du requérant, de numéros de téléphone et de télécopieur. L'examinateur peut soit demander l'autorisation de supprimer ces éléments du dessin, soit demander un dessin modifié.

II.6.2.2 Dessins lignés représentant la couleur — Article 28 du Règlement

Si la couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce que le requérant veut faire enregistrer, il devrait donner une description de la couleur revendiquée et, si cette description n'est pas claire, produire un dessin ligné qui représente les couleurs conformément au tableau de couleurs illustré ci-dessous, en vertu du paragraphe 28(2) du Règlement sur les marques de commerce. Les pointillés, les lignes minces ou épaisses, les nuances de gris ou tout détail semblable qui seraient représentés sur le dessin ne seront pas considérés par l'examinateur comme une revendication de couleur possible pour la marque de commerce, sauf s'il a été précisé que la couleur grise peut être une caractéristique de la marque de commerce, telle que la description de la marque, comme indiqué sur une copie certifiée conforme d'un enregistrement à l'étranger.

Dessins lignés représentant la couleur

Si le dessin présenté avec la demande est ligné et qu'il n'existe aucune mention de revendication de la couleur dans la demande, l'examinateur se renseignera afin de savoir pour quelles raisons le dessin est ligné et demandera si la couleur est une caractéristique de la marque de commerce. Si la couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque, on demandera au requérant de soumettre une déclaration que « la couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce et le dessin est ligné pour la couleur... », que le requérant accompagnera d'une précision quant à la couleur ou aux couleurs en question. Cette déclaration confirme que la couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce et elle sera par conséquent comprise dans les renseignements concernant la demande lorsqu'elle sera annoncée et dans les renseignements concernant l'enregistrement.

En guise de réponse, le requérant peut également déclarer que « les lignes sont une caractéristique de la marque, mais ne représentent pas une couleur » ou que « les lignes servent à indiquer une nuance, mais la couleur n'est pas une caractéristique de la marque de commerce ». Ces déclarations seront aussi ajoutées aux indications publiées et à l'enregistrement puisqu'elles précisent la raison pour laquelle le dessin est ligné.

Si un requérant déclare que le dessin est ligné pour la couleur, par exemple rouge, mais la couleur rouge n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque, c'est la déclaration selon laquelle « le dessin est ligné pour la couleur rouge, mais la couleur rouge n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce » qui sera incluse dans les renseignements concernant la demande lorsqu'elle sera annoncée dans le Journal des marques de commerce.

II.6.2.3 Description de la couleur

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Revendications de couleur : PANTONE)

L'alinéa 30h) de la Loi sur les marques de commerce stipule que sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, la demande doit inclure un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque. Si le requérant revendique des couleurs comme caractéristiques de la marque de commerce, l'article 28 du Règlement sur les marques de commerce exige que lesdites couleurs soient aussi décrites.

Dans la décision Apotex Inc. c. Searle Canada Inc. (2000), 6 C.P.R. (4e) 26 (C.F. 1ère instance) le juge Rouleau a établi les fondements — motifs de l'alinéa 30h) et de l'exigence de précision dans la demande d'enregistrement de la marque de commerce :

La responsabilité incombe au requérant d'une marque de démontrer la conformité avec les exigences de la Loi. Le dessin soumis doit être une représentation explicite de la marque du requérant, en contexte avec la description écrite apparaissant dans la demande… Les motifs de ces exigences prévues par la Loi sont à l'effet qu'un enregistrement de marque de commerce est un monopole et son champ d'application doit conséquemment être précis.

Lorsqu'une revendication de couleur porte sur une couleur non listée à l'article 28 du Règlement sur les marques de commerce, le requérant doit inclure une description du code de couleur et, le cas échéant, le système de références pour chaque couleur revendiquée. Si le nom du système de référence est une marque enregistrée, le nom du système de référence de couleurs doit être indiqué en lettres majuscules et on doit aussi ajouter un énoncé à l'effet que le nom du système de référence de couleurs est une marque de commerce enregistrée. Voici un exemple d'une description acceptable : « La couleur turquoise (PANTONE 15 — 5519) » est revendiquée comme caractéristique de la marque. « PANTONE est une marque de commerce enregistrée ».

Bien que le Bureau n'endosse ou ne recommande pas un système de référence de couleurs en particulier, tout système de référence de couleurs utilisé doit être facilement identifiable et utilisé par le public en général.

Si la description de la couleur dans la demande est claire et facilement visualisée, l'examinateur n'exigera pas de dessin ligné.

  • Exemple 1 : « Bande supérieure jaune. Bande centrale verte. Bande inférieure rouge. »
  • Exemple 2 : « Lettres bleues sur fond blanc. Partie inférieure rouge avec feuille blanche. »

Si toutefois la description de la couleur donnée n'est pas claire, l'examinateur exigera que le requérant produise un dessin ligné :

Exemple : « Feuilles et bordure de couleurs verte et orange. Fleurs et ruban roses, jaunes et mauves. »

II.6.3 Spécimens — Alinéa 29c) du Règlement

Bien qu'il ne soit pas nécessaire de présenter de spécimens pour produire une demande, l'alinéa 29c) du Règlement sur les marques de commerce prévoit que le Registraire peut exiger qu'un requérant fournisse un spécimen de la marque telle qu'elle est employée. Dans certains cas, on exige des spécimens parce que les renseignements figurant sur les véritables étiquettes, emballages ou étalages permettent à l'examinateur de mieux comprendre la nature des produits ou des services liés à la marque de commerce. L'examinateur demandera des clarifications au requérant au sujet de toute différence qui existe entre la marque de commerce qui fait l'objet de la demande et les spécimens présentés avant de donner suite à la demande.

Si, dans la demande, le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque, la couleur en question devrait figurer sur le spécimen présenté.

Lorsque de véritables étiquettes, contenants ou étalages de la marque de commerce comme elle est employée ne peuvent être fournis en raison de limites imposées concernant la dimension et le matériel, des photographies des produits, étiquettes, contenants, etc. seront acceptées. Quant aux spécimens présentés sous la forme d'estampes, de matrices, de factures ou d'étiquettes-adresses, ils seraient acceptables pourvu qu'ils montrent la marque de commerce telle qu'elle est employée.

Les requérants ne devraient pas envoyer d'articles de valeur ou des contenants comme des vaporisateurs; ceux-là risquent d'être endommagés ou de se perdre et ceux-ci peuvent être nocifs s'ils sont perforés ou exposés à la chaleur. Les cartes professionnelles ou en-têtes de lettre sont acceptables pour montrer que la marque de commerce est employée en liaison avec des services ou des produits. Un requérant peut aussi présenter une circulaire ou une facture pourvu que ces articles montrent la marque de commerce telle qu'elle est employée en liaison avec les services ou les produits.

II.6.4 Classification de Nice

La classification de Nice est un système international de classement des produits et des services qui comprend une liste de 34 classes de produits et 11 classes de services instituée par l'Arrangement de Nice.

Bien que les produits ou les services soient décrits de façon spécifique et en termes ordinaires du commerce, et qu'ils soient conformes en vertu de l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce, des détails supplémentaires peuvent être nécessaires afin que les produits et les services soient regroupés et classés selon la classification de Nice.

Il faut toujours consulter le Manuel des produits et des services pour déterminer la désignation des classes. Cependant, pour les produits et services ne figurant pas dans le Manuel, les examinateurs consulteront les intitulés de classe et leurs notes explicatives, ainsi que les remarques générales concernant la classification de Nice afin de déterminer la classe appropriée pour ces produits ou services.

Éditions

Lorsqu'une nouvelle édition de la classification de Nice est en place, les modifications ne visent que les demandes canadiennes déposées à la date d'entrée en vigueur de ces modifications, ou après cette date. 

Lorsqu'une demande a été déposée avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle édition, les requérants ont le choix de demeurer en conformité avec l'édition de l'Arrangement de Nice qui était en vigueur à la date de dépôt, ou de modifier la demande de sorte qu'elle soit conforme à l'édition courante au moment de l'examen.

Un requérant peut présenter, sur une base volontaire, une demande modifiée pour la rendre conforme à l'édition courante de la classification de Nice. Toutefois, si le requérant choisit cette option, la demande doit être conforme à l'édition courante pour TOUS les produits ou services indiqués dans la demande. Les requérants ne peuvent choisir de rendre certains produits ou services conformes à l'édition courante tout en satisfaisant aux exigences de l'édition précédente pour d'autres produits ou services.

II.6.4.1 Désignation de la classe de Nice

Les produits ou les services pouvant avoir différents usages doivent généralement être placés dans une seule classe selon leur fonction première. Si des produits ou des services se trouvent normalement dans une classe particulière, les requérants ne peuvent les faire enregistrer dans une autre classe simplement en indiquant un usage ou un objet aux fins duquel lesdits produits ou services pourraient appartenir à une autre classe ou à d'autres classes.

Par exemple, les « huiles essentielles » sont classées dans la classe 3 et ne peuvent se trouver dans la classe 1 même si le requérant indique qu'elles sont utilisées dans la fabrication d'autres produits finis. Une « huile essentielle » est toujours dans la classe 3, quelle que soit son utilisation finale.

Toutefois, s'il est possible de démontrer que les produits ou les services peuvent avoir différents usages, deux ou plusieurs classes peuvent être appliquées. L'état déclaratif des produits ou des services doit indiquer clairement le fondement du classement multiple en des termes appropriés pour les classes respectives. 

Par exemple, des « radios-réveils » peuvent être placés dans la classe 9 pour ce qui touche aux « radios », et dans la classe 14 pour ce qui touche aux « horloges (réveils) ». Les examinateurs ne doivent pas remettre en question le classement établi par un requérant lorsque les deux classes indiquées sont correctes, ou les produits ou les services en question se trouvent dans une classe appropriée. Pour cet exemple, le choix de l'une ou l'autre des classes 9 et 14, ou les deux est approprié.

Toutefois, si les requérants n'ont pas indiqué une classe appropriée, les examinateurs auront besoin d'une confirmation.

Par exemple, si le « radio-réveil » est avant tout une radio incluant une horloge (classe 9), ou si l'appareil est avant tout une horloge incluant une radio (classe 14), un « radio-réveil » ne peut être placé dans aucune autre classe. 

Les services sont habituellement classés selon les branches d'activités et leur domaine d'utilisation. Toutefois, certains services peuvent être placés dans des classes multiples en raison des fins auxquelles lesdits services sont rendus. Dans de tels cas, l'objet de l'activité détermine le classement.

Par exemple, le terme « planification d'entreprises » appartient normalement à la classe 35, mais s'il se rapporte à un aspect financier de la « planification d'entreprises », il peut être placé dans la classe 36. 

Étant donné que les services de « planification d'entreprises » sont considérés comme acceptables selon le Manuel des produits et des services, les examinateurs ne remettront pas en question les services si le requérant a placé la « planification d'entreprises » dans la classe 35.

Lorsque le requérant a indiqué une classe incorrecte, les examinateurs doivent demander à ce dernier de confirmer les fins auxquelles le service est rendu.

Par exemple, un examinateur demandera des précisions additionnelles concernant les services si un requérant a placé la « planification d'entreprises » dans la classe 36, puisque le requérant doit indiquer le genre de planification des affaires qui est exécutée pour justifier son inscription dans cette classe, par exemple : « planification d'entreprises, nommément la planification des investissements ».

II.6.4.1.1 Composition matérielle

Comme on l'a fait observer précédemment, un produit fini est habituellement classé selon sa fonction et sa destination. Toutefois, si l'état descriptif d'un produit est spécifique, mais que ce produit peut être placé dans plusieurs classes selon sa composition matérielle. Le requérant doit alors indiquer la matière dont est composé le produit.

Pensons par exemple aux « statues ». Il s'agit là d'un produit spécifique et en termes ordinaires du commerce, dont le classement est subordonné à sa composition matérielle. La classe 6 engloberait les « statues faites d'un métal non précieux », alors que les « statues faites d'un métal précieux » seraient placées dans la classe 14. En outre, les statues faites de cire, de bois, de plâtre ou de plastique appartiendraient à la classe 20, et la classe 21 viserait les « statues faites de verre ou de porcelaine ».

Toutefois, si un produit est fabriqué pour une industrie particulière, en dépit du fait que la connaissance de cette industrie indiquerait que les produits sont faits de différents matériaux, la composition matérielle précise peut ne pas être nécessaire. Par exemple, les éléments structuraux d'une automobile peuvent être faits de métal ou de plastique, mais un examinateur ne remettra pas en question la composition matérielle de ces éléments étant donné que les pièces d'automobile seraient placées dans la classe 12.

II.6.4.1.2 Points additionnels à prendre en considération

Renvoi à d'autres classes dans l'état déclaratif des produits ou des services

Les renvois à d'autres numéros de classes à l'intérieur d'une classe et d'un état déclaratif de produits ou de services ne sont pas acceptables aux fins du classement.

Par exemple, l'énoncé « services de transport de tous les produits inscrits aux classes 32 et 33 » ou « logiciel du domaine de services des classes 41 et 45 » n'est pas acceptable.

Bien que les « services de transport » et les « logiciels d'ordinateurs » puissent quand même être regroupés selon les classes de la classification de Nice, ces énoncés sont considérés comme étant de portée trop large pour permettre de déterminer si une objection doit être soulevée en vertu de l'alinéa 12(1) b) ou d), et ne sont pas conformes à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce. 

Le requérant devra décrire les produits visés aux classes 32 et 33, et indiquer les services inscrits aux classes 41 et 45, tels que des « services de transport d'aliments » et des « logiciels de protection contre les virus informatiques ».

Produits ou services non inclus dans d'autres classes

Comme dans le cas du renvoi à d'autres classes dans une classe particulière, l'exclusion d'autres classes est également inacceptable étant donné que cet énoncé est aussi de portée trop large pour permettre de déterminer si une objection doit être soulevée en vertu de l'alinéa 12(1) b) ou d), et n'est pas conforme à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce. 

Par exemple, l'énoncé « ... produits ou services non inclus dans d'autres classes... » n'est pas acceptable.

La mention « … non inclus dans d'autres classes… » doit être supprimée ou remplacée par une liste de produits ou services particuliers. Un requérant ne peut présenter une demande pour quelque chose qui n'est PAS vendu ou fourni.

Classe et contexte

Dans certains cas, la classe et le contexte peuvent servir à clarifier l'état déclaratif des produits ou des services qui, autrement, serait inacceptable. Lorsque les produits ou les services comprennent un terme qui a de multiples significations, la classe dans laquelle il est placé peut aider l'examinateur à déterminer la nature du produit ou du service.

Remarque : Le contexte représente une exception mineure à la règle générale selon laquelle l'état déclaratif doit indiquer la nature spécifique des produits ou des services sans que la classe entre en ligne de compte. En général, la classe de la classification de Nice ne peut être utilisée pour définir la nature des produits ou des services lorsque le même produit ou le même service pourrait se trouver dans plusieurs classes, selon sa fonction, sa composition matérielle ou son domaine d'utilisation.

Par exemple, l'énoncé « imprimantes, photocopieurs et cartouches », dans la classe 9, ne nécessiterait aucune précision additionnelle, puisque la classe et le contexte servent à indiquer que le requérant souhaite faire enregistrer des articles de photocopie et non des cartouches de fusil, dans la classe 13.

Toutefois, si la demande ne porte que sur des « cartouches », cet état déclaratif est exempt de tout contexte et doit être précisé davantage en vertu de l'alinéa 30a). Lorsque l'énoncé est redéfini, l'examinateur est alors en mesure de déterminer si le requérant a placé les « cartouches » dans la classe appropriée. Si le classement est incorrect, l'examinateur en informera le requérant par l'envoi d'un rapport, ou approuvera la demande sans référence à la classe de la classification de Nice.

Par conséquent, lorsque des produits ont des propriétés qui ne leur sont pas habituellement associées ou qui sont susceptibles de les ranger dans une classe différente, il peut se révéler nécessaire d'utiliser un libellé spécifique dans l'état déclaratif, de façon à justifier l'inscription du produit en question dans une classe donnée.  

Par exemple, les termes « lotion pour la peau » désignent normalement un produit cosmétique non médicamenté dans la classe 3. Toutefois, s'ils sont médicamentés, les produits « lotions pour la peau » doivent être précisés davantage afin de justifier leur placement dans la classe 5. Pour satisfaire à l'exigence énoncée à l'alinéa 30a) de la Loi relativement à ce genre de produits, il importe d'indiquer le type de condition ou de maladie que traite la lotion pour la peau médicamentée en question (p. ex. prévention de l'eczéma). Par conséquent, si le requérant a rangé « lotions pour la peau » dans la classe 5 sur sa demande, l'examinateur devra mettre les produits en doute pour cette raison. Voir aussi la section II.5.4.11 du présent Manuel pour de plus amples renseignements afin de définir correctement des produits pharmaceutiques.

Enfin, il faut faire preuve de prudence en ce qui a trait à la portée d'un produit ou d'un service lorsqu'il est considéré dans le contexte de la classe pour laquelle il fait l'objet d'une demande. Par exemple, une demande concernant différents « vêtements » de la classe 25 n'engloberait pas les « vêtements de protection contre les accidents » de la classe 9. De même, une demande portant sur différents types de « malles » de la classe 18 n'engloberait pas les « étuis à violon », qui sont assujettis à la classe 15.

II.6.4.2 Trousses, paniers-cadeaux et autres articles vendus en bloc

Les produits comme les « trousses », les « paniers-cadeaux », de même que les articles « vendus en bloc » doivent comprendre des produits appartenant à une classe unique.

Le Bureau classe les « trousses » selon leur fonction, par exemple « trousses de soins des ongles » dans la classe 3, « trousse de premiers soins » dans la classe 5, « nécessaire de couture » dans la classe 26 et « trousse de dessin d'œufs de Pâques » dans la classe 28.

Par conséquent, dans le cas des trousses n’ayant aucune fonction précise, il faut énumérer les articles qui les composent. De plus, si une trousse n’ayant aucune fonction précise est composée de produits pouvant être classés dans différentes classes, le requérant doit inscrire chaque produit dans la classe appropriée.

Le même processus que pour les « trousses » doit être appliqué au classement des « paniers-cadeaux ». Par exemple, les « paniers-cadeaux de fruits frais » seront placés dans la classe 31, soit la classe qui contient des fruits. Par contre, pour des « paniers-cadeaux contenant du fromage, des craquelins et du vin », le requérant doit inscrire chaque produit dans la classe appropriée, p. ex., « paniers-cadeaux contenant du fromage » dans la classe 29, « paniers-cadeaux contenant des craquelins » dans la classe 30, et « paniers-cadeaux contenant du vin » dans la classe 33.

De même, les produits qui comprennent des articles « vendus en bloc » doivent inclurent des produits provenant d’une classe unique, p. ex., « logiciels pour la préparation d'impôt et manuels électroniques vendus en bloc » serait placé dans la classe 9.

Des inscriptions acceptables concernant les trousses, les paniers-cadeaux et les articles vendus en bloc apparaissent dans le Manuel des produits et des services.

II.6.4.3 Correspondances de l'examen

Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Classification de Nice

Aucune classe indiquée

Le cas échéant, les examinateurs vont informer les requérants que le bureau accepte dorénavant la Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement international des marques (« classification de Nice ») instituée en vertu de l'Arrangement de Nice et administrée par l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Les requérants et les propriétaires de marques seront informés qu'ils ont maintenant l'option de modifier volontairement leurs demandes ou enregistrements afin de grouper et classer les produits et services selon les classes de la classification de Nice.

Classes erronées

Une nouvelle demande de marque de commerce conservera les numéros de classe indiqués par le requérant jusqu'à ce que la demande soit confiée à un examinateur. Les classes de produits ou services seront alors examinées.

Après avoir pris en considération toutes les objections de fond, l'examinateur fera la revue des produits et services pour s'assurer que le requérant a indiqué la classe de Nice appropriée. Si l'examinateur ne peut pas déterminer la classe de Nice appropriée, et si la demande ne satisfait pas à toutes les exigences, ou si une objection est soulevée, il enverra un rapport exigeant une demande modifiée et informera le requérant, à savoir que la classe de Nice est erronée.

Si le requérant choisit de ne pas modifier le classement des produits et services, la demande se poursuivra sans l'ajout des classes de la classification de Nice.

Lorsque la marque de commerce n'a pas été annoncée et que le Bureau est en désaccord avec la Classification de Nice fournie par le requérant, le Registraire fera annoncer la demande dans le Journal sans la Classification de Nice, dans la mesure où toutes les exigences et objections auront été surmontées, conformément à l'article 37 de la Loi sur les marques de commerce.

Classes acceptables

Dans la mesure où toutes les exigences et objections auront été surmontées, et les produits ou services auront été correctement groupés et classés selon la classification de Nice, les classes seront entrées dans la base de données.

Information supplémentaire pour le classement

Classe 1

Bien que les produits chimiques utilisés dans l'industrie ou pour d'autres applications générales soient dans la classe 1, cela peut varier quand un usage particulier est mentionné. Par exemple, l'eau oxygénée est dans la classe 1, alors que le peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique se trouve dans la classe 3 et le peroxyde d'hydrogène à usage médical dans la classe 5.

De nombreux produits compris dans cette classe sont utilisés dans la fabrication de produits finis. Toutefois, les produits finis feraient partie d'une classe différente. Par exemple, les résines artificielles à l'état brut, sous forme de liquides visqueux, sont dans la classe 1, mais lorsque ces résines artificielles sont transformées en produits semi-finis, ils font partie de la classe 17 (par exemple : résines artificielles sous la forme d'une tige ou d'une feuille). Une étape ultérieure de fabrication transforme ensuite ces produits semi-finis en produits finis qui figurent généralement dans la classe 20.

Il convient de noter dans l'intitulé de classe que les engrais et autres produits qui favorisent la croissance des plantes sont dans cette classe. Par conséquent, les produits similaires pour la croissance des plantes se trouvent également dans cette classe. Cependant, les pesticides, les fongicides et les herbicides sont dans la classe 5, puisque leur fonction principale est de prévenir et traiter les maladies des plantes, malgré le fait que l'utilisation de ces produits pourrait entraîner une croissance de la plante.

Classe 2

Principalement, les couleurs, les vernis, les laques et autres préparations utilisés comme revêtements à des fins décoratives ou protectrices sont dans la classe 2. Cependant, les revêtements protecteurs compris dans la classe 2 sont généralement sous forme de peintures ou d'huiles appliquées sur le bois ou pour prévenir la rouille. Les huiles pour la conservation de la maçonnerie et le cuir sont dans la classe 4 avec les huiles industrielles. Les matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées, les enduits de ciment pour l'ignifugation, les enduits bitumineux pour toitures et les revêtements pour la chaussée sont dans la classe 19, puisque ce sont des types de matériaux de construction et qu'ils sont utilisés principalement dans la construction de bâtiments.

Les résines naturelles à l'état brut sont dans la classe 2, puisqu'elles sont utilisées dans les apprêts, les enduits protecteurs, les peintures, les laques et les vernis, alors que les résines artificielles à l'état brut sont dans la classe 1 et les résines artificielles en tant que produits semi-finis sont dans la classe 17.

Si nous regardons la note explicative, la classe 1 comprend essentiellement « les produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences et à l'agriculture, y compris ceux qui entrent dans la composition de produits relevant d'autres classes ». Le terme « produit chimique » désigne aussi bien les substances synthétiques que les substances naturelles, ce qui permet d'inclure des produits synthétiques comme les résines artificielles, mais également des produits naturels ou des matières premières telles que le sel brut, les protéines, l'albumine et le lactose.

Cependant, il y a certaines matières naturelles dans leur l'état brut qui ne sont pas dans la classe 1, soit en raison de leur fonction, soit parce qu'elles sont étroitement liées à des produits appartenant à d'autres classes. Voici quelques exemples :

  • résines naturelles dans la classe 2;
  • les cires et le pétrole dans la classe 4;
  • le caoutchouc dans la classe 17; et
  • la craie dans la classe 19.

Les mordants peuvent également être retrouvés dans la classe 1 et la classe 2. Les mordants dans la classe 1 sont des produits chimiques corrosifs (généralement des acides) utilisés principalement pour la gravure, et les mordants dans la classe 2 sont destinés à préparer une surface pour recevoir une teinture. Comme pour les résines naturelles à l'état brut, la fonction de ces mordants et leur étroite association avec d'autres produits de la classe 2 justifient leur placement dans la classe 2 plutôt que dans la classe 1.

Classe 3

La classe 3 contient les savons non médicamenteux, les préparations cosmétiques non médicamenteuses, les produits non médicamenteux pour l'hygiène personnelle et les préparations pour le nettoyage ou le polissage en général. Cependant, la fonction du nettoyage et de polissage doit être considérée afin de déterminer la classe appropriée. Comme pour le peroxyde d'hydrogène, l'ammoniac est dans la classe 1 lorsqu'il est à usage industriel, mais dans la classe 3 lorsqu'il est employé à titre de détergent. Les lotions et les savons sont dans la classe 5 lorsqu' ils sont à usage pharmaceutique, mais dans la classe 3 s'ils sont non médicamenteux et utilisés à des fins cosmétiques.

Toutefois, les huiles essentielles sont toujours dans la classe 3, quel que soit leur usage.

La plupart des articles de cette classe consistent en un type de préparation, mais certains produits ont été placés dans cette classe parce qu'ils sont utilisés à des fins de nettoyage ou sont imprégnés d'une préparation rangée dans la classe 3. Voici quelques exemples :

  • les papiers abrasifs;
  • les pierres d'alun;
  • les bâtonnets ouatés;
  • les pierres ponces; et
  • les tissus imprégnés de lotion cosmétique non médicamenteuse ou de détergent pour le nettoyage.

Puisque la classe 3 couvre généralement les préparations, la plupart des appareils cosmétiques et de nettoyage à usage domestique, tels que les brosses à dents et les peignes électriques, sont généralement placés dans la classe 21.

Classe 4

La classe 4 contient principalement les huiles industrielles, les graisses et les lubrifiants, ainsi que les combustibles et les matières éclairantes.

Les bougies et les mèches pour l'éclairage sont dans la classe 4 même si elles sont parfumées, puisqu'elles sont considérées comme des matières éclairantes, et la matière éclairante qui les rend fonctionnelles est la cire.

Cette classe comprend également des produits pour absorber, arroser et lier la poussière et ces produits sont dans la classe 4, puisqu'ils sont généralement à base d'huile ou de graisse (par exemple, pour balayer les routes ou dans les immeubles pour éviter que la poussière reste en suspension dans l'air). Ils peuvent également être utilisés pour absorber et ainsi empêcher les déversements de produits chimiques de se répandre et de nuire à l'environnement.

Toutefois, les machines, appareils et lampes qui utilisent les combustibles et les matières éclairantes de la classe 4 ne relèvent pas de cette classe. Par exemple, les lampes d'éclairage compris d'un combustible sont dans la classe 11.

Classe 5

La majorité des produits de la classe 5 sont des produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques. Ainsi, tous les types de compléments alimentaires sont également rangés dans la classe 5.

Il convient néanmoins de noter que les aliments et les boissons, tels que les barres de céréales et boissons de substituts de repas, qui contiennent des compléments alimentaires ou qui sont peu caloriques, ou faibles en sel, sucre ou en matières grasses, sont placés dans la classe 5 uniquement s'ils sont définis comme étant à usage médical ou vétérinaire. Si l'usage médical ou vétérinaire n'est pas précisé, ils doivent être placés dans les classes des aliments ou des boissons appropriées, soit les classes 29, 30, 31 ou 32.

Une autre chose à considérer est que les produits hygiéniques dans la classe 3 sont non médicamenteux et utilisés dans le nettoyage ou le toilettage (par exemple, les savons et les shampooings non médicamenteux), mais les produits hygiéniques à des fins médicales sont dans la classe 5, puisqu'ils stérilisent ou désinfectent (par exemple, les shampooings, savons, lotions et dentifrices médicamenteux).

Comme mentionné précédemment, les désinfectants, les produits pour la destruction d'animaux nuisibles, les fongicides et les herbicides sont aussi dans la classe 5, puisqu'ils détruisent les micro-organismes, les animaux et les végétaux nuisibles, contribuant ainsi à la prévention des maladies humaines, animales ou végétales.

Le sang, les tissus vivants et les cultures de tissus biologiques sont également dans la classe 5 lorsqu'il est précisé qu'ils sont à usage pharmaceutique, médical ou vétérinaire. Autrement, ils sont dans la classe 1 lorsqu'ils sont utilisés à des fins industrielles ou scientifiques.

Cette classe comprend quelques produits finis, tels que les couches pour bébés et les bandes pour pansements. Ils ont été placés dans cette classe, car en français, le terme « produit hygiénique » désigne également les produits menstruels des femmes, tels que les serviettes hygiéniques. Par conséquent, en considérant cette partie de l'intitulé de classe, les culottes et les couches hygiéniques pour incontinence et les couches pour bébés relèvent également de cette classe.

Généralement, les appareils médicaux sont placés dans la classe 10, tels que les bandages conçus pour soutenir les muscles ou toute autre partie du corps, ou pour un usage orthopédique.

Classe 6

Classe 6 comprend les produits bruts ou mi-ouvrés, à savoir les métaux communs et leurs alliages, et les minerais. Elle comprend également des produits finis classés en fonction de la matière dont les produits sont constitués.

Comme mentionné précédemment, les produits qui ne peuvent pas être classés selon leur fonction ou leur destination sont classés selon la matière dont ils sont constitués (Voir : II.6.4.1.1 Composition matérielle).

Par conséquent, si ces produits sont constitués de métal commun, ils relèvent de la classe 6. Un exemple de ce type de produits est des figurines et des statuettes, puisque leur fonction ou leur destination ne peut être déterminée à partir des intitulés de classes ou des notes explicatives. Par conséquent, elles sont classées en fonction de la matière de leur composition. Par exemple, dans les classes 6, 14, 16 ou 19 si elles sont, respectivement, en métaux communs, en métaux précieux, en papier ou en marbre. Voir le Manuel des produits et services pour d'autres exemples. 

Ainsi, les articles identiques peuvent être placés dans la classe 6 lorsque les produits sont métalliques et dans une autre classe lorsqu'ils ne sont pas en métal. Généralement, les matériaux de construction et de quincaillerie métalliques sont dans la classe 6, tandis que les matériaux de construction non métalliques sont dans la classe 19, et la quincaillerie non métallique dans la classe 20.

Puisque la plupart de ces articles peuvent être constitués à la fois de composants métalliques et non métalliques, le classement dépend de la matière prédominante.

Les produits métalliques ne doivent pas être placés dans la classe 6 s'ils peuvent être placés dans des classes plus appropriées, indépendamment de la matière dont ils sont constitués. Par exemple, les machines et les moteurs ne doivent pas être placés dans la classe 6, bien qu'ils soient essentiellement constitués de métal, puisque la classe 7 est la classe appropriée pour ces produits.

Une bonne façon de se souvenir des produits qui doivent être placé dans cette classe est de se souvenir que les produits de la classe 6 sont des produits métalliques qui ne permettent l'exécution d'aucune tâche (des pièces métalliques inertes). Les produits qui permettent d'effectuer une tâche se trouvent généralement dans d'autres classes, telles que les machines de la classe 7 et les outils de la classe 8.

Classe 7

La classe 7 comprend principalement les machines à moteur et les machines-outils, les pièces de ces machines, les moteurs et les pièces de moteurs et doit être considérée conjointement avec les classes 8 et 12.

Les machines et machines-outils de la classe 7 sont généralement des machines industrielles ou domestiques qui utilisent l'énergie mécanique ou électrique pour effectuer des tâches telles que le nettoyage, le découpage, le façonnage, la soudure, le forage, le pompage, l'assemblage et le chargement/déchargement.

Donc, le classement des outils dépend de leur mode de fonctionnement. En théorie, les outils électriques sont dans la classe 7, tandis que les outils à main actionnés manuellement sont dans la classe 8. Par exemple, les « marteaux » sont dans la classe 8 et les « marteaux électriques » sont dans la classe 7. Cependant, certains outils ou instruments à main, tels que les appareils pour l'épilation, les coupe-ongles et les rasoirs, relèvent de la classe 8 même s'ils sont électriques. Ils ne sont pas compris dans la classe 7, puisqu'ils ne correspondent pas au concept de machines ou machines-outils.

Les pièces ou parties de machines se retrouvent également dans la classe 7. Des produits qui relèvent normalement d'autres classes, tels que les marteaux mentionnés ci-dessus et les brosses dans la classe 21, se retrouvent dans la classe 7 lorsqu'ils sont définis comme étant des « parties de machines ».

Les moteurs, qu'ils soient pour des machines ou pour des véhicules, se retrouvent dans la classe 7, à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres qui sont dans la classe 12. Le même principe vaut pour les accouplements et les organes de transmission; ils sont tous dans la classe 7, à l'exception des accouplements et des organes de transmission pour véhicules terrestres qui relèvent de la classe 12.

Cependant, les parties de tous les types de moteurs, y compris les pièces de moteurs de véhicules terrestres se retrouvent dans la classe 7. Pourquoi? Le raisonnement sur lequel repose le classement de ces produits est que les moteurs pour véhicules terrestres sont généralement assemblés par le constructeur du véhicule lui-même et doivent par conséquent être placés dans la même classe que les véhicules terrestres, alors que les pièces de moteurs sont généralement fabriquées par un constructeur différent, quel que soit le type de moteur.

Classe 8

Conformément à sa note explicative, la classe 8 comprend essentiellement « les outils et les instruments à main actionnés manuellement jouant le rôle d'outils dans diverses professions ». Donc, la classe 8 comprend de nombreux outils qui exercent une fonction, telle que forer, façonner, couper ou percer.

Le critère permettant de déterminer leur classement dans la classe 8 tient davantage à leur mode de fonctionnement qu'au fait qu'ils sont tenus à la main, c'est-à-dire qu'ils sont actionnés manuellement et non par l'électricité ou toute autre source d'énergie. Ainsi, comme mentionnés ci-dessus, des outils actionnés manuellement, tels que les marteaux, sont dans la classe 8, tandis que les marteaux électriques ou pneumatiques, bien qu'ils soient tenus à la main, sont dans la classe 7 en tant que machines-outils à moteur.

Cependant, qu'ils soient électriques ou non électriques, certains outils à main sont placés dans la classe 8, tels que les appareils pour l'épilation, les rasoirs, les tondeuses pour la coupe des cheveux et les nécessaires de manucure, puisqu'ils ne peuvent être considérés comme des « machines » ou « machines-outils » de la classe 7.

Tout en considérant les articles dans la classe 8, il faut aussi considérer la classe 21, puisqu'il peut s'avérer difficile de déterminer si un produit particulier doit être considéré comme un outil à main de la classe 8 ou un ustensile pour le ménage ou la cuisine de la classe 21.

Le terme « coutellerie » dans l'intitulé de classe justifie l'inclusion dans la classe 8 des outils de coupe actionnés manuellement et d'armes blanches, tels que les couteaux, les épées, les ciseaux, les tranchoirs à œufs, les ouvre-boîtes et les coupe-pizza, mais comprend également la « coutellerie », tels que les fourchettes et cuillères pour manger, puisque le fabricant de couteaux de table serait le même fabriquant des cuillères et des fourchettes pour manger et, à ce titre, doivent être placés dans une même classe.

Certains instruments de coupe spécialisés sont néanmoins placés dans d'autres classes, tels que les scalpels dans la classe 10 et les armes d'escrime dans la classe 28.

Classe 9

La classe 9 est la plus grande classe de la classification de Nice et est souvent décrite comme celle des équipements électroniques, mais en fait, elle comprend un large éventail de produits.

Il y a principalement cinq domaines généraux de produits : les appareils et instruments à usage scientifique ou de recherche, les équipements audiovisuels et liés aux technologies de l'information, les appareils et dispositifs pour contrôler la distribution et l'utilisation de l'électricité, les appareils et instruments optiques, et les dispositifs de sécurité.

Il convient de mentionner que les dispositifs de sécurité et les vêtements de protection sont placés dans la classe 9 sur la base de l'intitulé de classe « appareils… de secours (sauvetage) ». Le terme « secours (sauvetage) » est interprété dans le sens de « prévention des accidents graves ou mortels », ainsi que dans le sens de « sauvetage de vies humaines ». Donc, les vêtements de protection relèvent de la classe 9, au même titre que les produits tels que les appareils pour la respiration (à l'exception de ceux pour la respiration artificielle), les ceintures de sauvetage, les gilets de sauvetage et les gilets pare-balles. Quelques exemples des appareils de secours dans la classe 9 sont : 

  • les vêtements et les chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu;
  • les vêtements spéciaux pour laboratoires;
  • les casques de protection y compris pour le sport; et
  • les camions de pompiers.

Néanmoins, il convient de souligner que les rembourrages de protection utilisés en tant que parties d'habillement de sport se retrouvent dans la classe 28 comme les articles de sport. Ils ne sont pas considérés « de sauvetage » dans la mesure où ils servent à protéger contre les bosses et les ecchymoses rarement mortelles ou invalidantes.

Il convient également de mentionner que certains appareils de la classe 9 se retrouvent également dans la classe 10 lorsqu'ils sont à usage médical, comme les lasers, les appareils à rayons X, les masques respiratoires et les appareils d'analyse.

Classe 10

Cette classe comprend principalement les appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, utilisés généralement pour le diagnostic, le traitement de maladies ou l'amélioration des fonctions ou de l'état de santé d'individus ou d'animaux . Les termes «  appareils  » et «  instruments  » sont importants puisqu' ils permettent de faire la distinction entre les produits de la classe  10 et les «  préparations  » médicales et vétérinaires de la classe  5.

Parfois, il est difficile de déterminer si certains éléments relèvent de la classe 9 ou de la classe 10, puisque certains produits pourraient être placés dans la classe en fonction de leur utilisation. Habituellement, même si les produits remplissent la même fonction, ils sont souvent de nature différente, compte tenu de leur domaine d'utilisation, par exemple s'ils sont utilisés pour la recherche industrielle ou la recherche médicale, etc.  Comme mentionné précédemment, certains appareils et instruments placés dans d'autres classes relèvent de la classe 10 lorsqu'ils sont à usage chirurgical, médical, dentaire ou vétérinaire. Par exemple, les lasers sont dans la classe 9, mais lorsqu'ils sont définis comme étant à usage médical, ils sont dans la classe 10. En outre, les aiguilles se trouvent dans la classe 26, mais lorsque les aiguilles sont des aiguilles hypodermiques, ils deviennent un produit dans la classe 10. 

Il en va de même pour certains produits qui ne sont ni des appareils ni des instruments, tels que les bandages et les vêtements spéciaux, les meubles et la literie. Par exemple, les bandages orthopédiques, les vêtements spéciaux pour salles d'opération, les lits construits spécialement pour les soins médicaux et les matelas pour l'accouchement sont dans la classe 10.

La classe 10 comprend également les prothèses et les implants artificiels. Le terme « artificiel » est essentiel pour placer les implants dans la classe 10 puisque les tissus vivants utilisés comme implants chirurgicaux sont dans la classe 5.

Comme indiqué précédemment, les bandages sont dans la classe 10 et dans la classe 5. Encore une fois, la différence réside dans le fait que les bandages de la classe 10 assurent un soutien, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés pour soutenir un muscle blessé ou une partie du corps et ont ainsi une fonction de soutien thérapeutique, tandis que les bandages de la classe 5 sont utilisés uniquement pour panser les plaies ou maintenir les pansements en place.

Certains articles, généralement en caoutchouc, tels que les tétines et les fermetures de biberons, les anneaux de dentition, les tétines (sucettes) et les préservatifs sont dans la classe 10, puisque l'intitulé de classe fait référence respectivement aux « appareils, dispositifs et articles de puériculture» et aux « appareils, dispositifs et articles pour activités sexuelles ».

Néanmoins, l'ajout de la mention « à usage médical ou vétérinaire » à la suite d'un produit n'entraîne pas systématiquement son placement dans la classe 10. Par exemple, les stérilisateurs sont dans la classe 11 même s'ils servent à stériliser les instruments médicaux.

Classe 11

Comme indiqué dans l'intitulé de classe, la classe 11 comprend les appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et pour la purification de l'air, les installations sanitaires, les installations pour l'approvisionnement et le traitement de l'eau, les installations de réfrigération et de congélation, ainsi que les appareils pour la cuisson, le chauffage et le refroidissement des aliments.

Par conséquent, les appareils compris dans la classe 11 se caractérisent par leur « contrôle environnemental » dans la mesure où ils modifient le milieu environnant, par exemple, en chauffant, en refroidissant, en séchant, en purifiant ou en désinfectant l'air ou l'eau.

D'autres classes peuvent inclure des produits chauffés à l'électricité qui effectuent une tâche autre que le chauffage. Par exemple, les pistolets à colle électriques sont dans la classe 7 parce que leur fonction est d'appliquer de la colle (même si la chaleur sert à faire fondre la colle dans le pistolet), mais les appareils à chauffer la colle se trouvent dans la classe 11 parce que leur rôle est de chauffer la colle pour la faire fondre et pour la garder visqueuse afin qu'elle puisse être appliquée sur une surface au moyen d'un autre outil.

Les conduits faisant partie d'installations sanitaires sont dans la classe 11, puisque les tuyaux sont directement fixés aux installations, telles que les éviers, les douches et les toilettes, et en font spécialement partie.

On retrouve d'autres types de tuyaux dans les classes 6, 17 et 19. Les tuyaux qui acheminent l'eau à destination et en provenance de ces installations sont des matériaux de construction et sont dans la classe 6 s'ils sont métalliques et dans la classe 19 s'ils sont rigides et non métalliques. Les tuyaux flexibles non métalliques sont dans la classe 17. 

La classe 11 comprend également les appareils d'éclairage et certains accessoires, tels que les lampes électriques, les ampoules d'éclairage et les abat-jour. Puisque la classe 11 comprend les produits d'éclairage dont la fonction première est de fournir de la lumière, les lampes pour véhicules sont aussi dans la classe 11. Cela vaut également pour les lampes pour laboratoires.

Les lampes comprises dans d'autres classes sont principalement destinées à des fins autres que l'éclairage, par exemple, les signaux lumineux et les feux de signalisation pour la circulation qui sont dans la classe 9.

Il convient de noter que les vêtements chauffés électriquement, tels que les bas chauffés électriquement, sont dans la classe 11 puisqu'ils modifient le milieu environnant, en particulier en réchauffant les pieds froids.

Classe 12

La classe 12 comprend tous les appareils et les machines destinés au transport de personnes, d'animaux ou de marchandises par voie terrestre, aérienne ou maritime. Par conséquent, les vélos relèvent de la classe 12, puisqu'ils sont utilisés comme moyen de transport, même si les déplacements sont effectués dans le cadre d'une activité sportive ou de loisir.

Le terme « transport » est essentiel puisque des engins dans d'autres classes pourraient être considérés comme moyens de transport alors qu'en réalité le transport n'est pas leur objectif principal. Par exemple, les balayeuses automotrices et les chasse-neige sont dans la classe 7. Ces engins se déplacent, mais ne sont pas destinés au transport; leur but est d'accomplir une tâche en particulier, c'est-à-dire balayer la chaussée ou déneiger.

Comme mentionné pour la classe 7, toutes pièces de véhicules ne relèvent pas de la classe 12. Les moteurs, qu'ils soient pour des machines ou pour des véhicules, se retrouvent dans la classe 7, à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres qui sont dans la classe 12.

Il y a d'autres produits spécifiques associés aux véhicules et aux appareils de transport qui ne relèvent pas de la classe 12. Ce sont les produits qui ne font pas partie de la structure du véhicule. Par exemple :

  • les serrures métalliques pour véhicules relèvent de la classe 6, comme un type d'objet de quincaillerie;
  • les enregistreurs kilométriques de la classe 9, puisque leur fonction principale est de « mesurer »; et
  • les feux de véhicules de la classe 11, puisqu'ils consistent en un « dispositif d'éclairage ».

Classe 13

Cette classe comprend les armes à feu, les munitions, les projectiles, les explosifs et les produits pyrotechniques.

Les produits de cette classe sont actionnés par une force incendiaire, explosive ou propulsive. En tant que telles, les armes blanches telles que les couteaux relèvent de la classe 8 ou de la classe 28 et ne sont pas incluses dans cette classe. Hormis quelques exceptions, telles que les sprays de défense personnelle.

Un autre exemple est celui du harpon pour utilisation comme une arme, rangé dans la classe 13, et le harpon pour une utilisation dans le sport qui se trouve dans la classe 28. Après de longues discussions au sein du Comité d'experts, la différence entre le harpon « arme » et le harpon « non-arme » a été jugée suffisamment importante pour justifier leur classement dans des classes différentes.

Classe 14

La classe 14 comprend les articles de bijouterie, quel que soit le matériau dont ils sont constitués, ainsi que les pierres précieuses et semi-précieuses. Cependant, certains produits, tels que les broches et les épingles, se retrouvent dans la classe 26 lorsqu'ils sont destinés à la confection de vêtements.

Généralement, les montres, les horloges, les chronomètres à arrêt et autres articles d'horlogerie et instruments chronométriques relèvent également de la classe 14. Néanmoins, certains instruments chronométriques sont dans la classe 9 s'ils sont destinés à mesurer ou à enregistrer le temps, comme dans le cas des horloges pointeuses , ou s'ils consistent en des dispositifs intelligents portables, comme les montres intelligentes.

Dans la plupart des cas, les produits en métaux précieux sont classés selon leur fonction ou leur destination. Toujours se rappeler les principes directeurs : lorsque la fonction précise ne peut pas être déterminée et que le produit est dans les termes ordinaires du commerce, la composition des matériaux sera nécessaire afin de déterminer la classe. Par exemple, les cuillères seraient classées dans la classe 8 malgré le fait qu'elles soient fabriquées de métaux précieux ou de métaux non précieux. De façon similaire, les services à thé en argent ne doivent pas être placés dans la classe 14, bien qu'ils soient en argent, puisqu'il existe dans la classification une classe adaptée à ces produits, à savoir la classe 21, la classe des ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine.

Cependant, il y a des produits en métaux précieux dans la classe 14 en raison de leur composition, tels que les figurines, les statuettes et porte-clefs, puisque la classe 14 comprend le libellé « certains produits en métaux précieux ou en plaqué » dans la note explicative. En conséquence, cette classe peut également être utilisée pour inclure des produits finis qui sont classés en raison de leur composition, ce qui fait en sorte que s'ils sont faits de métaux précieux, ils appartiennent à la classe 14. 

Des exemples de « produits en métaux précieux » acceptables se retrouvent dans le Manuel des produits et services.

Classe 15

La classe 15 comprend tous les instruments de musique, leurs pièces et leurs accessoires, ainsi que certains produits qui produisent de la musique, mais qui ne sont pas manipulés par un musicien, comme les boîtes à musique. La classe 15 comprend également des produits fortement liés à la production de sons musicaux, tels que les pupitres à musique, les diapasons et les baguettes de chef d'orchestre.

Toutefois, les articles qui modifient le son produit à partir d'une autre source, comme les amplificateurs de musique ou les haut-parleurs et les appareils qui reproduisent de la musique, tels que les lecteurs de CD, sont dans la classe 9.

Classe 16

La classe 16 comprend principalement le papier, le carton, les produits de l'imprimerie, tels que les livres, les brochures et les brochures publicitaires, mais également le matériel d'impression et de reliure, ainsi que les fournitures pour écrire et les articles de bureau, tels que le papier à lettres, les enveloppes, les stylos, l'encre, les pince-notes, les rubans adhésifs, les liquides correcteurs et les agrafeuses.

Cette classe comprend également du matériel de bureau tel que les machines à polycopier, à cacheter, à adresser, à affranchir, à imprimer et à relier.

Il convient néanmoins de souligner que les photocopieurs, les ordinateurs et leurs imprimantes sont dans la classe 9, et que l'encre (toner) pour photocopieurs et les encres d'imprimerie sont dans la classe 2.

Les termes « matériel pour les artistes et matériel de dessin » dans l'intitulé de classe désignent les fournitures non électroniques pour les beaux-arts, telles que les tire-lignes, les toiles pour la peinture, les palettes et les brosses pour peintres, et l'argile à modeler. Cependant, les peintures sont dans la classe 2 et les outils à main tels que les spatules et les ciseaux de sculpteurs sont dans la classe 8.

La classe 16 comprend également le « matériel d'enseignement ». Ce terme désigne les produits tels que les tableaux noirs, les globes terrestres, les tables arithmétiques et les coupes biologiques pour la microscopie. Ne confondez pas ces matériels pédagogiques dans la classe 16 avec le « dispositif d'enseignement » dans la classe 9. À cet égard, il est important de préciser que les mannequins pour exercices de secours sont considérés comme des « appareils d'enseignement » et par conséquent inscrits dans la classe 9. Le même principe peut être noté pour les livres électroniques et autres publications qui sont destinés par le fournisseur à être téléchargés dans le dispositif électronique de l'utilisateur, qui relèvent de la classe 9.

Puisque les produits finis sont en principe classés selon leur fonction ou leur but, les produits qui ne peuvent pas être inscrits de cette manière sont classés en fonction d'autres critères tels que la matière dont ils sont constitués et, s'ils sont constitués de papier ou de carton, ils relèvent de la classe 16. Les figurines ou statuettes et les sachets pour l'emballage sont des exemples caractéristiques. Par exemple, les sachets pour l'emballage ou les enveloppes sont dans les classes 16, 18 et 24, s'ils sont, respectivement, en papier, en cuir ou en textile.

Il convient de noter que les emballages en matières plastiques qui sont des succédanés du papier, tels que les films, les feuilles, les sachets ou les enveloppes en matières plastiques, sont également dans la classe 16.

Classe 17

La classe 17 comprend des produits bruts ou mi-ouvrés, à savoir le caoutchouc, la gutta-percha, la gomme, l'amiante et le mica, ainsi que des produits en matières plastiques et résines mi-ouvrées. Elle comprend également des produits finis qui sont classés en fonction de la matière dont ils sont constitués. Si les produits sont constitués de caoutchouc, de gutta-percha, de gomme, d'amiante ou de mica, ils relèvent de cette classe. Les fermetures de bouteilles sont des exemples de produits qui ne correspondent à aucune fonction ou destination décrite dans les intitulés de classes et sont par conséquent placées dans les « classes des matériaux », à savoir les classes 6, 17 et 21 si elles sont, respectivement, en métal, en caoutchouc ou en verre, et dans la classe 20 si elles sont dans une autre matière.

En outre, les produits qui assurent l'isolation sont dans la classe 17 même s'ils relèvent d'autres classes lorsqu'ils ne sont pas conçus pour cet usage. En l'occurrence, les peintures, papiers et tissus isolants sont tous compris dans la classe 17 plutôt que dans les classes représentatives de ces produits, qui sont respectivement les classes 2, 16 et 24.

Enfin, les tuyaux flexibles non métalliques sont dans la classe 17, tels que les tuyaux pour radiateurs et les tuyaux d'arrosage.

Classe 18

La classe 18 comprend des produits bruts ou mi-ouvrés, à savoir le cuir, les imitations du cuir et les peaux d'animaux. Elle comprend également des produits finis classés en fonction de la matière dont ils sont constitués. Si les produits sont constitués de cuir ou d'imitations du cuir, ils relèvent de la classe 18.

Il n'existe pas de classe définie pour les boîtes et les pochettes pour l'emballage que l'on inscrit dans la classe 18 si elles sont en cuir, ou dans une des classes des « matériaux », tel que les classes 16, 17 ou 22, si elles sont respectivement en papier, caoutchouc ou textile.

En raison de l'intitulé de classe qui mentionne les fouets et la sellerie, de nombreux produits de la classe 18 se rapportent aux animaux. Il s'agit notamment des mors (harnachement), garnitures de harnachement, musettes mangeoires/musettes à fourrage, housses de selles pour chevaux, étriers, laisses et colliers pour animaux. Les habits pour animaux sont également dans la classe 18, et non dans la classe 25. Néanmoins, il convient de souligner qu'il y a des articles liés aux animaux qui ne relèvent pas de la classe 18, tels que les niches de chiens dans la classe 20 et les brosses pour chevaux dans la classe 21.

Enfin, les articles pour transporter les effets personnels, tels que les valises et autres sacs de voyage, sont dans la classe 18, quelle que soit la matière dont ils sont constitués, de même que les parapluies et les cannes.

Classe 19

Les matériaux de construction métalliques sont dans la classe 6, mais les matériaux de construction non métalliques comprennent la plupart des articles dans la classe 19. Par conséquent, tout ce qui constitue une structure et qui n'est pas constitué principalement de métal, des installations pour parquer des bicyclettes à des immeubles entiers, est dans la classe 19. Par exemple, une maison, entièrement construite dans une usine, puis transportée et implantée sur site, est dans la classe 19 si elle est constituée principalement de matériaux non métalliques, et dans la classe 6 si elle est essentiellement métallique.

Certains matériaux de construction spécialisés relèvent de la classe 19 quand ils pourraient autrement être placés dans une autre classe, comme les enduits bitumineux qui pourraient être compris dans la classe 2 en tant qu'enduits, mais qui relèvent de la classe 19 puisqu'ils sont des matériaux de construction spécialisés.

Il convient de souligner que l'on retrouve des tuyaux dans les classes 6, 11, 17 et 19. Les tuyaux rigides non métalliques pour la construction sont dans la classe 19.

La classe 19 comprend aussi des matériaux tels que la pierre, le ciment et le marbre et comprend également certains produits finis classés en fonction de la matière dont ils sont constitués, comme des sculptures, bustes, figurines et autres objets d'art, en pierre, marbre ou autres matériaux de la classe 19.

Classe 20

De façon générale, les meubles destinés à un usage général sont dans la classe 20, quelle que soit la matière dont ils sont constitués. Les meubles destinés à un usage particulier sont classés selon leur utilisation, comme le mobilier de laboratoire dans la classe 9 et les fauteuils de dentistes dans la classe 10.

La literie, telle que les matelas et les oreillers, est également dans la classe 20. Toutefois, les édredons, le linge et les couvertures de lit et les sacs de couchage relèvent de la classe 24.

Les matières énoncées dans l'intitulé de classe déterminent le critère d'inclusion des produits qui sont classés en fonction de la matière dont ils sont faits. Ainsi, si les produits sont constitués de matières mentionnées dans l'intitulé de la classe 20, ils relèvent de cette classe. Les figurines ou statuettes et les sachets pour l'emballage en bois ou en écume de mer ont des exemples caractéristiques.

De façon générale, de nombreux articles de quincaillerie en plastique sont dans la classe 20, leur équivalent métallique étant dans la classe 6. Il convient toutefois de souligner que les articles de quincaillerie liés aux rideaux sont placés dans la classe 20, quelle que soit la matière dont ils sont constitués. Les rideaux non textiles, tels que les rideaux de bambou ou de perles, ainsi que les stores d'intérieur pour fenêtres relèvent également de cette classe, puisqu'ils sont considérés comme des articles d'ameublement.

En outre, conformément aux intitulés de classe, les contenants de stockage ou de transport non métalliques relèvent de la classe 20, tandis que les contenants métalliques de stockage ou de transport sont dans la classe 6. La classe 21 comprend également des récipients, mais l'intitulé de classe les restreint à ceux destinés à un usage domestique ou pour la cuisine. Ainsi ils sont classés selon cette fonction, indépendamment de la matière dont ils sont constitués.

Classe 21

Conformément à l'intitulé de classe et à la note explicative, cette classe comprend principalement les récipients, ainsi que les petits ustensiles et appareils pour le ménage et la cuisine, entraînés manuellement.

Ce libellé, en particulier le terme « récipients », couvre un large éventail de produits, certains étant étroitement liés aux produits des classes 7, 8 et 11. Ainsi, la fonction ou la destination est le critère appliqué pour classer les récipients dans la classe 21. Les seaux, poubelles, vases, bouteilles et aquariums d'appartement sont tous compris dans cette classe, en tant que récipients pour le ménage ou la cuisine, quelle que soit la matière dont ils sont constitués. Les récipients et certains ustensiles utilisés à titre de vaisselle, telle que les plats, bols, verres, tasses, services à thé, pelles à tarte et pinces à sucre sont également dans la classe 21.

En revanche, les récipients destinés au transport et au stockage de produits sont classés en fonction de la matière dont ils sont faits, c'est-à-dire dans la classe 6 s'ils sont métalliques et dans la classe 20 s'ils ne sont pas métalliques. Il convient de noter que, conformément au paragraphe (f) des remarques générales relatives aux produits, les récipients spécialement adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir sont classés, en principe, dans la même classe que ces derniers. Les étuis pour verres de contact sont, par exemple, dans la classe 9 avec les lentilles de contact, et les boîtiers de montres dans la classe 14 avec les montres.

Les ustensiles et appareils ménagers et de cuisine dans la classe 21 sont pour la plupart entraînés manuellement (non électriques), et leurs équivalents électriques relèvent d'autres classes. Par exemple, les appareils pour nettoyer et polir, ainsi que ceux pour la cuisine destinés à hacher, moudre et presser sont dans la classe 21 lorsqu'ils ne sont pas électriques et dans la classe 7 lorsqu'ils sont électriques. Les peignes et la plupart des brosses, y compris les pinceaux cosmétiques et les brosses à dents, relèvent de la classe 21, qu'ils soient électriques ou non, tandis que les instruments pour la manucure, la pédicure et autres instruments cosmétiques, tels que les limes à ongles, les appareils pour l'épilation et les rasoirs, électriques et non électriques, sont dans la classe 8.

Les ustensiles dans la classe 21, tels que des bouilloires et des autocuiseurs de cuisson, sont non-électrique.

Enfin, il convient de souligner que la classe 21 est l'une des classes qui comprennent des produits non finis ou semi-finis, à savoir le verre, à l'exception du verre de construction qui relève de la classe 19 en tant que matériau de construction. La classe 21 comprend également la verrerie, la porcelaine et la faïence qui ne peuvent pas être classées selon leur fonction ou leur destination. Ainsi, si les produits sont constitués de porcelaine, céramique, faïence ou verre, ils relèvent de la classe 21. Les bustes, statuettes et objets d'art sont des exemples caractéristiques.

Classe 22

Généralement, la classe 22 comprend les matières textiles dans leur état le plus brut, à savoir, des fibres.

Cette classe comprend également des produits finis qui ne peuvent pas être inclus dans les autres classes de « textiles » (23, 24 et 25), tels que les tentes, auvents en matières textiles ou synthétiques et les voiles. Les voiles sont dans cette classe même si elles sont utilisées avec des appareils de transport et de sport, tels que des bateaux et des équipements de ski à voile qui appartiennent à d'autres classes.

La classe 22 comprend d'autres produits finis, tels que les sacs pour le transport et le stockage de matériaux en vrac, sacs de courrier et des sacs de textile pour l'emballage.

Cette classe comprend également les matières de rembourrage (ni en caoutchouc ou en plastique). Le rembourrage provenant de sources naturelles (autres que le caoutchouc), telles que la paille, le crin, kapok, plumes et des algues, sont également dans cette classe.

Les sacoches et bandes non métalliques pour la manutention de charges et de liaison, ainsi que les cordes de fibres textiles naturelles ou artificielles, de papier ou en plastique, utilisées pour l'emballage, le conditionnement ou la liaison, relèvent de la classe 22. Toutefois, les fils qui sont utilisés pour la couture, le tricotage, le tissage, la broderie et dans la production de tissus, sont de la classe 23.

Classe 23

Conformément au bref intitulé de classe, les fils, qu'ils soient naturels ou synthétiques, sont dans la classe 23, à condition qu'ils soient à usage textile. Ainsi, non seulement les fils de coton, de soie ou de laine relèvent de cette classe, mais également les fils de verre, élastiques, de caoutchouc et en matières plastiques, lorsqu'ils sont à usage textile.

Il convient de souligner que le Manuel des produits et des services indique de nombreux fils qui se retrouvent dans des classes autres que la classe 23 en raison de leurs utilisations spécifiques. On peut citer les exemples des fils à souder en matières plastiques et des fils élastiques non à usage textile dans la classe 17.

Classe 24

Cette classe comprend les tissus destinés à un usage textile traditionnel, ainsi que les produits finis plats en matières textiles ou en imitation de tissu telle que les matières plastiques et les toiles cirées. Ces produits sont notamment les rideaux, les drapeaux (non en papier), les mouchoirs de poche, les moustiquaires, les blanchets pour l'imprimerie, les linceuls et les tentures murales.

Cette classe ne comprend pas les produits finis considérés comme des vêtements de la classe 25 ou des articles en matières textiles qui pourraient être dans d'autres classes selon leur fonction ou leur destination. Voici quelques exemples de produits textiles plats non compris dans la classe 24 : les couvertures de chevaux dans la classe 18, les tissus isolants et d'amiante dans la classe 17, les étoffes pour reliures dans la classe 16, et les géotextiles dans la classe 19.

Il convient de souligner que le linge de lit est dans la classe 24, qu'il soit en matières textiles ou en papier. Cependant, le linge de table et le linge de bain, tel que les nappes, les dessous de carafes, les serviettes de table et de toilette, relèvent de la classe 24 s'ils sont en matières textiles ou en imitation de tissu, mais de la classe 16 s'ils sont en papier.

Enfin, les sacs de couchage, les draps pour sacs de couchage et le linge de maison, tels que les dessus-de-lit et les couvertures de lit, sont dans la classe 24, à l'exception des couvertures chauffantes qui relèvent soit de la classe 11, ou de la classe 10 lorsqu'elles sont à usage médical.

Classe 25

Les vêtements, les chaussures et la chapellerie destinés à l'habillement courant (y compris pour le sport) sont dans la classe 25. En revanche, les vêtements, les chaussures et la chapellerie destinés à un usage spécial sont dans la classe correspondant à cet usage. Voici quelques exemples de vêtements spéciaux non compris dans la classe 25 :

  • l'habillement pour la protection contre le feu et les vêtements de haute protection dans la classe 9;
  • les vêtements spéciaux pour salles d'opération dans la classe 10; et
  • les bottines-patins (combinés) dans la classe 28.

Classe 26

Les ornements pour vêtements sont dans la classe 26. Ces ornements peuvent être décoratifs, comme les dentelles, les ruches et les paillettes. Ils peuvent être également fonctionnels, comme les fermoirs de ceintures, les boutons-pression, les fermetures à glissière et les boucles de souliers. Le caractère très général de l'intitulé de classe libellé « crochets, épingles et aiguilles », englobe les crochets, les aiguilles à tricoter et à coudre, ainsi que des articles liés à ces produits, tels que les pelotes d'épingles, les enfile-aiguilles et les boîtes à aiguilles.

Il convient de souligner que les cheveux naturels, les perruques et autres articles en cheveux postiches sont dans la classe 26, ainsi que les produits qui leur sont associés, tels que les papillotes (bigoudi), les filets, les barrettes et les bandeaux pour les cheveux.

Le terme « fleur artificielle » dans l'intitulé de classe permet d'inclure de nombreuses répliques artificielles de fleurs naturelles. Toutefois, les arbres de Noël artificiels et la plupart de leurs décorations relèvent de la classe 28 parce qu'ils sont considérés, aux fins du classement, comme des objets destinés au divertissement.

Classe 27

Cette classe est principalement la classe des « revêtements de sols et des papiers peints ». Cet énoncé permet de faire la distinction entre les produits de la classe 27 et certains matériaux de construction de la classe 19 utilisés pour la construction de planchers, comme les « carreaux ». Comme indiqué dans la note explicative, les revêtements de la classe 27 sont destinés à recouvrir ou à revêtir, dans un but d'aménagement, les sols ou les murs déjà construits.

L'intitulé de classe mentionne expressément les tentures murales non en matières textiles, ce qui permet d'inclure les papiers peints, bien qu'ils ne soient pas normalement considérés comme des « tentures murales ». Ce libellé précise également que les tentures murales ou les tapisseries relèvent de cette classe uniquement si elles ne sont pas en matières textiles. Les tentures murales en matières textiles doivent être inscrites dans la classe 24.

Classe 28

Cette classe comprend les jeux, les jouets et les objets pour le divertissement, tels que les boules à neige et les confettis. Elle comprend également les décorations pour arbres de Noël, les arbres de Noël en matières synthétiques et les supports pour arbres de Noël. Cependant, les bougies, les guirlandes électriques et les sucreries et la chocolaterie pour la décoration d'arbres de Noël sont dans les classes destinées aux bougies, lampes et sucreries, à savoir les classes 4, 11 et 30, respectivement.

Tous les appareils de divertissement et de jeux, avec écran d'affichage intégré, y compris leurs dispositifs de commande, sont dans la classe 28. Néanmoins, les logiciels de jeux sont dans la classe 9.

La plupart des articles de gymnastique et de sport sont dans la classe 28, quelques exceptions notables sont toutefois à signaler : les casques de protection, les lunettes et protège-dents pour le sport et les bombes d'équitation dans la classe 9, les tapis de gymnastique dans la classe 27, et les chaussures de sport dans la classe 25.

Classe 29

Les aliments de la classe 29 sont d'origine animale ou végétale et sont préparés pour la consommation humaine ou la conservation.

Les œufs non préparés, c'est-à-dire les œufs dans leur coquille, relèvent de la classe 29 avec les denrées alimentaires d'origine animale.

Certains aliments et boissons sont classés selon l'ingrédient prédominant. Par exemple, les boissons qui sont composées principalement d'ingrédients de la classe 29 (tels que le lait), comme le lait d'amandes et le lait d'arachides, sont dans cette classe.

Il convient de noter que les aliments tels que les pizzas et les sandwiches sont dans la classe 30, bien que des produits de la classe 29, comme le fromage, le jambon, le thon, les œufs ou les légumes, entrent dans leur composition, ceci parce que la pâte à pizza ou le pain, tous deux produits de la classe 30, sont considérés comme les ingrédients prédominants. Ce principe s'applique aux pâtes et aux pâtisseries fourrées qui relèvent de la classe 30, même si la farce est un ingrédient de la classe 29. Quant aux plats préparés, ils sont également dans la classe 29 ou dans la classe 30 selon l'ingrédient prédominant.

Classe 30

La classe 30 comprend des produits d'origine végétale préparés pour la consommation humaine ou la conservation. Les céréales préparées, le riz, le café, le thé et le cacao sont dans la classe 30 puisque ce sont des produits d'origine végétale et non des légumes. Cette classe comprend des produits à base de grains de céréales comme la farine, ainsi que des produits fabriqués à partir de la farine, comme le pain et la pâtisserie.

Sont également compris dans cette classe, les substances qui adoucissent ou rehaussent le goût des aliments et des boissons, comme le sucre, le miel, les herbes conservées, les substances aromatiques, le sel et les condiments.

Certains aliments et boissons sont classés selon l'ingrédient prédominant. Par exemple, les boissons principalement à base de café, thé, de cacao ou à base de chocolat sont dans la classe 30.

Conformément à l'intitulé de classe, cette classe comprend, en outre, les sauces qui sont des condiments, tels que la sauce soja et le ketchup. Néanmoins, la classe 30 comprend également certaines sauces qui ne sont pas nécessairement des condiments, comme les coulis de fruits et la sauce tomate. Par conséquent, le Manuel des produits et des services devrait toujours être consulté lors du classement de ce type de produits.

Classe 31

La classe 31 comprend les produits de la terre et de la mer qui ne sont pas préparés pour la consommation humaine, les animaux vivants et les plantes vivantes, ainsi que les produits alimentaires et breuvages pour animaux.

Il convient de noter que les fruits et légumes frais et les herbes aromatiques fraîches sont dans cette classe, même s'ils ont été ramassés ou cueillis. Lorsque les fruits ou les légumes ont été préparés pour la consommation ou la conservation, par exemple, coupés dans une salade prête à consommer, congelés ou cuisinés en purée, compote ou confiture, ils deviennent des produits de la classe 29.

La classe 31 comprend également les grains, les semences et les céréales non transformés. Le malt est dans la classe 31, puisque c'est un grain qui a germé puis séché, afin de stopper le processus de germination. À ce stade, le malt est utilisé comme une matière première qui n'est pas encore transformée en aliment ou en boisson.

Les œufs à couver relèvent de la classe 31 puisqu'ils sont destinés à donner naissance à des poussins.

Sont également compris dans cette classe, les fleurs naturelles, les arbres et les produits forestiers tels que les troncs et les bois bruts. Le bois transformé en bois mi-ouvrés, c'est-à-dire en poutres, planches ou panneaux pour la construction, relève de la classe 19.

Les litières pour animaux, telles que la paille, se retrouvent dans la classe 31 puisque la plupart sont à base de produits agricoles ou forestiers. Par exemple, la paille, qui est souvent utilisée pour la litière des animaux, est un produit agricole et est donc inscrite dans la classe 31.

Classe 32

De façon générale, la classe 32 comprend les boissons sans alcool, à l'exception des boissons à base de lait, thé, café et chocolat qui relèvent des classes 29 ou 30 selon l'ingrédient qui prédomine.

La bière est la seule boisson alcoolisée de la classe 32. Les bières sont dans cette classe depuis la première édition de la classification de Nice. Les propositions visant à transférer les bières de la classe 32 à la classe 33 ont toujours toutes été rejetées par le Comité d'experts de l'Union de Nice. Lorsque la classification a été créée, les bières ont été incluses dans la classe 32, puisque les entreprises qui les commercialisaient étaient souvent les mêmes que celles qui produisaient et/ou vendaient les boissons sans alcool.

Classe 33

À l'exception des bières, toutes les boissons alcoolisées, même celles qui contiennent un faible taux d'alcool, sont dans la classe 33. Néanmoins, les sodas mélangés aux boissons alcoolisées, comme le soda au gingembre et l'eau gazeuse, sont dans la classe 32.

Classe 34

La classe 34 comprend non seulement le tabac et les produits à base de tabac, mais également les articles utilisés par les fumeurs. Ces articles, qui pourraient être placés dans d'autres classes, comme des allumettes, des briquets et des cendriers pour fumeurs, ainsi que des cigarettes électroniques, relèvent de la classe 34 de par leur usage particulier. Il convient également de noter que les succédanés du tabac qui ne sont pas à usage médical sont dans la classe 34, tandis que les cigarettes sans tabac, à usage médical, sont rangées en classe 5.

Classe 35

La classe 35 comprend les services rendus par des personnes ou des entreprises qui apportent une aide directe à l'exploitation ou à la direction d'une autre entreprise commerciale ou industrielle.

Les services qui favorisent l'activité commerciale d'une entreprise, mais qui ne sont pas directement liés à l'exploitation ou à la direction d'une entreprise commerciale ou industrielle, relèvent d'autres classes. Ce sont par exemple les services liés à la finance et aux assurances de la classe 36, la plupart des services de télécommunication de la classe 38, les services de transport de la classe 39, les services de formation de la classe 41, etc.

Classe 36

La classe 36 comprend les activités liées à la finance, aux transactions immobilières et aux assurances. Un service est placé dans la classe 36 s'il est lié aux mouvements ou aux investissements de capitaux, aux assurances ou aux biens immobiliers. La plupart des services de courtage relèvent de cette classe, parce qu'un courtier sert d'intermédiaire entre deux parties lors d'une opération commerciale ou financière.

Cependant, le courtage de fret et le courtage de transport sont des exceptions qui sont comprises dans la classe 39 parce qu'elles impliquent l'organisation de services de transport et que ce type de services relève de la classe 39.

La classe 36 comprend également des services d'estimation financière ou monétaire afin de déterminer la valeur d'un objet. L'évaluation peut servir de référence pour une couverture d'assurance ou pour l'achat ou la vente d'un objet.

On retrouve des services d'estimation dans d'autres classes. Les services d'« estimation en affaires commerciales » sont par exemple dans la classe 35 parce qu'ils fournissent une « aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale ». L'estimation peut servir à évaluer, voire améliorer la productivité d'une entreprise ou d'un service client. Si cette amélioration peut avoir un impact financier pour l'entreprise, l'objectif immédiat de l'évaluation n'est pas financier.

En outre, les services d'estimation ou d'évaluation qualitative d'un objet ou d'une activité relèvent de la classe 42 parce qu'ils sont rendus fréquemment par des experts dans les domaines scientifiques et technologiques.

Classe 37

La classe 37 comprend des services se rapportant à la construction physique d'édifices, de bateaux et autres ouvrages majeurs, ainsi qu'à la réparation ou à l'installation de toutes sortes de produits. Elle inclut en outre les activités du secteur de l'extraction minière et de l'extraction de pétrole et de gaz.

La classe 37 comprend également les services d'entretien et de nettoyage. Quant à ces services, il convient de faire la distinction entre ceux de la classe 37 et ceux de la classe 40 (traitement de matériaux). Les services de nettoyage, d'entretien et de réparation de la classe 37 redonnent à un objet son aspect initial, l'améliorent ou le conservent sans modifier ses propriétés essentielles, tandis que les services de la classe 40 impliquent la transformation d'un objet ou d'une matière en toute autre chose en altérant ses propriétés physiques ou chimiques (exemples de comparaisons : polissage de véhicules dans la classe 37 et chromage dans la classe 40).

Classe 38

La classe 38 comprend les services qui mettent à disposition un moyen par lequel une personne peut communiquer avec une autre. Cela comprend l'utilisation d'ordinateurs qui communiquent entre eux ou de systèmes électroniques, tels qu'une télévision ou une radio, qui placent une personne en communication. Les services de la classe 38 mettent à disposition des moyens de communication et non le contenu ou le sujet de la communication. Néanmoins, la réalisation d'un service au moyen d'un support de télécommunication ne signifie pas nécessairement le classement dudit service dans la classe 38. Les services bancaires sont par exemple dans la classe 36, même si l'opération bancaire est effectuée en ligne au moyen d'un terminal d'ordinateur.

Classe 39

La classe 39 comprend les services de transport de tout objet ou de toute personne par quelque moyen que ce soit. Tout service dont la fonction première est le déplacement se retrouve dans cette classe, cela va du transport par air à la distribution d'électricité. Ce principe s'applique également au transport qui n'a pas pour unique objet le voyage. Ainsi, le transport en ambulance, en véhicules blindés et pour des opérations de secours se retrouve dans la classe 39 plutôt que dans celle de son objectif final.

Cette classe comprend également l'emballage de marchandises en vue de leur transport ou de leur stockage, ainsi que l'entreposage de marchandises, qu'elles soient en transit ou qu'elles demeurent sur place en vue de leur enlèvement ultérieur.

L'organisation même des voyages est dans la classe 39. Ainsi, le courtage de fret et de transport est dans la classe 39, bien que la plupart des services de courtage relèvent de la classe 36. Les services d'une agence de voyages, en particulier l'organisation de voyages, sont dans la classe 39, tandis que d'autres prestations fournies par l'agence, telles que l'émission de chèques de voyage et l'organisation de l'hébergement et des repas, sont respectivement dans la classe 36 et dans la classe 43.

Classe 40

Le « traitement de matériaux » est la transformation des propriétés essentielles d'un objet, d'une substance ou d'une matière grâce à un procédé mécanique ou chimique qui rend cet objet, cette substance ou cette matière d'un point de vue quantitatif ou qualitatif différent d'avant le traitement ou la transformation. Par exemple, le tannage du cuir rend le produit final si différent du matériau d'origine, à savoir le cuir brut, qu'il peut être considéré comme un produit entièrement nouveau.

La transformation de matériaux tels que le cuir, le fil, le caoutchouc, le métal, voire le plastique en chaussures, nécessite un tel traitement, de sorte que le produit final diffère totalement de ses composants d'origine. Néanmoins, pour qu'une telle transformation soit considérée comme un service, elle doit être effectuée pour le compte de tiers. Ainsi, l'« assemblage de matériaux sur commande pour des tiers » est dans la classe 40.

Il convient de noter que des activités telles que le nettoyage, l'entretien ou la réparation d'un objet ne sont pas considérées comme des « traitements de matériaux » puisqu'elles n'altèrent pas les propriétés physiques ou chimiques d'un objet, mais lui redonnent simplement son aspect initial ou le conservent sans changer sa nature essentielle.

Classe 41

Les services d'enseignement sont dans la classe 41. Cela concerne aussi bien l'enseignement formel ou traditionnel, tel que les classes, séminaires, ateliers de formation ou programmes d'étude, que les formes d'éducation ou de formation, telles que les cours de gymnastique, stages pratiques et dressage d'animaux. Les services qui font partie intégrante de l'enseignement, comme la publication de livres ou de textes (autres que la publication de textes publicitaires qui est dans la classe 35) et les services de bibliothèque de prêt, sont également compris dans cette classe.

Il convient de noter que, même si dans une certaine mesure toute information instruit celui qui la reçoit, les services d'information ne sont pas considérés comme des services d'enseignement. Ils sont classés en fonction du thème de l'information dans l'une des onze classes de services (voir la remarque générale relative aux services).

La classe 41 comprend en outre l'organisation d'activités sportives et culturelles, et la location des installations nécessaires à leur réalisation ou à leur accueil. Elle comprend par ailleurs des services destinés à divertir, tels que l'organisation de concours de beauté et de jeux, et des services liés aux divertissements, comme la location de cassettes vidéo et la planification de réceptions. Néanmoins, les services en marge d'activités sportives et culturelles peuvent ne pas relever de la classe 41. Par exemple, la direction professionnelle des affaires artistiques est dans la classe 35 et l'organisation d'expositions ou de défilés de mode est dans la classe 35 lorsqu'ils sont à des fins promotionnelles ou publicitaires.

Classe 42

Les services scientifiques et technologiques de la classe 42 comprennent non seulement les aspects pratiques de la science et de la technologie, mais aussi les aspects théoriques et les services de recherches et de conception de la plupart des secteurs scientifiques et technologiques. Ainsi, bien que les services médicaux appartiennent à la classe 44, les services de recherche médicale relèvent, quant à eux, de la classe 42. Les services d'analyses industrielles, tels que l'analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères, l'analyse d'eau et l'analyse chimique, sont également compris dans la classe 42.

Il convient néanmoins de souligner que les services d'analyses médicales ou vétérinaires se rapportant au diagnostic et au traitement de maladies humaines ou animales sont dans la classe 44, les recherches pour affaires et l'analyse de données relatives aux affaires, au marketing et à la publicité sont dans la classe 35, et l'analyse financière est dans la classe 36.

Classe 43

La classe 43 comprend les services de restauration, ainsi que des services similaires, tels que les services de traiteurs, cafétérias, snack-bars ou restauration rapide. Ces services ont généralement pour vocation de préparer des aliments et/ou des boissons destinés à une consommation immédiate.

La classe 43 est aussi celle des services d'hébergement temporaire, comme ceux fournis par les hôtels, les pensions et les crèches d'enfants. Le terme « temporaire » est important parce qu'il marque la différence avec les services de la classe 36, tels que la location de maisons ou d'appartements. Il peut s'avérer difficile de déterminer ce qui est « temporaire » puisque certains services de la classe 43, comme les maisons de retraite, fournissent un hébergement de longue durée.

La mise à disposition d'hébergement temporaire comprend également la location de salles de réunions et de salles pour évènements sociaux, tels que mariages et fêtes d'anniversaire. Ces services relèvent donc de la classe 43. En outre, la location de meubles et de vaisselle fréquemment utilisés lors de ces évènements se retrouve également dans la classe 43.

Il convient de souligner que toutes les activités liées aux services hôteliers ne relèvent pas de la classe 43. En effet, la mise à disposition d'une piscine dans une résidence hôtelière est un service de la classe 41, et les services d'une entreprise de nettoyage de chambres d'hôtel sont dans la classe 37.

Il convient de noter également que l'on ne peut pas placer dans une seule classe les services d'agences de voyages puisque ces agences fournissent des services qui relèvent de classes différentes, tels que la réservation de billets de voyage (classe 39), la réservation de chambres d'hôtel (classe 43) et la réservation de billets pour des évènements culturels ou de divertissement (classe 41).

Classe 44

La classe 44 comprend des services qui fournissent des soins aux êtres humains et aux animaux. Ces soins peuvent être de nature médicale ou cosmétique. Puisque les soins aux animaux relèvent de cette classe, l'inclusion des activités liées à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture s'inscrit dans une suite logique.

Il convient néanmoins de souligner que cette classe est destinée aux services qui fournissent des soins, et non à la recherche ou à l'analyse théorique associée à ces soins qui relève de la classe 42 avec les services scientifiques et technologiques.

Classe 45

L'intitulé de classe «  services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus  » n'est pas une expression fourre-tout destinée à justifier le placement dans la classe 45 de tous les services liés aux besoins des individus. Un grand nombre de services rendus aux personnes relèvent d'autres classes et ne doivent pas être placés dans la classe 45 uniquement parce qu'ils sont «  personnels  » ou parce que l'activité est exercée au profit d'un individu. Ainsi, les services bancaires peuvent répondre aux besoins des individus, mais restent néanmoins de nature financière et donc toujours dans la classe 36.

Les services personnels et sociaux compris dans la classe 45 sont tout à fait spécifiques. Ce sont par exemple, les services d'agences matrimoniales, les services d'établissement d'horoscopes et les services funéraires.

Les activités ayant un impact sur le fonctionnement légal de la société sont dans cette classe, même si elles ne sont pas menées par des avocats, tels que des services d'agences d'adoption, d'arbitrage et de médiation, et d'enregistrement de noms de domaine. Ces services protègent les droits légaux des personnes physiques ou morales.

D'une manière générale, les services reliés à la protection et la sécurité civile relèvent généralement de la classe 45 puisqu'ils sont dérivés des domaines d'activités précités dans la classe 45. Ces services peuvent être destinés à des personnes physiques ou morales, à des fins de protection juridique ou physique.

II.7 Contenu des demandes particulières

II.7.1 Demandes d'enregistrement fondées sur l'emploi d'une marque de commerce au Canada — Paragraphe 16(1), alinéa 30b)

L'alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce dispose qu'une demande d'enregistrement visant une marque de commerce qui a été employée au Canada doit renfermer la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande.

II.7.1.1 Déclaration concernant la date de premier emploi de la marque

Le requérant ne peut utiliser une expression comme « le ou vers le » une certaine date pour définir les dates de premier emploi, étant donné que ce ne sont pas des données suffisamment précises. Les autres solutions acceptables sont : « depuis », « depuis avant », « depuis au moins », « depuis déjà », et « depuis déjà au moins ».

La date de premier emploi peut tout simplement être l'année de premier emploi, le mois et l'année de premier emploi ou le jour, le mois et l'année de premier emploi. Cependant, dans tous les cas, la date de premier emploi ne peut être postérieure à la date de production de la demande.

Remarque : Lorsque seuls le mois et l'année sont indiqués, le dernier jour du mois sera considéré comme la date de premier emploi. Lorsque seule l'année est indiquée, le 31 décembre de cette année sera considéré comme la date déterminante. Voir l'énoncé de pratique intitulé Avis — Date spécifique de premier emploi.

II.7.2 Demandes d'enregistrement fondées sur une marque de commerce révélée au Canada — Article 5, paragraphe 16(1), alinéa 30c)

L'article 5 de la Loi sur les marques de commerce énonce ce qui suit :

  • Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l'emploie dans un pays de l'Union, autre que le Canada, en liaison avec des produits ou services, si, selon le cas :
    1. ces produits sont distribués en liaison avec cette marque au Canada;
    2. ces produits ou services sont annoncés en liaison avec cette marque :
      1. soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services,
      2. soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services,
  • et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.

Une demande qui referme une revendication de « marque révélée » et une autre d'« emploi projeté » pour les mêmes produits et services est acceptable.

De même, une demande peut être fondée sur une marque « révélée au Canada » et sur une marque « employée au Canada » pour les mêmes produits ou services lorsque les dates sont les mêmes ou lorsque l'emploi précède la révélation. Bien qu'il faille faire état de l'emploi de la marque dans un autre pays de l'Union pour revendiquer la « révélation », ceci ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir d'emploi au Canada.

II.7.2.1 Manière dont la marque de commerce est révélée au Canada — Article 5

En plus de produire une déclaration d'emploi de la marque dans un pays de l'Union autre que le Canada en liaison avec les produits ou services, le requérant doit préciser la manière dont la marque a été révélée au Canada. Il peut produire une ou plusieurs des déclarations suivantes :

  1. La marque de commerce a été révélée au Canada du fait de la distribution au Canada des produits en liaison avec la marque.
  2. La marque de commerce a été révélée au Canada du fait de l'annonce des produits ou services en liaison avec la marque dans les publications imprimées et mises en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services.
  3. La marque de commerce a été révélée au Canada du fait de l'annonce des produits ou services en liaison avec la marque dans des émissions de radio ou de télévision ordinairement captées au Canada par des marchands ou des usagers éventuels de ces produits ou services.
II.7.2.2 Déclaration concernant la date de révélation de la marque

Le requérant ne peut utiliser une expression comme « le ou vers le » une certaine date pour définir les dates de révélation de la marque au Canada, étant donné que ce ne sont pas des données suffisamment précises. Les autres solutions acceptables sont : « depuis », « depuis avant », « depuis au moins », « depuis déjà », et « depuis déjà au moins ».

La date de révélation au Canada peut tout simplement être l'année de révélation, le mois et l'année de révélation ou le jour, le mois et l'année de révélation. Cependant, dans tous les cas, la date de révélation ne peut être postérieure à la date de production de la demande.

Remarque : Lorsque seuls le mois et l'année sont indiqués, le dernier jour du mois sera considéré comme la date de révélation de la marque au Canada. Lorsque seule l'année est indiquée, le 31 décembre de cette année sera considéré comme la date déterminante.

II.7.3 Demandes d'enregistrement fondées sur un enregistrement ou une demande d'enregistrement dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union et sur l'emploi de la marque à l'étranger — Paragraphe 16(2) et alinéa 30d)

II.7.3.1 Renseignements devant figurer sur la demande faite au Canada

Aux termes du paragraphe 16(2), un requérant qui a fait une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ou qui l'a fait enregistrer dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'Union et l'a employée dans n'importe quel pays peut produire une demande d'enregistrement au Canada.

Conformément à l'alinéa 30d), la demande faite au Canada doit contenir des détails sur la demande d'enregistrement ou l'enregistrement correspondant, à savoir :

  1. La date et le numéro de l'enregistrement ou le numéro de série de même que la date de production de la demande.
  2. Le pays de l'Union dans lequel ou pour lequel la marque a été enregistrée ou a fait l'objet d'une demande d'enregistrement. L'article 2 de la Loi sur les marques de commerce définit « pays de l'Union » comme suit :
    1. tout pays qui est membre de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, constituée en vertu de la Convention, ou
    2. tout membre de l'Organization mondiale du commerce (OMC).

Remarque : Un enregistrement au Benelux (Be[lgique], Ne[derland], Lux[embourg] qui forment une union économique) est acceptable, car il équivaut à un enregistrement dans chacun de ces trois pays, soit la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

Les marques de commerce de l'Union européenne enregistrées à l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne (EUIPO) sont acceptables. Les revendications fondées sur un enregistrement international auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) le sont également par contre, dans de tels cas, le requérant doit confirmer que l'enregistrement international s'applique à son pays d'origine (c'est-à-dire que l'enregistrement international est en vigueur dans son pays d'origine, comme défini à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce). La raison de cette exigence est qu'un enregistrement international ne peut être considéré être « dans ou pour » le pays de la demande/enregistrement initial sur laquelle est basé l'enregistrement international.

  1. Le nom d'un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, a employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande. Le pays dont il est question ne doit pas nécessairement être un pays de l'Union. Si la marque de commerce n'a pas été employée dans un seul pays en liaison avec tous les services ou produits, mais a été employée dans un pays en liaison avec quelques-uns de ces services ou produits et dans un autre pays en liaison avec d'autres, il y aurait lieu de fournir le nom de ces pays.
Emploi au Canada

L'alinéa 30d) exige que le requérant nomme le pays dans lequel la marque de commerce a été employée. Par contre, cette requête s'applique uniquement si la marque de commerce n'a pas été employée ou révélée au Canada. Si la demande inclut aussi une revendication distincte en vertu du paragraphe 16(1), il n'est pas nécessaire d'inclure la déclaration d'emploi dans la revendication 16(2).

Même si le paragraphe 16(2) indique « Marques enregistrées et employées à l'étranger », il n'y a rien dans ce paragraphe, ni dans l'alinéa 30d) qui exige que la marque de commerce soit « employée à l'étranger ». Ainsi, le requérant est libre de nommer le Canada comme le pays dans lequel la marque a été employée.

Par contre, conformément aux dispositions de l'alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce, quand le Canada est indiqué comme pays dans lequel la marque a été employée, le requérant doit fournir la date à laquelle il a, ou son prédécesseur en titre, le cas échéant, employé la marque de commerce en liaison avec chaque classe générale de produits ou de services indiqués dans la demande. De plus, puisqu'il n'est pas nécessaire d'indiquer la date de premier emploi au Canada dans une revendication 16(1) distincte, il est acceptable d'inclure, dans la demande, une revendication dans laquelle la première partie indique les détails de la demande ou de l'enregistrement étranger, mais la seconde partie est une déclaration d'emploi au Canada, en autant que la date de premier emploi de la marque en liaison avec chaque classe générale de produits ou de services dans la demande soit clairement indiquée.

Remarque : Étant donné que le Benelux et l'EUIPO ne sont pas des pays, ils ne peuvent pas être désignés à titre de pays où la marque est employée. Cependant, l' «Union européenne Communautés européennes (CEUE)» figure parmi les membres de l'OMC et, par conséquent, est acceptable à titre de pays où la marque a été employée.

  1. Le « pays d'origine » du requérant. Selon l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, « pays d'origine » signifie :
    1. le pays de l'Union où l'auteur d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce avait, à la date de la demande, un établissement industriel ou commercial réel et effectif;
    2. si l'auteur de la demande, à la date de la demande, n'avait aucun établissement décrit à l'alinéa a) dans un pays de l'Union, le pays de celle-ci où il avait son domicile à la date en question;
    3. si l'auteur de la demande, à la date de la demande, n'avait aucun établissement décrit à l'alinéa a) ni aucun domicile décrit à l'alinéa b) dans un pays de l'Union, le pays de celle-ci dont il était alors citoyen ou ressortissant.

Si l'adresse du requérant révèle un pays (par exemple, le Japon) différent de celui sur lequel la revendication en vertu du paragraphe 16(2) est fondée (par exemple, les États-Unis), l'examinateur demandera la confirmation que les États-Unis est le pays d'origine du requérant, au sens de l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, afin de justifier la revendication présentée en vertu des dispositions du paragraphe 16(2) de la Loi sur les marques de commerce.

Remarque : Dans la première partie de la revendication fondée sur le paragraphe 16(2), les produits ou services visés par la demande d'enregistrement produite ou la marque de commerce enregistrée doivent être énumérés exactement comme dans la copie certifiée, mais uniquement pour les produits ou services en liaison avec lesquels le requérant aimerait faire enregistrer la marque au Canada.

Dans la seconde partie de la revendication fondée sur le paragraphe 16(2), les produits ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce a été employée dans un pays doivent être définis en termes spécifiques et ordinaires du commerce conformément à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce.

II.7.3.2 Certificat d'enregistrement correspondant — Paragraphe 31(1)

Si la demande présentée au Canada est fondée sur un enregistrement ou sur une demande faite dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union, la demande peut faire l'objet d'un examen, mais ne peut être annoncée avant qu'une copie certifiée de l'enregistrement ne soit produite au Canada. Le requérant doit fournir une copie de cet enregistrement, certifiée par le bureau où il a été fait, de même qu'une traduction de cet enregistrement en français ou en anglais s'il est en une autre langue.

Le paragraphe 31(1) de la Loi sur les marques de commerce énonce clairement qu'il faut que la copie de l'enregistrement soit certifiée par le bureau où il a été fait. La copie certifiée peut être envoyée par voie électronique, par télécopieur ou en ligne. Une photocopie de la copie certifiée peut également être envoyée. Cependant, le Bureau des marques de commerce n'acceptera pas d'autres solutions comme la présentation d'un exemplaire notarié d'un enregistrement effectué à l'étranger accompagné d'un affidavit attestant son authenticité.

Dans les cas où la copie de l'enregistrement étranger indique que l'enregistrement est valide jusqu'à une certaine date et que cette date est échue, il faudra soumettre une nouvelle copie de l'enregistrement démontrant que la période d'enregistrement a été renouvelée ou prolongée pour que la marque de commerce soit approuvée pour publication dans le Journal des marques de commerce.
Propriétaires (autres que le requérant) inscrits sur une copie certifiée

Une copie certifiée de l'enregistrement correspondant à l'étranger qui est émise au nom du prédécesseur en titre du requérant est acceptable, puisque le paragraphe 16(2) prévoit que tout requérant, dans le cas d'une demande « que le requérant ou son prédécesseur en titre a dûment déposée dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, et qu'il a employée en liaison avec des produits ou services, a droit... ». La Loi et du Règlement sur les marques de commerce ne prévoient aucune disposition exigeant que l'enregistrement à l'étranger soit au nom du requérant. Toutefois, ce dernier doit indiquer dans la demande qu'il se base sur le prédécesseur en titre nommé dans une telle demande ou un tel enregistrement.

Cependant, si une demande est produite sous le nom d'un requérant à la fois au Canada et à l'étranger et que la copie certifiée, au moment de sa production, révèle que l'enregistrement étranger n'est plus au nom du requérant d'origine, la revendication fondée sur le paragraphe 16(2) ne sera plus acceptable. Cette mesure s'explique du fait que l'enregistrement étranger est au nom d'un nouveau.

Au nom de plus d'une personne

Le Bureau estime qu'un certificat d'enregistrement étranger au nom de plus d'une personne ne peut être considéré comme ayant été enregistré par le requérant ou par son prédécesseur en titre conformément au paragraphe 16(2) et l'alinéa 30d) de la Loi sur les marques de commerce.

Par conséquent, la copie certifiée de l'enregistrement étrangère établie au nom de plusieurs personnes ne pourra justifier la revendication du requérant a déposée en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi sur les marques de commerce.

Marque de commerce paraissant sur l'enregistrement correspondant

Afin de faire droit à une revendication fondée sur le paragraphe 16(2), la marque de commerce paraissant sur l'enregistrement correspondant doit être identique en tous points à celle inscrite dans la demande. L'alinéa 30d) de la Loi sur les marques de commerce dispose que « dans le cas d'une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'union, l'objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l'enregistrement... ». [c'est nous qui soulignons]

Par conséquent, toute différence entre la marque qui fait l'objet de la demande au Canada et celle enregistrée à l'étranger indiquerait que la première n'est plus la même que la deuxième. Par exemple, un dessin-marque faisant l'objet d'une demande au Canada ne serait pas accepté si la marque paraissant dans la copie certifiée conforme révélait des caractéristiques identiques, mais agencées différemment; elle ne serait pas non plus acceptée si la marque paraissant dans la copie certifiée comprenait une revendication de couleur qui n'était pas incluse dans la demande faite au Canada.

Toutefois, les différences dues seulement à la façon dont un autre Bureau montre les marques sous forme de mot(s) ne sont pas pertinentes, tels les exemples suivants : lorsque les enregistrements à l'étranger révèlent une marque sous forme de mot dont la première lettre est en majuscule et celles qui suivent, en minuscules (comme dans un enregistrement effectué en Allemagne) ou dont les caractères majuscules semblent plus gras que ceux de la demande correspondante au Canada.

Lorsque la copie certifiée d'un enregistrement étranger contient une déclaration à l'effet que les caractères (lettres et numéros) dans la copie certifiée sont considérés comme normalisés et qu'elle contient aussi une déclaration à l'effet qu'il n'y a pas de revendication pour une police de caractère, une grandeur ou une couleur particulières, l'examinateur acceptera la copie certifiée comme faisant droit à la revendication du requérant fondée sur le paragraphe 16(2) de la Loi sur les marques de commerce pour une demande de marque mot qui est démontrée en lettres majuscules dans la demande au Canada.

Article 14

Une demande peut inclure une revendication présentée en vertu des dispositions de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce pour une marque de commerce que le requérant ou son prédécesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine. Une telle revendication ne requiert pas une déclaration d'emploi conformément aux dispositions de l'alinéa 30d), mais il faudra fournir une copie certifiée de l'enregistrement et payer les droits prescrits.

Remarque : Une copie certifiée conforme qui révèle une marque de commerce qui diffère de la marque de commerce faisant l'objet de la demande seulement par des éléments qui ne changent pas son caractère distinctif ou qui ne touchent pas son identité sera acceptée au soutien d'une revendication en vertu de l'article 14, mais tel ne sera pas le cas pour une revendication fondée sur le paragraphe 16(2). La revendication fondée sur l'article 14 doit être faite séparément d'une revendication au titre du paragraphe 16(2) afin de pouvoir s'appuyer sur une version légèrement différente de la marque faisant l'objet de la demande.

Enregistrement à l'étranger visant un certain nombre de marques de commerce

Si une demande visant une seule marque de commerce est fondée sur une revendication au titre du paragraphe 16(2) et que l'enregistrement correspondant à l'étranger comprend une série de marques-dessins ou de marques sous forme de mots (dont l'une des marques est celle du requérant), l'enregistrement effectué à l'étranger ne permettra normalement pas de faire droit à la revendication puisque la marque de commerce serait différente de celle qui a été enregistrée.

Cependant, ce type d'enregistrement sera accepté s'il vient des pays suivants : l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la République de Singapour, le Royaume-Uni, Hong Kong en Chine et les Bermudes, car il a été démontré qu'un tel enregistrement était l'équivalent d'un seul enregistrement pour chacune des marques énumérées dans la copie certifiée conforme.

Enregistrement dans un État américain

Parfois, un requérant cherche à fonder une revendication au titre du paragraphe 16(2) sur un enregistrement obtenu dans un État américain (par exemple en Caroline du Nord). Cependant, une telle revendication n'est pas acceptable puisque l'article 2, le paragraphe 16(2) et l'alinéa 30d) de la Loi sur les marques de commerce prévoient clairement qu'un enregistrement présenté au soutien d'une demande doit avoir été émis par un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union. Un enregistrement provenant d'un État américain ne répondrait pas au critère ci-dessus puisque, d'une part, la Caroline du Nord n'est pas un pays de l'Union et que, d'autre part, on ne pourrait considérer qu'un tel enregistrement a eu lieu dans le pays d'origine du requérant.

II.7.3.3 Date de priorité — Article 34

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Revendications de priorité)

Selon les termes de la Convention, un requérant d'un pays de l'Union (ou son successeur en titre) peut présenter une demande d'enregistrement de sa marque au Canada et peut réclamer comme date de production au Canada la date de production de la demande qu'il a faite dans le pays de l'Union, ou pour le pays de l'Union et ce, pour la même ou sensiblement la même marque et pour un emploi en liaison avec le même genre de produits ou services.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les marques de commerce, le requérant peut revendiquer la priorité fondée sur une demande antérieure en produisant au Bureau du Registraire des marques de commerce une déclaration de la date et du pays où a été produite la demande antérieure, dans les six mois suivants la date de production de la plus ancienne demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en vue de son emploi en liaison avec le même genre de produits ou services. La déclaration de priorité peut être produite selon l'un ou l'autre des modes suivants :

  1. inclure la déclaration dans la demande telle que déposée, à la condition que la demande postérieure soit produite dans le délai de six mois indiqué ci-dessus;
  2. modifier la demande par insertion de la déclaration, à la condition que la modification soit faite dans le délai de six mois;
  3. produire une déclaration distincte relativement à la demande à tout moment dans le délai de six mois.

Si, dans la déclaration de priorité, la date, les produits, les services ou le pays où a été produite la demande antérieure sont mal indiqués, le Bureau permet au requérant de modifier la déclaration pour corriger l'erreur à tout moment dans le délai de six mois. Après l'expiration du délai de six mois, aucune modification de la date ou du pays indiqués dans la déclaration ne sera autorisée car une telle modification irait à l'encontre du paragraphe 34(1) de la Loi sur les marques de commerce.

Le paragraphe 34(1) de la Loi sur les marques de commerce n'exige pas que la déclaration de priorité inclue le numéro de la demande antérieure. Le Bureau juge cependant très à propos de pouvoir mettre à la disposition du public soit le numéro, soit une copie de la demande antérieure. En conséquence, si la déclaration de priorité n'inclut pas le numéro de la demande antérieure, le Bureau enjoindra au requérant, en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur les marques de commerce, de lui fournir le numéro ou de lui remettre une copie certifiée conforme de la demande antérieure.

Si le numéro de la demande antérieure est mal indiqué, le Bureau permettra que le numéro soit corrigé à tout moment avant l'enregistrement. Comme le paragraphe 34(1) de la Loi n'exige pas que la déclaration inclue le numéro, le Bureau estime que le requérant peut modifier le numéro de plein droit conformément à l'article 30 du Règlement sur les marques de commerce.

Relativement à la déclaration en matière de priorité mentionnée à l'alinéa 34(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, le Bureau est d'avis que le requérant n'est pas tenu de définir les produits ou services précis visés par la revendication de priorité. Il suffit que la déclaration porte que la revendication de priorité a été produite à l'égard de l'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, pour emploi en liaison avec le même genre de produits ou services. Toutefois, si la déclaration en matière de priorité vise uniquement des produits ou uniquement des services ou est limitée à des produits et/ou à des services précis, les restrictions peuvent être déclarées à tout moment au cours du délai de six mois susmentionné. Une fois ce délai expiré, aucune demande de modification visant à supprimer une telle restriction ne sera autorisée puisqu'elle serait assimilable à une nouvelle déclaration de priorité présentée hors du délai prévu à l'alinéa 34(1)a).

Jours fériés légaux

Au sens de l'énoncé de pratique intitulé Jours Fériés Légaux publié le 30 janvier 2008, ainsi qu'en vertu du paragraphe 66(1) de la Loi sur les marques de commerce, tout délai fixé par le Bureau des marques de commerce qui expire un jour pour lequel le Bureau est fermé sera réputé être prorogé au jour suivant pour lequel le Bureau est ouvert. Toutes personnes ont droit à cette prolongation sans égard au lieu de résidence ou l'établissement désignée où les documents du requérant sont livrés.

Puisque l'article 34 de la Loi sur les marques de commerce est assujetti aux dispositions de l'article 66 de la même Loi, le système de dépôt électronique et Intrepid sont à la fois programmés pour calculer la période de six mois et la pratique des jours fériés légaux de façon automatique en ce qui a trait aux revendications de priorités. De ce fait, une fois qu'une revendication de priorité est entrée dans notre système par les employés des opérations, il n'y a pas raison de questionner la revendication.

Par exemple, si la période de six mois pour une revendication de priorité tombe un samedi et le lundi suivant et un jour férié, le requérant aura jusqu'au mardi suivant pour déposé la marque de commerce est inclure la revendication de priorité.

Puisque l'article 66 de la Loi sur les marques de commerce s'applique à toute journée pour lequel le Bureau est fermé (et non seulement les jours fériés), un autre exemple serait si la période de six mois allouable tombe un dimanche, le requérant aura jusqu'au lundi pour déposé la demande avec la revendication de priorité.

Cependant, si le requérant veut amender la revendication de priorité initiale, l'examinateur aura la responsabilité de s'assurer d'appliquer la pratique sur les revendications de priorités comme il se doit.

II.7.4 Demandes d'enregistrement fondées sur une marque de commerce dont l'emploi est projeté au Canada — Paragraphe 16(3), alinéa 30e), paragraphe 40(2)

II.7.4.1 Explication de la disposition relative à l'emploi projeté

L'alinéa 30e) prévoit la présentation, devant le Bureau des marques de commerce, d'une demande porte que le requérant a l'intention d'employer une marque de commerce au Canada. Ainsi, une personne peut faire une demande d'enregistrement d'une marque de commerce fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en déclarant que le requérant, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié, a l'intention d'employer la marque de commerce au Canada.

Comme l'emploi réel de la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services visés dans la demande doit uniquement commencer avant l'enregistrement (paragraphe 40(2)), cette disposition permet à un requérant de déterminer si sa marque de commerce est enregistrable, avant de se lancer dans des campagnes publicitaires coûteuses ou d'investir d'importantes sommes d'argent dans l'étiquetage et l'emballage du matériel. La date de production de la demande au Canada est déterminante pour établir la personne ayant droit à l'enregistrement.

Une demande initialement fondée sur l'emploi projeté ne peut être modifiée de manière à revendiquer une date de premier emploi au Canada, car une telle modification serait contraire à l'alinéa 31d) du Règlement sur les marques de commerce. Voir Airwick Industries Inc. c. Metzner 1982), 75 C.P.R. (2e) 55; Champagne Moet & Chandon c. Ridout Wines Ltd./Les Vins Ridout Ltee (1983), 77 C.P.R. (2e) 63, et Societe Nationale Elf Acquitaine c. Spex Design Inc. (1988), 22 C.P.R. (3e) 189).

Une revendication à l'égard d'un emploi projeté ne peut être ajoutée à la demande après que celle-ci ait été annoncée, car une telle modification serait contraire à l'alinéa 32c) du Règlement sur les marques de commerce.

De même, conformément à l'alinéa 32d) du Règlement sur les marques de commerce, après l'annonce de la demande dans le Journal des marques de commerce, le requérant ne sera pas autorisé à modifier une demande d'enregistrement fondée sur l'emploi projeté au Canada par une demande d'enregistrement fondée sur l'emploi et l'enregistrement à l'étranger.

II.7.4.2 Déclaration d'emploi — Paragraphe 40(2)

Une fois qu'une demande avec une revendication d'emploi projeté est admise, le requérant doit, conformément au paragraphe 40(2) de la Loi sur les marques de commerce, déposer une déclaration précisant que la marque de commerce a commencé à être employée au Canada en liaison avec une partie ou la totalité des produits ou services indiqués dans la demande. Si la marque de commerce a été employée en liaison avec une partie seulement des produits ou services, la marque de commerce ne sera enregistrée que pour ceux-ci. Si le requérant n'a pas l'intention d'employer la marque de commerce lui-même, la déclaration d'emploi exigée peut être soumise par le licencié ou son successeur en titre.

Un licencié est une entité à laquelle le propriétaire d'une marque de commerce a octroyé une licence d'emploi ou une personne autorisée par le propriétaire à employer la marque de commerce dans un pays. Le propriétaire a, en vertu de la licence, un contrôle direct ou indirect des caractéristiques et de la qualité des produits ou services. Par conséquent, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque de commerce dans ce pays par la personne en question a le même effet, et est réputé avoir toujours eu le même effet, que l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque de commerce dans le pays par le propriétaire. Voir le paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce.

La déclaration peut se présenter comme suit. L'utilisation du format identique n'est pas nécessaire pour autant que la même information soit fournie.

Déclaration d'emploi

Numéro de dossier : __________

Marque de commerce : __________

Nom du requérant : __________

Je déclare :

Que, depuis la production de la présente demande pour l'enregistrement de la marque de commerce, le requérant lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié a commencé à employer au Canada la marque de commerce qui fait l'objet de la demande en liaison avec. (Veuillez cocher une seule case)


___ Tous les produits et/ou services spécifiés dans la demande.
___ Uniquement les produits et/ou services figurant sur la page ci-jointe.
II.7.4.3 Abandon aux termes du paragraphe 40(3)

Conformément au paragraphe 40(3), une demande pour une marque de commerce projetée est réputée avoir été abandonnée si une déclaration d'emploi n'a pas été reçue au plus tard dans les délais suivants :

  1. six mois après l'avis donné par le Registraire conformément au paragraphe 40(2); ou
  2. trois ans après la date de production de la demande au Canada.

La date de la réponse, choisie en fonction des critères ci-dessus mentionnés, sera précisée dans l'avis d'admission délivré par le Bureau des marques de commerce.

Prorogations — Article 47

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Frais de prorogation de délai et remboursements)

Après l'expiration du délai fixé pour produire une déclaration d'emploi, le Bureau des marques de commerce accordera une prolongation de six mois si la requête est justifiée et le requérant s'acquitte des droits prescrits à l'item 9 du Tarif des droits payables au Registraire du Règlement sur les marques de commerce.

Si aucune raison justifiant la prolongation de délai n'est fournie, le Bureau refusera d'accorder la prorogation et abandonnera la demande.

Le Bureau des marques de commerce octroiera une prolongation de délai d'un an lorsque le requérant attend une approbation gouvernementale pour commencer à employer la marque. Le Bureau demandera de spécifier le ministère dont le requérant attend l'approbation.

Raisons importantes et substantielles

(Voir aussi l'énoncés de pratique intitulé Prolongation du délai pour produire la déclaration d'emploi et Déclarations d'emploi — raisons considérables et substantielles)

Le Bureau des marques de commerce exigera des raisons importantes et substantielles pour justifier l'octroi d'une autre prolongation de délai après le délai de trois ans à compter de la date indiquée dans l'avis d'admission pour soumettre une déclaration d'emploi. L'évaluation afin de déterminer si une raison est importante et substantielle sera faite sur une base individuelle.

II.7.5 Demandes d'enregistrement de marques de certification — Articles 23, 24 et 25 et alinéa 30f)

(Voir aussi l'énoncés de pratique intitulé Marques de certification et Marques de certification — conformité à l'alinéa 30f))

II.7.5.1 Définition d'une marque de certification

Selon l'article 2 du Règlement sur les marques de commerce, une marque de certification est une « marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d'une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

  1. soit la nature ou qualité des produits ou services;
  2. soit les conditions de travail dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution;
  3. soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés;
  4. soit la région à l'intérieur de laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution ».

Aux termes de l'alinéa 30f) et du paragraphe 23(1), un requérant peut présenter une demande d'enregistrement d'une marque de certification pour autant qu'il ne se livre pas à la fabrication ou à la vente de produits ou à l'exécution de services tels que ceux pour lesquels la marque est employée.

Le propriétaire d'une marque de certification peut avoir des activités autres que la certification comme la vente de produits ou l'exécution de services autres que ceux visés par la marque de certification. Le propriétaire peut employer la même marque comme une marque de certification pour des produits et comme une marque de commerce ordinaire pour des services, ou vice versa. Toutefois, le requérant ne peut à la fois employer une marque certifiant des produits ou services répondant à des normes précises et l'employer comme une marque de commerce ordinaire pour distinguer les produits ou services de ceux des autres; en effet, cette situation contredirait directement les revendications d'emploi faites dans chaque demande.

II.7.5.2 Emploi d'une marque de certification

Par exemple, il peut s'agir d'une association professionnelle qui fait enregistrer une marque de certification afin de distinguer les produits ou les services fabriqués ou exécutés par ses membres. Ainsi, la marque de certification de l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario certifie que les services de génie fournis aux clients ont été exécutés par des ingénieurs professionnels qualifiés. L'« Ordre » est le propriétaire de la marque de certification et est responsable de la qualité des services fournis. L'ingénieur qui exécute les services n'est pas propriétaire de la marque de certification, mais il est autorisé par le propriétaire à l'employer en liaison avec les services qu'il fournit.

Remarque : Une marque de certification peut être fondée sur une revendication au titre du paragraphe 16(2). Toutefois, une demande d'enregistrement d'une marque de certification fondée sur un emploi projeté n'est pas acceptable vu la définition de « marque de certification », formulée à l'article 2 et compte tenu de l'article 23 et de l'alinéa 30f) de la Loi sur les marques de commerce.

II.7.5.3 Marque de certification descriptive du lieu d'origine — Article 25

Une demande d'enregistrement d'une marque de certification doit essentiellement respecter les mêmes conditions d'enregistrement qu'une marque de commerce ordinaire; ces conditions sont prévues à l'article 12. Cependant, une marque de certification descriptive du lieu d'origine des produits ou services est enregistrable si le requérant :

  1. est l'autorité administrative d'un pays, d'un État, d'une province ou d'une municipalité comprenant la région indiquée par la marque de certification ou en faisant partie; ou
  2. est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Le propriétaire d'une marque de certification déposée aux termes de l'article 25 doit en permettre l'emploi en liaison avec tout produit ou service dont la région de production ou d'exécution est celle que désigne la marque de certification.
II.7.5.4 Renseignements devant figurer sur la demande

Dans le cadre de l'examen d'une demande d'enregistrement d'une marque de certification, il y a lieu de vérifier si les conditions qui suivent ont été respectées.

  1. Aux termes du paragraphe 23(1), le requérant ne doit pas se livrer à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou à l'exécution de services tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.
  2. Lorsque la marque constitue un terme géographique, le requérant doit être l'autorité administrative ou une association commerciale de la région indiquée par la marque conformément à l'article 25 de la Loi sur les marques de commerce.
  3. L'alinéa 30f) de la Loi sur les marques de commerce prévoit que, dans le cas d'une marque de certification, la demande d'enregistrement doit renfermer les détails de la norme définie à laquelle il est fait référence dans la définition de « marque de certification » formulée à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce.
    • À la suite de la décision rendue par la Commission des oppositions des marques de commerce dans Molson Breweries c. Labatt Brewing (1996), 69 C.P.R. (3e) 274, en ce qui concerne la marque de commerce KOKANEE & Design, le Bureau ne juge qu'une demande d'enregistrement d'une marque de certification est conforme aux exigences de l'alinéa 30f) de la Loi sur les marques de commerce, que si la demande renferme de manière explicite les détails de la norme définie que l'emploi de la marque est destiné à indiquer. Pour être explicite, les détails doivent permettre au public de déterminer la nature précise de la norme définie que l'emploi de la marque est destiné à indiquer.
    • Une norme définie acceptable peut inclure des détails sur les qualifications requises des personnes fabriquant les produits ou fournissant les services ou les normes de qualité, de performance ou de production des produits et des services, etc.
    • Lorsque la norme définie est très longue ou lorsque certains détails de la norme peuvent changer à l'occasion, le requérant est autorisé à inclure un résumé succinct de la norme dans la demande d'enregistrement de la marque de commerce et à faire référence à un autre document pour les détails de la norme, pourvu toutefois que le public ait facilement accès aux sections pertinentes de l'autre document.  Pour s'assurer que de tels autres documents sont publics et facilement accessibles, il est grandement recommandé que le requérant soumette une copie du document complet décrivant les détails de la norme définie. Il est à noter qu'une référence à un lien web n'est pas souhaitable puisque qu'un lien web peut ne plus exister et ainsi les détails de la norme définie ne seront plus accessibles au public en général. Si le document est uniquement disponible suite au paiement de frais, la situation serait considérée inacceptable et contraire aux dispositions de l'alinéa 30f) de la Loi sur les marques de commerce.
    • Dans tous les cas, un bref sommaire des normes doit être inclus dans la demande et une seule référence à un autre document n'est pas acceptable.
    • Exemples de normes définies pour des marques de certification enregistrées :
      • TMA707,008 GROWN IN IDAHO & Design
      • La marque de certification, telle qu'employée par la personne autorisée par le certifiant, certifie l'origine régionale des pommes de terre cultivées dans l'État de l'Idaho et certifie que ces pommes de terre sont conformes aux normes promulguées par le certifiant relativement aux grade, format, poids, couleur, forme, propreté, variété, défauts internes, défauts externes, maturité et niveaux de résidus. Une copie des détails complets de la norme est disponible au public au Bureau de la propriété intellectuelle du Canada.
  4. La marque de certification doit être employée au Canada par ceux qui y sont autorisés par le requérant dans le cas d'une demande fondée sur son emploi au Canada.
  5. Un requérant étranger qui fonde sa demande sur une marque déposée et employée à l'extérieur du Canada doit fournir une copie certifiée de l'enregistrement étranger. Il n'est pas nécessaire que l'enregistrement correspondant concerne une marque de certification, c'est-à-dire que le requérant étranger peut avoir employé la marque de commerce comme une marque ordinaire à l'étranger et vouloir néanmoins l'enregistrer comme une marque de certification au Canada. Inversement, une marque déposée et employée comme marque de certification à l'étranger peut être soumise à l'enregistrement à titre de marque de commerce ordinaire au Canada.
Marque de certification — longue norme définie

L'énoncé de pratique du 15 juillet 1998 indique que le requérant peut inclure un bref résumé de la norme dans la demande d'enregistrement pourvu que le public ait facilement accès aux sections pertinentes du document complet.

Lorsque les détails de la norme définie sont très longs, le requérant doit quand même rendre le document complet public et il peut inclure un bref résumé des portions pertinentes du document complet dans la demande et indiquer le titre de ce document. Comme indiqué dans la décision Molson Breweries c. Labatt Brewing (1996), 69 C.P.R. (3e) 274 (C.O.M.C.), page 283:

Traduction : Ce ne serait pas d'imposer un fardeau trop lourd au requérant de fournir une « norme définie » significative dans un cas où la demande de marque de certification est initialement déposée ou pour mettre à jour la norme définie, le cas échéant. De plus, il semble d'intérêt public d'avoir facilement accès aux normes indiquées par la marque de certification. Probablement qu'il n'est pas nécessaire que les détails de la norme définie soient énoncés en entier dans la demande de marque de commerce pourvu qu'on fasse référence aux titres de manuels publiés, ou d'autres documents similaires, dans lesquels on peut trouver la norme définie.

Les détails de la norme définie doivent accompagner la demande puisque le paragraphe 29(1) de la Loi sur les marques de commerce exige que « les documents sur lesquels s'appuient les inscriptions … sont accessibles à l'inspection publique durant les heures de Bureau ». Conséquemment, il n'est pas acceptable qu'un requérant soumette une adresse Web ou Internet où on peut voir électroniquement la norme définie puisqu'une telle information peut ne pas toujours être disponible à l'inspection publique.

Lorsque les détails de la norme définie sont très longs et que le requérant ne désire pas soumettre une copie papier, le Bureau permettrait au requérant de soumettre une version électronique de la norme définie dans un format acceptable, pourvu qu'un sommaire de la norme soit inclus dans la demande. Il est de la responsabilité du requérant de s'assurer que la version électronique de la norme définie soit soumise dans un format qui est facilement lisible et accessible au public conformément aux dispositions du paragraphe 29(1) de la Loi sur les marques de commerce.

Changer des demandes entre marques de certification et marques de commerce ordinaires

Le paragraphe 23(2) de la Loi sur les marques de commerce dispose que le propriétaire d'une marque de certification peut autoriser d'autres personnes à employer sa marque de commerce et l'emploi de la marque par ceux-ci est réputé en être l'emploi par le propriétaire.

Le paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce dispose que l'emploi d'une marque de commerce par un licencié est réputé avoir le même effet que s'il s'agit de l'emploi par le propriétaire.

Par conséquent, nonobstant la règle 31 des Règlements des marques de commerce, le Bureau est d'avis qu'une demande pour une marque de commerce ordinaire, employé par le requérant, peut être amendée pour une demande de marque de certification employé par le licencié.

Le Bureau est d'avis qu'un tel amendement n'est qu'une clarification que l'emploi de la marque de commerce par le requérant se fait par l'entremise d'un licencié qui utilise la marque de certification et ceci ne contredit pas la déclaration que le requérant ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou à l'exécution des services.

La modification d'une marque de certification employée par un licencié pour une demande de marque de commerce ordinaire employée par le requérant est aussi acceptable. Le Bureau acceptera que l'emploi par le requérant d'une marque de commerce ordinaire se faisant par l'entremise d'un licencié et ce type d'emploi de la marque ne contredit pas la déclaration initiale du requérant que celui-ci ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou à l'exécution des services.

Cela est conforme avec la décision Mister Transmission (International) Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1978), 42 C.P.R. (2e) 123 (C.F. 1ère instance), aux pages 126-127 :

« Alors que la marque enregistrée et la marque de certification sont utilisées à des buts différents, la marque de commerce dans le but de distinguer les services du propriétaire de la marque des services offerts par d'autres, et l'autre dans le but de distinguer les services de la norme définie de services qui ne sont pas de telles normes définies et elles sont donc des marques de différentes catégories ou de différents types, les deux marques sont inclues dans la définition de « marque de commerce » dans l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce et il n'y a rien dans la Loi, comme il y avait à l'alinéa 28(1)b) 3 de la Loi sur la concurrence déloyale, 1932 (Can.), c 38 ainsi que R.S.C. 1952, c. 274, qui empêche une personne d'être propriétaire de marques enregistrées des deux types tant que cette personne se conforme à l'article 23(1) et qu'elle ne se livre pas à l'exécution de services du genre qui sont associés avec l'emploi de la marque de certification. Si cette personne ne se livre pas à l'exécution de tels services, le fait qu'elle soit indiquée au registre comme la propriétaire suite à la cession d'une marque de commerce enregistrée qui crée de la confusion avec la marque de certification me semble sans pertinence à ses droits d'enregistrement d'une marque de certification. »

Et à la page 129 :

Le paragraphe 23(2) semble résoudre la difficulté en disposant que l'emploi par une personne autorisée par le propriétaire est censé être l'emploi par le propriétaire. Mais il est évident que cet emploi n'est pas assimilé à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ouà l'exécution de services, sinon le propriétaire tomberait sous le coup du paragraphe 23(1) et personne ne pourrait jamais satisfaire aux conditions requises pour l'enregistrement d'une marque de certification.

Et, plus loin, aux pages 129-130 :

Mais, à mon avis, il ne résulte pas, parce qu'une marque de commerce est employée par un usager inscrit et que cet emploi a le même effet, aux fins de la Loi, qu'un emploi par le propriétaire inscrit, que le propriétaire inscrit doit être réputé se livrer à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l'exécution de services pour lesquels la marque de commerce est employée.

II.7.6 Demandes d'étendre l'état déclaratif des produits ou services — alinéa 41(1)c) et le paragraphe 41(2) de la Loi

L'alinéa 41(1)c) de la Loi sur les marques de commerce dispose que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce peut modifier l'état déclaratif des produits ou services à l'égard desquels la marque de commerce est déposée.

Paragraphe 41(2) de la Loi sur les marques de commerce dispose qu'une demande d'étendre l'état déclaratif des produits ou services à l'égard desquels une marque de commerce est déposée a l'effet d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard des produits ou services spécifiés dans la requête de modification.

Conversion en une demande de marque de commerce ordinaire

Il arrive parfois qu'un requérant souhaite convertir une demande d'étendre l'état déclaratif des produits ou services en une demande de marque de commerce ordinaire. Il s'agit ici d'une pratique acceptable, mais il faudra lui allouer un nouveau numéro de série et, dans le cas des dessins-marques, un dessin devra être produit. La date de production de la demande demeure la même.

L'examinateur doit en outre s'assurer que la demande ordinaire remplaçant la demande d'étendre l'état déclaratif comporte la même marque de commerce, le même état déclaratif des produits ou services, la même revendication et les mêmes nom et adresse du requérant.

Dans les mêmes conditions, le Bureau autorisera la conversion en une demande de marque de commerce ordinaire lorsque l'enregistrement dont dépend la demande d'étendre l'état déclaratif est radié ou annulé. En outre, l'examinateur doit informer le requérant de la radiation ainsi que de la possibilité de convertir en une demande ordinaire. Si le requérant choisit cette substitution, il doit présenter une demande révisée dans laquelle aura été supprimée toute mention de l'enregistrement visé par la demande d'étendre l'état déclaratif des produits ou des services.

Affidavit d'emploi continu

Pour les marques de commerce déjà enregistrées conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur les marques de commerce, à l'article 29 de la Loi sur la concurrence déloyale ou à l'article 10 de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique, dans les cas où l'enregistrement de la marque de commerce faisant l'objet d'une demande d'étendre l'état déclaratif des produits ou services est contraire aux dispositions des alinéas a) ou b) du paragraphe 12(1), le Registraire ne demande pas qu'il lui soit démontré que la marque de commerce est devenue distinctive conformément à l'article 32 si les produits ou services visés par la demande d'extension sont de la même catégorie que ceux couverts par l'enregistrement. Dans un tel cas, le Bureau accepte un affidavit d'emploi continu.

Il importe de ne pas oublier les points suivants :

  1. La preuve doit établir que la marque de commerce a été continuellement employée en liaison avec les produits ou services enregistrés à l'origine, à partir de la date à laquelle la preuve initiale a démontré que la marque avait acquis un deuxième sens jusqu'à la date de production de la demande en vue d'étendre les produits ou services. La preuve devrait également montrer que la marque de commerce a été employée en liaison avec les produits additionnels depuis la date de leur premier emploi au Canada jusqu'à la date de production de la demande d'extension des produits.
  2. La demande d'extension doit être fondée sur l'emploi au Canada.
Marques de commerce déjà enregistrées aux termes de l'article 14 de la Loi

Aux fins d'une demande d'étendre l'état déclaratif des produits ou services, un requérant ne peut se fonder sur la preuve fournie à l'appui de l'enregistrement original effectué sous le régime de l'article 14, à moins que la preuve initiale n'ait concerné également les produits ou services visés par la demande d'étendre l'état déclaratif.

Par exemple, si la preuve et l'enregistrement à l'étranger qui avaient été produits à l'appui de l'enregistrement initial démontraient que la marque de commerce n'était pas dépourvue de caractère distinctif au Canada en liaison avec des « souliers, livres, raquettes de tennis et parfum », et que le requérant n'avait demandé un enregistrement que pour des « souliers et les raquettes de tennis », le requérant pourrait se prévaloir de l'article 14 dans une demande ultérieure visant à étendre l'état déclaratif de produits relativement à des « livres et parfum » puisque la preuve déposée antérieurement appuie cette revendication.

Cependant, si les produits ou services visés par la demande d'étendre l'état déclaratif n'étaient pas inclus dans la copie certifiée conforme ni dans la preuve produite à l'appui de la demande d'enregistrement initiale déposée aux termes de l'article 14, de nouveaux éléments de preuve devraient être fournis pour les produits ou services additionnels conformément au paragraphe 12(2) ou à l'article 14. Il importe de savoir qu'il ne suffit pas que les produits ou services additionnels visés par la demande d'étendre l'état déclaratif soient de la même catégorie que ceux pour lesquels une preuve avait été déposée initialement en vertu de l'article 14. Par conséquent, le fait d'étendre les produits à des « bâtons de golf » ne serait pas appuyé par une preuve concernant des « raquettes de tennis ».

La seule présentation d'un affidavit d'emploi continu au Canada n'est ni appropriée ni acceptable dans l'exemple précité, étant donné qu'une revendication fondée sur l'article 14 n'est pas fondée sur l'emploi au Canada.

Cette pratique s'applique seulement aux marques de commerce qui, dans leur ensemble, sont contraires aux alinéas a) ou b) du paragraphe 12(1) de la Loi sur les marques de commerce.

II.7.6.1 Autres modifications en vertu de l'alinéa 41(1)c)

La demande de modification d'un enregistrement en vue d'étendre l'état déclaratif des produits ou services peut aussi porter sur d'autres modifications qui touchent l'état déclaratif des produits ou services à l'égard desquels la marque de commerce est déposée. L'alinéa 41(1)c) de la Loi sur les marques de commerce permet de modifier l'état déclaratif des produits ou des services, d'en rayer certains ou de les préciser davantage.

II.7.6.2 Dessins et spécimens — Étendre l'état déclaratif des produits ou services

La demande qui traite d'étendre l'état déclaratif des produits ou des services n'a pas habituellement à être accompagnée de dessins ou de spécimens, à moins que la marque de commerce ne soit déposée en vertu de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique ou de la Loi sur la concurrence déloyale et qu'aucun dessin ne figure dans le dossier. Voir aussi les sections II.6.2 et II.6.3 du présent manuel.


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